OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA KAPPALE 7 MUUT TEKIJÄT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1

Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavaramerkkiperhe tai -sarja... 3 3. Riidanalaisten tavaramerkkien samanaikainen käyttö samalla markkina-alueella... 6 3.1. Väitemenettelyyn liittyvien merkkien samanaikainen käyttö... 6 4. Todellisen sekaannuksen olemassaolo... 8 5. Yhteisön tai kansallisten viranomaisten aikaisemmat identtisten (tai samankaltaisten) tavaramerkkien välisiä ristiriitoja koskevat päätökset... 9 5.1. Viraston aikaisemmat päätökset... 9 5.2. Aikaisemmat kansalliset päätökset ja tuomiot... 10 6. Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksettömät perustelut... 11 6.1. Erityiset markkinointistrategiat... 11 6.2. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen maine... 12 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2

1. Johdanto Yleensä virasto tutkii keskeisimmät ja tavallisimmat sekaannusvaaraan liittyvät tekijät 1 ennen kokonaisarviointia. Tällaisia seikkoja on käsitelty näiden ohjeiden aiemmissa kappaleissa. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon osapuolten toimittamien huomautusten ja todisteiden pohjalta myös muita seikkoja, joilla on merkitystä sekaannusvaaran arvioinnin kannalta. Tässä kappaleessa käsitellään yleisimpiä sellaisia osapuolten esittämiä perusteluja ja väitteitä. 2. Tavaramerkkiperhe tai -sarja Jos yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu useaan aikaisempaan tavaramerkkiin, joiden voidaan sisältämiensä ominaisuuksien perusteella katsoa kuuluvan samaan sarjaan tai perheeseen, voi syntyä sekaannusvaara riitautetun tavaramerkin ja aikaisempien, sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välisen yhteyden vuoksi. Tuomioistuimet ovat ilmaisseet selvästi kaksi edellytystä, joiden on täytyttävä yhtäaikaisesti, jotta sekaannusvaaran voitaisiin katsoa syntyneen (ks. tuomio 23.2.2006, T-194/03, Bainbridge, 123 127 kohta, vahvistettu tuomiossa 13.9.2007, C- 234/06 P, 63 kohta): Ensinnäkin aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä kaikkien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien käytöstä tai vähintään sellaisesta määrästä tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan sarjan. Toiseksi haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään kyseiseen sarjaan. Mielleyhtymän on oltava sellainen, että yleisö voi uskoa riidanalaisen tavaramerkin kuuluvan tavaramerkkien sarjaan eli että asiaankuuluvat tavarat ja palvelut ovat peräisin yhdeltä yritykseltä tai toisiinsa sidoksissa olevilta yrityksiltä. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään haetussa tavaramerkissä joko erilaisessa paikassa kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä tai merkityssisällöltään erilaisena. Jotta siis tavaramerkkiperheen olemassaoloon pohjautuva perustelu voitaisiin hyväksyä, väitteentekijän on osoitettava, että se on käyttänyt väitetyn tavaramerkkiperheen muodostavia tavaramerkkejä markkinoilla ja niin, että kyseinen tavaramerkkiperhe on tullut tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa. Tämä ei tarkoita sitä, että väitteentekijän on osoitettava, että sen omistamien merkkien muodostama perhe on laajalti tunnettu; merkkien tavanomainen käyttö riittää edellyttäen, että tavaramerkkiperhe on saanut jalansijaa markkinoilla. Tavaramerkkien laaja maine toki vahvistaisi perustelua tavaramerkkiperheen olemassaolosta. 1 i) Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, ii) merkkien samankaltaisuus, iii) ristiriidassa olevien merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osatekijät, iv) aikaisemman merkin erottamiskyky ja v) kohderyhmä ja sen tarkkaavaisuusaste. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3

Kun väitteentekijä on todistanut tavaramerkkiperheen olemassaolon, olisi aiheetonta verrata riidanalaista hakemusta kuhunkin tavaramerkkiperheeseen kuuluvaan yksittäiseen aikaisempaan tavaramerkkiin. Vertailu on sen sijaan suoritettava riidanalaisen merkin ja koko tavaramerkkiperheen välillä, jotta voitaisiin ratkaista, sisältääkö riidanalainen merkki sellaisia ominaispiirteitä, joiden johdosta kuluttajat todennäköisesti yhdistävät sen mielessään väitteentekijän omistamaan tavaramerkkiperheeseen. Merkkien yksittäinen vertailu riidanalaiseen merkkiin voisi jopa johtaa päätelmään, että merkit poikkeavat toisistaan, kun taas riidanalaisen merkin vertaaminen koko aikaisempaan tavaramerkkiperheeseen voi olla ratkaiseva tekijä, jonka perusteella sekaannusvaaran olemassaolo voidaan todeta. Jotta voitaisiin katsoa, että väitteentekijä omistaa tavaramerkkiperheen, tämän käytössä on oltava vähintään kolme tavaramerkkiä. Todisteet käytöstä vain kahden tavaramerkin osalta eivät riitä osoittamaan tavaramerkkiperheen olemassaoloa. Jotta yleisö kokisi merkkien kuuluvan samaan perheeseen, riidanalaisella merkillä ja aikaisempien merkkien muodostamalla perheellä on oltava yhdistävä tekijä, joka on joko itsessään erottamiskykyinen tai jonka erottamiskyky perustuu merkin käyttöön ja jonka johdosta kyseisten merkkien välille voidaan muodostaa suora yhteys. Merkkien ei puolestaan voida katsoa kuuluvan samaan perheeseen, mikäli aikaisempien merkkien muut osatekijät ovat hallitsevassa asemassa kyseisten merkkien yleisvaikutelman osalta. Aikaisemmat merkit Riidanalainen merkki Asia Ophtal, Crom-Ophtal, Visc- Ophtal, Pan-Ophtal ALERGOFTAL R 0838/2001-1 Tavarat ja palvelut: 5 Alue: Saksa Arviointi: Valituslautakunta katsoi, että merkkien väliset erot sulkivat pois vaaran siitä, että riidanalaisen merkin voitaisiin katsoa kuuluvaksi väitteentekijän omistamien tavaramerkkiperheeseen (olettaen, että tällainen perhe on todistettavasti olemassa). Valituslautakunta katsoi etenkin, että kaikki väitettyyn tavaramerkkisarjaan kuuluvat merkit sisälsivät suffiksin -opthal (eikä oftal ), jota edeltää yhdysmerkki, kun taas riidanalainen merkki ei sisältänyt aivan vastaavaa jälkiliitettä eikä sitä ollut muutenkaan muodostettu vastaavin periaattein. Kun pääte ophtal esiintyy yhdessä etuliitteiden Pan-, Crom- ja Visc- kanssa, kyseisten osittain epäyhtenäisten etuliitteiden erottamiskyky paranee, mikä puolestaan merkittävästi vaikuttaa kunkin merkin antamaan yleisvaikutelmaan. Lisäksi kussakin edellä mainitussa tapauksessa merkin alkuosa on muodostettu hyvin eri tavalla kuin haetun merkin alkuosa Alerg. Nähdessään merkin Alergoftal saksalainen kuluttaja ei jakaisi merkkiä kahteen osaan toisin kuin tapauksissa, joissa merkki koostuu toisistaan yhdysmerkillä erotetusta kahdesta osatekijästä (14 ja 18 kohta). Aikaisemmat merkit Riidanalainen merkki Asia TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL jne. OFTAL CUSI T-160/09 Tavarat ja palvelut: 5 Alue: EU Arviointi: Osatekijä Ophtal, joka viittaa silmäsairauksien hoitoon tarkoitettuihin valmisteisiin, on heikko yhdistävä tekijä tavaramerkkiperheen kannalta. Osatekijät TIM, SIC ja LAC ovat erottamiskykyisiä osatekijöitä (92 93 kohta). Yleensä tavaramerkkiperheen muodostavat ja perheenä käytettävät tavaramerkit ovat kaikki rekisteröityjä merkkejä. Ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että tavaramerkkiperhe sisältäisi myös muita kuin rekisteröityjä tavaramerkkejä, mikäli tämä on mahdollista asiaa koskevien kansallisten säännösten nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4

Jotta voitaisiin olettaa, että tietty merkki muodostaa tavaramerkkiperheen osan, merkkien yhteisen osatekijän on oltava kussakin merkissä samanlainen tai hyvin samankaltainen. Vähäiset graafiset erot yhteisessä osatekijässä eivät estä tavaramerkkien sarjan muodostumista, jos yleisö katsoo kyseiset erot esimerkiksi saman tuoteryhmän uudistetuksi ilmeeksi. Toisaalta jos esimerkiksi yhteisen osatekijän kirjaimet poikkeavat toisistaan tai kirjaimia on lisätty merkkiin, merkkien ei yleensä voida katsoa kuuluvan samaan perheeseen. Yleensä tavaramerkkiperheen ominaispiirteenä oleva yhteinen osatekijä on sijoitettu samaan kohtaan merkkiä. Jos riidanalaisessa merkissä siis esiintyy samanlainen (tai hyvin samankaltainen) osatekijä samassa kohdassa merkkiä, on hyvin todennäköistä, että myöhempi merkki voidaan yhdistää väitteentekijän omistamaan tavaramerkkiperheeseen. Toisaalta jos yhteinen osatekijä esiintyy riidanalaisessa merkissä eri kohdassa, on hyvin todennäköistä, että kuluttajat eivät yhdistä niitä mielessään. On esimerkiksi hyvin epätodennäköistä, että riidanalainen merkki ISENBECK yhdistettäisiin BECK-merkkien perheeseen, jossa osatekijä BECK esiintyy perheeseen kuuluvien merkkien alussa. Tavaramerkkiperheen olemassaoloa koskevan perustelun ei tarvitse olla väitteen perustana oleva huomio, vaan se voidaan ottaa huomioon täydentävien tietojen, todisteiden ja perusteiden yhteydessä. Jos väitteentekijä on näin ollen käyttänyt väitteensä perustana vain yhtä aikaisempaa tavaramerkkiä (riippumatta siitä, onko merkki rekisteröity vai ei), hän voi esittää menettelyn yhteydessä huomautuksen ja asiaankuuluvat todisteet siitä, että kyseistä aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty yhdessä muiden tavaramerkkien kanssa siten, että ne yhdessä muodostavat edellä mainittujen aineellisten edellytysten mukaisen tavaramerkkiperheen. Esimerkkejä tapauksista, joissa valituslautakunta on todennut tavaramerkkiperheen olemassaolon: Aikaisemmat merkit Riidanalainen merkki Asia UniSECTOR uni-gateway R 31/2007-1 Tavarat ja palvelut: 36 (rahoituspalvelut) Alue: Saksa Arviointi: Valituslautakunta katsoi, että väitteentekijä on toimittanut riittävät todisteet, esimerkiksi etenkin asiaankuuluvissa ammattilehdissä, kuten FINANZtestissä, esiintyneitä viittauksia ja todisteet Uni -sijoitusrahastojen merkittävästä 17,6 prosentin markkinaosuudesta Saksan varainhoitoyhtiöiden markkinoilla, jotka osoittavat, että yhtiö käyttää etuliitettä UNI useiden tunnettujen sijoitusrahastojen nimissä. Jos asiaa tarkastellaan tavaramerkkiperheen näkökulmasta, merkkien kesken on olemassa sekaannusvaara, sillä asiaankuuluvat toimialat kokisivat haetun merkin kuuluvan kyseiseen tavaramerkkien sarjaan, koska haettu merkki on muodostettu samankaltaisia periaatteita noudattaen (43 44 kohta). Aikaisemmat merkit Riidanalainen merkki Asia UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX jne. ZENTRIFIX R 1514/2007-1 Tavarat ja palvelut: 1, 17 ja 19 (liima-aineet) Alue: Espanja Arviointi: Valituslautakunta katsoi, että väitteentekijä on osoittanut tavaramerkkiperheen olemassaolon. Ensinnäkin väitteentekijä osoitti, että kaikki perheen muodostavat merkit ovat käytössä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5

Laskut ja mainosmateriaalit osoittavat, että asianomaisilla merkeillä varustettuja tuotteita tarjotaan kuluttajille markkinoilla. Kuluttajat ovat siten tietoisia siitä, että kyseessä on tavaramerkkiperhe. Toiseksi merkki ZENTRIFIX sisältää ominaispiirteitä, jotka vastaavat tavaramerkkiperheeseen kuuluvien merkkien piirteitä: osatekijä FIX on sijoitettu merkin loppuun; kyseistä osatekijää edeltävä osatekijä viittaa asiaan, joka jollain tavalla liittyy liima-aineisiin; merkin kaksi osatekijää on sijoitettu rinnakkain ilman välimerkkejä, yhdysviivoja tai välilyöntiä; kummassakin osatekijässä käytetään samaa kirjasinlajia (43 44 kohta). Aikaisemmat merkit Riidanalainen merkki Asia CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY jne. CITIGATE R 821/2005-1 (valitus vireillä, T-301/09) Tavarat ja palvelut: 9, 16 (mahdollisesti rahoitukseen liittyvät tuotteet) Alue: EU Arviointi: Valituslautakunta katsoi, että toimitetuissa todisteissa jotka sisälsivät etenkin otteita väitteentekijän verkkosivustoilta, vuosikertomuksia, lehtimainoksia jne. on huomattava määrä viittauksia tavaramerkkeihin CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD ja CITIEQUITY. Todisteet osoittavat, että CITIBANK on luonteeltaan tuoteperheeseen viittaava merkki tai perusmerkki ja väitteentekijä on luonut sen pohjalta kokonaisen CITI-alkuisten tavaramerkkien sarjan. Riidanalainen tavaramerkki CITIGATE on merkki, jonka väitteentekijän voisi lisätä CITItavaramerkkiensä sarjaan, etenkin jos tämä haluaisi tarjota uusia palveluja asiakkailleen ja korostaa merkissä palvelujen saatavuutta (23 24 kohta). 3. Riidanalaisten tavaramerkkien samanaikainen käyttö samalla markkina-alueella Yhteisön tavaramerkin hakija voi väittää, että riidanalaisia tavaramerkkejä käytetään samanaikaisesti asianomaisella alueella. Yleensä tällaista perustelua käytetään, kun hakija omistaa yhteisön tavaramerkkiä vastaavan kansallisen tavaramerkin alueella, jolla väitteentekijän tavaramerkki on suojattu. Hakija voi myös vedota siihen, että merkkiä käytetään samanaikaisesti kolmannen osapuolen omistaman tavaramerkin kanssa. Tämän johdosta on määritettävä kaksi eri tilannetta, joissa osapuolet voivat vedota tavaramerkkien samanaikaiseen käyttöön: jos väitemenettelyyn liittyviä kahta eri tavaramerkkiä käytetään samanaikaisesti, voidaan katsoa, että merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa asianomaisen kohderyhmän mielessä (ks. seuraava kappale); jos markkinoilla olevat kilpailijat käyttävät useita vastaavia merkkejä (väitemenettelyn aiheena olevien merkkien lisäksi), samanaikainen käyttö voi vaikuttaa aikaisemman tavaramerkin suojan laajuuteen (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 4, Erottamiskyky). 3.1. Väitemenettelyyn liittyvien merkkien samanaikainen käyttö Yleisimmin yhteisön tavaramerkin hakija vetoaa väitemenettelyssä siihen, että keskenään ristiriidassa olevia merkkejä käytetään samanaikaisesti kansallisella tasolla ja että väitteentekijä hyväksyy merkkien samanaikaisen käytön. Toisinaan merkin hakija vetoaa myös siihen, että osapuolet ovat hyväksyneet merkkien samanaikaisen käytön asiaa koskevassa sopimuksessa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6

Ei voida sulkea pois sitä, että kahden tavaramerkin samanaikainen käyttö markkinoilla voi mahdollisesti yhdessä muiden tekijöiden kanssa vähentää sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä kohdeyleisön keskuudessa (tuomio 3.9.2009, C-498/07 P, La Española, 82 kohta). Tietyissä tapauksissa se, että aikaisemmin rekisteröityjä tavaramerkkejä on samaan aikaan käytetty tietyillä markkinoilla, voi mahdollisesti pienentää sekaannusvaaraa, jonka virasto toteaa kahden tavaramerkin välillä (tuomio 11.5.2005, T-31/03, Grupo Sada, 86 kohta). Samanaikaisen esiintymisen todistusarvoa on kuitenkin tarkasteltava harkiten. Kahden merkin samanaikaiselle käytölle kansallisella tasolla voi olla useita eri syitä, kuten aikaisempi erilainen oikeudellinen tai tosiseikkoihin liittyvä tilanne tai asiaan liittyvien osapuolten välillä tehdyt aikaisemmat oikeuksia koskevat sopimukset. Vaikka merkkien samanaikaisella käytöllä voi teoriassa olla vaikutusta sekaannusvaaran arvioinnin kannalta, käytännössä on usein hyvin vaikea todistaa sellaiset samanaikaisen käytön olosuhteet, joiden perusteella voitaisiin todeta, ettei sekaannusvaaraa ole, ja ne saavat harvoin painoarvoa. Jotta yhteisön tavaramerkin hakija voisi todistaa, että merkkien samanaikainen käyttö perustuu siihen, ettei sekaannusvaaraa kohderyhmän mielessä ole olemassa, seuraavien ehtojen on täytyttävä: Vertailukelpoinen tilanne. Aikaisemmat (samanaikaisesti käytetyt) merkit ja käsiteltävät merkit ovat identtisiä viraston aikaisemmin käsittelemään väitemenettelyyn liittyvien merkkien kanssa (tuomio 11.5.2005, T-31/03, Grupo Sada, 86 kohta, ja tuomio 18.9.2012, T-460/11, BÜRGER, 60 61 kohta) ja kattavat samat tavarat tai palvelut (päätös 30.3.2010, R 1021/2009-1, Eclipse, 14 kohta). Samanaikainen käyttö koskee tapaukseen liittyviä maita (esim. väitetty samanaikainen käyttö Tanskassa on asian kannalta merkityksetöntä, jos väitteen perusteena on espanjalainen tavaramerkki; tuomio 13.7.2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, 85 kohta). Jos aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, tavaramerkin hakijan on todistettava samanaikainen käyttö koko EU:n alueella. Vain samalla markkina-alueella tapahtuva samanaikainen käyttö voidaan ottaa huomioon. Todisteeksi ei riitä vain se, että molemmat tavaramerkit on rekisteröity kansalliseen rekisteriin (muodollinen samanaikainen käyttö). Yhteisön tavaramerkin hakijan on todistettava, että kyseiset tavaramerkit on otettu tosiasiallisesti käyttöön (päätös 13.4.2010, R 1094/2009-2, Business Royals, 34 kohta). Tavaramerkkien samanaikaisella käytöllä tarkoitetaan kilpailevien ja mahdollisesti keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien samanaikaista käyttöä (päätös 8.1.2002, R 360/2000-4, No Limits, 13 kohta, ja päätös 5.9.2002, R 0001/2002-3, Chee.Tos, 22 kohta). Samanaikaisen käytön ajanjakso on myös otettava huomioon: 1.3.2005 asiassa T-185/03, Enzo Fusco, annetussa tuomiossa väitetyn samanaikaisen käytön alle neljän kuukauden ajanjakso katsottiin liian lyhyeksi. Lisäksi tavaramerkkien samanaikaisen käytön on pitänyt tapahtua lähellä tavaramerkkihakemuksen toimitushetkeä (päätös 12.5.2010, R 607/2009-1, Elsa Zanella, 39 kohta). Sekaannusvaaran poissaolo voidaan päätellä vain siitä, että tavaramerkkien samanaikainen käyttö kyseisillä markkinoilla on luonteeltaan rauhanomaista Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7

(tuomio 3.9.2009, C-498/07 P, La Española, 82 kohta, T-29/04, tuomio 8.12.2005, Cristal Castellblanch, 74 kohta, ja tuomio 24.11.2005, T-346/04, Arthur et Felicie, 64 kohta). Näin ei ole, jos riitaa on aikaisemmin käsitelty kansallisissa tuomioistuimissa tai hallinnollisissa elimissä (rikkomustapaukset, väitemenettelyt tai tavaramerkin mitätöintiä koskevat hakemukset). Tavaramerkkien rauhanomaisella samanaikaisella käytöllä asiaankuuluvilla markkinoilla ei kuitenkaan ole sekaannusvaaraa enemmän painoarvoa, jos kyseinen käyttö perustuu aikaisempiin osapuolten välisiin oikeuksia koskeviin sopimuksiin mukaan lukien kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltyihin riitoihin liittyvät sopimukset koska kyseiset sopimukset on voitu sopia pelkästään taloudellisista tai strategisista syistä, myös tapauksissa, joissa osapuolet ovat suorittaneet oikeudellista asemaansa koskevan arvioinnin. Poikkeustapauksia on kuitenkin olemassa. Unionin tuomioistuin totesi 22.9.2011 antamassaan ennakkoratkaisussa C-482/09, BUD, että kahta samanlaista tavaramerkkiä, joita käytetään samoihin tavaroihin, voidaan käyttää markkinoilla samanaikaisesti edellyttäen, että näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti ja ettei kyseinen käyttö aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille. Osapuolten välisten samanaikaista käyttöä koskevien sopimusten osalta viraston käytäntö sekaannusvaaran arvioinnissa on, että tällaiset sopimukset voidaan ottaa huomioon vastaavalla tavalla kuin muutkin merkitykselliset seikat, mutta kyseiset sopimukset eivät sido virastoa millään tavalla. Tämä pätee etenkin silloin, kun tavaramerkkiasetuksen asiaa koskevien säännösten ja vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella tehty ratkaisu poikkeaa sopimuksen sisällöstä. Jos esimerkiksi verratut merkit ja tavarat tai palvelut ovat riittävän samankaltaisia sekaannusvaaran syntymisen kannalta, osapuolten välillä tehty yksityinen sopimus, jonka sisältö sulkee sekaannusvaaran pois, on alisteisessa asemassa viraston arviointiin nähden. Sopimuksen sisällön etusijalle asettamiselle ei ole oikeudellista perustaa, eikä tavaramerkkiasetus anna virastolle valtaa tehdä niin. Mikäli sopimusta koskevaa kiistaa käsitellään kansallisessa elimessä tai tuomioistuimessa ja virasto katsoo, että ratkaisulla voi olla vaikutusta käsiteltävänään olevaan asiaan, virasto voi keskeyttää menettelynsä. Lisäksi mikään ei yleensä estä väitteentekijää esittämästä väitettä yhteisön tavaramerkin hakijaa vastaan riippumatta siitä, onko väitteentekijä aikaisemmin esittänyt väitettä hakijan muita (kansallisia) merkkejä vastaan. Tällaista toimintaa ei voida katsoa ristiriitaiseksi käyttäytymiseksi ja tulkita väitteentekijän edun vastaisesti etenkään siitä syystä, että väitemenettelyssä toisin kuin mitätöintimenettelyssä ei voida vedota tavaramerkin käytön sallimiseen (väitemenettelyä koskevat säännöt eivät sisällä vastaavia säännöksiä kuin tavaramerkkiasetuksen 54 artikla, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin haltija voi vedota siihen, että merkin mitättömäksi julistamista hakeva on sallinut yhteisön tavaramerkin käytön yli viiden vuoden ajan). 4. Todellisen sekaannuksen olemassaolo Sekaannusvaaralla tarkoitetaan mahdollisuutta, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja voi sekoittaa merkit, ei merkkien todellista sekaannusta. Kuten tuomioistuin on nimenomaisesti vahvistanut: [ ] näyttöä ei ole esitettävä todellisen sekaannuksen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8

olemassaolosta vaan sekaannusvaaran olemassaolosta (tuomio 24.11.2005, T-346/04, Arthur et Felicie, 69 kohta). Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat. Todellisen sekaannuksen olemassaolo on seikka, joka voi puoltaa sekaannusvaaran olemassaoloa, mutta sen todistusarvoa ei kuitenkaan pidä yliarvioida seuraavien syiden takia: On oletettava, että arkielämässä on aina olemassa sellaisia henkilöitä, jotka sekoittavat asioita tai ymmärtävät ne väärin, ja niitä, jotka ovat erittäin tarkkaavaisia ja tuntevat kaikki tavaramerkit, joten vetoamisella tällaisten ihmisten olemassaoloon ei ole lain kannalta merkitystä, koska se johtaisi subjektiiviseen ratkaisuun. Kohderyhmään kuuluvien kuluttajien tarkkaavaisuuden osalta arviointi on luonteeltaan normatiivinen. Keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, vaikka tosiasiassa toiset kuluttajat ovatkin erittäin tarkkaavaisia ja valistuneita ja toiset puolestaan huolimattomia ja herkkäuskoisia (päätös 10.7.2007, R 0040/2006-4 SDZ, Direct World, 32 kohta). Näin ollen todellisen sekaannuksen olemassaolo voi vaikuttaa sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseen vain, jos voidaan todistaa sekaannuksen yleensä tapahtuvan, kun keskenään ristiriidassa olevia tavaramerkkejä käytetään markkinoilla tavanomaisissa asianomaisia tavaroita ja/tai palveluja koskevissa elinkeinotoimintaan liittyvissä tilanteissa. Jotta voitaisiin asianmukaisesti arvioida tapauksia, joissa todellinen sekaannus on tapahtunut, arviointi on suoritettava niiden tilanteiden määrän perusteella, joissa sekaannus voi tapahtua. Mikäli liiketoiminnan volyymi on suuri, mutta sekaannustapauksia sattuu harvoin, sekaannusta koskevien todisteiden painoarvo on vähäinen sekaannusvaaraa arvioitaessa. Todellisen sekaannuksen puuttumista on käsitelty edellä merkin samanaikaisen käytön kuvauksen yhteydessä. 5. Yhteisön tai kansallisten viranomaisten aikaisemmat identtisten (tai samankaltaisten) tavaramerkkien välisiä ristiriitoja koskevat päätökset 5.1. Viraston aikaisemmat päätökset Viraston identtisten tai samankaltaisten tavaramerkkien välisiä ristiriitoja koskevien aikaisempien päätösten osalta tuomioistuin on todennut seuraavaa: [ ] vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan [ ] [viraston] ratkaisujen laillisuutta arvioidaan yksinomaan [tavaramerkkiasetuksen] eikä SMHV:n aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella. (Ks. tuomio 30.6.2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, 35 kohta.) Näin ollen viraston aikaisemmat päätökset eivät sido virastoa, koska kukin tapaus on käsiteltävä erikseen ja ottaen huomioon sen erityispiirteet. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9

Huolimatta siitä, etteivät aiemmat päätökset sido virastoa, kyseisten päätösten perustelut ja ratkaisut on kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon käsiteltävänä olevaa asiaa ratkaistaessa. Tämä näkemys on vahvistettu unionin tuomioistuimen tuomiossa 10.3.2011, C-51/10 P, 1000, 73 75 kohta: [ ] SMHV:n on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta. Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei [ ]. Näin tehtäessä yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa. Aikaisempien päätösten todistusarvo on periaatteessa rajoitettava tapauksiin, jotka ovat riittävän samanlaisia käsiteltävänä olevan tapauksen kanssa. Tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdassa kuitenkin todetaan, että väitemenettelyssä viraston tutkimus rajataan niihin seikkoihin, perusteisiin ja huomioihin, joihin osapuolet ovat vedonneet. Tämän takia myös tapauksissa, jotka perustuvat vertailukelpoisiin tosiseikkoihin ja joihin liittyy samankaltaisia oikeudellisia ongelmia, lopputulos voi silti olla erilainen osapuolten esittämien vaatimusten ja todisteiden johdosta. 5.2. Aikaisemmat kansalliset päätökset ja tuomiot Kansallisten tuomioistuinten ja kansallisten virastojen tekemät kansallisen tason päätökset samanlaisia tai samankaltaisia tavaramerkkejä koskevien ristiriitojen osalta eivät sido virastoa. Oikeuskäytännön mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmä muodostaa itsenäisen järjestelmän, jolla on omat tavoitteensa ja sääntönsä ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Näin ollen yhteisön tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta on arvioitava pelkästään asiaankuuluvan lainsäädännön valossa (tuomio 13.9.2010, T-292/08, Often, 84 kohta, ja tuomio 25.10.2006, T-13/05, Oda, 59 kohta). Näin ollen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden tekemät päätökset eivät sido virastoa (ks. tuomio 24.3.2010, T-363/08, Nollie, 52 kohta). Tästä huolimatta kyseisten päätösten perustelut ja ratkaisut on otettava asianmukaisesti huomioon etenkin, jos päätöksen on tehnyt menettelyyn liittyvä jäsenvaltio. Kansalliset tuomioistuimet tuntevat oman maansa erityispiirteet läpikotaisin ja etenkin niiden markkinoiden todellisen tilanteen, joilla asiaankuuluvia tavaroita tai palveluja tarjotaan, sekä sen, miten kyseisten markkinoiden asiakkaat kokevat merkit. Tietyissä tapauksissa edellä mainituilla seikoilla voi olla merkitystä viraston suorittaman arvioinnin kannalta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10

Aikaisempi merkki Riidanalainen merkki Asia MURUA T-40/03 Tavarat ja palvelut: 33 Alue: Espanja Arviointi: Tuomioistuin otti huomioon kansallisen tuomioistuimen antaman tuomion perustelut siltä osin kuin niissä selitetään, miten yleisö mieltää sukunimet kyseisessä maassa: Sen kysymyksen osalta, kiinnittääkö espanjalainen kohdeyleisö haetussa tavaramerkissä yleensä enemmän huomiota sukunimeen Murúa kuin sukunimeen Entrena, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että hyödyllisiä tietoja voidaan saada tämän valtion oikeuskäytännöstä, vaikkei se sidokaan yhteisön tuomioistuimia. (69 kohta) Aikaisempi merkki Riidanalainen merkki Asia OFTEN T-292/08 Tavarat ja palvelut: 14 Alue: Espanja Arviointi: Tuomioistuin ei pitänyt oleellisena kyseisen tapauksen arvioinnin kannalta espanjalaista oikeuskäytäntöä, jonka mukaan espanjalainen keskivertoyleisö osaa jonkin verran englantia: Kantaja ei esillä olevassa asiassa myöskään vetoa mihinkään mainittuun kansalliseen oikeuskäytäntöön perustuvaan tosiseikkaan tai oikeudelliseen seikkaan, joka voisi olla hyödyllinen esillä olevan asian ratkaisemisen kannalta. [ ] Nimittäin pelkän sitä koskevan toteamuksen, että espanjalainen kuluttaja tuntee tietyt englannin kielen sanat, eli sanat master, easy ja food, perusteella ei voida tehdä samaa johtopäätöstä sanasta often, vaikka tällainen toteamus ilmenisikin kyseisestä kansallisesta oikeuskäytännöstä. (85 kohta) Vaikka kansallisten tuomioistuinten ja viranomaisten päätösten huomioon ottaminen onkin lähtökohtaisesti sallittua, päätöksiä on arvioitava kaikella vaadittavalla huolella ja tarkkuudella (tuomio 15.7.2011, T-108/08, Good Life, 23 kohta). Yleensä kyseisten päätösten ymmärtäminen edellyttää riittävien tietojen toimittamista etenkin niistä tosiseikoista, joihin päätös perustuu. Päätösten todistusarvo rajoittuu näin ollen sellaisiin harvinaisiin tapauksiin, joissa asian tosiseikat ja asiassa sovellettavat säännökset on esitetty kokonaisuudessaan väitemenettelyn yhteydessä ja ne ovat ratkaisevia, selkeitä ja osapuolten hyväksymiä. Edellä kuvatut ohjeet eivät rajoita niiden tuomioiden vaikutuksia, joita yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia vastavaatimuksia käsittelevät yhteisön tavaramerkkituomioistuimet ovat antaneet. 6. Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksettömät perustelut 6.1. Erityiset markkinointistrategiat Viraston suorittama sekaannusvaaran arviointi on tulevaisuuteen suuntautuva tutkimus. Toisin kuin tavaramerkkioikeuksien rikkomistapauksissa joissa tuomioistuimet käsittelevät erityisolosuhteita, joissa tietyt tosiseikat ja tavaramerkin käytön erityinen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11

luonne ovat merkittävässä asemassa virasto suorittaa sekaannusvaaran arvioinnin abstraktimmalla tavalla. Tämän takia erityiset markkinointistrategiat ovat asian kannalta merkityksettömiä. Viraston on pidettävä vertailukohtanaan tavanomaisia olosuhteita, joissa tavaramerkillä varustettuja tuotteita markkinoidaan, eli olosuhteita, joiden voidaan olettaa tavanomaisesti pätevän sen tavaroiden luokan osalta, jossa merkkiä käytetään. Erityisillä olosuhteilla, joissa merkillä varustettuja tuotteita tosiasiallisesti markkinoidaan, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sekaannusvaaran arviointiin, sillä kyseiset olosuhteet voivat vaihdella ajan kuluessa tavaramerkkien haltijoiden toiveiden mukaan (tuomio 15.3.2007, C-171/06 P, Quantum, 59 kohta, tuomio 22.3.2012, C-354/11 P, G, 73 kohta, ja tuomio 21.6.2012, T-276/09, Yakut, 58 kohta). Se, että yksi osapuoli tarjoaa kulutustavaroitaan (viinejä) korkeammilla hinnoilla kuin kilpailijansa, on pelkästään subjektiivinen markkinointiin liittyvä seikka, joka itsessään on sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksetön (tuomio 14.11.2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, 52 kohta). 6.2. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen maine Hakijat vetoavat usein siihen, että sekaannusvaaraa aikaisempaan merkkiin ei ole, koska yhteisön tavaramerkkihakemus on tunnettu. Kyseinen perustelu ei ole pitävä, sillä yhteisön tavaramerkkiin liittyvä oikeus alkaa yhteisön tavaramerkkihakemuksen toimittamispäivänä eikä aiemmin, ja yhteisön tavaramerkki on tutkittava väitemenettelyn osalta kyseisestä päivästä alkaen. Näin ollen tutkittaessa, onko yhteisön tavaramerkkiin sovellettava mitään hylkäämisen suhteellisia perusteita, tapahtumat tai tosiseikat, jotka ovat toteutuneet ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen toimittamista, ovat asian kannalta merkityksettömiä, koska väitteentekijän oikeudet edellyttäen, että ne on myönnetty ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen toimittamista edeltävät yhteisön tavaramerkin hakijan oikeuksia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12