OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITE JAKSO 2

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITE JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 1 MENETTELYJÄ KOSKEVAT ASIAT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohta Identtisyys Identtisyys väitteen perusteena Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta Sekaannusvaara Sekaannusvaaran käsite Johdanto Sekaannusvaara ja vaara mielleyhtymästä Sekaannusvaara ja vahva erottamiskyky Sekaannusvaara: asiakysymykset ja oikeudelliset kysymykset Tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset tavaroiden/palvelujen ja merkkien samankaltaisuus Tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset todistusaineisto Sekaannusvaaran todentamisessa huomioon otettavien tekijöiden arviointi Oikeudellisesti merkityksellinen hetki Viraston menettelytapa Tavaroiden ja palvelujen vertailu Merkkien vertailu Tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat Aiemman tavaramerkin erottamiskyky Kohdeyleisö tarkkaavaisuusaste Kokonaisarviointi, muut perusteet ja johtopäätös Liite I Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2

3 1 Johdanto Tässä luvussa esitellään yleisesti i) identtisyyden ja ii) sekaannusvaaran käsitteet, joita sovelletaan tavaramerkkien välisessä ristiriitatilanteessa väitemenettelyssä yhteisön tavaramerkistä 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä tavaramerkkiasetus ) 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.. Seuraavissa kappaleissa määritellään näiden käsitteiden luonne ja oikeudellinen perusta asiaa koskevassa lainsäädännössä ja Euroopan unionin tuomioistuimen (jäljempänä unionin tuomioistuin ) tulkitsemana 1. Identtisyyttä ja sekaannusvaaraa oikeudellisina käsitteinä käytetään tavaramerkkien suojaamisessa, mutta myös niiden laajuuden rajaamisessa. Sen vuoksi on tärkeää muistaa, mitkä tavaramerkin osa-alueet tai tehtävät tarvitsevat suojaamista. Tavaramerkeillä on erilaisia tehtäviä, joista tärkein on tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän osoittaminen. Tämä on tavaramerkin keskeinen tehtävä. Asiassa Canon unionin tuomioistuin katsoi, että [ ] [yhteisöjen tuomioistuimen] vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. (Katso tuomio , C-39/97, Canon, 28 kohta.) Tavaramerkkien keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana on korostettu toistuvasti, ja siitä on tullut EU:n tavaramerkkilainsäädännön keskeinen ohjenuora (tuomio , C-299/99, Philips, 30 kohta ja tuomio , C-120/04, Medion, 23 kohta). Alkuperän osoittaminen on siis tavaramerkkien keskeinen tehtävä, muttei suinkaan ainoa. Jo pelkkä ilmaisu keskeinen tehtävä viittaa siihen, että tehtäviä on muitakin. Unionin tuomioistuin on viitannut tavaramerkkien muihin tehtäviin useita kertoja (esimerkiksi tuomio , C-245/02, Anheuser-Busch, 59 kohta ja tuomio , C-48/05, Adam Opel, 21 kohta), mutta on maininnut ne suoraan asiassa L Oréal (tuomio , C-487/07, L'Oréal, kohta ja tuomio , yhdistetyt asiat C-236/08 C-238/08, Google France ja Google, kohta), jossa unionin tuomioistuin totesi tavaramerkkien tehtäviin kuuluvan [ ] ei [ ] ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille [ ] vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (korostus lisätty). Tässä identtisyyden ja sekaannusvaaran käsitteitä tarkastelevassa luvussa mainitaan useita seikkoja, joista annetaan tarkempi selvitys näiden ohjeiden seuraavissa 1 Unionin tuomioistuin on usein tulkinnut 22 päivänä lokakuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä direktiivi ) 4 ja 5 artiklaa, joiden tulkintaa voidaan laajasti verrata tavaramerkkiasetuksen 8 ja 9 artiklan tulkintaan. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3

4 luvuissa. Liitteessä on yhteenveto keskeisimmistä oikeuskäsittelyistä, joissa on tarkasteltu sekaannusvaaran tärkeimpiä periaatteita ja käsitteitä. 2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan mukaan aikaisemman oikeuden haltijalla on mahdollisuus vastustaa myöhempien yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiä erilaisissa tilanteissa. Tässä luvussa tarkastellaan, miten identtisyyttä ja sekaannusvaaraa tulkitaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen perusteena voi olla aiempi tavaramerkin rekisteröinti tai sitä koskeva hakemus (tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta) tai aiempi yleisesti tunnettu merkki (tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohta Identtisyys Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään identtisyyden perusteella aloitettavista väitemenettelyistä. Kyseisen alakohdan mukaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei rekisteröidä: jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuoto edellyttää selvästi identtisyyttä sekä asianomaisten merkkien että kyseessä olevien tavaroiden/palvelujen välillä. Tällaista tilannetta kutsutaan kaksinkertaiseksi identtisyydeksi, jonka toteaminen on oikeudellinen päätelmä ja tehdään vastakkain olevien merkkien ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen suoran vertailun perusteella 3. Jos kaksinkertaisen identtisyyden olemassaolo todetaan, väitteentekijältä ei edellytetä sekaannusvaaran toteennäyttämistä, sillä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan antama suoja on ehdoton. Vastaavasti kaksinkertaisen identtisyyden toteamisen jälkeen ei sekaannusvaaran todennäköisyyttä tarvitse erikseen arvioida, ja väite hyväksytään automaattisesti Identtisyys väitteen perusteena Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdissa esitetyt erityisedellytykset eivät ole samoja, mutta niillä on yhteys. Tästä johtuu, että sellaisissa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohtaan liittyvissä väitemenettelyissä, joissa 8 artiklan 1 kohdan a alakohta on väitteen ainoa perusta, mutta merkkien ja/tai tavaroiden/palvelujen välistä identtisyyttä ei pystytä osoittamaan, virasto tutkii 2 Lisää aiempia yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä koskevia ohjeita on näiden ohjeiden osassa C, Väitemenettely, jaksossa 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit (tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohta). 3 Tarkkoja tavaroiden ja palvelujen tai merkkien identtisyyden tunnistamiskriteereitä koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 2,Tavaroiden ja palvelujen vertailu, ja luvussa 3, Merkkien vertailu. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4

5 tapauksen myös tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, jossa edellytetään vähintään samankaltaisuutta merkkien ja tavaroiden/palvelujen välillä sekä sekaannusvaaraa. Samankaltaisuus kattaa paitsi tapaukset, joissa sekä merkit että tavarat/palvelut ovat samankaltaisia, myös tapaukset, joissa merkit ovat identtisiä ja tavarat/palvelut samankaltaisia tai päinvastoin. Vastaavasti ainoastaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väite, joka täyttää myös tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitut edellytykset, käsitellään jälkimmäisen säännöksen nojalla eikä tapausta tutkita lainkaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. 2.2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta Sekaannusvaara Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei väitteen johdosta rekisteröidä, [ ] jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. (korostus lisätty). Toisin kuin tilanteissa, joissa vallitsee edellä kuvattu kaksinkertainen identtisyys, niissä tilanteissa, joissa merkit ja tavarat/palvelut ovat pelkästään samankaltaisia tai vain jommatkummat ovat identtisiä, aiempi tavaramerkki voi kumota yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla vain silloin, jos sekaannusvaara on olemassa. 3 Sekaannusvaaran käsite 3.1 Johdanto Sekaannusvaaran arviointi on menetelmä, jota sovelletaan tavaramerkkien välisiin ristiriitatilanteisiin tavaramerkkiasetuksen mukaisissa väitemenettelyissä sekä EU:n tuomioistuimen käsittelemissä loukkausmenettelyissä. Kuitenkaan tavaramerkkiasetuksessa tai direktiivissä ei ole sekaannusvaaran määritelmää tai mainintaa siitä, mitä sekaannus tarkalleen ottaen tarkoittaa. Ei olekaan yllättävää, että sekaannusvaaran käsitteen täsmällisestä merkityksestä on keskusteltu paljon ja käyty usein oikeutta. Kuten jäljempänä osoitetaan, vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen kanta on jo jonkin aikaa ollut, että sekaannusvaaran käsitteellä viitataan pohjimmiltaan tilanteisiin, joissa 1) yleisö sekoittaa ristiriitaiset tavaramerkit toisiinsa; 2) yleisö yhdistää ristiriitaiset tavaramerkit toisiinsa ja otaksuu, että tavarat/palvelut ovat samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (vaara mielleyhtymästä).. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5

6 Näitä tilanteita tarkastellaan lähemmin jäljempänä (kohta 3.2). Pelkästään se, että myöhemmän tavaramerkin näkeminen tuo mieleen aiemman tavaramerkin, ei vielä tarkoita sekaannusvaaraa. Unionin tuomioistuin on vahvistanut myös periaatteen, jonka mukaan sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (ks. kohta 3.3 jäljempänä). Sekaannusvaaran käsitettä sellaisena, joksi se on unionin tuomioistuimessa vakiintunut, on tarkasteltava pikemminkin oikeudellisena käsitteenä kuin puhtaasti realistisena ilmentymänä kuluttajien kognitiivisesta käyttäytymisestä ja ostotottumuksista (ks. kohta 3.4 jäljempänä). 3.2 Sekaannusvaara ja vaara mielleyhtymästä Unionin tuomioistuin on käsitellyt sekaannusvaaraa perinpohjaisesti asiassa Sabèl (tuomio , C-251/95, Sabèl ). Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja tavaramerkkiasetuksen kahdeksatta johdanto-osan kappaletta vastaavissa direktiivin kohdissa on selvästi mainittu, että sekaannusvaara liittyy sekaannukseen tavaroiden/palvelujen alkuperästä. Unionin tuomioistuimen oli kuitenkin pohdittava, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa, sillä näkemykset erosivat toisistaan siinä, mitä sekaannusvaara ja vaara mielleyhtymästä jotka molemmat mainitaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoittavat ja mikä näiden käsitteiden suhde on. Asia oli ratkaistava, koska mielleyhtymän vaaran väitettiin olevan sekaannusvaaraa laajempi käsite, joka kattaisi myös tapaukset, joissa myöhempi tavaramerkki tuo mieleen aiemman tavaramerkin, mutta kuluttajat eivät otaksu, että tavaroilla/palveluilla on sama kaupallinen alkuperä 4. Asiassa Sabèl oli viime kädessä kyse siitä, tarkoittaako sanamuoto sekaannusvaara sisältää myös vaaran [ ] mielleyhtymästä sitä, että sekaannusvaara voisi kattaa tapauksen, jossa tavaramerkkien välillä on mielleyhtymä, joka ei kuitenkaan aiheuta sekaannusta alkuperästä. Asiassa Sabèl unionin tuomioistuin katsoi, että vaara mielleyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Tästä syystä sekaannusvaaran toteaminen edellyttää, että alkuperästä on sekaannuksen mahdollisuus. Asiassa Canon (29 30 kohta) unionin tuomioistuin täsmensi, miten alkuperästä vallitseva sekaannus rajataan: [ ] sekaannusvaara on näin olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä [ ]. Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole silloin, jos on selvää, että yleisö ei oleta kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (korostus lisätty). 4 Käsite on peräisin Benelux-maiden oikeuskäytännöstä, ja sitä on sovellettu muun muassa merkkeihin, jotka eivät ole laajalti tunnettuja. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6

7 Kuten edellä todetaan, sekaannusvaara liittyy sekaannukseen kaupallisesta alkuperästä, mukaan lukien taloudellisessa etuyhteydessä olevat yritykset. Olennaista on se, että yleisö uskoo kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen olevan yksittäisen yrityksen valvonnassa. Unionin tuomioistuin ei ole ottanut kantaa siihen, mitä taloudellisessa etuyhteydessä olevat yritykset tarkoittavat sekaannusvaaran yhteydessä, mutta se on tulkinnut käsitettä tavaroiden/palvelujen vapaan liikkuvuuden yhteydessä. Asiassa Ideal Standard unionin tuomioistuin katsoi, että [ ] Tämä voi koskea monenlaisia tilanteita: tuotteet on laskenut liikkeeseen joko sama yritys, käyttöluvan saaja, emoyhtiö, saman konsernin tytäryhtiö tai yksinmyyjä. [ ] Kaikissa niissä tapauksissa, joista edellä on kysymys, valvojana on yksi taho: konserni, kun on kyse tytäryhtiön liikkeeseen laskemista tuotteista, valmistaja, kun on kyse yksinmyyjän kaupan pitämistä tuotteista, ja käyttöluvan antaja, kun on kyse luvan saajan myymistä tuotteista. Silloin kun on kyse käyttöluvasta, luvan antajalla on mahdollisuus valvoa luvan saajan tuotteiden laatua liittämällä sopimukseen lausekkeita, joissa käyttöluvan saaja velvoitetaan noudattamaan luvan antajan ohjeita ja joissa luvan antajalle annetaan mahdollisuus varmistua niiden noudattamisesta. Alkuperä, joka tavaramerkin on tarkoitus taata, on sama: sitä ei määritellä viittaamalla valmistajaan, vaan valmistusta valvovaan tahoon. (Katso tuomio , C-9/93, Ideal Standard, 34 ja 37 kohta.) Vastaavasti taloudellisen etuyhteyden katsotaan olevan olemassa, kun kuluttaja otaksuu, että tavaroita tai palveluita markkinoidaan tavaramerkin haltijan valvonnassa. Haltijan voidaan olettaa toimivan valvojana, kun kyseessä ovat samaan konserniin kuuluvat yritykset, kun on tehty käyttölupaan, tuotemyyntiin tai jakeluun liittyviä järjestelyjä, tai kun on kyse muusta tilanteesta, jossa kuluttaja olettaa, että tavaramerkin käyttö on normaalisti mahdollista ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Näistä lähtökohdista unionin tuomioistuin on siis katsonut, että sekaannusvaara kattaa tilanteet, joissa kuluttaja sekoittaa itse tavaramerkit keskenään tai joissa kuluttaja yhdistää mielessään ristiriitaiset merkit ja olettaa, että niiden tarkoittamat tavarat/palvelut ovat samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Jos siis myöhemmän tavaramerkin näkeminen ainoastaan tuo mieleen aiemman tavaramerkin, mutta kuluttaja ei otaksu kaupallisen alkuperän olevan sama, kyseessä ei ole sekaannusvaara Sekaannusvaara ja vahva erottamiskyky Aiemman tavaramerkin erottamiskyky on katsottu tärkeäksi näkökohdaksi sekaannusvaaran arvioinnissa. Unionin tuomioistuin on tehnyt seuraavat keskeiset havainnot: 5 Tällainen tilanne saattaa kuitenkin merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olla niille haitaksi 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla; katso näiden ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7

8 sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (katso tuomio asiassa Sabèl, 24 kohta); sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (katso tuomio asiassa Canon, 18 kohta). Näistä havainnoista seuraa muun muassa se, että sekaannusvaara voidaan todeta ristiriitaisten merkkien välillä silloin, kun on kyse erittäin erottamiskykyisistä aiemmista tavaramerkeistä, vaikka tavarat/palvelut eivät juurikaan muistuttaisi toisiaan (katso julkisasiamiehen ratkaisuehdotus , C-292/00, Davidoff, 48 kohta) Sekaannusvaara: asiakysymykset ja oikeudelliset kysymykset Sekaannusvaaran käsite on oikeudellinen käsite eikä pelkästään tosiseikkoihin perustuva arvio rationaalisista päätöksistä ja tunteisiin perustuvista mieltymyksistä, jotka ohjaavat kuluttajien kognitiivista käyttäytymistä ja ostotottumuksia. Tämän vuoksi sekaannusvaaran arviointiin vaikuttavat sekä oikeudelliset kysymykset että tosiseikat Tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset tavaroiden/palvelujen ja merkkien samankaltaisuus Sekaannusvaaran toteamisen kannalta keskeisten tekijöiden ja niiden olemassaolon määrittely on oikeudellinen kysymys, millä tarkoitetaan sitä, että nämä tekijät mainitaan asiaa koskevassa lainsäädännössä eli tavaramerkkiasetuksessa ja oikeuskäytännössä. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa esimerkiksi todetaan, että tavaroiden/palvelujen identtisyys/samankaltaisuus on eräs sekaantumisvaaran edellytys. Kysymys tämän edellytyksen täyttymisen kannalta olennaisista tekijöistä on myös oikeudellinen kysymys. Unionin tuomioistuin on nimennyt seuraavat tekijät, joiden perusteella voidaan todeta, ovatko tavarat/palvelut samankaltaisia: tavaroiden/palvelujen luonne tavaroiden/palvelujen käyttötarkoitus tavaroiden/palvelujen käyttötapa tavaroiden/palvelujen toisiaan täydentävyys tavaroiden/palvelujen mahdollinen kilpailevuus tai keskinäinen vaihdettavuus tavaroiden/palvelujen jakelukanavat/myyntipisteet tavaroiden/palvelujen kohdeyleisö tavaroiden/palvelujen tavanomainen alkuperä. (Katso asia C-39/97, Canon.) Kaikki nämä tekijät ovat oikeudellisia käsitteitä, joten niiden arvioinnissa tarvittavien edellytysten toteaminen on myös oikeudellinen kysymys. Sen sijaan asiakysymys on, 6 Katso näiden ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 8, Kokonaisarviointi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8

9 täyttyvätkö luonteen toteamisen oikeudelliset kriteerit asianomaisessa tapauksessa ja missä määrin ne täyttyvät. Esimerkiksi paistorasva ei ole luonteeltaan samanlaista kuin petrolipohjaiset voiteluöljyt ja -rasvat, vaikka molemmat ovat rasvapohjaisia. Paistorasvaa käytetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistuksessa, kun taas öljyjä ja rasvoja käytetään koneiden voitelussa. Se, onko luonne olennainen tekijä tavaroiden/palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa, on oikeudellinen kysymys. Tosiseikoista on kyse silloin, kun todetaan, että paistorasvaa käytetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistuksessa ja öljyjä ja rasvoja käytetään koneissa. Vastaavasti merkkien vertailusta todetaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa, että tavaroiden/palvelujen identtisyys/samankaltaisuus on eräs sekaantumisvaaran edellytys. Oikeudellinen kysymys on, että merkkien käsitteellinen vastaavuus saattaa tehdä niistä tavaramerkkiasetuksen näkökulmasta samankaltaisia, mutta asiakysymys on, että esimerkiksi sana fghryz ei merkitse mitään espanjaa puhuvalle yleisölle Tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset todistusaineisto Väitemenettelyssä osapuolten on osoitettava tavaroiden/palvelujen samankaltaisuus ja tarvittaessa todistettava siihen liittyvien seikkojen todenmukaisuus. Tämä perustuu tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan väitemenettelyssä virasto rajaa tutkimuksensa tosiseikkoihin ja todisteisiin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Väitteentekijän tehtävänä on siis ilmoittaa tosiseikat, joihin samankaltaisuutta koskeva väite perustuu, ja hankkia tosiseikkoja tukevia todisteita. Jos esimerkiksi kulutusta kestävää valurautaa verrataan lääketieteellisiin implantteihin, viraston tehtävänä ei ole vastata kysymykseen, käytetäänkö kulutusta kestävää valurautaa tosiasiassa lääketieteellisten implanttien valmistuksessa. Väitteentekijän tehtävänä on asian toteennäyttäminen, koska se vaikuttaa epätodennäköiseltä (tuomio , R 0684/2000-4, Tinox ). Hakijan oikeudellisia käsitteitä, kuten sekaannusvaaraa tai tavaroiden/palvelujen samankaltaisuutta, koskevilla näkemyksillä ei ole merkitystä. Viraston on joka tapauksessa analysoitava nämä tekijät ja tehtävä niistä päätös. Tämä ei ole ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan kanssa, joka sitoo virastoa vain tosiseikkoihin, todisteisiin ja vaatimuksiin liittyvissä asioissa eikä koske niiden oikeudellista arviointia. Osapuolet saattavat siis olla yhtä mieltä siitä, mitkä tosiseikat on katsottu toteen näytetyiksi, mutta ne eivät voi päättää, ovatko kyseiset tosiseikat riittävä peruste niitä vastaavien oikeudellisten käsitteiden kuten tavaroiden/palvelujen samankaltaisuuden, merkkien samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran toteamiseksi. Tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohta ei estä virastoa ottamasta huomioon omasta aloitteestaan tosiseikkoja, jotka ovat jo tunnettuja tai hyvin tiedossa tai jotka voidaan saada selville yleisesti saatavilla olevista lähteistä, esimerkiksi sitä, että EU:n kuluttajat tunnistavat ilmaisun PICASSO tarkoittavan kuuluisaa espanjalaista taidemaalaria (tuomio , T-185/02, Picaro, hylätty asia C-361/04P). Virasto ei kuitenkaan ex officio voi viitata uusiin tosiseikkoihin tai huomioihin (esimerkiksi aiemman merkin maine tai tunnettuuden aste). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9

10 Eräitä tavaramerkkejä käytetään arkielämässä yleissanoina niiden suojaamille tavaroille ja palveluille, mutta viraston ei pitäisi milloinkaan hyväksyä tätä asiaa tosiseikkana. Toisin sanoen tavaramerkkeihin ei koskaan saisi viitata (tai niitä tulkita) ikään kuin ne olisivat yleisnimiä tai tarkoittaisivat jotakin tuoteryhmää. Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa arkielämässä kaikista jogurteista käytetään nimitystä X, vaikka X on eräs jogurttien tavaramerkki. Tästä huolimatta X:ää ei pitäisi ryhtyä käyttämään jogurttien yleisnimityksenä. 4 Sekaannusvaaran todentamisessa huomioon otettavien tekijöiden arviointi Sekaannusvaaran merkitys on todettu edellä. Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin eri tekijöitä, joita tarkastellaan silloin, kun tarkoituksena on arvioida, onko sekaannusvaara olemassa ja mikä eri tekijöiden merkitys asiassa on. 4.1 Oikeudellisesti merkityksellinen hetki Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen hetki on se, jolloin väitepäätös tehdään. Jos väitteentekijä vetoaa aiemman tavaramerkin vahvaan erottamiskykyyn, sitä koskevien edellytysten on täytynyt täyttyä viimeistään yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä (tai jonakin hakemispäivää edeltävänä päivänä), ja niiden on edelleen täytyttävä päätöstä tehtäessä. Viraston olettaa, että asia on näin, ellei muusta ole näyttöä. Jos yhteisön tavaramerkin hakija vetoaa aiemman tavaramerkin suojan heikentyneeseen laajuuteen (tavaramerkin heikkouteen), ainoastaan päätöksentekoajankohdalla on merkitystä. 4.2 Viraston menettelytapa Asiassa Sabèl unionin tuomioistuin totesi tuomion 23 kohdassa seuraavaa: Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jonka mukaan [ ] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara [ ], ilmenee, että sillä, miten tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Toisin sanoen sekaannusvaaran olemassaolo riippuu useiden toisistaan riippuvaisten seikkojen kokonaisarvioinnista. Näitä seikkoja ovat esimerkiksi: i) tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, ii) merkkien samankaltaisuus, iii) ristiriitaisten merkkien erottavat ja hallitsevat osat, iv) aiemman tavaramerkin erottamiskyky sekä v) kohdeyleisö. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10

11 Sekaannusvaaran arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan edellä tarkoitetut seikat (ks. kohdasta 4.3 eteenpäin jäljempänä). Toisessa vaiheessa tarkastellaan niiden merkitystä erillisessä kokonaisarviossa, jossa päätös sekaannusvaaran olemassaolosta tehdään suhteuttamalla toisiinsa eri seikat, jotka saattavat täydentää tai korvata toinen toisiaan ja joiden suhteellinen merkitys riippuu kulloisistakin olosuhteista. Viraston menettely tässä asiassa eroaa toimintatavoista, joissa eri seikkojen tarkastelu sulautetaan yhdeksi arvioksi siitä, ovatko tavaramerkit sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisia. Arviointitapojen erolla ei pitäisi periaatteessa olla vaikutusta lopulliseen kokonaisarviointiin, joka voidaan tehdä useilla eri tavoilla. 4.3 Tavaroiden ja palvelujen vertailu Tavaroiden/palvelujen samankaltaisuus ja/tai identtisyys on ehdoton edellytys sekaannusvaaran toteamiselle. Tarkkoja tavaroiden ja palvelujen vertailua koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 2, Tavaroiden ja palvelujen vertailu. Jos tavaroiden/palvelujen välillä ei ole minkäänasteista samankaltaisuutta, sekaannusvaaran osalta tutkinta päättyy tähän. Jos samankaltaisuutta on kuitenkin havaittavissa ainakin jonkin verran, muiden seikkojen tutkintaa jatketaan. 4.4 Merkkien vertailu Merkkien vähintään jonkinasteinen samankaltaisuus on myös välttämätön edellytys sekaannusvaaran toteamiselle. Merkkien vertailuun kuuluu niiden ulkoasun, lausuntatavan ja/tai merkityssisällön yleisarviointi. Vaikka samankaltaisuutta havaittaisiin vain yhdessä näistä osa-alueista, merkit katsotaan samankaltaisiksi. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa todetaan, ovatko merkit riittävän samankaltaisia, jotta syntyy sekaannusvaara. Tarkkoja merkkien vertailua koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 3,Merkkien vertailu. Merkit katsotaan erilaisiksi vain, jos millään mainituista kolmesta osa-alueesta ei havaita samankaltaisuutta. Jos merkkien välillä ei ole minkäänasteista samankaltaisuutta, sekaannusvaaran osalta tutkinta päättyy tähän. Jos samankaltaisuutta on kuitenkin havaittavissa ainakin jonkin verran, muiden seikkojen tutkintaa jatketaan. 4.5 Tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat Ristiriitaisten tavaramerkkien kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11

12 erottavat ja hallitsevat osat. Tarkkoja erottavien ja hallitsevien osien tarkastelua koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 4, Erottamiskyky, ja luvussa 5, Hallitsevat piirteet. 4.6 Aiemman tavaramerkin erottamiskyky Jos väitteentekijä ilmoittaa nimenomaisesti, että aiempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen runsaan käyttönsä tai maineensa myötä, huomautuksen paikkansapitävyys tutkitaan ja arvioidaan. Tarkkoja aiemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 4, Erottamiskyky. 4.7 Kohdeyleisö tarkkaavaisuusaste Kohdeyleisöllä on suuri merkitys sekaannusvaaran muiden osa-alueiden tarkastelussa (esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen vertailu, merkkien vertailu, erottamiskyvyn arviointi). Lisäksi eräs seikka, joka saattaa vaikuttaa sekaannusvaaran toteamisen puolesta tai vastaan, on yleisön tarkkaavaisuusaste. Tarkkoja kohdeyleisöä ja tarkkaavaisuusastetta koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 6, Kohdeyleisö ja tarkkaavaisuusaste. 4.8 Kokonaisarviointi, muut perusteet ja johtopäätös Kokonaisarvioinnissa sekä esitetään ja arvioidaan muita sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisiä seikkoja ja periaatteita (esimerkiksi tavaramerkkiperhe, tavaramerkkien samanaikainen käyttö tai tavaroiden/palvelujen hankkimistapa); että arvioidaan kaikkien toisistaan riippuvien ja mahdollisesti toisiaan täydentävien tai korvaavien seikkojen suhteellista merkitystä sekaannusvaaran toteamiseksi. Merkit saattavat esimerkiksi olla erottamiskykyisiä joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, mutteivät kaikkien, jolloin sekaannusvaara on olemassa vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden kohdalla aiempi merkki katsotaan erottamiskykyiseksi. Tarkkoja muita seikkoja ja kokonaisarviointia koskevia ohjeita on annettu näiden ohjeiden osan C, Väitemenettely, jakson 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luvussa 7, Muut tekijät, ja luvussa 8, Kokonaisarviointi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12

13 Liite I Oikeuskäytännöstä johdettuja yleisiä periaatteita 7 Tuomio , C-251/95, Sabèl - Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (22 kohta). - Sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, yleisön merkkeihin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta merkkien ja tavaroiden välillä (22 kohta). - Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (23 kohta). - Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (23 kohta). - Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (24 kohta). - Ei voida sulkea pois sitä, että sisällöllinen samankaltaisuus, joka aiheutuu siitä, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joilla on sama merkityssisältö, voi aiheuttaa sekaannusvaaran siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa (24 kohta). - Jos aikaisempi tavaramerkki ei kuitenkaan ole erityisen tunnettu ja se koostuu kuviosta, joka on ainoastaan vähäisessä määrin mielikuvituksellinen, tavaramerkkien ei kuitenkaan voida katsoa sekoittuvan toisiinsa pelkästään sen vuoksi, että niiden merkityssisältö on sama (25 kohta). - Vaara mielleyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta (18 kohta). - Pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara (26 kohta). Tuomio , C-39/97, Canon - Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (29 kohta). - Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole silloin, jos on selvää, että yleisö ei oleta kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä (tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä) (30 kohta). - Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät (23 kohta). - Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus (virallisessa englanninkielisessä käännöksessä puhutaan virheellisesti loppukäyttäjistä ), käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (23 kohta). - Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (17 kohta). - Sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (18 kohta). - On mahdollista, että tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on hylättävä siitä huolimatta, että ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, eivät ole kovin samankaltaisia, jos tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen ja erityisesti laajalti tunnettu (19 kohta). - Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko tavarat tai palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (24 kohta). - Sekaannusvaara saattaa syntyä siinäkin tapauksessa, että yleisön käsityksen mukaan kyseiset tavarat ja palvelut tuotetaan eri paikoissa (30 kohta). 7 Lainaukset eivät ole suoria. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 13

14 Tuomio , C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer - Kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (26 kohta). - On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (26 kohta). - Ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden astetta arvioitaessa on tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet (27 kohta). - Sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (28 kohta). - Määritettäessä tavaramerkin erottamiskykyä ja näin ollen myös tutkittaessa, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (22 kohta). - Tässä arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (23 kohta). - Tästä seuraa, että sitä, missä tapauksessa tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen, ei voida ilmaista yleisluonteisesti eli esimerkiksi käyttämällä tiettyjä prosenttiosuuksia, joilla ilmaistaan tavaramerkin tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä (24 kohta). Tuomio , C-425/98, Marca Mode - Sen perusteella, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, ei kuitenkaan voida tehdä oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa pelkästään siksi, että on olemassa mielleyhtymän vaara ilmaisun suppeassa merkityksessä (41 kohta). - Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voida tulkita siten, että kun tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa, ja kun kolmas käyttää elinkeinotoiminnassaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, merkkiä, joka vastaa tavaramerkkiä siinä määrin, että on mahdollista, että merkin ja tavaramerkin välillä syntyy mielleyhtymä, tavaramerkin haltija voisi yksinoikeutensa perusteella kieltää tältä kolmannelta merkin käytön sellaisessa tilanteessa, jossa tavaramerkin erottamiskyvyn takia ei voida sulkea pois sitä, että tämä mielleyhtymä voisi johtaa sekaannuksen syntymiseen (korostus lisätty) (42 kohta). Tuomio , C-120/04, Medion - Kun tavarat tai palvelut ovat samoja, yleisön keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä (37 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 14