OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 1

2 Sisältö 1 Yleisiä huomioita Menettäminen Johdanto Käyttämättä jättäminen Yhteisön tavaramerkistä on tullut yleisesti käytetty nimitys (yleiskielen sana) (tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta) Todistustaakka Merkityksellinen ajankohta Kohdeyleisö Yleinen nimitys Haltijan puolustautumiskeinot Yhteisön tavaramerkistä on tullut harhaanjohtava tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohta Todistustaakka Merkityksellinen ajankohta Sovellettavat vaatimukset Ehdottomat mitättömyysperusteet Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti rekisteröity yhteisön tavaramerkki (tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta) Todistustaakka Merkitykselliset ajankohdat Sovellettavat vaatimukset Puolustautuminen erottamiskyvyn puuttumiseen perustuvaa vaatimusta vastaan... 8 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 2

3 1 Yleisiä huomioita Tarkistetaan TP 1:ssä. 2 Menettäminen Tarkistetaan TP 1:ssä. 2.1 Johdanto Tarkistetaan TP 1:ssä. 2.2 Käyttämättä jättäminen Tarkistetaan TP 1:ssä. 2.3 Yhteisön tavaramerkistä on tullut yleisesti käytetty nimitys (yleiskielen sana) (tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta) Yhteisön tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity Todistustaakka Todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että merkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys haltijan - toiminnan tai - toimimatta jättämisen vuoksi. Mitätöintiosasto tutkii asiaa koskevat seikat tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden perusteella (tuomio , T-320/10, Castel, 28 kohta). Mitätöintiosasto voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestään selvät ja yleisesti tunnetut seikat. Mitätöintiosaston on kuitenkin toimittava menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa. Mikäli menettämisvaatimus perustuu ainoastaan tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, tavaramerkkiä ei voida julistaa menetetyksi esimerkiksi siksi, että se on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 3

4 2.3.2 Merkityksellinen ajankohta Menettämisvaatimuksen esittäjän on osoitettava, että tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys käsiteltävien tavaroiden tai palvelujen osalta sen päivän jälkeen, jona yhteisön tavaramerkki on rekisteröity. Kuitenkin hakemispäivän ja rekisteröintipäivän välillä vallinneet tosiseikat ja olosuhteet voidaan myös ottaa huomioon. Se, onko merkki ollut hakemispäivänä elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, on merkityksellinen seikka vain mitättömyysvaatimusten osalta Kohdeyleisö Virasto tulkitsee tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittavan sitä, että tavaramerkistä on täytynyt tulla kyseessä olevasta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys kohdeyleisön merkittävän enemmistön, ei vain sen osan, mukaan lukien kaikkien tavaran tai palvelun myyntiin osallistuvien tahojen, keskuudessa (tuomio , C-371/02, Bostongurka, 23 ja 26 kohta). Yleensä kuitenkin kuluttajien tai loppukäyttäjien näkemyksellä on ratkaiseva merkitys ( Bostongurka, 24 kohta). Lisäksi unionin tuomioistuin on todennut, että tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi sellaisen tavaran osalta, jota varten se on rekisteröity, kun mainitusta tavaramerkistä on haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut tästä tavarasta yleisesti käytetty nimitys pelkästään sen loppukäyttäjien näkökulmasta (tuomio , C-409/12, Kornspitz, 30 kohta). Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että myyjä ei ilmoita asiakkailleen, että merkki on rekisteröity tavaramerkiksi, tai tarjoa asiakkailleen myyntihetkellä opastusta, johon kuuluisi myytävien eri tuotteiden alkuperän osoittaminen ( Kornspitz, kohta) Yleinen nimitys Merkki katsotaan elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi, jos elinkeinotoiminnassa on vakiintunut käytäntö käyttää kyseistä merkkiä käsitteenä sellaisista tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, kohta 2.4, Tavalliset merkit tai merkinnät). Ei ole välttämätöntä osoittaa, että nimitys kuvailee suoraan asiaankuuluvien tavaroiden tai palvelujen laatutekijöitä tai ominaisuuksia, vaan riittää, että hakija kykenee osoittamaan, että nimitystä tosiasiallisesti käytetään elinkeinotoiminnassa kyseisistä tavaroista tai palveluista. On todennäköisempää, että tavaramerkin erottamiskyky heikentyy, jos merkki on jollakin tavalla suggestiivinen tai iskevä, etenkin jos merkillä on myönteisiä sivumerkityksiä, jotka saavat kolmannet osapuolet katsomaan merkin sopivaksi nimitykseksi tietyn valmistajan tavaroiden tai palvelujen lisäksi myös tietyntyyppisille tavaroille tai palveluille (päätös , 1020 C, STIMULATION, 22 ja 32 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Se, että tavaramerkkiä käytetään tietynlaisten tavaroiden tai palvelujen synonyyminä, osoittaa, että se on menettänyt kykynsä erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista. Yksi osoitus tavaramerkin muuttumisesta yleiseksi nimitykseksi on se, että sitä käytetään yleisesti, kun halutaan viitata tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat tietyntyyppisiä tai joilla on tietynlaisia ominaispiirteitä. Tämä ei kuitenkaan yksin ole ratkaisevaa: on myös määritettävä, Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 4

5 kykeneekö tavaramerkki yhä erottamaan merkin haltijan tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista. Vaihtoehtoisen nimityksen puuttuminen, tai jos vaihtoehtoinen nimitys on pitkä ja monimutkainen, voi myös olla osoitus siitä, että merkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tietyille tavaroille tai palveluille Haltijan puolustautumiskeinot Mikäli yhteisön tavaramerkin haltija on toiminut niin kuin kohtuullisesti voidaan kussakin tapauksessa edellyttää (esimerkiksi järjestänyt televisiomainoskampanjan tai julkaissut mainoksia sanomalehdissä tai muissa olennaisissa aikakauslehdissä), yhteisön tavaramerkkiä ei voida julistaa menetetyksi. Merkin haltijan on myös tarkistettava, muodostaako merkki sanakirjoissa yleiskäsitteen. Jos näin on, merkin haltijan on esitettävä sanakirjan toimittajille pyyntö, että myöhemmissä painoksissa kerrottaisiin tavaramerkin olevan rekisteröity tavaramerkki (ks. tavaramerkkiasetuksen 10 artikla). 2.4 Yhteisön tavaramerkistä on tullut harhaanjohtava tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohta Mikäli yhteisön tavaramerkki on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, merkki voidaan julistaa menetetyksi. Tässä yhteydessä laadulla tarkoitetaan lähinnä ominaispiirrettä tai ominaisuutta tietyn laatuvaatimustason sijasta Todistustaakka Mitätöintiosasto tutkii asiaa koskevat seikat tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden perusteella (tuomio , T-320/10, Castel, 28 kohta). Mitätöintiosasto voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestään selvät ja yleisesti tunnetut seikat. Mitätöintiosaston on kuitenkin toimittava menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa. Todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että merkistä on tullut harhaanjohtava käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija on käyttänyt merkkiä. Mikäli merkkiä on käyttänyt joku muu kuin merkin haltija, todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että käyttö on tapahtunut merkin haltijan suostumuksella, paitsi jos kolmas osapuoli on merkin käyttöluvan haltija Merkityksellinen ajankohta Menettämisvaatimuksen esittäjän on osoitettava, että tavaramerkki on tullut tavaramerkkihakemuksen rekisteröintipäivän jälkeen yleisölle harhaanjohtavaksi niiden Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 5

6 tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten se on rekisteröity, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta. Se, onko merkki ollut rekisteröintipäivänä harhaanjohtava tai onko sen osalta ollut olemassa harhaanjohtamista koskeva vaara, on merkityksellinen seikka vain mitättömyysvaatimusten osalta Sovellettavat vaatimukset Näiden ohjeiden osassa, jossa käsitellään tavaramerkkien tutkintaa, kerrotaan tarkemmin edellytyksistä, joiden täyttymistä tarkastellaan arvioitaessa, onko yhteisön tavaramerkkihakemus tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukainen (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, kohta 2.7, Harhaanjohtavuus). Kyseiset edellytykset vastaavat tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisiin menettämismenettelyihin sovellettavia vaatimuksia Esimerkkejä Yleensä kohdeyleisö kokee maantieteellisestä merkinnästä muodostuvan tai sellaisen sisältävän tavaramerkin tavaroiden alkuperän osoitukseksi. Ainoana poikkeuksena tähän sääntöön ovat tapaukset, joissa maantieteellisen nimityksen ja tuotteiden välinen yhteys on niin mielikuvituksellinen (esimerkiksi siksi, että kohdeyleisö ei katso tai ei todennäköisesti tule katsomaan paikkaa kyseisten tavaroiden alkuperäksi), ettei kuluttaja muodosta tällaista merkitystä. Esimerkiksi tavaramerkki MÖVENPICK OF SWITZERLAND julistettiin menetetyksi, koska kyseessä olevat tavarat valmistettiin (todisteiden mukaan) yksinomaan Saksassa eikä siis Sveitsissä (päätös , R 0697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND ). Myös tapauksessa, jossa tavaramerkki sisältää sanalliset osatekijät vuohen ja juusto, ja selvästi vuohta esittävä kuvallinen osatekijä rekisteröidään siis sanaosalle vuohenjuusto, mutta merkin käyttö voidaan todistaa vain sellaisen juuston osalta, jota ei ole valmistettu vuohenmaidosta, yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi. Mikäli sanalliset osatekijät puhdasta uutta villaa sisältävä tavaramerkki rekisteröidään tavaroita vaatteet varten ja merkin käyttö voidaan osoittaa vain keinokuiduista valmistettujen vaatteiden osalta, yhteisön tavaramerkki julistetaan menetetyksi. Mikäli tavaramerkki, joka sisältää sanat aitoa nahkaa tai kyseistä ilmaisua merkitsevän kuvan, rekisteröidään jalkineita varten ja merkin käyttö voidaan osoittaa vain muusta kuin nahasta valmistettujen jalkineiden osalta, yhteisön tavaramerkki julistetaan menetetyksi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 6

7 3 Ehdottomat mitättömyysperusteet 3.1 Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti rekisteröity yhteisön tavaramerkki (tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta) Mikäli yhteisön tavaramerkkihakemusta ei olisi pitänyt hyväksyä 7 artiklassa luetellusta syystä, se voidaan julistaa menetetyksi Todistustaakka Menettämismenettelyn tarkoituksena on muun muassa antaa virastolle mahdollisuus tarkistaa tavaramerkin rekisteröinnin pätevyys ja omaksua kanta, joka sen olisi pitänyt mahdollisesti omaksua viran puolesta tavaramerkkiasetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti (ks. tuomio , T 396/11, Ultrafilter international, 20 kohta). Mitätöintiosasto tutkii asiaa koskevat seikat tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden perusteella (tuomio , T-320/10, Castel, 28 kohta). Mitätöintiosasto voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestään selvät ja yleisesti tunnetut seikat. Osaston on kuitenkin toimittava menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa Merkitykselliset ajankohdat Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että arviointi siitä, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai olisiko se julistettava mitättömäksi, on suoritettava tavaramerkin hakemispäivän, ei rekisteröintipäivän, perusteella (tuomio ; T-189/07, Flugbörse, vahvistettu määräyksellä , C-332/09 P, Flugbörse ). Yleensä mitään hakemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeisiä seikkoja tai tapahtumia ei oteta arvioinnissa huomioon. Esimerkiksi se, onko merkistä tullut hakemispäivän jälkeen elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, on periaatteessa epäolennaista mitättömyysvaatimusten tutkimisen osalta (asialla on merkitystä vain menettämisvaatimusten yhteydessä). Kyseiset seikat voidaan kuitenkin ottaa huomioon siinä määrin kuin niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä hakemispäivän tilanteesta Sovellettavat vaatimukset Näiden ohjeiden osassa, jossa käsitellään tavaramerkkien tutkintaa, kerrotaan tarkemmin edellytyksistä, joiden täyttymistä tarkastellaan arvioitaessa, onko yhteisön tavaramerkkihakemus tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan mukainen. Edellytykset ovat samat kuin mitätöintimenettelyyn sovellettavat vaatimukset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 7

8 3.2 Puolustautuminen erottamiskyvyn puuttumiseen perustuvaa vaatimusta vastaan Tavaramerkkiä, joka on tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b d alakohdan vastainen, ei julisteta menetetyksi, jos se on käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi. Yhteisön tavaramerkin haltija on vastuussa tällaisen asian esittämisestä ja sen toteen näyttämisestä. Tällaisten tapausten arviointi toteutetaan näiden ohjeiden tutkintaa koskevan osan kuvauksen mukaisesti. Merkin haltijan on todistettava toinen seuraavista väittämistä: - tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi hakemispäivänä tai sitä ennen tai - tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröintipäivän jälkeen. Ensimmäinen vaihtoehto on tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan välitön seuraus. Mikäli tavaramerkkiä on vastustettu tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b d alakohdan nojalla, hakija voi osoittaa, että tavaramerkki on tullut käytön myötä erottamiskykyiseksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jälkimmäinen vaihtoehto on tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 2 kohdan välitön seuraus. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa D, Menettäminen ja mitätöinti Sivu 8