OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 2 MUUNTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yhteisön tavaramerkkien ja EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntaminen Yhteisön tavaramerkkien muuntaminen EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntaminen Voimassa oleva yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus muuntamisen edellytyksenä Muuntamisen estämisperusteet Oikeuden menettäminen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi Tiettyyn jäsenvaltioon rajoittuva tai koko EU:n alueelle ulottuva hylkäysperuste Peruuttaminen/luopuminen päätöksen jälkeen Toimivalta päättää muuntamisen estämisperusteista Muuntamista koskevan pyynnön muotovaatimukset Määräaika Määräajan alkaminen viraston tiedoksiannosta Määräajan alkaminen muissa tapauksissa Muuntamista koskeva pyyntö Kieli Maksu Viraston suorittama tutkinta Menettelyn vaiheet ja toimivalta Tutkinta Maksut Määräaika Kieli Muotovaatimukset Perusteet Edustaminen Osittainen muuntaminen Pyynnön julkaiseminen ja merkitseminen rekisteriin Pyynnön välittäminen asianomaisiin virastoihin Muuntamisen vaikutukset Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 2

3 1 Johdanto Muuntamisella tarkoitetaan prosessia, jossa yhteisön tavaramerkki muutetaan yhdeksi tai useammaksi kansalliseksi hakemukseksi. Prosessin pääpiirteistä säädetään tavaramerkkiasetuksen artiklassa ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen säännössä. Jos yhteisön tavaramerkki lakkaa olemasta, se voidaan sen mukaan, mikä on lakkaamisen täsmällinen syy, muuntaa tietyissä jäsenvaltioissa voimassa oleviksi tavaramerkeiksi. Muuntamisesta on erityisesti hyötyä silloin, kun ratkotaan mahdollisia yhteisön tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yhteisön tavaramerkin rekisteröitävyyteen liittyy ongelmia vain yhdessä tai tietyissä maissa ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla taikka vain yhdessä tai tietyissä maissa voimassa olevaan aiempaan oikeuteen perustuvan väitteen nojalla, yhteisön tavaramerkin hakija voi anoa yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista erillisiksi, kansallista tavaramerkkiä koskeviksi hakemuksiksi niissä maissa, joita mainitut perusteet eivät koske. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ja kansalliset tavaramerkkijärjestelmät ovat toisiaan täydentäviä. Erityisesti järjestelmät ovat sidoksissa toisiinsa aiemmuutta ja muuntamista koskevien menettelyjen kautta. Järjestelmän rakenteella taataan se, että rekisteröidyn oikeuden aiemmalla hakupäivällä on aina etuoikeusasema sen voimassaoloalueella riippumatta siitä, onko rekisteröity tavaramerkki syntynyt kansallisesta hakemuksesta, kansainvälisestä hakemuksesta vai yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (ks. suuren valituslautakunnan päätös , R 1313/2006-G, 34 kohta). Muuntaminen tapahtuu kaksiportaisessa järjestelmässä, jonka ensimmäinen porras muodostuu 200 euron suuruisen muuntamismaksun suorittamisesta ja muuntamishakemuksen tutkinnasta SMHV:ssa ja jonka toinen porras muodostuu varsinaisesta muuntamismenettelystä kansallisissa tavaramerkki- ja patenttivirastoissa. Kansallisen lainsäädännön mukaan muunnettu tavaramerkki joko rekisteröidään välittömästi tai otetaan kansalliseen tutkinta-, rekisteröinti- ja väitemenettelyyn tavallisen kansallisen tavaramerkkihakemuksen tavoin. Kun on kyse EU:n nimeävästä kansainvälisestä rekisteröinnistä ja siltä osin kuin nimeäminen on peruutettu, hylätty tai sen vaikutus on lakannut, voidaan myös pyytää rekisteröinnin muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskeviksi hakemuksiksi yhdessä, useammassa tai kaikissa jäsenvaltioissa tai Madridin järjestelmän mukaisella jäsenvaltioiden myöhemmällä nimeämisellä. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntamista ei pidä sekoittaa muuttamiseen, jolla viitataan Madridin pöytäkirjassa (MP) käyttöön otettuun oikeudelliseen piirteeseen, jolla on tarkoitus lieventää Madridin sopimukseen kuuluvan viisivuotisen riippuvuuskauden seurauksia (ks. Madridin pöytäkirjan 6 artiklan 3 kohta). Muuttamisen avulla keskitetyn hyökkäyksen kohteena oleva merkki voidaan muuttaa suoraksi yhteisön tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi, mutta sillä ei kuitenkaan voida muuntaa EU:n nimeävää rekisteröintiä kansallisiksi hakemuksiksi. Muuttamista koskevien lisätietojen osalta ks. ohjeiden osa M, Kansainväliset tavaramerkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 3

4 2 Yhteisön tavaramerkkien ja EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntaminen 2.1 Yhteisön tavaramerkkien muuntaminen Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohta, 113 artiklan 1 kohta, 159 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 44 säännön 1 kohdan e f alakohta, sääntö Yhteisön tavaramerkin (YTM) hakija tai rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija voi pyytää yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rekisteröidyn yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista. Pyyntö voi koskea muuntamista kansallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi yhdessä, useammassa tai kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä termeillä kansalliset hakemukset tai kansallinen virasto tarkoitetaan niin ikään Benelux-tavaramerkkihakemuksia tai Benelux-tavaramerkkivirastoa, kun kyseessä ovat Belgia, Luxemburg ja Alankomaat. Muuntaminen on mahdollista seuraavanlaisissa olosuhteissa ( muuntamisen perusteet ): kun virasto on lopullisesti hylännyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohdan a alakohta) ehdottomien tai suhteellisten hylkäysperusteiden nojalla tutkimis- tai väitemenettelyssä tekemällään päätöksellä; kun hakija on peruuttanut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa (tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohdan a alakohta, 44 artikla); kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, kun luokkamaksuja ei ole maksettu asetetussa määräajassa hakemuksen jättämisestä tai kun rekisteröintimaksua ei ole maksettu ajoissa (tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohdan a alakohta, 36 artiklan 5 kohta, 45 artikla); kun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin vaikutus lakkaa (tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohdan b alakohta), mikä tapahtuu seuraavissa olosuhteissa: kun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä on luovuttu asianmukaisesti (tavaramerkkiasetuksen 50 artikla); kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä ei ole uudistettu (tavaramerkkiasetuksen 47 artikla); kun virasto tai yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on julistanut yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi (tavaramerkkiasetuksen 55 ja 100 artikla); kun virasto tai yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on julistanut, että yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa (tavaramerkkiasetuksen 55 artikla), lukuun ottamatta tapausta, jossa oikeuksien menettäminen johtuu merkin käyttämättä jättämisestä (tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 2 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 4

5 2.2 EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntaminen EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi pyytää EU:n nimeävän rekisteröinnin muuntamista: kansallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi yhdessä, useammassa tai kaikissa jäsenvaltioissa; yhden tai useamman jäsenvaltion myöhemmin nimeäviksi rekisteröinneiksi Madridin sopimuksen tai Madridin pöytäkirjan mukaan ( jälkikäteinen valinta, opting-back) edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ollut jommankumman sopimuksen osapuolena ei vain muuntamista koskevan pyynnön esittämishetkellä, vaan jo EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulohetkellä; kansallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi yksien jäsenvaltioiden osalta ja myöhemmin nimeäviksi rekisteröinneiksi toisten jäsenvaltioiden osalta edellyttäen, että sama jäsenvaltio nimetään vain kerran. Kansainvälisen rekisteröinnin muuntaminen on mahdollinen seuraavissa olosuhteissa ( muuntamisen perusteet ), joissa Euroopan unionin nimeämisen vaikutus kansainvälisessä rekisteröinnissä lakkaa: kun virasto tai yhteisön tavaramerkkituomioistuin on julistanut EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset mitättömiksi (tavaramerkkiasetuksen 158 artikla, täytäntöönpanoasetuksen 117 sääntö); kun EU:n nimeämisestä luopuminen on merkitty kansainväliseen rekisteriin (yhteisten määräysten 1 25 säännön 1 kohta, 27 sääntö); kun kansainvälisen rekisteröinnin peruuttaminen on merkitty kansainväliseen rekisteriin (yhteisten määräysten 25 säännön 1 kohta, 27 sääntö): tällaisissa tapauksissa jälkikäteisvalintaan perustuva muuntaminen ei ole mahdollinen; käytettävissä on vain kansallinen muuntaminen, mikäli WIPO on ilmoittanut virastolle siitä, että kansainvälistä rekisteröintiä ei ole uudistettu, edellyttäen, että uudistamiselle asetettu lisäaika on umpeutunut (yhteisten määräysten 31 säännön 4 kohdan a tai b alakohta). kun virasto on lopullisesti hylännyt EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin (täytäntöönpanoasetuksen 113 säännön 2 kohdan b c alakohta, 115 säännön 5 kohdan b c alakohta). Muuntamista voidaan pyytää kaikille tai joillekin niistä tavaroista tai palveluista, joihin edellä mainittu toimi tai päätös liittyy. Silloin, kun edellä mainittu päätös tai toimi liittyy vain joihinkin niistä tavaroista ja palveluista, joita varten hakemus oli jätetty tai rekisteröity, muuntamista voidaan pyytää vain kyseisille tavaroille tai niiden osalle. 1 Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja tähän sopimukseen liittyvän pöytäkirjan mukaiset yhteiset määräykset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 5

6 3 Voimassa oleva yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus muuntamisen edellytyksenä Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohta Kun muuntamista pyydetään yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nojalla, muuntaminen on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on voimassa (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 2, Muodollisten edellytysten tutkinta). 4 Muuntamisen estämisperusteet Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 2 kohta ja 159 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 45 ja 123 sääntö Muuntamista ei tehdä seuraavissa kahdessa tapauksessa: ensiksi siinä tapauksessa, että oikeus rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin taikka EU:n nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin on menetetty merkin käyttämättä jättämisen vuoksi (ks. jäljempänä kohta 4.1), ja toiseksi siinä tapauksessa, että se kyseeseen tuleva erityinen peruste, jonka nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen taikka rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin tai EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset lakkaavat, olisi esteenä tämän saman tavaramerkin rekisteröimiselle kyseisessä jäsenvaltiossa (ks. jäljempänä kohta 4.2). Näin ollen pyyntöä hylätyn yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntamisesta ei hyväksytä sellaisen jäsenvaltion osalta, joka kuuluu hylkäys-, mitättömyys- tai menettämisperusteiden soveltamisalaan. Myös silloin, jos muuntamisen perusteena on hakemuksen peruuttaminen sellaisen päätöksen tekemisen jälkeen, jossa kyseinen tavaramerkki on hylätty perusteella, joka olisi esteenä sen rekisteröimiselle kyseisessä jäsenvaltiossa, muuntamista koskeva pyyntö hylätään, ellei valitusta ole tehty. Myös silloin, jos muuntamisen perusteena on rekisteröinnistä luopuminen sellaisen päätöksen tekemisen jälkeen, jossa oikeus yhteisön tavaramerkkiin tai kansainväliseen rekisteröintiin on menetetty tavaramerkin käyttämättä jättämisen vuoksi tai kyseinen tavaramerkki on hylätty perusteella, joka olisi esteenä sen rekisteröimiselle kyseisessä jäsenvaltiossa, muuntamista koskeva pyyntö hylätään, ellei valitusta ole tehty (ks. jäljempänä kohta 4.3). 4.1 Oikeuden menettäminen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 2 kohdan a alakohta Yhteisön tavaramerkin tai kansainvälisen rekisteröinnin haltijan oikeuksien menettäminen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi on ensimmäinen peruste, jonka nojalla muuntaminen estyy. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 6

7 Muuntamista ei tehdä siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkin tai kansainvälisen rekisteröinnin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, jollei yhteisön tavaramerkkiä ole jäsenvaltion lainsäädännön tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti käytetty kyseisessä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuntamista on pyydetty. Muuntamisen hakijalla ei ole oikeutta esittää asiakysymyksestä mitään myöhempiä väitteitä. Esimerkiksi jos oikeus yhteisön tavaramerkkiin on menetetty merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, muuntamisen hakija ei voi vedota virastossa siihen, että se kykenee todistamaan merkin käytön tietyssä jäsenvaltiossa. 4.2 Tiettyyn jäsenvaltioon rajoittuva tai koko EU:n alueelle ulottuva hylkäysperuste Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 4 kohta Toinen peruste, jonka nojalla muuntaminen estyy, liittyy hylkäämistä, oikeuden (muun kuin merkin käyttämättä jättämisen vuoksi tapahtuvaa) menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskeviin perusteisiin. Tämä peruste on olemassa silloin, kun viraston tai yhteisön tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen päätöksessä nimenomaisesti todetaan, että määrättyä hylkäys-, menettämis- tai mitättömyysperustetta sovelletaan tiettyyn jäsenvaltioon ja se estää muuntamisen jäsenvaltion osalta. Esimerkkejä Siinä tapauksessa, että on olemassa ainoastaan yhtä kieltä koskeva ehdoton hylkäysperuste, muuntamista ei tapahdu niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa kyseinen kieli on virallisena kielenä. Jos esimerkiksi ehdoton hylkäysperuste esitettäisiin englanninkielisen yleisön osalta, muuntamista ei tällöin tapahtuisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa eikä Maltalla (ks. täytäntöönpanoasetuksen 54 säännön 4 kohta). Siinä tapauksessa, että olemassa oleva ehdoton hylkäysperuste koskee ainoastaan yhtä jäsenvaltiota, mikä saattaa johtua siitä, että tavaramerkki on kuvaileva tai harhaanjohtava vain jossain tietyssä jäsenvaltiossa eikä muissa jäsenvaltioissa (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit), muuntamista ei voi tapahtua kyseisen jäsenvaltion osalta, mutta muuntamista voidaan sen sijaan pyytää kaikkiin niihin jäsenvaltioihin, joissa tätä perustetta hylkäämiselle ei ole nimenomaisesti katsottu olevan olemassa. Siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tai EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti on hylätty tietyn jäsenvaltion aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin pohjautuvassa väitemenettelyssä, muuntamista ei voi tapahtua kyseisen jäsenvaltion osalta. Jos puolestaan väite perustuu useisiin aiempiin oikeuksiin eri jäsenvaltioissa mutta lopullisessa päätöksessä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus taikka EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti hylätään vain jonkin yhden aiemman oikeuden nojalla, muuntamista voidaan yhä pyytää muihin asianomaisiin jäsenvaltioihin. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian ja Ranskan kansalliseen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 7

8 oikeuteen perustuvassa väitemenettelyssä kyseinen väite hyväksytään vain Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen oikeuden nojalla eikä muita aiempia oikeuksia tutkita, muuntamista ei tällöin tapahdu Yhdistyneen kuningaskunnan osalta mutta voi tapahtua Italian ja Ranskan osalta (ja kaikkien muiden jäsenvaltioiden osalta) (ks. tuomio T-342/02, MGM, ja tuomio T-194/05, Teletech ). Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 123 säännön 2 kohdan mukaisesti EU:n nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin soveltuvin osin sovellettavan täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 4 kohdan mukaisesti tapauksissa, joissa yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty suhteellisilla perusteilla tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on mitätöity aiemman yhteisön tavaramerkin nojalla, seurauksena on muuntamisen estyminen koko unionin alueella, vaikka sekaannusvaara olisi olemassa ainoastaan jossain unionin osassa. Tämä pätee myös tapauksiin, joissa kyseiselle yhteisön tavaramerkille on vaadittu aiemmuus tavaramerkkiasetuksen 34 tai 35 artiklan mukaisesti. 4.3 Peruuttaminen/luopuminen päätöksen jälkeen Mikäli missä tahansa edellä mainituista tapauksista hakija peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa, tai yhteisön tavaramerkin haltija luopuu tavaramerkistään, tai kansainvälisen rekisteröinnin haltija luopuu EU:n nimeämisestä ennen lopullista päätöstä (eli valitusajan kuluessa) ja pyytää tämän jälkeen merkin muuntamista kansallisiksi tavaramerkeiksi joissain tai kaikissa niissä jäsenvaltioissa, jotka kuuluvat jonkin hylkäys-, menettämis- tai mitättömyysperusteen soveltamisalaan, tämä pyyntö hylätään kyseisten jäsenvaltioiden osalta. Jos hakija/omistaja/haltija tekee valituksen ja sitten peruuttaa hylätyn hakemuksen tai luopuu mitätöidystä/menetetystä yhteisön tavaramerkistä/nimeämisestä ja pyytää tämän jälkeen muuntamista, tämä peruuttamis-/luopumisilmoitus toimitetaan toimivaltaiselle lautakunnalle, joka saattaa lykätä ilmoituksen käsittelyä siihen asti, kunnes valitusmenettelyn tulos on selvillä (ks. tuomio C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, 43 kohta, päätös R 0463/2009-4, MAGENTA, kohta, ja päätös R 2264/2012-2, SHAKEY'S ). Vasta, kun peruuttamis- /luopumisilmoitus on käsitelty, muuntamista koskeva pyyntö joko toimitetaan eteenpäin ja voidaan näin hyväksyä kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joiden osalta muuntamista on haettu, tai se hylätään asian ratkaisusta riippuen. (Ks. myös ohjeiden osa D, Menettäminen ja mitätöinti, ja ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 1, Rekisteröinnin muutokset.) 4.4 Toimivalta päättää muuntamisen estämisperusteista Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 1 ja 3 kohta Virasto päättää, täyttääkö muuntamista koskeva pyyntö asianomaisissa asetuksissa ja muuntamista koskevaan pyyntöön johtaneissa lopullisissa päätöksissä (niiden päätösosassa ja perusteluissa) vahvistetut edellytykset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 8

9 Jos jokin muuntamisen estämisperusteista on olemassa, virasto kieltäytyy toimittamasta muuntamista koskevaa pyyntöä eteenpäin asianomaiseen kansalliseen virastoon (tai jälkikäteisvalintaan perustuvan muuntamisen tapauksessa kieltäytyy toimittamasta muuntamista koskevaa pyyntöä WIPOon niiden jäsenvaltioiden myöhempänä nimeämisenä, joiden osalta muuntaminen on tässä tapauksessa estynyt). Tästä päätöksestä voidaan valittaa. 5 Muuntamista koskevan pyynnön muotovaatimukset 5.1 Määräaika Muuntamista koskevan pyynnön esittämiseen sovelletaan yleistä kolmen kuukauden määräaikaa. Määräajan alkamisajankohta riippuu muuntamisen perusteesta. Määräaikaa ei voida pidentää. Myöskään menettelyn jatkamista ei voida tavaramerkkiasetuksen 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyytää tämän määräajan osalta. Menetetyn määräajan palauttaminen on kuitenkin periaatteessa mahdollinen Määräajan alkaminen viraston tiedoksiannosta Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 4 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 70 säännön 4 kohta Silloin, kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, virasto antaa hakijalle tai haltijalle tiedon siitä, että muuntamista koskeva pyyntö voidaan jättää kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa koskeva tiedoksianto sisällytetään oikeuksien menettämisestä annettavaan ilmoitukseen Määräajan alkaminen muissa tapauksissa Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 5 ja 6 kohta Kaikissa muissa tapauksissa kolmen kuukauden määräaika muuntamisen pyytämiselle alkaa automaattisesti, nimittäin: kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu, määräaika alkaa päivänä, jona peruutus on saapunut virastoon; kun yhteisön tavaramerkistä on luovuttu, määräaika alkaa päivänä, jona luopuminen on merkitty yhteisön tavaramerkkirekisteriin (eli päivänä, jona luopuminen tulee tavaramerkkiasetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimaan); kun kansainvälisen rekisteröinnin suojaa on rajoitettu taikka siitä on luovuttu Euroopan unionin osalta, määräaika alkaa päivänä, jona WIPO on merkinnyt Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 9

10 tämän tapahtuman rekisteriin, yhteisten määräysten 27 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti; kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä ei ole uudistettu, määräaika alkaa päivänä, joka seuraa sen tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohdassa asetetun määräajan viimeistä päivää, jonka kuluessa uudistamishakemus voidaan esittää, eli kuusi kuukautta sen kuukauden viimeisen päivän jälkeen, jonka aikana suojaaika on umpeutunut; kun kansainvälistä rekisteröintiä ei ole uudistettu Euroopan unionin osalta, määräaika alkaa päivänä, joka seuraa viimeistä päivää, jona rekisteröinnin uudistaminen on Madridin pöytäkirjan 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti vielä WIPOssa mahdollinen; kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tai EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti on hylätty, määräaika alkaa päivänä, jona päätöksestä tulee lopullinen; kun yhteisön tavaramerkki tai EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti on julistettu mitättömäksi tai menetetyksi, määräaika alkaa sinä päivänä, jona viraston päätöksestä tai yhteisön tavaramerkkituomioistuimen tuomiosta tulee lopullinen. Viraston päätöksestä tulee lopullinen: kun valitusta ei ole tehty ja kahden kuukauden valitusaika on päättynyt; sen jälkeen, kun valituslautakunnat ovat tehneet päätöksensä, ja yleiseen tuomioistuimeen valittamiselle asetettu määräaika on päättynyt taikka tarvittaessa unionin tuomioistuimen lopullisen päätöksen jälkeen. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimen päätöksestä tulee lopullinen: kun valitusta ei ole tehty ja kansallisen lainsäädännön mukainen valitusaika on päättynyt; muussa tapauksessa sen jälkeen, kun yhteisön tavaramerkkituomioistuin on viimeisenä (toisena tai kolmantena) oikeusasteena tehnyt lopullisen päätöksensä. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkki on hylätty viraston ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla tekemällä päätöksellä, josta on annettu tieto , päätöksestä tulee lopullinen Kolmen kuukauden määräaika muuntamista koskevan pyynnön esittämiselle päättyy Muuntamista koskeva pyyntö Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 83 säännön 2 kohta Muuntamista koskeva pyyntö tulee esittää virastolle. Muuntamishakemus (Application for Conversion) -lomake on saatavissa viraston verkkosivustolta. Tämän lomakkeen käyttö on suositeltavaa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 10

11 EY:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemus (Application for Conversion of an IR designating the EC) -lomake on saatavissa viraston verkkosivustolta. Tätä lomaketta voidaan käyttää myös jälkikäteiseen valintaan. Lisäksi on mahdollista käyttää WIPOn lomaketta MM16; virasto lähettää kuitenkin muuntamista koskevat tiedot varsinaisen lomakkeen sijasta WIPOon elektronisessa muodossa. Kun hakija käyttää viraston käyttöön tarjoamia lomakkeita, virasto voi poimia muunnettavaa yhteisön tavaramerkkiä koskevat tarvittavat tiedot ja hakijaa sekä hakijan edustajaa koskevat tiedot omasta tietokannastaan ja välittää tiedot muuntamislomakkeen kanssa asianomaisiin virastoihin. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 44 säännön 1 ja 2 kohta Hakijat tai niiden edustajat voivat käyttää myös lomakkeita, jotka vastaavat rakenteeltaan viraston käyttöön tarjoamia lomakkeita, edellyttäen, että ne sisältävät seuraavat perustiedot: muuntamisen hakijan, eli yhteisön tavaramerkin hakijan tai haltijan tai kansainvälisen rekisteröinnin haltijan, nimi ja osoite; mahdollisen hakijan edustajan nimi; yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakemusnumero tai yhteisön tavaramerkin tai kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintinumero; yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivä taikka EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivä tai myöhempi nimeämispäivä; mahdollista etuoikeus- tai aiemmuusvaatimusta koskevat tiedot; jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joiden osalta muuntamista pyydetään; kun on kyse kansainvälisestä rekisteröinnistä, on niin ikään ilmoitettava siitä, pyydetäänkö muuntamista kyseisen jäsenvaltion kansalliseksi hakemukseksi vai tämän jäsenvaltion nimeämiseksi Madridin sopimuksen tai pöytäkirjan nojalla. Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin tapauksessa muuntamista voidaan pyytää näihin kolmeen maahan ainoastaan yhdessä eikä erikseen; viraston käyttöön tarjoamalla muuntamislomakkeella on mahdollista nimetä Belgia, Alankomaat ja Luxemburg vain yhdessä; mikäli hakija kuitenkin merkitsee vain jonkin näistä kolmesta maasta, virasto tulkitsee tämän Belgiaa, Alankomaita ja Luxemburgia koskevaksi muuntamispyynnöksi ja toimittaa pyynnön Beneluxtavaramerkkivirastoon; peruste, jonka nojalla muuntamista pyydetään: kun muuntamista pyydetään hakemuksen peruuttamisen jälkeen, on ilmoitettava peruuttamispäivä; kun muuntamista pyydetään rekisteröinnin uudistamatta jättämisen jälkeen, on ilmoitettava suojan päättymispäivä; kun muuntamista pyydetään yhteisön tavaramerkistä luopumisen jälkeen, on ilmoitettava päivä, jona luopuminen on merkitty rekisteriin; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 11

12 kun muuntamista pyydetään osittaisen luopumisen jälkeen, on ilmoitettava ne tavarat/palvelut, joita yhteisön tavaramerkki ei enää suojaa, ja päivä, jona osittainen luopuminen on merkitty rekisteriin; kun muuntamista pyydetään rajoittamisen jälkeen, on ilmoitettava ne tavarat/palvelut, joita yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa ei enää suojata, ja rajoittamispäivä; kun muuntamista pyydetään siksi, että tavaramerkin vaikutus lakkaa yhteisön tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen päätöksellä, on ilmoitettava päivä, jona päätöksestä tuli lopullinen, ja lisäksi toimitettava päätöksestä jäljennös, joka voi olla sillä kielellä, jolla päätös tehtiin; kun muuntamista pyydetään siksi, että virasto on lopullisesti hylännyt EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin, on ilmoitettava päätöksen tekopäivä; kun muuntamista pyydetään siksi, että virasto tai yhteisön tavaramerkkituomioistuin on mitätöinyt EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset, on ilmoitettava viraston päätöksen tekopäivä tai päivä, jona yhteisön tavaramerkkituomioistuimen tuomiosta tuli lopullinen, ja liitettävä oheen jäljennös tuomiosta; kun muuntamista pyydetään siksi, että EU:n nimeämisestä on luovuttu tai EU:n nimeäminen on peruutettu WIPO:ssa, on ilmoitettava päivä, jona WIPO on merkinnyt tämän tapahtuman rekisteriin; kun muuntamista pyydetään siksi, että EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä ei ole uudistettu, ja edellyttäen, että uudistamiselle asetettu lisäaika on umpeutunut, on ilmoitettava suojan päättymispäivä. Muuntamista koskevaan pyyntöön voidaan sisällyttää: ilmoitus siitä, että pyyntö liittyy ainoastaan johonkin osaan niistä tavaroista tai palveluista, joita varten hakemus on jätetty tai rekisteröity, ja tällöin on ilmoitettava ne tavarat ja palvelut, joille muuntamista pyydetään; ilmoitus siitä, että muuntamista pyydetään eri tavaroille ja palveluille eri jäsenvaltioissa, ja tällöin on ilmoitettava asianomaiset tavarat ja palvelut kunkin jäsenvaltion osalta. Muuntamista koskevassa pyynnössä voidaan myös nimetä hakijalle edustaja, joka hoitaa asiaa asianomaisessa kansallisessa virastossa, valitsemalla tarvittavat ruudut muuntamislomakkeen liitteessä. Ilmoitus edustajasta on vapaaehtoinen, eikä sillä ole vaikutusta muuntamista koskevan menettelyn kulkuun virastossa, mutta siitä on hyötyä kansallisissa virastoissa, jotka voivat heti muuntamista koskevan pyynnön saatuaan olla yhteydessä edustajaan, jolla on oikeus toimia kyseisessä kansallisessa virastossa (ks. jäljempänä luku 6). 5.3 Kieli Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a kohta ja 126 sääntö Kun muuntamista koskeva pyyntö esitetään yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta, pyyntö tulee esittää joko sillä kielellä, jolla yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus esitettiin, tai hakemuksessa ilmoitetulla toisella kielellä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 12

13 Kun muuntamista koskeva pyyntö esitetään EU:n nimeävästä kansainvälisestä rekisteröinnistä ennen, kuin ilmoitus suojan myöntämisestä on annettu täytäntöönpanoasetuksen 116 säännön mukaisesti, pyyntö on esitettävä joko sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus esitettiin WIPOlle, tai hakemuksessa ilmoitetulla toisella kielellä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön b kohta ja 126 sääntö Kun pyyntö esitetään yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin osalta, pyyntö voidaan esittää millä tahansa viraston viidestä kielestä. Kun muuntamista koskeva pyyntö esitetään EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin osalta sen jälkeen, kun ilmoitus suojan myöntämisestä on annettu, pyyntö voidaan esittää millä tahansa viraston viidestä kielestä. Kun muuntamista koskeva pyyntö esitetään täytäntöönpanoasetuksen 83 säännön mukaan viraston käyttöön tarjoamalla lomakkeella, lomaketta on kuitenkin mahdollista käyttää millä tahansa Euroopan yhteisön virallisella kielellä edellyttäen, että lomakkeen tekstikohdat täytetään jollakin yhdellä virastossa käytössä olevalla kielellä. Tämä koskee erityisesti tavaroiden ja palvelujen luetteloa osittaista muuntamista koskevan pyynnön tapauksessa. 5.4 Maksu Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 2 kohta maksuja koskevan asetuksen 2 artiklan 20 kohta ja 8 artiklan 3 kohta Muuntamista koskevasta pyynnöstä on suoritettava 200 euron suuruinen maksu, myös silloin, kun on kyse EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta. Muuntamista koskeva pyyntö katsotaan esitetyksi vasta, kun muuntamismaksu on suoritettu. Tämä merkitsee sitä, että muuntamismaksu on maksettava edellä mainitun kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Määräajan umpeutumisen jälkeen suoritettu maksu katsotaan suoritetuksi määräajan kuluessa, jos asianomainen henkilö toimittaa todisteet siitä, että jossakin jäsenvaltiossa ja kyseisen kolmen kuukauden määräajan kuluessa maksu on joko suoritettu pankkiin tai pankkisiirto on tehty, ja mikäli maksun kanssa on suoritettu lisämaksu, joka on kymmenen prosenttia maksettavan summan kokonaismäärästä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen). 6 Viraston suorittama tutkinta 6.1 Menettelyn vaiheet ja toimivalta Virasto käsittelee muuntamista koskevat pyynnöt seuraavasti: Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 2 ja 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen sääntö Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 13

14 virasto tutkii pyynnöt, virasto julkaisee pyynnöt ja virasto välittää pyynnöt asianomaisiin virastoihin. 6.2 Tutkinta Muuntamista koskevien pyyntöjen tutkinnassa virasto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: maksut määräaika kieli muotovaatimukset perusteet edustaminen osittainen muuntaminen Maksut Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 2 kohta ja 122 säännön 3 kohta Virasto tutkii, onko muuntamismaksu suoritettu sovellettavan määräajan kuluessa. Mikäli muuntamismaksua ei ole suoritettu sovellettavan määräajan kuluessa, virasto ilmoittaa hakijalle, että muuntamishakemusta ei katsota esitetyksi. Myöhässä suoritetut maksut palautetaan hakijalle Määräaika Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 1 kohta ja 122 säännön 3 kohta Virasto tutkii, onko muuntamista koskeva pyyntö esitetty kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Virasto hylkää muuntamista koskevan pyynnön, jos pyyntöä ei ole esitetty asianmukaisen kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Myöhässä suoritettuja maksuja ei palauteta hakijalle. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 14

15 6.2.3 Kieli Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a kohta ja 126 sääntö Virasto tutkii, onko muuntamista koskeva pyyntö esitetty asianmukaisella kielellä. Mikäli pyyntö on esitetty kielellä, joka ei ole yksi muuntamismenettelyssä hyväksyttävistä kielistä (ks. edellä oleva kohta 5.3), virasto lähettää hakijalle puutetta koskevan ilmoituksen ja antaa määräajan, jonka kuluessa hakijan on mahdollista muuttaa muuntamishakemustaan. Jos hakija ei vastaa, pyyntöä ei käsitellä ja sitä ei katsota esitetyksi. Suoritettuja maksuja ei palauteta hakijalle Muotovaatimukset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 44 säännön 1 kohdan b, d ja e alakohta Virasto tutkii, täyttääkö pyyntö täytäntöönpanoasetuksen muotovaatimukset (ks. edellä oleva luku 5). Jos muuntamisen hakija ei ole käyttänyt viraston muuntamislomaketta ja jos puutteet johtuvat siitä, että hakija ei ole ilmoittanut täytäntöönpanoasetuksen 44 säännön 1 kohdan b, d tai e alakohdassa tarkoitettuja tietoja, hakijaa joko pyydetään toimittamaan puuttuvat tiedot tai, jos ne voidaan vaivattomasti selvittää viraston käytössä olevista tiedoista, hakijan katsotaan luovuttaneen virastolle oikeuden poimia tarvittavat tiedot viraston tietokannasta ja toimittaa ne asianomaisille virastoille Perusteet Virasto tutkii: onko jokin edellä olevassa luvussa 2 mainittu muuntamisen peruste olemassa; onko jokin edellä olevassa luvussa 4 mainittu muuntamisen estämisperuste olemassa; Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 123 säännön 2 kohta kun on kyse jälkikäteiseen valintaan (opting-back) perustuvasta muuntamisesta, onko kansainvälisen rekisteröinnin ajankohtana ollut mahdollista nimetä asianomainen jäsenvaltio kansainväliseen hakemukseen; kun on kyse osittaisesta muuntamisesta, sisältyivätkö muunnettavat tavarat ja palvelut tosiasiassa yhteisön tavaramerkin tai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin tavaroihin ja palveluihin niiden raukeamisen tai vaikutuksen lakkaamisen hetkellä vai ylittävätkö ne näissä rekisteröinneissä tavaroille ja palveluille asetetut rajat (ks. jäljempänä kohta 6.3); Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 15

16 kun on kyse osittaisesta muuntamisesta, jossa osa yhteisön tavaramerkistä tai EU:n nimeävästä kansainvälisestä rekisteröinnistä on edelleen voimassa, menevätkö muunnettavat tavarat ja palvelut päällekkäin niiden tavaroiden ja palvelujen kanssa, joiden osalta tavaramerkki on yhä edelleen voimassa (ks. jäljempänä kohta 6.3). Näiden kahden viimeisen tutkimisvaiheen tarkoituksena on välttyä siltä, että muuntaminen kohdistuu tavaroihin ja palveluihin, joiden määrä ja laajuus ylittävät hylättyjen tai peruutettujen tavaroiden ja palvelujen puitteet. Siinä tapauksessa, että muuntamista koskeva pyyntö ei sisällä joitain muita edellä olevissa kohdissa 4 ja 5.2 tarkoitettuja pakollisia tietoja ja ilmoituksia, virasto lähettää hakijalle puutetta koskevan ilmoituksen ja antaa määräajan, jonka kuluessa hakijan on mahdollista muuttaa muuntamishakemustaan. Jos hakija ei vastaa, pyyntöä ei käsitellä ja sitä ei katsota esitetyksi. Suoritettuja maksuja ei palauteta hakijalle Edustaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 76 säännön 1-4 kohta Tässä sovelletaan edustamista koskevia yleisiä sääntöjä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus). Muuntamista pyytävä henkilö voi nimetä uuden tai ylimääräisen edustajan (asianajajan tai SMHV:ssa toimivan hyväksytyn edustajan) muuntamista koskevaa menettelyä varten. Edustajan oikeus toimia hakijan tai haltijan puolesta koskee ainoastaan virastossa suoritettavia toimia. Asianomaisen kansallisen lainsäädännön perusteella määräytyy se, voiko viraston menettelyjä varten nimetty edustaja toimia myös kansallisessa virastossa kansallista hakemusta jätettäessä ja, jos voi, tuleeko tätä tarkoitusta varten esittää uusi valtuutus. Jälkikäteiseen valintaan perustuvan muuntamisen tapauksessa SMHV:n edustajaksi nimetyn henkilön nimi välitetään myös WIPOon Osittainen muuntaminen Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 44 säännön 1 kohdan e alakohta Kun muuntamista pyydetään ainoastaan joidenkin tavaroiden ja palvelujen osalta tai eri tavaroiden ja palvelujen osalta eri jäsenvaltioissa ( osittainen muuntaminen ), virasto tutkii, sisältyvätkö kyseiset tavarat ja palvelut, joille muuntamista pyydetään, niihin tavaroihin ja palveluihin, joihin muuntamisen perustetta sovelletaan. Tässä arvioinnissa sovelletaan samoja kriteereitä kuin muissa vastaavissa menettelyllisissä tilanteissa, kuten hakemuksen rajoittamisessa tai osittaisessa hylkäämisessä väitemenettelyssä. Siinä tapauksessa, että hakemus on osittain hylätty tai rekisteröinti on osittain julistettu mitätöidyksi tai menetetyksi, muuntamista voidaan pyytää vain niille tavaroille tai palveluille, joiden osalta hakemus hylättiin taikka rekisteröinti mitätöitiin tai menetettiin, eikä niille tavaroille tai palveluille, joiden osalta hakemus tai rekisteröinti on yhä voimassa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 16

17 Siinä tapauksessa, että hakemusta on rajoitettu tai rekisteröinnistä on osittain luovuttu, muuntamista voidaan pyytää vain rajoituksen/osittaisen luopumisen kohteina olleille tavaroille tai palveluille eikä niille tavaroille tai palveluille, joiden osalta hakemus tai rekisteröinti on yhä voimassa. Edellä olevassa kohdassa 4.3 on tarpeellisia lisätietoja sen tapauksen osalta, että tällainen rajoittaminen/osittainen luopuminen tapahtuu päätöksen jälkeen. Hakijan on ilmoitettava edellä mainituissa tapauksissa ne tavarat ja palvelut, joiden osalta muuntamista pyydetään. Rajoitusten ilmaiseminen kiellon kautta, kuten käyttämällä sellaisia ilmaisuja kuin juomat paitsi..., on sallittua samaan tapaan kuin silloin, kun esitetään yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tai rajoitetaan sitä, tai silloin, kun luovutaan osittain yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 3, Luokitus). 6.3 Pyynnön julkaiseminen ja merkitseminen rekisteriin Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan p alakohta Kun virasto hyväksyy muuntamista koskevan pyynnön ja pyyntö katsotaan esitetyksi, koska vaadittu maksu on suoritettu, virasto tekee muuntamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta yhteisön tavaramerkkirekisteriin merkinnän edellyttäen, että muuntamispyyntö koskee julkaistua yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta tai rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä. Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 46 säännön 1 kohta Tutkittuaan muuntamista koskevan pyynnön ja todettuaan pyynnön täyttävän sille asetetut vaatimukset virasto rekisteröi pyynnön ja julkaisee sen Yhteisön tavaramerkkilehden osassa E.1 silloin, kun kyse on yhteisön tavaramerkeistä, ja osassa E.3 silloin, kun kyse on puolestaan Euroopan yhteisön nimeävistä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Pyyntöä ei kuitenkaan julkaista siinä tapauksessa, että pyyntö muuntamisesta esitetään ennen, kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on julkaistu tavaramerkkiasetuksen 39 artiklan mukaisesti. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 46 sääntö Muuntamista koskeva pyyntö julkaistaan vasta sen jälkeen, kun virasto on saanut pyyntöä koskevan tutkimisen päätökseen sekä todennut pyynnön täyttävän sille asetetut vaatimukset. Pyyntö ei täytä vaatimuksia, jos maksua ei ole suoritettu. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 46 säännön 2 kohta Muuntamishakemuksen julkaisuun on sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen 46 säännön 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja, jollei tämä hakemus koske EY:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä, viittaus aikaisempaan julkaisemiseen Yhteisön tavaramerkkilehdessä ja muuntamishakemuksen päivämäärä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 17

18 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 46 säännön 2 kohta ja sääntö Luetteloita tavaroista ja palveluista, joiden osalta muuntamista pyydetään, ei julkaista silloin, kun muuntaminen koskee EY:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä. 6.4 Pyynnön välittäminen asianomaisiin virastoihin Tavaramerkkiasetuksen 113 artiklan 3 kohta ja 114 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 47 sääntö Kun virasto on saanut muuntamista koskevan pyynnön tutkimisen päätökseen ja todennut pyynnön täyttävän sille asetetut vaatimukset, virasto välittää pyynnön viipymättä asianomaisiin virastoihin. Pyyntö välitetään riippumatta siitä, ovatko vaadittavat julkaisemiset jo tapahtuneet. Virasto lähettää muuntamista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen sekä antaa tietokannastaan saataville otteen, joka sisältää täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 2 kohdassa tarkoitetut tiedot muunnetusta yhteisön tavaramerkistä tai kansainvälisestä rekisteröinnistä. Jokainen teollisoikeuksien keskusvirasto, johon muuntamista koskeva pyyntö välitetään, voi saada virastolta mitä tahansa pyyntöä koskevia lisätietoja, jotta sen on mahdollista tehdä päätös muuntamismenettelyn tuloksena syntyvästä kansallisesta tavaramerkistä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 47 sääntö Samalla virasto antaa muuntamisen hakijalle tiedon siitä, minä päivänä pyyntö on välitetty kansallisiin virastoihin. Kun kyse on jälkikäteiseen valintaan perustuvasta muuntamisesta, WIPO käsittelee pyynnön myöhempänä nimeämisenä yhteisten määräysten 24 säännön 6 7 kohdan mukaisesti. Jos asianomainen virasto on kansallinen virasto, muuntamisen tuloksena on kansallinen hakemus tai rekisteröinti. Tavaramerkkiasetuksen 114 artiklan 3 kohta Asianomaisissa jäsenvaltioissa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön nojalla voidaan edellyttää, että muuntamista koskeva pyyntö täyttää jonkin taikka kaikki seuraavista vaatimuksista: kansallisen hakemusmaksun suorittaminen; käännöksen esittäminen pyynnöstä ja sen liiteasiakirjoista jollakin jäsenvaltion virallisella kielellä; erityisesti silloin, kun muuntamishakemus esitetään ennen yhteisön tavaramerkin julkaisemista, kansallinen virasto edellyttää tavallisesti käännöstä tavaroiden ja palvelujen luettelosta; asianomaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan prosessiosoitteen ilmoittaminen; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 18

19 tavaramerkin esityksen toimittaminen niin monena kappaleena kuin asianomainen jäsenvaltio edellyttää. Kansallisia sääntöjä kotimaisen edustajan nimeämisestä sovelletaan edelleen. Silloin, kun hakija käyttää mahdollisuutta ilmoittaa muuntamislomakkeessa edustaja tietyssä kansallisessa virastossa tapahtuvaa menettelyä varten, kansallisen viraston on mahdollista olla suoraan yhteydessä kyseiseen edustajaan, eikä näin ollen ole tarpeen antaa mitään erillistä ilmoitusta kotimaisen edustajan nimeämisestä. Tavaramerkkiasetuksen 114 artiklan 2 kohta Kansallisessa lainsäädännössä ei välttämättä aseteta muuntamista koskevalle pyynnölle tavaramerkkiasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa asetetuista vaatimuksista poikkeavia tai ylimääräisiä muotovaatimuksia. 7 Muuntamisen vaikutukset Tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 3 kohta Kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa tulee muuntamisesta johtuvaan kansalliseen tavaramerkkihakemukseen soveltaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämispäivää tai, jos sellainen on, hakemuksen etuoikeuspäivää ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen taikka rekisteröinnin osalta tavaramerkkiasetuksen 34 tai 35 artiklan mukaisesti asianmukaisesti vaadittua asianomaisessa valtiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröidyn aiemman tavaramerkin aiemmuutta. Yhteisön tavaramerkkien muuntamisesta kansallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi uusissa jäsenvaltioissa ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 9, Laajentuminen. Kun on kyse jälkikäteiseen valintaan perustuvasta muuntamisesta, yhteisten määräysten 24 säännön 6 kohdan e alakohdan ja 7 kohdan mukaisesta jäsenvaltion myöhemmästä nimeämisestä johtuvaan kansainväliseen hakemukseen sovelletaan EY:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäistä voimaantulopäivää eli joko kansainvälisen rekisteröinnin varsinaista voimaantulopäivää (mukaan lukien tarvittaessa rekisteröinnin etuoikeuspäivää) tai EY:n myöhemmän nimeämisen päivämäärää. Muunnettujen yhteisön tavaramerkkien tutkimisen etenemiselle kansallisissa virastoissa ei kuitenkaan ole olemassa yhdenmukaistettua menettelyä. Kuten johdannossa mainittiin, muuntamismenettely koostuu kaksiportaisesta järjestelmästä, jonka toinen porras eli varsinainen muuntamismenettely on kansallisten tavaramerkkija patenttivirastojen vastuulla. Kansallisen lainsäädännön mukaan tällainen muunnettu tavaramerkki joko rekisteröidään välittömästi tai otetaan kansalliseen tutkimis-, rekisteröinti- ja väitemenettelyyn minkä tahansa muun kansallisen tavaramerkkihakemuksen tavoin. Aikaisemman yhteisön tavaramerkin taikka yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntamisesta johtuvien kansallisten hakemusten katsotaan syntyvän heti, kun vaatimukset täyttävä muuntamispyyntö esitetään. Näin ollen tällaisia oikeuksia pidetään väitemenettelyissä asianmukaisesti yksilöityinä käsiteltäväksi ottamisen kannalta täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan mukaisesti, jos väitteen tekijä ilmoittaa muunnettavan yhteisön tavaramerkin tai yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 19

20 tavaramerkkiä koskevan hakemuksen numeron ja maat, joiden osalta muuntamista on pyydetty. Mikäli suhteellisiin perusteisiin pohjautuvan väite- tai mitättömyysmenettelyn aikana väitteen perustana oleva yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus (tai yhteisön tavaramerkki) lakkaa olemasta (taikka tavaroiden ja palvelujen luetteloa rajoitetaan), väite- tai mitättömyysmenettely voi edelleen jatkua, jos samaan aikaan esitetään muuntamista koskeva pyyntö. Tämä johtuu siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (tai yhteisön tavaramerkin) muuntamisesta johtuvat kansalliset tavaramerkkien rekisteröinnit voivat muodostaa perustan väite- tai mitättömyysmenettelylle, joka alkujaan on perustunut kyseiseen yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen tai rekisteröintiin (ks. suuren valituslautakunnan päätös R 1313/2006-G) (ks. myös ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 1, Menettelyjä koskevat asiat). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet sivu 20