OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT PIIRTEET Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Yleiset huomiot Hallitsevuuden arviointi... 3 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2

3 1 Yleiset huomiot Sekaannusvaara (mielleyhtymän vaara mukaan luettuna) syntyy, jos on olemassa riski siitä, että yleisö uskoo kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin yhdeltä yritykseltä tai tapauksesta riippuen taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevilta yrityksiltä. Sekaannusvaaran olemassaolo ratkaistaan kokonaisarvioinnissa, joka koskee useita toisistaan riippuvaisia seikkoja, kuten i) tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, ii) käytettyjen merkkien samankaltaisuus, iii) ristiriidassa olevien merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osatekijät, iv) aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja v) kohderyhmä. Sekaannusvaaran arvioinnissa on ensiksi tutkittava edellä mainittuja viittä seikkaa. Sen jälkeen määritetään kyseisten seikkojen merkittävyys asian kannalta. Tässä luvussa selitetään, miten voidaan arvioida, sisältävätkö keskenään ristiriidassa olevat merkit hallitsevia osatekijöitä. 2 Hallitsevuuden arviointi Viraston käytännön mukaan osatekijän hallitsevuuden käsite rajoittuu merkin osien ulkoasuun eli visuaalisesti merkittäviin osiin. Jotta voitaisiin määrittää, sisältääkö merkki hallitsevan osatekijän, merkissä on oltava vähintään kaksi tunnistettavaa elementtiä 1. Siksi on ensin määritettävä merkin osat. Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä unionin tuomioistuin ) ei ole määrittänyt, mitkä elementit katsotaan merkin osatekijöiksi, mutta se on antanut joitakin viitteitä asiasta. Visuaalisia elementtejä, kuten yhdysviivoja, erikokoisia ja/tai erityyppisiä kirjasinlajeja ja eri värejä voidaan pitää merkin osatekijöinä 2. Ratkaisun kannalta tärkeää on se, miten kohderyhmä tulkitsee merkkiä, eikä se, voidaanko merkki jaotella visuaalisiin osiin. Seuraavaksi on määritettävä, mikä merkin osatekijöistä on hallitsevassa asemassa. Tuomioistuin on todennut seuraavasti: Mitä sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa. (Ks. tuomio , T-6/01, MATRATZEN, 35 kohta, vahvistettu asiassa C-3/03 P annetulla määräyksellä.) Vaikka unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan muutkin kuin visuaaliset seikat (kuten yhdestä sanasta muodostuvan merkin osan mahdollinen 1 Tässä asiakirjassa sanoja osatekijä ja elementti käytetään toistensa synonyymeinä. 2 Esimerkkejä aiheesta on ohjeiden osan C, Väite, jakson 2, Samuus ja sekaannusvaara, luvussa 3, Merkkien vertailu. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3

4 semanttinen merkitys) on myös mahdollisesti otettava huomioon merkin hallitsevaa osatekijää määritettäessä, viraston käytännön mukaan osatekijän hallitsevuuden käsite rajoittuu merkin osatekijöiden visuaaliseen vaikutukseen, eli käsitettä käytetään tarkoittamaan pelkästään visuaalisesti merkittäviä osatekijöitä, ja mahdolliset muut seikat otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa. Viraston käytäntönä on siten määrittää merkin osatekijän hallitsevuus tutkimalla osatekijän sijaintia, kokoa, mittasuhteita ja/tai väritystä siltä osin kuin ne vaikuttavat osatekijän ulkoasuun. Tuomioistuin on todennut myös seuraavasti: [ ] tavaramerkin osatekijän heikko erottamiskyky ei välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin. (Ks. tuomio , T-153/03, Mustavalkoisen lehmännahkan esitys, 32 kohta.) Näin ollen sillä, että merkin osatekijän saatetaan katsoa olevan erottamiskykyinen tai erottamiskyvytön (tai osatekijän erottamiskyvyn katsotaan olevan heikko), ei ole merkitystä hallitsevuuden arvioinnissa. Yleisesti ottaen ainakin seuraavat seikat on otettava huomioon: Hallitsevuuden arviointi on suoritettava kummankin vertailtavan merkin osalta. Jotta voitaisiin katsoa, että merkki sisältää hallitsevan osatekijän, merkissä on oltava vähintään kaksi tunnistettavaa elementtiä. Sanamerkit eivät sisällä hallitsevaa elementtiä, sillä ne rekisteröidään oletusarvoisesti tavanomaista kirjasinlajia käyttäen. Sanojen pituutta tai kirjainten määrää ei oteta huomioon hallitsevuuden arvioinnissa vaan merkin kokonaisarvioinnin yhteydessä 3. Kuvalliset osatekijät voivat olla hallitsevassa asemassa merkeissä, jotka sisältävät myös sanallisia osatekijöitä. Se, onko osatekijä visuaalisesti merkittävä, voidaan määrittää vertailemalla merkkien ulkoasua. Jos osatekijä katsotaan visuaalisesti merkittäväksi, kyseinen seikka on otettava huomioon myös osatekijän hallitsevuuden arvioinnissa. Mikäli on vaikea ratkaista, kumpi kahdesta (tai mikä useammasta) osatekijästä on hallitsevassa asemassa, tämä voi tarkoittaa sitä, että merkissä ei ole hallitsevaa osatekijää lainkaan. Se, että hallitseva osatekijä voidaan määrittää, merkitsee, että yksi osatekijä on visuaalisesti merkittävämpi merkin muihin osatekijöihin verrattuna. Jos tätä on vaikea arvioida, on mahdollista, että merkissä ei ole hallitsevaa osatekijää lainkaan. 3 Ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 8, Kokonaisarviointi, kohta 6.1, Lyhyet merkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4

5 Esimerkkejä: Merkki Hallitseva osatekijä ja perustelut Asia RPT: aikaisempien merkkien hallitseva osatekijä on lyhenne RPT, jonka hallitseva elementti on p-kirjain (33 kohta) T-168/07 (by missako) Free: sana free hallitsee merkin ulkoasua, koska se on kooltaan huomattavasti suurempi kuin muut osatekijät ja koska se on huomattavasti helpompi muistaa ja lausua kuin merkkiin sisältyvä iskulause (39 kohta) Xtreme: Haetun merkin ulkoasun osalta on todettava, että sana XTREME on hallitsevassa asemassa. Kirjasimen koko on suurempi kuin muissa sanallisissa osatekijöissä ja sana on korostettu valkoisella reunaviivalla [ ]. Muut sanalliset osatekijät RIGHT GUARD ja SPORT on kirjoitettu huomattavasti pienemmällä kirjasimella, ja lisäksi ne on sijoitettu merkin oikeaan reunaan kulmien lähelle (55 kohta) GREEN by missako: On huomattava ensinnäkin, että aurinkoa kuvaava kuvio on keskeisessä asemassa haetussa merkissä, sillä se on sijoitettu merkin keskelle ja kattaa lähes kaksi kolmasosaa koko merkistä. Sanallinen osatekijä green on myös keskeisessä asemassa merkissä, sillä se on kirjoitettu suurikokoisin, tyylitellyin mustin isoin kirjaimin ja kattaa lähes kolmasosan koko merkistä. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, kyseiset kaksi osatekijää näin ollen kattavat suurimman osan haetusta merkistä ja muodostavat näin ollen silmiinpistävän osuuden koko merkin yleisvaikutelman osalta [ ]. Lopuksi sanallisen osatekijän 'by missako' osalta valituslautakunta asianmukaisesti katsoi riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että kyseisiä sanoja on lähes mahdotonta lukea, koska niiden koko on pieni ja ne on kirjoitettu vaikeaselkoisella käsialalla. Tämä tekee sanallisen osatekijän green ja aurinkoa kuvaavan kuvallisen osatekijän asemasta entistä vahvemman ja sanallisesta osatekijästä by missako merkityksettömän (37 ja 39 kohta) T-365/09 T-286/03 T-162/08 BÜRGER: Haetun merkin hallitseva elementti on kiistatta isoin kirjaimin kirjoitettu sanallinen osatekijä, joka erottuu etiketin muista osatekijöistä asemansa ja suurikokoisten kirjaintensa johdosta (38 kohta) T-460/11 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5