OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 4 EROTTAMISKYKY Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1

Sisällysluettelo 1 Yleisiä huomautuksia... 3 2 Erottamiskyvyn arvioiminen... 5 2.1 Erottamiskyvyn tutkinta: yleisiä seikkoja... 6 2.1.1 Mikä on merkin "osa" tai "elementti"?... 6 2.1.2 Mitä erottamiskyky on?... 6 2.1.3 Erottamiskyvyn tutkittavia puolia... 8 2.1.4 Ajankohta... 9 2.1.5 Kyseessä olevat tavarat ja palvelut... 9 2.2 Ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkinta... 10 2.2.1 Yleiset periaatteet... 10 2.2.1.1 Esimerkkejä kuvailevista osista... 12 2.2.1.2 Esimerkkejä ylistävistä osista... 14 2.2.1.3 Esimerkkejä viitteellisistä osista... 14 2.2.1.4 Esimerkkejä aiemmista merkeistä, joilla on ominaispiirteisiin liittyvä heikko erottamiskyky... 15 2.2.2 Erityisaiheet... 16 2.2.2.1 Yhdestä kirjaimesta koostuvat merkit, numeromerkit ja lyhyet merkit... 16 2.2.2.2 Tavanomaiset osat... 17 2.2.2.3 Erottamislausumat... 17 2.2.2.4 Yhteismerkit... 18 2.3 Kasvaneen erottamiskyvyn tutkinta... 18 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2

1 Yleisiä huomautuksia Sekaannusvaara (sekä mielleyhtymän vaara) on olemassa, mikäli on mahdollisuus siihen, että yleisö uskoo kyseessä olevilla merkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa yhteydessä olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa tutkittaessa on arvioitava kokonaisuutena seuraavia toisistaan riippuvaisia tekijöitä: (i) tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, (ii) merkkien samankaltaisuus, (iii) ristiriidassa olevien merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat elementit, (iv) aiemman merkin erottamiskyky ja (v) kohdeyleisö. Näiden viiden tekijän määrittäminen on ensimmäinen vaihe sekaannusvaaran arvioinnissa. Toinen vaihe on niiden merkittävyyden määrittäminen. Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä tuomioistuin) katsoi 29.9.1998 antamansa tuomion C-39/97, Canon, 18 ja 24 kohdassa, että...sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi....aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä. Lisäksi unionin tuomioistuin katsoi 11.11.1997 antamansa tuomion C-251/95, Sabèl, 23 kohdassa, että Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Tästä syystä aiemman merkin erottamiskyvyn aste sekä lisäksi yhdistelmämerkin eri osien erottamiskyky ovat tärkeitä kriteerejä, jotka on määritettävä ennen kuin sekaannusvaaraa voidaan arvioida. Aluksi on tärkeää erottaa toisistaan (i) koko aiemman merkin erottamiskyvyn analyysi, sillä se määrittää merkin antaman suojan laajuuden, ja (ii) merkin osan erottamiskyvyn analyysi, sillä se määrittää, onko ristiriidassa olevien merkkien toisiaan vastaava osa erottamiskykyinen (jolloin samankaltaisuus koskee tärkeää osaa) vai heikko (jolloin samankaltaisuus liittyy vähemmän tärkeään osaan). Esimerkki: Virgin Cola (alkoholittomat juomat) Osat / merkin elementit "Cola" on heikko elementti kolajuomissa tai niiden sekoituksissa, sillä se on kuvaileva tai viitteellinen näiden tuotteiden osalta. Merkki kokonaisuudessaan (jos käytössä syntynyttä erottamiskykyä ei ole) Erottamiskyky on tavallinen, sillä "Virgin"-osan vuoksi merkki ei ole kokonaisuudessaan kuvaileva, viitteellinen tai muuten heikko. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3

(elektroniset tavarat) (viljavalmisteet) Elementin "Virgin" erottamiskyky on tavallinen näiden tuotteiden osalta. Vaikka sana "Products" on hieman tyylitelty, se on heikko elementti, sillä se kuvaa suurta joukkoa tavaroita. Mallin mukaisen sanan "Billy s" erottamiskyky on tavallinen näiden tuotteiden osalta. Sana "Premium" on heikko elementti, sillä se on ylistävä ja tarkoittaa erinomaista. Tummanharmaa neliö, jonka vasemman sivun keskeltä lähtee uloke, antaa yleisen vaikutelman tunnisteesta, jonka malli on yksinkertainen. Viljavalmisteiden ollessa kyseessä viljantähkä on kuvaileva tai viitteellinen. Erottamiskyky on tavallinen, sillä mallin mukaisen sanan "Billy s" ja merkin erityisen asettelun vuoksi merkki ei ole kokonaisuudessaan kuvaileva, viitteellinen tai muuten heikko. Erottamiskyky on tavallista heikompi, sillä kaikki osat ovat heikkoja ja yleiskuva on tavanomainen. Sekä aiemman merkin että riidanalaisten merkkien osien erottamiskyky on arvioitava, mutta kokonaisuudessaan merkin erottamiskyky arvioidaan ainoastaan aiemman merkin osalta. Riidanalaisen merkin erottamiskyky kokonaisuudessaan ei ole sellaisenaan oleellinen sekaannusvaaraa arvioitaessa, kuten jäljempänä kohdassa 2.1.3 on selitetty. Siksi kaikki viittaukset jäljempänä merkin erottamiskykyyn kokonaisuudessaan koskevat ainoastaan aiempaa merkkiä. Viraston noudattamassa vaiheittaisessa menetelmässä pidetään aluksi erillään merkkien samankaltaisuuden arviointi ja merkin osatekijöiden erottamiskyvyn arviointi 1. Myöhemmin tehtävässä kokonaisarvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon kaikki tekijät, kun arvioidaan sekaannusvaaran todennäköisyyttä 2. Tämä poikkeaa muista menettelytavoista, joissa merkkien eri osien erottamiskykyä tarkastellaan samanaikaisesti kun merkkien samankaltaisuutta arvioidaan. Vaikka ero koskee vain arvioinnin menettelytapaa eikä sen pitäisi periaatteessa vaikuttaa lopulliseen sekaannusvaarasta saatavaan tulokseen, virasto noudattaa ensin kuvattua tapaa. Joka tapauksessa aiemman merkin erottamiskyky kokonaisuudessaan otetaan huomioon vasta kokonaisarvioinnissa, sillä unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että ei ole asianmukaista ottaa huomioon aiemman merkin heikkoa tai vahvaa erottamiskykyä siinä vaiheessa, kun arvioidaan merkkien samankaltaisuutta (tuomio 25.3.2010, yhdistetyt asiat T-5/08 T-7/08, Golden Eagle, 65 kohta, ja tuomio 19.5.2010, T-243/08, EDUCA Memory game, 27 kohta). 1 Katso ohjeiden osa C, Väite, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 3, Merkkien vertailu. 2 Katso ohjeiden osa C, Väite, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 8, Kokonaisarviointi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4

2 Erottamiskyvyn arvioiminen On hyvä korostaa jälleen, että erottamiskyvyn arvioinnissa on kaksi erillistä osaa: (i) merkin osien erottamiskyky ja (ii) aiemman merkin erottamiskyky kokonaisuudessaan. Näitä osia arvioidaan erikseen, kuten edellä on selitetty. Osien erottamiskyky Sekaannusvaaraa arvioitaessa analysoidaan, ovatko toisiaan vastaavat osat kuvailevia, viitteellisiä tai muuten heikkoja, jotta voitaisiin laskea, missä määrin nämä vastaavat osat ilmaisevat kaupallista alkuperää. Tässä otetaan huomioon, että kuluttaja todennäköisesti katsoo, että merkin kuvailevia, viitteellisiä tai muuten heikkoja osia ei käytetä tuotteen yksilöimiseen tietystä yrityksestä peräisin olevaksi ja siten sen erottamiseen muiden yritysten tuotteista tai palveluista. Vaikka tavaramerkin haltijat välittävätkin kuluttajille yleisesti tietoa tavaroiden tai palvelujen tietyistä ominaisuuksista käyttämällä kuvailevia, viitteellisiä tai muuten heikkoja osia, voi olla vaikea osoittaa, että kohdeyleisö saattaa erehtyä alkuperästä ainoastaan heikkoihin osiin perustuvien samankaltaisuuksien vuoksi. Aiemman ja riidanalaisen merkin osien erottamiskyky on tutkittava. Aiemman merkin erottamiskyky kokonaisuutena Canon-tuomiossa todetaan selvästi, että (i) mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitä suurempi on sekaannusvaara, ja (ii) aiemmilla merkeillä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, on laajempi suoja kuin niillä, joiden erottamiskyky on heikompi. Niinpä aiemman merkin erottamiskyky kokonaisuudessaan määrittää merkin vahvuuden ja suojan laajuuden, ja se on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa (mutta ei arvioitaessa merkkien välistä samankaltaisuutta, ks. tuomio 27.11.2007, T-434/05, Activy Media Gateway, 50 ja 51 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5

2.1 Erottamiskyvyn tutkinta: yleisiä seikkoja 2.1.1 Mikä on merkin "osa" tai "elementti"? Unionin tuomioistuin ei ole määrittänyt, mikä katsotaan merkin "osaksi" tai "elementiksi". Osat on helppo tunnistaa silloin, kun merkin ulkoasu on jaettu osiin (esim. erillinen kuvallinen ja sanallinen osa). Ilmaus "osa" kattaa kuitenkin muutakin kuin tällaiset ulkoasua koskevat erot. Viime kädessä ratkaiseva tekijä on se, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin. Osa on olemassa, jos kohdeyleisö havaitsee sellaisen. Kohdeyleisö katsoo esimerkiksi usein, että yksisanainen merkki koostuu eri osista. Näin on erityisesti silloin, kun yhdellä osalla on selkeä ja ilmeinen merkitys, mutta muu osa ei merkitse mitään tai sillä on eri merkitys (esim. merkissä EUROFIRT sanan alkuosa "euro" ymmärretään yleisesti viittauksena Eurooppaan, kun taas loppuosa "firt" ei tarkoita mitään. Niinpä tässä sanamerkissä on kaksi osaa: "euro" ja "firt"). Tällaisissa tapauksissa yhdestä sanasta koostuvan merkin elementtejä voidaan pitää "osina". Sanamerkkejä ei kuitenkaan pidä jakaa keinotekoisesti osiin, joita kohdeyleisö ei tunnista erillisiksi osiksi. Tapauskohtainen arviointi on tarpeen määritettäessä, onko merkin jakaminen osiin keinotekoista (onko esim. hedelmiin liittyvän sanan "LIMEON" jakaminen osiin "LIME" ja "ON" keinotekoista) 3. 2.1.2 Mitä erottamiskyky on? Unionin tuomioistuin on määrittänyt erottamiskyvyn seuraavasti: Määrittäessään tavaramerkin erottamiskykyä ja näin ollen myös tutkiessaan, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (korostus lisätty). (Ks. tuomio 22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22 kohta). Merkittävää on, että erottamiskyvyssä on kyse aste-eroista. Erottamiskyvyn analysoinnissa on käytössä liukuasteikko, jonka toisessa päässä ovat ne merkit tai merkin osat, joilta puuttuu erottamiskyky kokonaan, ja toisessa päässä ne, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä. Merkki tai merkin osa voi sijoittua mihin kohtaan asteikkoa tahansa. 3 Yksityiskohtainen selvitys on ohjeiden osassa C, Väite, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 3, Merkkien vertailu. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6

Distinctiveness Reputed Use > recognition Enhanced distinctiveness Arbitrary KDRAK - Transport EARTH - Clothing MUNCHIES - Snacks Allusive Registrable Descriptive Generic SCIENCE Magazine CARGO - Trucks Erottamiskyky Tunnettu Käyttö > tunnistaminen Lisääntynyt erottamiskyky Mielivaltainen KDRAK - kuljetus EARTH - vaatteet MUNCHIES - pikkupurtavat Viitteellinen Rekisteröintikelpoinen Kuvaileva Yleinen SCIENCE lehti CARGO kuorma-autot Merkki tai merkin osa on erottamiskyvytön, jos se yksinomaan kuvailee itse tavaroita tai palveluja tai niiden ominaisuuksia (kuten laatua, arvoa, tarkoitusta tai alkuperää) ja/tai merkkiä käytetään yleisesti tällaisiin tavaroihin tai palveluihin liittyvässä liiketoiminnassa. Vastaavasti merkki tai merkin osa, joka on yleinen (kuten pakkauksen yleinen muoto tai yleinen väri), on erottamiskyvytön. Merkillä tai merkin osalla on heikko erottamiskyky, jos se viittaa tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin (mutta ei yksinomaan kuvaa niitä). Merkillä tai merkin osalla, joka ei ole kuvaileva tai viitteellinen, katsotaan olevan ominaispiirteidensä vuoksi tavallinen erottamiskyky. Tämä tarkoittaa, että kyseinen merkki tai merkin osa on täysin erottautuva siinä mielessä, että mahdollisuus tunnistaa tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, ei ole millään tavalla heikentynyt. Jos aiemman merkin erottamiskyky on tätä vahvempi käytön perusteella tai siksi, että se on hyvin erikoinen, epätavallinen tai ainutlaatuinen, tavaramerkin haltijan on todistettava asia toimittamalla asianmukainen näyttö (ks. myös kohta 2.3 jäljempänä). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7

Vastaavasti yhteisön tavaramerkin hakija voi esittää, että aiemman merkin tai merkin osan erottamiskyky on heikko. Tavaramerkin hakijan on näytettävä toteen tällaiset väitteet, jotka aiheuttavat vahinkoa aiemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Yksi hakijoiden yleisimmin esittämistä väitteistä on, että aiemman tavaramerkin tai sen osan erottamiskyky on heikko, sillä monet tavaramerkit koostuvat kyseisestä elementistä tai sisältävät kyseisen elementin. Jos tätä väitettä tukee ainoastaan hakijan viittaus tavaramerkkien rekisteröinteihin, virasto katsoo, että usean tavaramerkin rekisteröinti ei sinällään ole ratkaiseva tekijä, sillä se ei välttämättä kuvasta markkinoilla vallitsevaa tilannetta. Toisin sanoen pelkästään rekisteritietojen perusteella ei voida olettaa, että kaikkia tavaramerkkejä on tosiasiallisesti käytetty. Siksi kyseisen elementin erottamiskyvyn osoittaminen heikoksi edellyttää näyttöä siitä, että kuluttajat ovat altistuneet kyseisen elementin sisältävien tavaramerkkien yleiselle käytölle tai tottuneet niihin. Kun käsitellään aiemman merkin erottamiskykyä kokonaisuudessaan, sillä katsotaan olevan ominaispiirteidensä vuoksi ainakin vähimmäiserottamiskyky. Aiempia yhteisön ja kansallisia tavaramerkkejä koskee pätevyysolettamus, jota virasto ei voi kumota. Unionin tuomioistuin on todennut tämän selvästi 24.5.2012 antamansa tuomion C-196/11, F1-LIVE, 40 41 kohdassa, joissa todetaan "ettei kansallisten tavaramerkkien pätevyyttä voida kyseenalaistaa". Unionin tuomioistuin totesi lisäksi: "on todettava, että merkin katsominen kuvailevaksi tai yleiseksi tarkoittaa samaa kuin sen erottamiskyvyn kieltäminen". 2.1.3 Erottamiskyvyn tutkittavia puolia Erottamiskykyä on arvioitava tavaramerkkien ja niiden osien kaikkien olennaisten ominaisuuksien kannalta. Arvioinnissa on tarkasteltava, missä määrin tavarat tai palvelut voidaan tunnistaa sanojen, kuvioiden, värien ja/tai kolmiulotteisten piirteiden perusteella tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Tavaramerkin erottamiskyky voi kasvaa, jos sitä käytetään siinä määrin, että se on tunnettu markkinoilla (ks. kohta 2.3 jäljempänä). Virasto tutkii erottamiskyvyn pääpiirteet seuraavasti: 1. Ensimmäiseksi tutkitaan, missä määrin osat ovat kuvailevia 4, ylistäviä tai muutoin erottamiskyvyttömiä. Tarkoituksena on selvittää, ovatko merkkien yleiset osat erottamiskykyisimpiä (ks. kohta 2.2 jäljempänä). 2. Toiseksi tutkitaan, miten erottamiskykyinen aiempi merkki on kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa viraston on harkittava, onko aiemmalle merkille syntynyt erottamiskykyä väitteentekijän merkin käytön seurauksena (ks. kohta 2.3 jäljempänä). Aiemman merkin erottamiskyky on yksi kokonaisarvioinnissa huomioon otettava tekijä (tuomio 11.11.1997, C-251/95, Sabèl, 23 kohta). Tämä on oikeudellinen seikka, ja viraston on tutkittava asia, vaikka osapuolet eivät esittäisi siitä huomautuksia. Aiemman merkin käytön myötä kasvanut erottamiskyky on puolestaan oikeudellinen seikka ja tosiseikka, jota virasto ei voi tutkia, jollei väitteentekijä asiallisesti perustellen niin vaadi. 4 On otettava huomioon, että väiteosasto ei voi milloinkaan pitää aiempaa merkkiä kokonaisuutena erottamiskyvyttömänä tai yleisenä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8

Riidanalaisen tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä kokonaisuudessaan ei tutkita väitemenettelyn puitteissa. Jos tutkimuksen aikana ei ole esitetty vastalausetta, tavaramerkillä oletetaan olevan ainakin vähimmäiserottamiskyky. Riidanalaisen tavaramerkin kasvanut erottamiskyky ei ole oleellinen asia, sillä sekaannusvaara edellyttää aiemman merkin eikä haetun merkin suojan laajuuden arvioimista. Jos aiemman merkin suoja on laajempi tavallista suuremman erottamiskyvyn vuoksi, haetun tavaramerkin tunnettuus ei periaatteessa ole oleellinen sekaannusvaaraa arvioitaessa (tuomio 3.9.2009, C-498/07P, La Española, 84 kohta). 2.1.4 Ajankohta Tavaramerkkien (tai niiden osien) ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava päätöksentekohetkellä. Aiemman tavaramerkin tai -merkkien kasvaneen erottamiskyvyn (jos näin on esitetty) on oltava olemassa (i) riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen ajankohtana (tai sitä aiemmin) ja (ii) päätöksentekohetkellä. Täsmällisen ajankohdan määrittäminen on tärkeää erottamiskykyä arvioitaessa, sillä merkkien erottamiskyky ei ole vakio, vaan se vaihtelee sen mukaan, miten yleisö erottamiskyvyn mieltää. Yleisön käsitys saattaa muuttua tietyn merkin käytön luonteen sekä muiden tekijöiden vuoksi (kaikkia näitä tekijöitä voidaan arvioida ainoastaan osapuolten toimittaman näytön perusteella). Yleisön käsitys saattaa esimerkiksi muuttua, jos eri yritykset tai liikkeenharjoittajat ovat ajankohtien välillä käyttäneet merkkiä tai sen osaa samankaltaisella tavalla asianomaisella markkinasektorilla. Tällainen merkin yleinen käyttö voi heikentää sen ainutlaatuisuutta ja sitä kautta kykyä ilmaista tavaroiden ja palvelujen alkuperää. Tässä yhteydessä on tärkeää arvioida tarkasti, vallitseeko kuvatunlainen tilanne kaikilla maantieteellisillä alueilla ja koskeeko se kaikkia asianomaisia tavaroita ja palveluja. Esimerkiksi tietotekniikan alalla tapahtuneiden teknisten muutosten vuoksi sellaisia osia kuin "I" (internet), "E" (sähköinen) ja "M" (matkaviestimet) liitetään sanoihin yhä yleisemmin. Sähköisen viestinnän alalla niitä pidetään nykyään kuvailevina (päätös 19.4.2004, R 0758/2002-2, ITUNES, 11 kohta), kun niitä aiemmin pidettiin erottamiskykyisinä. 2.1.5 Kyseessä olevat tavarat ja palvelut Merkkien (tai niiden osien) ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky arvioidaan vain niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, jotka on havaittu identtisiksi tai samankaltaisiksi: aiempi merkki arvioidaan, jos rekisteröidyt tavarat ja palvelut on todettu samanlaisiksi tai samankaltaisiksi kuin riidanalaiset tavarat ja palvelut riidanalainen merkki arvioidaan, jos riidanalaiset tavarat ja palvelut on todettu samanlaisiksi tai samankaltaisiksi kuin aiempi merkki. Jos aiemman merkin (tai sen osan) erottamiskyky vaihtelee sen kattamien tavaroiden tai palvelujen mukaan, voi olla tarpeen ottaa asia huomioon määritettäessä, missä laajuudessa riidanalaisten merkkien kattamia tavaroita ja palveluja verrataan. Jos esimerkiksi riidanalaiset tavarat tai palvelut ovat samanlaisia kuin osa aiemman merkin kattamista tavaroista ja palveluista, ja aiemman merkin erottamiskykyä (tai kummankin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9

riidanalaisen merkin yhteistä osaa) pidetään tavallista heikompana, viraston on otettava huomioon muut aiemman merkin kattamat tavarat ja palvelut, jotka ovat samankaltaisia (mutta eivät samanlaisia) kuin riidanalaisen merkin kattamat mutta joiden osalta aiemman merkin (tai sen osan) erottamiskyky on tavallinen (tai kasvanut). Esimerkkinä on aiempi merkki $tilettos, joka kattaa naisten jalkineet ja päähineet. Riidanalaiset tavarat ovat jalkineita. Sana $tilettos on viitteellinen, joten sen erottamiskyky on heikko, kun tavarana ovat naisten jalkineet, jotka ovat samoja kuin riidanalaiset tavarat. Aiemman merkin kattamien päähineiden osalta merkin $tilettos erottamiskyky on kuitenkin tavallinen, ja päähineet ovat samankaltaisia kuin riidanalaiset tavarat. Viraston on tarkasteltava näitä toisistaan riippuvaisia tekijöitä kokonaisarvioinnissa. Aiemman merkin kasvanutta erottamiskykyä arvioidaan ainoastaan niiden merkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden erottamiskyvyn on esitetty olevan kasvanut. Lisäksi tärkeää on, miten kohdeyleisö mieltää nämä tavarat ja palvelut (esimerkiksi sen osalta, koostuuko yleisö asiantuntijoista). 2.2 Ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkinta 2.2.1 Yleiset periaatteet Ensimmäinen vaihe koko aiemman merkin ja merkkien vertailtavan osan erottamiskyvyn tutkinnassa on tarkastella merkin tai osan ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä. Ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkinnassa on kaksi vaihetta. Ensin määritetään, tunnistaako kohdeyleisö kyseisen merkin semanttisen sisällön, ja toiseksi määritetään, liittyykö havaittu semanttinen sisältö tavanomaiseen elinkeinotoimintaan samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä ja/tai käytetäänkö sitä kyseisessä elinkeinotoiminnassa. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, tunnistaako kohdeyleisö semanttisen sisällön, ja asiaa arvioidaan merkkien käsitteellisellä vertailulla, joka kuvataan yksityiskohtaisesti muualla näissä ohjeissa 5. Merkkien tai niiden osien ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon (jokainen) asianomainen maantieteellinen alue sekä erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat. Yleisö ei välttämättä ymmärrä kohdealueen joillakin alueilla merkin kuvailevaa sisältöä. Tällöin merkin erottamiskykyä yhdellä alueella ei voida pitää rajoitettuna, sillä se mielletään eri tavalla kuin muilla alueilla. 5 Katso ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 3, Merkkien vertailu, kohta 3.6, Merkityssisällön vertailu. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10

Seuraavassa on esimerkki tapauksesta, joissa kielelliset seikat olivat ratkaisevassa asemassa erottamiskyvyn kannalta: FRUTISOL Solfrutta T-331/08 Tavarat ja palvelut: luokat 29, 30 ja 32 Alue: EU Osien "frut" ja "sol" arviointi: On tarpeen erottaa toisistaan yleisön käsitys niissä jäsenvaltioissa, kuten Italiassa ja Espanjassa, joissa osat "sol" ja "frut" ovat yleisesti tunnistettavissa ja joiden voidaan ymmärtää viittaavan "aurinkoon" ja "hedelmään", sekä niissä jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa, Suomessa ja Liettuassa, joissa näillä osilla ei ole niin läheisiä vastineita kansallisissa kielissä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien jäsenvaltioiden kuluttajat yhdistävät todennäköisesti kummankin merkin käsitteeseen "hedelmä" ja "aurinko". Niiden välillä on tietynasteinen käsitteellinen samankaltaisuus. Jälkimmäisten jäsenvaltioiden kuluttajat eivät havaitse käsitteellistä samankaltaisuutta merkkien välillä, sillä he eivät yhdistä tiettyä tarkoitusta kummankaan merkin osiin (21 24 kohta). Toisessa vaiheessa yleisön mahdollisesti mieltämää merkkien merkitystä verrataan riidanalaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia. Jos kohdeyleisö mieltää näiden tavaroiden ja palvelujen merkityksen esimerkiksi kuvailevaksi, ylistäväksi tai viitteelliseksi, erottamiskyky heikkenee vastaavasti. Voi olla tarpeen erottaa eri tavarat ja palvelut toisistaan, sillä erottamiskyvyttömyys tai rajallinen erottamiskyky saattavat liittyä ainoastaan osaan tavaroista ja palveluista. Merkin tai merkin osan ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkintaan sovelletaan samoja periaatteita kuin merkkien ehdottomien hylkäysperusteiden tutkintaan 6. Kun kyseessä ovat suhteelliset hylkäysperusteet, kyse ei ole pelkästään siitä, onko merkki tai sen osa erottamiskykyinen vai ei (eli ylittääkö se rekisteröintiin vaadittavan vähimmäiserottamiskyvyn kynnyksen), vaan myös siitä, miten erottamiskykyinen se on aiemmin mainitulla liukuasteikolla mitattuna. Siksi esimerkiksi termi, joka ei ole kuvaileva vaan pelkästään viitteellinen asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, voi olla tarpeeksi erottamiskykyinen läpäistäkseen ehdottomien hylkäysperusteiden testin, mutta silti sen erottamiskyky voi olla suhteellisten hylkäysperusteiden osalta tavallista heikompi. Aiemmin rekisteröidyillä merkeillä oletetaan olevan ominaispiirteidensä vuoksi ainakin vähimmäiserottamiskyky 7. Jos tätä olettamusta vastaan esitetään todisteita ja jos näitä todisteita pidetään vakuuttavina, aiemman merkin suoja voi olla hyvin kapea, mutta suojaa ei evätä kokonaan. Jos tavaramerkin hakija todistaa esittäneensä aiemmin rekisteröidyn merkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, väitemenettely voi olla tarpeen keskeyttää siksi aikaa, kunnes kyseisen mitätöintimenettelyn tulos on selvillä. Ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkinnan lopputulos on jokin seuraavista: 6 Nämä on kuvattu ohjeiden osassa B, Tutkinta. 7 Katso edellä kohdassa 2.1.2 mainittu tuomio C-196/11, F1-LIVE. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11

Osat Osan erottamiskyky on tavallista heikompi tai osalla ei ole erottamiskykyä, sillä se kuvailee, viittaa tai ylistää samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (tai koska se on muuten heikko). Katso jäljempänä olevat esimerkit. Osan erottamiskyky on tavallinen, sillä se ei ole kuvaileva, mielikuvia herättävä, viitteellinen tai ylistävä samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta (tai koska se ei ole muuten heikko). Aiempi merkki Aiemman merkin erottamiskyky on tavallista heikompi, sillä se on kokonaisuudessaan viitteellinen tai ylistävä samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta (tai koska se on muuten heikko). Kuten edellä todettiin, virasto ei katso, että aiempi merkki on kokonaisuudessaan kuvaileva ja/tai että sillä ei ole erottamiskykyä 8 ). Aiemman merkin erottamiskyky on tavallinen, sillä se ei ole kokonaisuudessaan kuvaileva, mielikuvia herättävä, viitteellinen tai ylistävä samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta (tai koska se ei ole muuten heikko). On syytä huomata, että viraston käytäntöjen mukaan aiemmilla merkeillä (tai niiden osilla), jotka eivät ole kuvailevia (tai muuten erottamiskyvyttömiä), katsotaan olevan ominaispiirteidensä vuoksi tavallinen erottamiskyky. Kuten edellä mainittiin, tällainen erottamiskyky voi kasvaa, jos esitetään asianmukaiset todisteet siitä, että aiemman merkin erottamiskyky on kasvanut käytön vuoksi tai siksi, että se on hyvin erikoinen, epätavallinen tai ainutlaatuinen. Kuten kohdassa 2.1 on todettiin, yhdestä sanasta koostuvissa merkeissä voi olla useita osia, joista toiset voivat olla erottamiskykyisempiä kuin toiset (ks. edellä tuomio T/331/08, Solfrutta ). 2.2.1.1 Esimerkkejä kuvailevista osista BYLY T-514/08 Tavarat ja palvelut: luokka 3 Alue: EU Osan "products" arviointi: termi "products" ei ole tarpeeksi erottamiskykyinen, jotta kuluttajat voisivat ottaa sen huomioon (39 kohta). 8 Katso, mitä kohdassa 2.1.2 sanotaan pätevyysolettamuksesta, joka koskee aiemmin rekisteröityjä merkkejä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12

T-490/08 Tavarat ja palvelut: luokka 36 Alue: EU Osan "CAPITAL MARKETS" arviointi: "kohdeyleisö, joka muodostuu hyvin tarkkaavaisista kuluttajista, jotka ovat valistuneita ja tuntevat rahoitusalan englanninkielisen perussanaston, kiinnittää vain vähän huomiota niiden sanojen capital ja markets merkitykseen, joilla kuvaillaan kyseisiä palveluita ja joiden avulla kohdeyleisö ei voi tunnistaa kyseessä olevien tavaramerkkien kaupallista alkuperää" (59 kohta). R 0834/2009-1 Tavarat ja palvelut: luokat 3 ja 5 Alue: EU Aikaisemman oikeuden arviointi: Vaikka merkeissä on joitakin samankaltaisuuksia, ilmaisu "NATURAL BRONZE" kuvailee tavaroiden tarkoitusta (ruskettumista) luokan 3 tuotteiden osalta (31 kohta). (CINEDAY et al.) CINETAIN R 1306/2009-4 Tavarat ja palvelut: luokat 38 ja 41 Alue: Espanja Osan "CINE" arviointi: Sanalla "cine" on kuvaileva merkitys tarkoituksessa "cinema" (elokuva). Siksi tällä osalla on vain vähän merkitystä merkkien mieltämisessä (36 kohta). NATURAL BEAUTY FROM WITHIN R 0991/2010-2 Tavarat ja palvelut: luokat 3 ja 5 Alue: Saksa Osan "NATURAL BEAUTY" arviointi: Osa "NATURAL BEAUTY" on selkeä ja tärkeä viittaus tavaroiden tyyppiin ja laatuun. Saksalainen yleisö ymmärtää näiden kahden sanan sekä niiden yhdistelmän merkityksen (31 35 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 13

2.2.1.2 Esimerkkejä ylistävistä osista MAGIC SEAT T-363/06 Tavarat ja palvelut: luokka 12 Alue: Espanja Osan "MAGIC" arviointi: Kohdeyleisö mieltää, että sanalla magic pelkästään luonnehditaan sanaa seat, koska tämä sana muistuttaa espanjan sanaa mágico, joka on pelkästään kehuva (39 kohta). Tuomioistuin totesi, että ilmaisua SEAT ei mielletä Espanjassa sanan istuin englanninkieliseksi käännökseksi, vaan se yhdistetään kuuluisaan espanjalaiseen autonvalmistajaan. Siksi se katsottiin erottamiskykyiseksi luokan 12 tavaroiden osalta (37 kohta). STAR SNACKS T-492/08 Tavarat ja palvelut: luokat 29, 30 ja 32 Alue: EU Osan "STAR" arviointi: Sanaelementti "STAR" on ylistävä, sillä se (yhdessä merkkien muiden osien kanssa) viittaa vain korkealaatuisiin elintarvikkeisiin (52 kohta). 2.2.1.3 Esimerkkejä viitteellisistä osista EL COTO T-332/04 Tavarat ja palvelut: Luokat 33, 35 ja 39 Alue: EU Riidanalaiseen yhteisön tavaramerkin hakemukseen kuuluvan kuvan erottamiskyvyn arviointi: Merkin kuvaelementti tuo mieleen viinitarhan. Tämän osan erottamiskyky on vähäinen viinien osalta (38 kohta). Sanan "COTO" ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi: Vaikka termi on nykyistä yhteisön kieltä, tämä ei periaatteessa tarkoita, että se ei olisi erottamiskykyinen silloin, kun sillä ei nimetä tuotteita tai niiden tuotteiden ominaisuuksia, joita varten se on rekisteröity (51 kohta). WORLDLINK T-325/04 Tavarat ja palvelut: luokka 36 Alue: EU Osien "LINK" ja "WORLD" arviointi: Osa "LINK" ei välittömästi kuvaa muun muassa "pankkipalveluja käteismaksuja varten, varojen siirto- ja maksupalveluita, rahatalousasioita koskevaa tiedotusta" (luokka 36), jotka aiempi merkki kattoi, vaan ainoastaan viittaa niihin. Sitä vastoin osan "world" voidaan mieltää kuvaavan yhtä katettujen palvelujen osa-aluetta, sillä rahoituspalvelut ovat usein Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 14

maailmanlaajuisia palveluja. Siksi on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa huolimatta siitä, että aiempi merkki on jossain määrin viitteellinen (68 kohta). T-5/08 T-7/08 Tavarat ja palvelut: luokka 30 Alue: Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta ja Portugali Kuvaelementin, jossa on punainen muki kahvinpapujen päällä, arviointi: "[Tavaramerkin] alaosassa olevalla punaisen kahvipapujen päällä olevan mukin kuvalla on kyseessä oleviin tavaroihin nähden heikko erottamiskyky. Punaisella mukilla ja kahvipavuilla ei näet voida katsoa olevan selvää erottamiskykyä, koska ne tuovat mieleen kyseessä olevat tavarat. On päinvastoin katsottava että kyse on tavanomaisista osista. On nimittäin niin, että kun on kysymys kahvin tai kahvipohjaisten juomien markkinoinnista, mukissa oleva, juotavaksi valmis kahvi sekä kahvipavut tulevat luonnostaan mieleen" (44 kohta). 2.2.1.4 Esimerkkejä aiemmista merkeistä, joilla on ominaispiirteisiin liittyvä heikko erottamiskyky R 522/2010-1 (valitus on vireillä) Tavarat ja palvelut: luokat 30, 31 ja 42 Alue: EU Aiemman merkin erottamiskyvyn arviointi: lautakunta katsoo, että aiemman tavaramerkin erottamiskyky on hyvin heikko. Kuten edellä on selitetty, merkin kokonaisvaikutelma on pelkkä yksinkertainen tunniste, jonka visuaalisesti huomiota herättävä osa on sana "PREMIUM". Kyseinen sana on ylistävä viittaus johonkin erinomaiseen (esimerkiksi tuotteen laatuun), ja koska sana on yleinen ja sitä käytetään yleisesti eri tavaroiden ja palvelujen markkinoinnissa, eurooppalaisen yleisön enemmistö ymmärtää sen (38 kohta). KID R 0249/2002-3 Tavarat ja palvelut: luokka 28 Alue: Espanja Aiemman merkin erottamiskyvyn arviointi: Aiempi tavaramerkki koostuu sanasta "KID". Sana tarkoittaa lasta. Termi on selkeästi kuvaileva, kun sillä viitataan luokan 28 peleihin ja leluihin. Se osoittaa suoraan ja välittömästi, mikä on aiemman rekisteröinnin kattamien tavaroiden kohde. Siksi väitteentekijän tavaramerkin erottamiskyky on hyvin heikko (16 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 15

ALASKA ALASKA ECU R 1239/2008-1 Tavarat ja palvelut: luokka 11 Jääkaapit ja pakastimet Alue: Espanja Aiemman merkin erottamiskyvyn arviointi: Kun otetaan huomioon, että sanaelementin "Alaska" erottamiskyky on heikko, sillä se on kyseisten tavaroiden osalta voimakkaasti viitteellinen... (51 kohta)....tätä löydöstä tukee myös väitteentekijän tavaramerkin heikko erottamiskyky ja se, että väitteentekijä ei ole esittänyt, että erottamiskyky olisi kasvanut käytön tai tunnettuuden vuoksi, tai toimittanut asiasta näyttöä. Kuten aiemmin on todettu, asiaa ei voida päätellä käyttämistä koskevien todisteiden perusteella... (53 kohta). 2.2.2 Erityisaiheet 2.2.2.1 Yhdestä kirjaimesta koostuvat merkit, numeromerkit ja lyhyet merkit Unionin tuomioistuin katsoi 9.9.2010 antamassaan tuomiossa C-265/09P, α, että yhdestä kirjaimesta koostuvien tavaramerkkien erottamiskykyyn on sovellettava samoja ehtoja kuin muihinkin sanamerkkeihin (33 39 kohta). Vaikka kyseisessä tuomiossa käsitellään ehdottomia hylkäysperusteita, tuomioistuimen periaate koskee myös inter partes -tapauksia, kun määritetään yhdestä kirjaimesta koostuvan merkin antaman suojan laajuutta. Unionin tuomioistuin myöntää, että yhdestä kirjaimesta koostuvien merkkien erottamiskyvyn määrittäminen voi olla vaikeampaa kuin muiden sanamerkkien, mutta tällä perusteella ei voida asettaa täsmällisiä ja tiukkoja ehtoja kyseistä merkkityyppiä varten. Tuomioistuin myös muistuttaa vakiintuneesta periaatteesta, jonka mukaan yhdestä kirjaimesta koostuvan tavaramerkin (standardimerkeistä koostuvan tai tyylitellyn) erottamiskyvyn arvioinnin on perustuttava tosiseikkojen arviointiin kyseessä olevien tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Tämä päätös antaa ymmärtää, että ei ole asianmukaista vedota sellaisiin oletuksiin kuin a priori -toteamuksiin, että kuluttajat eivät yleisesti miellä yhtä kirjainta tavaramerkiksi, tai yleisiin perusteisiin merkkien vapaana pitämisen tarpeesta kirjainten pienen määrän vuoksi. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti, että yhdestä kirjaimesta tai yhdestä numerosta koostuvalla tavaramerkillä voi olla ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky (ks. tuomio 8.5.2012, T-101/11, G / G+, 50 kohta ja tuomio 6.10.2011 T-176/10, Seven for all mankind, numeroita koskeva 36 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tuomiossaan 10.5.2011, T-187/10, G/G kantajan väitteen siitä, että yksittäisillä kirjaimilla ei itsessään ole erottamiskykyä ja että ainoastaan niiden graafinen ulkoasu tulisi suojata (katso 38 ja 49 kohta). Näin ollen yhdestä kirjaimesta (tai numerosta) koostuvia aiemmin rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on esitetty tavanomaisilla merkeillä, koskee pätevyysolettamus. Niiden ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä on viime kädessä arvioitava asianomaisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Jos vastaava väite esitetään, on otettava huomioon väitteentekijän esittämät todisteet, jotka osoittavat kiistatta, että sen yhdestä merkistä koostuvalla rekisteröidyllä tavaramerkillä on vähintään kasvanut erottamiskyky tai maine. Tämä saattaisi laajentaa aiemman tavaramerkin antamaa suojaa. Vaikutus taloudelliseen lopputulokseen on arvioitava tarkasti. Aiemman tavaramerkin kasvanut erottamiskyky Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 16

tai maine ei ole peruste sekaannusvaaralle, jos tavaramerkit voi turvallisesti erottaa toisistaan niiden erilaisen graafisen esitystavan perusteella. Edellä mainitut seikat koskevat sekä yhdestä kirjaimesta tai numerosta koostuvia tavaramerkkejä, jotka on esitetty tavanomaisilla merkeillä (eli ne ovat sanamerkkejä), että yhdestä kirjaimesta tai numerosta koostuvia tavaramerkkejä, jotka on tyylitelty. Lisäksi merkkiä "α" koskevan tuomion mukaisesti kaksikirjaimisten merkkien erottamiskyky ei välttämättä ole heikko, ellei kyseessä ole kirjainyhdistelmä, jolla ei ole erottamiskykyä tavaroiden ja palvelujen osalta (esim. "XL" luokan 25 tavaroiden osalta). Samat säännöt koskevat numeroita. 2.2.2.2 Tavanomaiset osat On tapauksia, joissa merkit koostuvat yhdestä (tai useasta) erottamiskykyisestä sanaelementistä ja yhdestä (tai useasta) kuviosta, jotka kohdeyleisö mieltää tavanomaisiksi tai jotka ovat muuttuneet tavanomaisiksi. Tällaiset kuviot koostuvat yleensä yksinkertaisesta geometrisesta muodosta (kuten kehyksestä) tai markkinasektorilla yleisesti käytetyistä väreistä (kuten punainen palosammuttimissa, keltainen, punainen tai oranssi postialalla jäsenvaltiosta riippuen). Siksi tällaisia tavanomaisia elementtejä pidetään erottamiskyvyttöminä. ARCO R1929/2010-2 Tavarat ja palvelut: luokka 9 Alue: EU Kuvioiden arviointi: Näiden kahden merkin sanaelementit ovat vastaavia. Vaikka riidanalaisen yhteisön tavaramerkin kuvio ei ole pieni kooltaan, kuluttajat mieltävät sen todennäköisesti pelkäksi koristeelliseksi elementiksi eikä kaupallista alkuperää osoittavaksi elementiksi (43 kohta). 2.2.2.3 Erottamislausumat Tavaramerkkiasetuksen 37 artiklan mukaan virasto voi edellyttää erottamislausumaa, jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä ja jonka liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta. Virasto hyväksyy myös vapaaehtoisesti annettuja erottamislausumia. Joissakin kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä myös säädetään erottamislausumista. Tällaiset erottamislausumat ovat virastoa sitovia, ja niillä on pakottava vaikutus, vaikka osa saattaa vaikuttaa itsenäisen analyysin perusteella erottamiskykyiseltä. Erottamislausumilla on seuraavanlainen vaikutus: Jos aiempi merkki sisältää erottamislausuman, tavaramerkin haltija ei voi käyttää hyödykseen oikeuksia, jotka johtuvat osasta, jota erottamislausuma koskee. Tällöin sekaannusvaaraa ei ole, jos ainoa vastaava osa myöhemmässä yhteisön tavaramerkin hakemuksessa on osa, jota erottamislausuma koskee (ks. päätös 6.10.2008, R 0021/2008 4, AUTENTICO JABUGO, 17 kohta, jossa erottamislausuma koski osaa "JABUGO", 17 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 17

Jos aiemmassa kuviomerkissä on kaksi sanaa, joita kumpaakin koskee erottamislausuma, suojan laajuus kapenee siihen täsmälliseen tapaan ja järjestykseen, jolla nämä kaksi sanaa on yhdistetty. Seuraava seikka on otettava huomioon: jos kaksi merkkiä ovat samanlaisia sellaisen osan suhteen, jota koskee erottamislausuma, yhteisön tavaramerkin hakijan antamalla erottamislausumalla ei ole mitään merkitystä, sillä se ei voi sitoa aiemman merkin haltijaa. Toisin sanoen yhteisön tavaramerkin hakija ei voi yksipuolisesti kaventaa aiemman merkin suojan laajuutta (ks. päätös 11.2.2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT THEATER, 58 kohta, tai päätös 29.3.2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.), 18 ja 19 kohta). 2.2.2.4 Yhteismerkit Jos merkki, johon väite perustuu, on yhteismerkki, sen ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä arvioidaan tavalliseen tapaan. Merkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky saattaa olla heikko tai jopa hyvin heikko, jos se viittaa asianomaisten tavaroiden luonteeseen tai muihin ominaisuuksiin. Yhteismerkkien antama suoja ei ole muita merkkejä laajempi (ks. tuomio 13.6.2012, T-534/10, HELLIM, 49 52 kohta ja 5.12.2012, T-143/11, F.F.R., 61 kohta). 2.3 Kasvaneen erottamiskyvyn tutkinta Kuten edellä on mainittu, ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn tutkimisen jälkeen tarkistetaan edellyttäen että väitteentekijä on esittänyt vastaavan väitteen 9 onko aiemman merkin erottamiskyky kasvanut riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen ajankohtana (tai sitä aiemmin) väitteentekijän käytön perusteella. Aiemman merkin erottamiskyky on aina huomioitava sekaannusvaarasta päätettäessä. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (tuomio 11.11.1997, C-251/95, Sabèl, 24 kohta). Siksi sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 29.9.1998, C-39/97, Canon, 18 kohta). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aiemman tavaramerkin kasvanut erottamiskyky puoltaa sekaannusvaaran toteamista. Kasvanut erottamiskyky edellyttää, että kohdeyleisö tunnistaa merkin. Tunnistaminen voi lisätä erottamiskykyä, jos merkillä on ominaispiirteidensä vuoksi heikko erottamiskyky, ei lainkaan erottamiskykyä tai merkki on ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen. 9 Katso ohjeiden osa C, Väite, jakso 1, Menettelyä koskevat asiat. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 18

CRISTAL R 0037/2000-2 Tavarat ja palvelut: luokka 33 Alue: Ranska Aikaisemman merkin "CRISTAL" arviointi: Lautakunta ei voi hyväksyä väitettä, jonka mukaan sanalla "Cristal" kuvaillaan kyseessä olevia tuotteita (kristallinkirkkaita kuohuviinejä). Se luo toisaalta mielikuvia viinien kristallinkirkkaudesta, mutta ei kuvaa tuotetta millään tavalla. Toisaalta valituslautakunta katsoo, että tavaramerkin CRISTAL vahva erottamiskyky Ranskan markkinoilla oli näytetty toteen (31 kohta). Unionin tuomioistuin on antanut joitakin ohjeita aiemman merkin käyttöön perustuvan erottamiskyvyn arvioinnista sekä luettelon joistakin tekijöistä: Tässä arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. (Ks. tuomio 22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 23 kohta). Käyttöön perustuvaa erottamiskyvyn kasvua koskevien todisteiden on viitattava (i) asianomaiseen maantieteelliseen alueeseen ja (ii) asianomaisiin tavaroihin ja palveluihin. Väitteentekijä voi esittää, että merkin erottamiskyky on kasvanut, mutta se koskee vain osaa rekisteröidyistä tavaroista ja palveluista. Virasto määrittää toimitetun näytön perusteella, minkä nimenomaisten tavaroiden ja palvelujen erottamiskyky on kasvanut. Kasvaneen erottamiskyvyn luonne ja tekijät sekä sitä koskevat todisteet 10 ja arviointi ovat samat kuin merkin tunnettuutta tarkasteltaessa. Tunnettuuden toteaminen edellyttää kuitenkin tietyn kynnysarvon ylittymistä, kun taas kasvaneen erottamiskyvyn toteamisen kynnys voi olla matalampi. Erottamiskyky on kasvanut aina, kun ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ylittyy. 10 Lisätietoja vaaditusta näytöstä ja sen arvioinnista on ohjeiden osassa C, Väitemenettely, jakso 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 19

EL COTO T-332/04 Tavarat ja palvelut: Luokat 33, 35 ja 39 Alue: EU Tavaramerkin "EL COTO" kasvaneen erottamiskyvyn arviointi: Huomioituaan aiemman merkin "EL COTO" markkinatuntemuksen ja arvioituaan asianmukaiset oikeuskäytännön periaatteet valituslautakunta katsoi, että aiemman merkin "EL COTO" erottamiskyky on erittäin hyvä. Toteamus perustui seuraaviin seikkoihin: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Riojan" myöntämä todistus osoittaa, että omistaja on markkinoinut viinejään muun muassa tuotenimillä "El Coto" ja "Coto de Imaz" vuodesta 1977 lähtien ja että nämä merkit ovat erittäin tunnettuja Espanjassa. Useissa Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston päätöksissä todetaan, että merkki "EL COTO" on hyvin tunnettu Espanjassa. Myynnin kehitystä koskeva asiakirja osoittaa, että viiniä on myyty nimellä "El Coto" 339 852 kahdentoista pullon laatikkoa vuonna 1995, 379 847 laatikkoa vuonna 1996, 435 857 laatikkoa vuonna 1997 ja 464 080 laatikkoa vuonna 1998 (50 kohta). Tulee huomata, että unionin tuomioistuin on myös todennut, että merkin erottamiskyvyn kasvu saattaa johtua sen käytöstä osana toista rekisteröityä tavaramerkkiä (tuomio 7.7.2005, C-353/03, Have a break, 30 ja 32 kohta sekä tuomio 7.9.2006, T-168/04, Aire Limpio, 74 kohta). Riittää, että tällaisen käytön seurauksena kohdeyleisö mieltää, että aiempien merkkien nimeämä tuote tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä. Erottamiskyvyn kasvamista koskevan tutkinnan lopputulos on jokin seuraavista. Jos kasvaneesta erottamiskyvystä ei ole näyttöä asianmukaisten tavaroiden ja palvelujen tai alueen osalta tai jos näyttöä ei ole tarpeeksi, aiemman merkin erottamiskyky on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky (tavallinen tai sitä heikompi). Jos kasvaneesta erottamiskyvystä on näyttöä tiettyjen tai kaikkien asianomaisten tavaroiden, palvelujen ja alueiden osalta ja jos näyttöä on tarpeeksi, lopputulos on seuraava: Jos aiemman merkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on tavallista heikompi, merkki tai osa voi olla saavuttanut tavallisen tai jopa korkean erottamiskyvyn riippuen toimitetusta näytöstä 11 Jos aiemman merkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on tavallinen, se voi olla saavuttanut korkean erottamiskyvyn. Tulee muistaa, että vaikka merkin erottamiskyky on voinut kokonaisuudessaan kasvaa, merkissä saattaa olla kuvailevia osia, joiden erottamiskyky on heikko tai joilla sitä ei ole lainkaan. Esimerkiksi se, että merkin "Coca Cola" erottamiskyky on kasvanut kokonaisuudessaan, ei muuta sitä tosiasiaa, että osa "Cola" on edelleen täysin kuvaileva tiettyjen tuotteiden osalta. 11 Lisätietoja vaaditusta näytöstä ja sen arvioinnista on ohjeiden osassa C, Väitemenettely, jakso 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 20