OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4 EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET JA YHTEISÖN YHTEISMERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet Perusteltu rekisteröintieste Vuoropuhelu hakijan kanssa Euroopan unionia koskevat kriteerit Merkityksettömät kriteerit Sana tai ilmaus ei ole käytössä Tarve säilyttää vapaassa käytössä Tosiasiallinen yksinoikeus Kaksoismerkitys Tavaroita ja palveluja koskevien rekisteröintiesteiden laajuus Rekisteröintiesteestä ilmoittamisen ajankohta Erottamislausumat Eri hylkäysperusteiden välinen suhde Ehdottomat hylkäysperusteet (tavaramerkkiasetuksen 7 artikla) Graafinen esitys (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) Yleiset huomautukset Esimerkkejä tavaramerkkihakemuksista, jotka on hylätty tai hyväksytty 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella Hajumerkit Makumerkit Äänimerkit Liikettä sisältävät merkit Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä missä tahansa ilmenemismuodossa Moniselitteiset ja ristiriitaiset kuvaukset, jotka eivät ole yhdenmukaisia merkin luonteen kanssa Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin Erottamiskyky (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) Yleiset huomautukset Sanaosat Kirjojen nimet Värit Yksittäiset värit Väriyhdistelmät Yksittäiset kirjaimet Yleiset huomautukset Esimerkkejä Iskulauseiden erottamiskyvyn arviointi Yksinkertaiset kuvio-osat Tavanomaiset kuvio-osat Typografiset merkit Kuvasymbolit Yleiset tai erottamiskyvyttömät merkit Kolmiulotteiset tavaramerkit Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 2

3 Alustavat huomautukset Muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin Itse tavaran muoto tai tavaroihin tai palveluihin liittyvät muodot Pakkauksen muoto Kuosimerkit Sijaintimerkit Kuvailevuus (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) Yleiset huomautukset Kuvailevuuden käsite Viiteperusta Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitut ominaisuudet Sanamerkit Yksi sana Sanayhdistelmät Kirjoitusvirheet ja poisjätöt Lyhenteet ja kirjainsanat Iskulauseet Maantieteelliset nimitykset Tavaroiden tai palvelujen kohdetta kuvaavat ilmaukset Yksittäiset kirjaimet ja numerot Värien nimet Kasvilajikkeiden nimet Kuviomerkit Esittävyyden vähimmäistaso Alustavat huomautukset Tyylitellyt sanaosat Muihin kuvio-osiin yhdistetyt sanaosat Tavalliset merkit tai merkinnät (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta) Yleiset huomautukset Ajankohta, jona ilmaus tulee tavalliseksi Tavallisiksi tulleiden ilmausten arviointi Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan sovellettavuus kasvilajikkeiden nimiin Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai tavaran luonteenomainen muoto (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohta) Yleiset huomautukset Tavaran luonteenomainen muoto Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 3

4 1 Yleiset periaatteet 1.1 Perusteltu rekisteröintieste Jos tutkija toteaa ehdottoman hylkäysperusteen olevan olemassa, hakijalle on ilmoitettava rekisteröintiesteestä ilmoituksella, jossa eritellään kaikki todetut yksittäiset hylkäysperusteet sekä esitetään selkeät ja erilliset perustelut kullekin perusteelle. Kaikki rekisteröintiesteet perusteluineen tulee ilmoittaa samassa ilmoituksessa, ja kullekin hylkäysperusteelle on esitettävä omat perustelut. Monissa tapauksissa jotkin hylkäysperusteet ovat päällekkäisiä, esimerkiksi erottamiskyky ja kuvailevuus. Tällaisissakin tapauksissa kullekin hylkäysperusteelle on esitettävä erilliset perustelut. Jos sanamerkillä esimerkiksi todetaan olevan semanttinen merkitys, jonka perusteella sen rekisteröinti voidaan hylätä sekä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan että c alakohdan perusteella, ilmoituksessa hylkäysperusteista olisi käsiteltävä kumpaakin näistä perusteista erillisissä kohdissa. Tällaisessa tapauksessa olisi ilmoitettava selkeästi, perustuuko erottamiskyvyn puuttuminen samoihin vai eri näkökohtiin kuin ne seikat, joiden perusteella tavaramerkkiä pidetään kuvailevana. Yhteisön tavaramerkin hylkäämiseen riittää, että yksi 7 artiklassa mainituista perusteista täyttyy vain osassa Euroopan unionia. Tutkijoita kuitenkin kannustetaan luettelemaan tässä vaiheessa kaikki hylkäysperusteet, joita voidaan soveltaa. Toisinaan hakijan esittämät huomautukset tai tavaroiden ja palvelujen luettelon rajaaminen (osittainen peruuttaminen) johtaa muiden hylkäysperusteiden soveltamiseen. Tutkijoita muistutetaan, että jos haetun yhteisön tavaramerkin hylkääminen täytyy perustaa uusiin hylkäysperusteisiin tai uusiin näkökohtiin, osapuolelle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa niistä. 1.2 Vuoropuhelu hakijan kanssa Tutkintamenettelyn aikana tutkijan pitäisi pyrkiä vaihtamaan mielipiteitä hakijan kanssa. Kaikissa menettelyn vaiheissa tutkijan on tarkasteltava huolellisesti hakijan esittämiä huomautuksia. Tutkijan on samoin tarkasteltava omasta aloitteestaan uusia tosiseikkoja tai näkökohtia, jotka puoltavat tavaramerkin hyväksymistä. Hakemus voidaan hylätä vain, jos tutkija on päätöksen tekoajankohtana vakuuttunut siitä, että sen rekisteröinnille on perusteltu este. Jos hakija ei ole esittänyt huomautuksia ja jos tutkija ei ole löytänyt omasta aloitteestaan syitä, jotka saattaisivat muuttaa hänen näkemystään, hakijalle lähetetään hylkäyspäätös. Sen tulee sisältää alkuperäinen rekisteröintiestettä tai -esteitä koskeva ilmoitus tai ilmoitukset sekä toteamus siitä, että hakemus on hylätty, ja maininta muutoksenhakumahdollisuudesta. Lopullisessa päätöksessä tavaramerkkiä ei ole asianmukaista hylätä pelkästään rekisteröinnin epäämistä koskevassa ilmoituksessa esitetyistä syistä. Jos hakija riitauttaa alkuperäisessä ilmoituksessa esitetyt syyt, hylkäyspäätöksessä on ensin esitettävä alkuperäiset perustelut ja sitten käsiteltävä hakijan esittämiä huomautuksia. Jos tutkijan on esitettävä uusia tosiseikkoja tai perusteita hylkäykselle, hakijalle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksia niistä ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 4

5 Jos hakija yrittää kumota puutteen rajaamalla tavaroiden ja palvelujen luetteloa, on mahdollista, että rajaamisen myötä syntyy uusi hylkäysperuste, esimerkiksi harhaanjohtavuus kuvailevuuden lisäksi. Tässä tapauksessa olisi lähetettävä toinen rekisteröintiestettä koskeva ilmoitus, jotta hakijalle annetaan mahdollisuus esittää huomautuksensa kaikista niistä hylkäysperusteista, joiden on todettu täyttyvän. Tiettyjä tavaroita tai palveluja varten haettua rekisteröintiä, jota on rajattu sillä ehdolla, että kyseisillä tavaroilla tai palveluilla ei ole määrättyä ominaisuutta, ei pitäisi hyväksyä (ks. tuomio , C-363/99, Postkantoor,, 114 kohta). Esimerkiksi tavaramerkin Teatteri osalta ei pitäisi hyväksyä rajausta, jonka mukaan rekisteröintiä haetaan kirjoille, lukuun ottamatta teatteria käsitteleviä kirjoja. Sen sijaan myönteisesti muotoillut rajaukset, kuten kemiaa käsittelevät kirjat, voivat yleensä olla hyväksyttäviä. Käytössä syntyneen erottamiskyvyn [7 artiklan 3 kohta] todistamisen osalta hakijalla on oikeus vakuuttaa, että sen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytössä, ja esittää asianmukaiset todisteet käytöstä. Hakijan on toimitettava todisteensa käytöstä rekisteröintiestettä koskevan ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ja ennen kuin tutkija tekee lopullisen päätöksensä. Tältä osin hakija voi pyytää määräaikojen pidentämistä rekisteröintiestettä koskevan ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön mukaisesti. Jos tutkija haluaa hyväksyä tavaramerkin 7 artiklan 3 kohdan perusteella, hylkäysilmoitusta ei lähetetä. Jos käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta huolimatta tutkija toteaa, ettei yhteisön tavaramerkkihakemusta edelleenkään voida hyväksyä 7 artiklan 1 kohdan perusteella, koska todisteet käytöstä eivät olleet vakuuttavia, hylkäysilmoitukseen on sisällytettävä maininta mahdollisuudesta hakea päätökseen muutosta valituslautakunnassa. Siihen on myös sisällytettävä perustelut sille, miksi tavaramerkki on jonkin 7 artiklan 1 kohdassa mainitun perusteen vastainen, ja erilliset perustelut sille, miksi hakijan vakuutusta käytössä syntyneestä erottamiskyvystä ei voida hyväksyä. 1.3 Euroopan unionia koskevat kriteerit Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohta on Euroopan unionin säännös, ja sitä on tulkittava unionissa yhtenäisesti. Olisi virheellistä soveltaa erottamiskykyä koskevia erilaisia vaatimuksia, jotka perustuvat erilaisiin kansallisiin perinteisiin, tai soveltaa yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisesti erilaisia (ts. lievempiä tai tiukempia) vaatimuksia sen mukaan, mikä maa on kulloinkin kyseessä. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröintihakemus on hylättävä, vaikka hylkäämisperuste on olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia. Tämä tarkoittaa, että hylkäämiseen riittää, jos tavaramerkki on kuvaileva tai siltä puuttuu erottamiskyky jollakin EU:n virallisella kielellä. Muiden kielten osalta hylkäyspäätös tehdään, jos tavaramerkki on 7 artiklan 1 kohdan vastainen kielellä, jota merkittävä osa kohdeyleisöstä ainakin osassa Euroopan unionia ymmärtää (ks. jäljempänä kohta , Viiteperusta, ja tuomio , T-72/11, Espetec,, kohta). Jos rekisteröintieste ei perustu sanan semanttiseen merkitykseen, hylkäysperuste koskee yleensä koko Euroopan unionia. Kohdeyleisölle merkistä syntyvä mielleyhtymä, liike-elämän käytännöt tai hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen käyttö voivat kuitenkin olla erilaisia Euroopan unionin eri osissa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 5

6 1.4 Merkityksettömät kriteerit Hakijat esittävät usein huomautuksia, jotka tuomioistuimet ovat jo todenneet merkityksettömiksi. Nämä huomautukset on hylättävä viittaamalla asiaa koskevien tuomioiden vastaaviin kohtiin Sana tai ilmaus ei ole käytössä Sillä, ettei haetun käsitteen kuvailevaa käyttöä voida varmentaa, ei ole merkitystä. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen tutkinta on tehtävä ennakoiden (olettamalla, että tavaramerkkiä käytetään hakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen osalta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodosta ilmenee selvästi, että riittää, jos tavaramerkkiä voidaan käyttää osoittamaan tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia (ks. tuomio , C-191/01, Doublemint, 33 kohta) Tarve säilyttää vapaassa käytössä Usein perusteluna käytetään, etteivät muut talouden toimijat tarvitse ilmausta, jolle rekisteröintiä haetaan, että ne voivat käyttää suorempia ja yksinkertaisempia nimityksiä tai että niillä on käytettävissään synonyymeja tavaroiden asianomaisten ominaisuuksien kuvaamiseen. Kaikki nämä huomautukset on hylättävä merkityksettöminä. Vaikka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perustana on sitä koskeva yleinen etu, että kuvailevia käsitteitä ei pitäisi rekisteröidä tavaramerkkeinä, jotta ne säilyvät kaikkien kilpailijoiden vapaassa käytössä, viraston ei tarvitse osoittaa, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava tarve säilyttää kuvailevat ilmaukset vapaassa käytössä (konkretes Freihaltebedürfnis) (ks. tuomio , C-108/97, Chiemsee, 35 kohta ja tuomio , C-363/99, Postkantoor, 61 kohta). Näin ollen on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymeja tai muita vieläkin tavanomaisempia tapoja, joilla tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia voidaan kuvailla (ks. tuomio , C-265/00, Biomild, 42 kohta) Tosiasiallinen yksinoikeus Sillä, että hakija on ainoa niitä tavaroita ja palveluja tarjoava taho, joiden osalta tavaramerkki on kuvaileva, ei ole merkitystä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin suurempi todennäköisyys, että asianomaisen hakijan tavaramerkin katsotaan tulleen käytössä erottamiskykyiseksi Kaksoismerkitys Hakijoiden usein esittämä huomautus, jonka mukaan haetuilla ilmauksilla on useita merkityksiä eikä jokin niistä ole kuvaileva kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, on hylättävä. Hakemuksen hylkäämiseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 6

7 c alakohdan perusteella riittää, jos ainakin yksi käsitteen mahdollisista merkityksistä on kuvaileva asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. tuomio , C-191/01, Doublemint, 32 kohta; vahvistettu asiassa C-363/99, Postkantoor, tuomio , 97 kohta). Koska tutkinnassa on keskityttävä hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin, huomautukset, jotka koskevat haetun tavaramerkin muodostavan sanan tai sanojen muita mahdollisia merkityksiä (jotka eivät liity kyseisiin tavaroihin tai palveluihin), ovat merkityksettömiä. Samoin silloin, kun haettu tavaramerkki on eri osista koostuva sanamerkki, tutkinnan kannalta merkityksellinen on se merkitys, joka mahdollisesti liittyy merkkiin kokonaisuutena tarkasteltuna, eivätkä sen yksittäisten osien mahdolliset merkitykset erikseen tarkasteltuina (ks. tuomio , T-315/03, Rockbass, 56 kohta). 1.5 Tavaroita ja palveluja koskevien rekisteröintiesteiden laajuus Lähes kaikkia ehdottomia hylkäysperusteita, ja erityisesti niistä olennaisimpia eli erottamiskyvyn puuttumista, kuvailevuutta, tavanomaisuutta yleisessä kielenkäytössä ja harhaanjohtavuutta, on arvioitava niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. Jos rekisteröintieste todetaan, tutkijan on eriteltävä, mitä hylkäysperustetta (tai hylkäysperusteita) sovelletaan kyseiseen tavaramerkkiin kunkin tavaran tai palvelun osalta. Riittää, että hylkäysperustetta sovelletaan yhteen tavaroiden ja/tai palvelujen yhtenäiseen ryhmään. Yhtenäisenä ryhmänä pidetään sellaisten tavaroiden ja/tai palvelujen ryhmää, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys (tuomio , T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, 28 kohta). Kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, voidaan antaa yhteiset yleisperustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (tuomio , C-239/05, Kitchen company, 38 kohta). Kuvailevuuden osalta rekisteröintieste koskee paitsi niitä tavaroita ja palveluja, joita haetun tavaramerkin muodostama sana tai sanat kuvailee/kuvailevat suoraan, myös sitä laajaa ryhmää, johon sisältyvät (ainakin mahdollisesti) yksilöitävissä oleva alaryhmä tai tietyt tavarat ja palvelut, joita haetulla tavaramerkillä kuvaillaan suoraan. Jos hakija ei ole tehnyt tarkoituksenmukaista rajausta, kuvailevuuteen perustuva rekisteröintieste vaikuttaa väistämättä myös laajaan ryhmään. Esimerkiksi tavaramerkki EUROHEALTH on hylättävä koko vakuutustoiminnan osalta eikä pelkästään terveysvakuutusten osalta (ks. tuomio , T-359/99, Eurohealth, 33 kohta). Rekisteröintieste koskee myös niitä tavaroita ja palveluja, jotka liittyvät suoraan niihin, joihin kuvaileva merkitys sopii. Lisäksi silloin, jos kuvaileva merkitys liittyy toimintaan, jossa käytetään useita luettelossa erikseen mainittuja tavaroita tai palveluja, rekisteröintieste koskee niitä kaikkia (ks. tuomio , T-355/00, Tele Aid, useista tavaroista ja palveluista, joita käytetään tarjottaessa apua autonkuljettajille välimatkan päästä tai jotka liittyvät siihen). On mahdollista hakea rekisteröintiä tavaroille ja palveluille niin kutsuttuina liitännäistavaroina tai -palveluina siten, että niitä on tarkoitus käyttää pääasiallisten tavaroiden tai palvelujen käytön yhteydessä tai sen tukena. Näihin kuuluvat tyypillisesti tavaroiden pakkauspaperi ja käyttöohjeet sekä mainonta tai korjauspalvelu. Tällaisissa tapauksissa liitännäistavaroita on lähtökohtaisesti tarkoitus käyttää ja myydä yhdessä pääasiallisen tuotteen kanssa (esim. ajoneuvot ja käyttöohjeet). Tästä seuraa, että jos Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 7

8 yhteisön tavaramerkkiä pidetään kuvailevana pääasiallisten tavaroiden osalta, se on kuvaileva myös siihen läheisesti liittyvien liitännäistavaroiden osalta. 1.6 Rekisteröintiesteestä ilmoittamisen ajankohta Rekisteröintiesteestä on ilmoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman täydellisessä muodossa. Joissakin tapauksissa virasto kuitenkin avaa tutkintamenettelyn uudelleen ex officio, jos tavaramerkki on selvästi hyväksytty virheellisesti tai jos samoja, uuden oikeuskäytännön mukaisia päätelmiä sovelletaan tavaramerkkiin, joka on hyväksytty jo aikaisemmin (tuomio , T-289/02, Telepharmacy Solutions,). Yhteisön tavaramerkkihakemusten kohdalla rekisteröintiesteestä voidaan ilmoittaa milloin tahansa ennen rekisteröintiä, toisin sanoen myös tavaramerkin julkaisemisen jälkeen. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien kohdalla esteestä voidaan ilmoittaa niin kauan kuin väiteaika (kuusi kuukautta uudelleenjulkaisemisesta) ei ole alkanut (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 112 säännön 5 kohta). Tällaisessa tapauksessa mahdollinen aikaisemmin lähetetty ilmoitus tavaramerkin väliaikaisesta tilasta peruutetaan. Virasto voi myös avata tutkintamenettelyn uudelleen kolmansien osapuolten esittämien huomautusten perusteella (tavaramerkkiasetuksen 40 artikla). 1.7 Erottamislausumat Tavaramerkkiasetuksen 37 artiklan 2 kohdassa annetaan tutkijalle mahdollisuus pyytää rekisteröinnin edellytyksenä, että tavaramerkin osatekijälle, jolla ei ole erottamiskykyä, ei vaadittaisi yksinoikeutta. Käytännössä tutkijat eivät yleensä turvaudu tähän säännökseen. Jos tavaramerkkiä ei ole todettu yksinomaan kuvailevaksi eikä siltä puutu erottamiskyky, se yleensä hyväksytään ilman erottamislausumaa. Erottamislausuma ei yleensä auta poistamaan ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvaa rekisteröintiestettä. Jos tavaramerkki koostuu sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joista yksikään ei ole sellaisenaan selkeästi erottamiskykyinen, erillisistä osatekijöistä ei ole tarpeen antaa erottamislausumaa. Jos aikakauslehden tavaramerkkinä on esimerkiksi Alicante Local and International News, siihen sisältyville yksittäisille osatekijöille ei tarvita erottamislausumaa. Jos hakijan erottamislausuma ei poista hylkäysperustetta tai hakija ei hyväksy edellytettyä erottamislausumaa, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on tarpeen. Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan erottamislausuman osatekijälle, jolla ei ole erottamiskykyä, erottamislausuma tulee säilyttää, vaikka tutkija ei pitäisi sitä tarpeellisena. Tutkijan on hylättävä erottamiskykyisiä osatekijöitä koskevat erottamislausumat, koska niiden seurauksena tavaramerkin suojan laajuus jäisi epäselväksi. 1.8 Eri hylkäysperusteiden välinen suhde Rekisteröintiestettä koskevan ilmoituksen ja mahdollisen myöhemmän hylkäyspäätöksen on sisällettävä kaikki sovellettavat hylkäysperusteet. Kullekin hylkäysperusteelle on esitettävä erilliset perustelut. Jotta vältetään sekaannus siitä, perustuiko hylkääminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b vai c alakohtaan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 8

9 vai molempiin, kumpaakin hylkäysperustetta olisi käsiteltävä oman otsikon alla. Jos hakija muuttaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, että uusi hylkäysperuste tulee sovellettavaksi, kyseinen peruste on mainittava. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos hakija rajaa hakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, että tavaramerkistä tulee harhaanjohtava. Jos hylkäämiselle esitetään useita perusteita, hakijan on kumottava ne kaikki, koska hylkääminen voi perustua yhteenkin hylkäämisperusteeseen (tuomio , C-104/00 P, Companyline, 28 kohta). Näiden ohjeiden seuraavissa kappaleissa käsitellään kutakin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan alakohtaa aakkosjärjestyksessä siten, että ensin tarkastellaan 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja viimeiseksi 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa. Tämän jälkeen käsitellään tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytön kautta saavutettua erottamiskykyä ja viimeisessä kappaleessa yhteistavaramerkkejä. 2 Ehdottomat hylkäysperusteet (tavaramerkkiasetuksen 7 artikla) 2.1 Graafinen esitys (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) Yleiset huomautukset Tässä kappaleessa tarkastellaan SMHV:n velvoitetta hylätä merkit, jotka eivät ole tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaisia. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa asetetaan siten kaksi edellytystä: (a) merkki voidaan esittää graafisesti ja (b) merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Graafista esitystä koskevan vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde. Oikeuskäytännössä on selkeästi vahvistettu, että tavaramerkkidirektiivin 2 artiklassa, joka vastaa tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaa, tarkoitetun graafisen esityksen on mahdollistettava merkille kyky tulla esitetyksi visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (tuomio , C-273/00, Sieckmann, kohta ja tuomio , C-104/01, Libertel, kohta). Toisin sanoen merkkiä, jota ei voida esittää graafisesti, ei rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan. Unionin tuomioistuin on lisäksi korostanut, että merkistä on voitava tehdä muuttumaton ja varma havainto, joka takaa sen, että kyseessä oleva tavaramerkki osoittaa alkuperän. Esityksen tarkoituksena on juuri poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Näin ollen graafisen esityksen tavan on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 9

10 Jos merkkiä ei voida luontaisesti esittää graafisesti, kuvaus voi olla riittävä, mikäli kuvaus on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Siksi äänimerkit voidaan rekisteröidä kuvauksen perusteella, kun taas hajuja ei voida rekisteröidä (ks. jäljempänä) Esimerkkejä tavaramerkkihakemuksista, jotka on hylätty tai hyväksytty 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella Jäljempänä oleva luettelo esimerkeistä ei kata kaikkia mahdollisia tapauksia Hajumerkit Tällä hetkellä ei ole keinoa esittää hajuja tyydyttävällä tavalla graafisesti. Kemiallisen kaavan osalta vain harvat ihmiset tunnistaisivat tarkoitetun hajun kaavan perusteella. Hajunäytteen tallettaminen ei myöskään ole tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys, koska hajunäyte ei ole riittävän vakaa tai kestävä. Hajumerkkien osalta graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei siis voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä (ks. tuomio , C-273/00, Sieckmann, kohta). Tällä hetkellä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä kansainvälistä hajuluokittelua, jonka perusteella voitaisiin (kuten kansainvälisten värikoodien tai musiikillisen nuottikirjoituksen perusteella) tunnistaa hajumerkki objektiivisesti ja tarkasti kutakin hajua erikseen koskevan nimityksen tai tarkan koodin perusteella (tuomio , T-305/04, Kypsän mansikan tuoksu, 34 kohta). Kuten edellä mainitussa asiassa Sieckmann, vaikka hajumerkkejä, joita voidaan kuvailla monella eri tavalla, ei voida esittää graafisesti yhdellä kuvauksella, ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että hajumerkki voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti kuvata siten, että se täyttää kaikki tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan edellytykset sellaisina kuin niitä on oikeuskäytännössä tulkittu (tuomio , T-305/04, Kypsän mansikan tuoksu, 28 kohta). Edellä mainitussa asiassa (punaisen mansikan) graafisen esityksen sen enempää kuin sanallisen kuvauksenkaan ( kypsän mansikan tuoksu ) ei katsottu täyttävän asetettuja edellytyksiä. Mansikan tuoksu vaihtelee lajikkeesta toiseen. Näin ollen kuvaus kypsän mansikan tuoksu voi viitata useisiin lajikkeisiin ja siis useisiin erottamiskykyisiin tuoksuihin, eikä se ole yksiselitteinen tai täsmällinen eikä pysty poistamaan subjektiivisuutta kyseisen merkin tunnistamis- ja havaitsemisprosessissa. Hajumerkin graafinen esitys ei voi olla mansikan kuva, joka esittää ainoastaan marjaa, joka tuottaa oletettavasti samanlaista tuoksua kuin kyseessä oleva hajumerkki eikä siis tuoksua, jolle rekisteröintiä haetaan Makumerkit Edellä kohdassa esitettyjä perusteluja voidaan soveltaa vastaavasti makumerkkeihin (ks. päätös , R 120/ The taste of artificial strawberry flavour ). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 10

11 Äänimerkit Jos äänimerkki koostuu musiikista, virasto hyväksyy vain perinteisen nuottikirjoituksen haetun merkin graafiseksi esitykseksi (asiassa C-283/01, Shield Mark, annetussa tuomiossa asetettujen edellytysten mukaisesti). Jos merkki kuitenkin koostuu muusta äänestä kuin musiikista, oskillogrammista tai sonogrammista koostuva graafinen esitys on hyväksyttävä, mikäli sen yhteydessä toimitetaan sähköisesti vastaava äänitiedosto (ks. pääjohtajan päätös EX-05-3, ) Liikettä sisältävät merkit Liikettä sisältävien tavaramerkkien on myös täytettävä graafista esittämistä koskevat edellytykset. Asiassa R 443/ RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK) tekemässään päätöksessä toinen valituslautakunta totesi, että tapauksissa, joissa merkki määritellään sekä graafisella esityksellä että sanallisella kuvauksella, kuvauksen on vastattava graafisen esityksen sisältöä, jotta esitys on muun muassa selvä, täsmällinen, ymmärrettävä ja objektiivinen. Asianomaisessa tapauksessa tutkija katsoi, että esitykseen sisältyvät pysäytyskuvat yhdessä kuvauksen kanssa eivät osoittaneet selkeästi liikettä, erityisesti koska niistä ei käynyt riittävän selvästi ilmi, miten liike etenee eri pysäytyskuvien välillä: Toinen valituslautakunta kuitenkin totesi tältä osin, että merkin graafinen esitys ja verbaalinen kuvaus ovat täysin yhteensopivia ja täydentävät toisiaan. Hakija oli toimittanut riittävän määrän pysäytyskuvia, jotta liikkeen eteneminen voitiin kuvata selkeästi, sekä täsmällisen ja yksityiskohtaisen sanallisen kuvauksen liikkeen etenemisestä, eikä liikettä sisältävän merkin toiminnasta jäänyt epäselvyyttä. Toisen valituslautakunnan vahvistamien edellytysten mukaisesti liikettä kuvaavan tavaramerkin rekisteröinti voidaan hylätä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella vain, kun kohtuullisen tarkkaavaisen henkilön on ponnisteltava erityisen ankarasti ymmärtääkseen liikettä kuvaavan tavaramerkin sisällön. Pysäytyskuvien määrälle ei ole asetettu rajoitusta. Kuvien määrä riippuu kyseessä olevasta liikkeestä, kunhan muodolliset vaatimukset esityksestä täyttyvät. Tavaramerkin kuvauksen on oltava täsmällinen ja se on mukautettava liikkeen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 11

12 jatkuvuuteen ja moniosaisuuteen, jotta sillä voidaan kuvata merkkiä asianmukaisesti ja tehokkaasti Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä missä tahansa ilmenemismuodossa Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä missä tahansa ilmenemismuodossa ei täytä graafisen esityksen selkeydelle ja muuttumattomuudelle asioissa Sieckmann ja Libertel asetettuja edellytyksiä, mikä on edellytys sen kyvylle toimia tavaramerkkinä (ks. myös päätös , R 730/ YELLOW/BLUE/RED ). Pelkkä kahden tai useamman värin yhdistelmä ilman muotoa tai ääriviivoja taikka pääasiassa kyseessä olevan kaltainen maininta kahdesta tai useammasta väristä kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa ei osoita sellaista täsmällisyyttä ja muuttumattomuutta, jota vaaditaan tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa (tuomio , C-49/02, Sininen ja keltainen väri, 34 kohta). Lisäksi tällaiset esitykset mahdollistaisivat lukuisia erilaisia yhdistelmiä, minkä vuoksi kuluttajan ei olisi mahdollista havaita ja muistaa yhtä tiettyä yhdistelmää ja siten toistaa varmuudella aikaisempaa ostokokemusta. Ne eivät myöskään anna toimivaltaisille viranomaisille ja talouden toimijoille mahdollisuutta tunnistaa tavaramerkin haltijalle annetun suojan laajuutta. Näin ollen kahden tai useamman abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa kuvatun värin graafiseen esitykseen tulee sisältyä systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla (tuomio , T-293/10, Seitsemän eriväristä neliötä, 50 kohta) Moniselitteiset ja ristiriitaiset kuvaukset, jotka eivät ole yhdenmukaisia merkin luonteen kanssa Kuvausta, joka on moniselitteinen ja ristiriitainen, ei voida hyväksyä. Lisäksi kuvauksen on oltava yhdenmukainen merkin luonteen kanssa. Asiassa T-293/10, Seitsemän eriväristä neliötä, antamassaan tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin kuvaus ( kuusi pintaa, jotka on järjestetty geometrisesti kolmeen pariin samansuuntaisia pintoja siten, että kukin pari sijaitsee kohtisuoraan kahteen muuhun pariin nähden, ja i) kaksi vierekkäistä pintaa ovat aina erivärisiä ja ii) kussakin pinnassa on mustilla viivoilla erotettu ristikkokuvio, joka jakaa pinnan yhdeksään yhtä suureen osaan ) oli liian vaikeasti ymmärrettävä: Näin määritelty merkki ei ole pelkkä värimerkki vaan kolmiulotteinen tavaramerkki tai kuviomerkki, joka vastaa tietynmuotoisen kohteen ulkoasua, tässä tapauksessa kuutiota, joka on peitetty neliöillä, jotka on järjestetty tietyllä tavalla väreittäin. Vaikka kuvaus olisi ollut selkeä ja helposti ymmärrettävä mitä se ei ollut, siihen olisi joka tapauksessa sisältynyt lähtökohtainen ristiriita merkin todellisen luonteen osalta (64 ja 66 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 12

13 2.1.3 Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin Kun tavaramerkin rekisteröinnille on olemassa este tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, ei ole tarpeen tutkia muita tavaramerkin mahdollisia hylkäysperusteita, kuten tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohtaa. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita ei voida kumota sillä, että tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi. 2.2 Erottamiskyky (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) Yleiset huomautukset Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tuotteeksi ja erottamaan näin tarkoitetun tavaran muiden yritysten tavaroista (tuomio , yhdistetyt asiat C-468/01 P C-472/01 P, 32 kohta; tuomio , C-64/02 P, 42 kohta; tuomio , C-304/06 P, 66 kohta ja asia Audi v. SMHV, 33 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tätä erottamiskykyä voidaan arvioida vain yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (tuomio , yhdistetyt asiat C-468/01 P C-472/01 P, 33 kohta; tuomio , C-304/06 P, 67 kohta ja asia Audi v. SMHV, 34 kohta) (tuomio , T-293/10, Seitsemän eriväristä neliötä, ja tuomio , C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, 23 kohta). Vaikka yleisesti tunnustetaan, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää, on myös otettava huomioon, että ollakseen erottamiskykyinen yhteisön tavaramerkkinä merkin on oltava erottamiskykyinen koko Euroopan unionissa. Euroopan unionin tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sellaiselta sanamerkiltä, joka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. tuomio , T-190/05, TWIST & POUR, 39 kohta). Vastaavasti silloin, kun tietty ilmaus ei ole kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta selkeästi kuvaileva siinä määrin, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista rekisteröintiestettä ei sovelleta, merkkiä ei tästä huolimatta voitaisi rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sillä perusteella, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin vain antavan tietoa kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen luonteesta eikä osoittavan niiden alkuperää. Näin oli ilmauksen medi tapauksessa, jonka katsottiin pelkästään antavan kohdeyleisölle tietoa tavaroiden lääkinnällisestä tai terapeuttisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että ne viittaavat yleisesti lääketieteen alaan (tuomio , T-470/09, Medi, 22 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen rekisteröintieste on kyseessä myös silloin, kun käytettyä leksikaalista rakennetta, vaikka se ei olisikaan kieliopillisesti oikea, voidaan pitää yleisenä mainoskielessä ja kyseisessä kaupallisessa Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 13

14 asiayhteydessä. Näin todettiin yhdistelmästä ECO PRO, jossa ylistävä osatekijä PRO on sijoitettu kuvailevan osatekijän ECO jälkeen ja jonka kohdeyleisö mieltäisi osoitukseksi siitä, että tavaramerkin osoittamat tavarat on tarkoitettu ympäristöalan asiantuntijoille tai liittyvät ympäristön tukemiseen (tuomio , T-145/12, ECO PRO, kohta) Sanaosat Sanat eivät ole erottamiskykyisiä tai eivät voi antaa erottamiskykyä moniosaiselle merkille, jos niitä käytetään niin yleisesti, että ne ovat menettäneet kyvyn erottaa tavaroita ja palveluja. Tämän perusteella on hylättävä seuraavat ilmaukset, sellaisinaan tai muihin sellaisiin osatekijöihin yhdistettynä, joita ei voida rekisteröidä. Ilmaukset, jotka pelkästään osoittavat tavaroiden ja palvelujen tiettyä myönteistä tai vetoavaa laatua tai tehtävää, on hylättävä, jos niitä käytetään joko yksin tai kuvaileviin ilmauksiin yhdistettynä: ECO ilmaisee ekologista (tuomio , T-328/11, EcoPerfect, 25 kohta ja tuomio , T-625/11, ecodoor, 21 kohta); MEDI viittaa lääketieteelliseen (tuomio , T-470/09, medi ); MULTI tarkoittaa paljon, monta, enemmän kuin yksi (päätös ; R 99/ MULTI 2 n 1, päätös , R 904/ MULTI ) MINI ilmaisee hyvin pientä tai pikkuruista (päätös , R 62/ MINIRISC ); Premium/PREMIUM viittaa parhaaseen laatuun (tuomio , T-60/11, 46 49, 56 ja 58 kohta ja tuomio , yhdistetyt asiat T-582/11 ja T-583/11, PREMIUM L ja PREMIUM XL, 26 kohta); PLUS osoittaa jotain lisää, ylimääräistä, parasta laatua, erinomaista omassa lajissaan (päätös , R 329/ PLATINUM PLUS,); ULTRA 1 ilmaisee äärimmäistä (päätös , R 333/ ULTRAFLEX,); UNIVERSAL viittaa tavaroihin, jotka soveltuvat yleiseen tai yleismaailmalliseen käyttöön (tuomio , T-435/11, UniversalPHOLED, 22 ja 28 kohta). Ylätason verkkotunnusta kuvaavat päätteet, kuten.com, osoittavat vain paikkaa, jossa tieto on saatavilla internetissä, eivätkä siten voi tehdä kuvailevasta tai muutoin esteellisestä tavaramerkistä rekisteröintikelpoista. Näin ollen tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä painotuotteille, kuten ei myöskään ilmausta kirjat sellaisenaan. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tämän asiassa T-338/11, photos.com, antamansa tuomion 22 kohdassa, jossa se totesi, että osatekijä.com on tekninen ja yleinen rakenneosa, jota on käytettävä kaupallisen internetsivun osoitteen tavallisessa rakenteessa. Lisäksi se voi myös osoittaa, että tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluja voidaan hankkia tai 1 Muutettu Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 14

15 tarkastella verkossa tai että ne liittyvät internetiin. Näin ollen on myös katsottava, ettei kyseinen osatekijä ole erottamiskykyinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Yrityksen oikeudellisen muodon lyhenteet, kuten Ltd. ja GmbH, eivät voi lisätä merkin erottamiskykyä. Myöskään ilmauksia, jotka osoittavat, että tavarat ja palvelut ovat peräisin tietyltä ihmisryhmältä, kuten company, people ja Club, ei voida rekisteröidä. Esimerkiksi tavaramerkkiä Kitchen Company ei voida rekisteröidä keittiöitä varten. Asia on toisin, jos koko merkillä ei pelkästään viitata tavaroihin ja palveluihin abstraktisti, vaan siitä syntyy yleisvaikutelma erillisestä, yksilöitävissä olevasta yksiköstä. Esimerkiksi Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ja International Trade Mark Association voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi. Yksittäisten henkilöiden nimet ovat erottamiskykyisiä riippumatta siitä, miten yleinen nimi on, myös kaikkein yleisimpien sukunimien, kuten Smith tai García, tapauksessa. Ks. tuomio , C-404/02, Nichols, 26 ja 30 kohta. Sama pätee huomattavien henkilöiden, kuten valtionpäämiesten, nimiin Kirjojen nimet Yksinomaan kuuluisan tarinan tai kirjan nimestä koostuvilta tavaramerkeiltä voi puuttua erottamiskyky 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden kohde (sisältö) voi koskea kyseistä tarinaa. Syynä tähän on se, että tietyistä tarinoista (tai niiden nimistä) on tullut niin vakiintuneita ja tunnettuja, että ne ovat siirtyneet yleiseen kielenkäyttöön eikä niille voida antaa mitään muuta merkitystä kuin kyseisen tarinan merkitys. Esimerkiksi Peter Pan, Tuhkimo tai Ilias voivat aivan hyvin olla erottamiskykyisiä tavaramerkkejä esimerkiksi maalille, vaatteille tai kynille. Ne eivät kuitenkaan voi toimia erottavassa roolissa esimerkiksi kirjojen tai elokuvien yhteydessä, koska kuluttajat olettavat, että tavarat viittaavat Peter Panin tai Tuhkimon tarinaan ja että se on kyseisten ilmausten ainoa merkitys. Tavaramerkin rekisteröinti on evättävä vain, jos kyseinen nimi on riittävän kuuluisa ollakseen erittäin tuttu asianomaiselle kuluttajalle ja jos tavaramerkki voidaan mieltää tavaroiden tai palvelujen yhteydessä siten, että se tarkoittaa ensisijaisesti kuuluisan tarinan tai kirjan nimeä. Tavaramerkiltä todetaan puuttuvan erottamiskyky todennäköisemmin, jos voidaan osoittaa, että tarinasta on julkaistu monia eri versioita ja/tai siitä on tehty useita televisio-, teatteri- ja elokuvasovituksia, jotka ovat tavoittaneet laajan yleisön. Kyseisen tavaramerkin luonteen mukaan rekisteröinti voidaan evätä painotuotteiden, elokuvien, tallenteiden, näytelmien ja esitysten osalta (luettelo ei ole täydellinen) Värit Tässä kohdassa käsitellään yksittäisiä värejä tai väriyhdistelmiä ( pelkkä väri ). Jos tavaramerkkiä haetaan pelkille väreille tai väriyhdistelmille, on tarkoituksenmukaista tutkia, ovatko ne erottamiskykyisiä käytettyinä joko tavaroissa tai Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 15

16 niiden pakkauksissa tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tavaramerkin hylkäämiseen riittää, jos tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen kummassakaan näistä tilanteista. Väriyhdistelmien kohdalla erottamiskyvyn tutkimisen on perustuttava oletukseen, että väriyhdistelmä haetussa muodossaan esiintyy tavaroissa tai niiden pakkauksessa tai palvelujen osalta mainos- tai myynninedistämismateriaalissa Yksittäiset värit Kuten unionin tuomioistuin on vahvistanut, kuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla olisi tietty alkuperä, sillä pelkkää väriä ei nykyisessä liikeelämässä lähtökohtaisesti käytetä yksilöimiskeinona (tuomio , C-104/01, Libertel,). Väriltä sellaisenaan puuttuu yleensä se ominaisuus, että se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista (65 kohta). Näin ollen yksittäiset värit eivät ole erottamiskykyisiä tavaroiden ja palvelujen osalta paitsi hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tällaiset hyvin poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät, että hakija osoittaa tavaramerkin olevan ehdottoman epätavallinen tai huomiota herättävä kyseisten tavaroiden osalta. Tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia, esimerkiksi jos maidosta käytettäisiin mustaa väriä. Hylkääminen ei edellytä, että tavaramerkissä on jokin jäljempänä kohdassa luetelluista tekijöistä, mutta jos näin on, sitä olisi käytettävä lisäperusteena hylkäämiselle. Jos todetaan, että kyseistä yksittäistä väriä käytetään yleisesti asianomaisella alalla ja/tai että sillä on koristeellinen tai toiminnallinen tarkoitus, väri on hylättävä. Yleinen etu on unionin yleisen tuomioistuimen mukaan este yhden tietyn värin monopolisoinnille riippumatta siitä, kuuluuko asianomainen toimiala hyvin erityiseen markkinasegmenttiin (tuomio , T-97/08, Oranssin värin sävy, kohta) Väriyhdistelmät Jos tavaramerkkiä haetaan pelkälle väriyhdistelmälle, graafisessa esityksessä on kuvattava nämä värit avaruudellisesti siten, että voidaan määrittää haetun oikeuden laajuus (suoja käsittää sen, mitä esityksessä on nähtävissä). Graafisesta esityksestä olisi käytävä selvästi ilmi eri värien suhde ja asema toisiinsa, eli siihen tulisi sisältyä systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla (tuomio , C-49/02, Sininen ja keltainen väri, 33 kohta ja tuomio , T-293/10, Seitsemän eriväristä neliötä, 50 kohta). Esimerkiksi tavaramerkki, jossa on pieni keltainen raita punaisen päällä, eroaa tavaramerkistä, jossa punaista ja keltaista on samassa suhteessa ja punainen osa sijaitsee vasemmalla. Abstrakti vaatimus, erityisesti jossa kaksi väriä esiintyy missä tahansa mahdollisessa yhdistelmässä tai missä tahansa suhteessa, ei ole hyväksyttävä ja johtaa rekisteröinnin epäämiseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla (päätös , R 730/ GELB/BLAU/ROT, 34 kohta). Tämä seikka on erotettava väriyhdistelmän esiintymistä tuotteessa koskevasta maininnasta, jollaista ei edellytetä, koska merkityksellistä on rekisteröinnin kohde eikä tapa, jolla se esiintyy tai sitä voidaan käyttää tuotteessa. Väriyhdistelmän tapauksessa hylkääminen voi perustua vain erityisiin tosiseikkoihin tai perusteisiin, ja jos tällaisia erityisiä perusteita hylkäämiselle ei todeta, tavaramerkki on Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 16

17 hyväksyttävä. Jos toinen kahdesta väristä on joko tuotteesta yleisesti käytetty väri tai tuotteen luontainen väri eli jos tuotteen tavanomaiseen tai luontaiseen väriin on lisätty toinen väri, rekisteröintiestettä sovelletaan samalla tavalla kuin jos värejä olisi vain yksi. Esimerkiksi harmaa on puutarhatyökalujen kädensijassa tavallisesti käytetty väri ja valkoinen on pesuainetablettien luontainen väri. Siten pesuainetablettia, joka on valkoinen ja jossa on toinen kerros punaista, on itse asiassa arvioitava tapauksena, jossa on kyse värin lisäämisestä. Kahden värin yhdistelmä tulisi joka tapauksessa hylätä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa. Jos väri on pelkästään tavaroiden koristeellinen osatekijä tai vastaa kuluttajan toivetta (esim. autojen tai t-paitojen värit) asianomaisten värien määrästä riippumatta. Väri määräytyy tavaroiden luonteen perusteella (esim. musteet). Väri määräytyy teknisen käyttötarkoituksen perusteella (esim. sammuttimien punainen väri, sähköjohdoissa käytettävät eri värit). Väri on tuotteelle tavanomainen tai yleinen (esim. punainen sammuttimissa, keltainen postipalveluissa). Väri osoittaa tavaroiden tiettyä ominaisuutta, kuten makua (keltainen sitruunan mausta, pinkki mansikan mausta). Väriyhdistelmä on myös hylättävä, jos väriyhdistelmää voidaan todeta käytettävän jo markkinoilla, erityisesti jos useat kilpailijat käyttävät sitä (esim. on pystytty osoittamaan, että monet eri yritykset käyttävät punaisen ja keltaisen väriyhdistelmää olut- tai virvoitusjuomatölkeissä). Kaikissa näissä tapauksissa tavaramerkin rekisteröinti tulee evätä, mutta vasta kyseisten tavaroiden ja palvelujen sekä markkinatilanteen huolellisen analysoinnin jälkeen. Palveluja osoittavien värimerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävien kriteerien ei pitäisi erota kriteereistä, joita sovelletaan tavaroita osoittaviin värimerkkeihin (kuten unionin yleinen tuomioistuin muistutti antamassaan tuomiossa asiassa T-404/09, GREY-RED ). Kyseisessä asiassa katsottiin, ettei haettu väriyhdistelmä poikennut asianomaisen kuluttajan kannalta merkittävästi kyseisistä palveluista tavallisesti käytettävistä väreistä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että haettu väriyhdistelmä oli hyvin lähellä valkoisen ja punaisen väriyhdistelmää, jota käytetään rautateiden tasoristeysten puomeissa ja junaliikenteeseen liittyvissä liikennemerkeissä, ja että kohdeyleisö pitäisi merkkiä kokonaisuudessaan toiminnallisena tai koristeellisena osatekijänä eikä osoituksena palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Mitä enemmän värejä on, sitä vähemmän yhdistelmällä on todennäköisesti erottamiskykyä, koska suurta määrää eri värejä ja niiden järjestystä on vaikea muistaa. Lisätietoa värien nimistä on kohdassa Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 17

18 2.2.5 Yksittäiset kirjaimet Yleiset huomautukset Asiassa C-265/09 P, α, antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin katsoi, että jos tavaramerkit koostuvat yksittäisistä kirjaimista, jotka on esitetty tavanomaisilla kirjoitusmerkeillä ja joita ei ole graafisesti muunneltu, asianomaisia tavaroita tai palveluita koskevan konkreettisen tutkinnan yhteydessä on arvioitava, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan (39 kohta). Unionin tuomioistuin muistutti, että kirjaimet ovat tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan yksi ryhmä niitä merkkejä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä, jos näillä merkeillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (28 kohta), ja tähdensi, ettei merkin rekisteröinti tavaramerkiksi edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on tiettyä kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta. Vaikka unionin tuomioistuin myönsi, että on aiheellista ottaa huomioon vaikeudet, joita tiettyihin ryhmiin kuuluvista tavaramerkeistä voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen vuoksi aiheutua, ja että erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin osalta kuin muiden sanamerkkien osalta (39 kohta), se totesi kuitenkin selkeästi, että nämä seikat eivät voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista (33 39 kohta). Todistustaakasta unionin tuomioistuin totesi, että tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaan viraston on rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan viran puolesta selvitettävä merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen perusteen soveltamiseen, ja että tätä vaatimusta ei voida lieventää eikä selvitysvastuuta kääntää yhteisön tavaramerkin hakijan vahingoksi (55 58 kohta). Viraston tehtävä on siten selittää ja perustella, miksi tavaramerkiltä, joka koostuu tavanomaisilla kirjoitusmerkeillä esitetystä yksittäisestä kirjaimesta, puuttuu erottamiskyky. Näin ollen on suoritettava perusteellinen tutkinta tapauksen tosiseikkojen perusteella, jotta voidaan arvioida, voiko tavallisilla kirjoitusmerkeillä esitetty yksittäinen kirjain toimia tavaramerkkinä kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Tämä tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin tarpeellisuus merkitsee sitä, ettei ole mahdollista tukeutua oletuksiin (kuten siihen, etteivät kuluttajat ole yleisesti tottuneet näkemään yksittäisiä kirjaimia tavaramerkkeinä). Tutkittaessa yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä on siten vältettävä yleisiä ja toteennäyttämättömiä perusteluja, kuten sellaisia, jotka liittyvät merkkien saatavilla oloon, kun otetaan huomioon kirjainten rajallinen määrä. Viraston velvollisuutena on todeta tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin pohjalta, miksi haettua tavaramerkkiä ei voitaisi rekisteröidä. Näin ollen on selvää, että yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä olisi tutkittava perinpohjaisesti ja tiukasti ja että kussakin tapauksessa on tutkittava huolellisesti, voidaanko tiettyä kirjainta pitää luontaisesti erottamiskykyisenä kyseessä olevien tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. 2 Tässä osassa käsitellään yksittäisiä kirjaimia 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä. Yksittäisistä kirjaimista 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä ks. kohta Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 18

19 Esimerkkejä Esimerkiksi teknisillä aloilla, joilla käsitellään muun muassa tietokoneita, koneita, moottoreita ja työkaluja, on todennäköisempää, että yksittäiset kirjaimet mielletään teknisiksi viittauksiksi tai malli- tai luetteloviittauksiksi kuin osoitukseksi niiden alkuperästä, joskin tämä päätelmä pitäisi esittää tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin tuloksena. Alustavan tutkinnan tuloksen mukaan tavaramerkkiä, joka koostuu tavallisilla kirjoitusmerkeillä esitetystä yksittäisestä kirjaimesta, ei ehkä voida rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sillä perusteella, että siltä puuttuu luontainen erottamiskyky kaikkien tai joidenkin kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos hedelmämehuja varten haettu tavaramerkki koostuu yksittäisestä C-kirjaimesta, koska sitä käytetään yleisesti C-vitamiinista. Kohdeyleisö ei mieltäisi kirjainta kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi merkiksi. Muita esimerkkejä erottamiskyvyn puuttumisesta olisivat yksittäisistä kirjaimista koostuvat tavaramerkit, joille haetaan rekisteröintiä lelukuutioita varten. Tällaisia kuutioita käytetään usein, kun lapsille opetetaan, miten kuutioissa olevia kirjaimia yhdistämällä muodostetaan sanoja. Nämä kirjaimet eivät kuitenkaan kuvaa tuotetta sinänsä. Toinen esimerkki ovat yksittäiset kirjaimet, joille haetaan rekisteröintiä arpajaispalveluja varten, joissa kirjaimia käytetään usein osoittamaan eri numerosarjoja. Vaikka molemmissa edellä mainituissa tapauksissa kirjainten ja tavaroiden tai palvelujen välillä ei ole suoraa kuvailevaa yhteyttä, yksittäisestä kirjaimesta koostuvalta tavaramerkiltä puuttuisi erottamiskyky, koska lelukuutioiden ja arpajaisten yhteydessä kuluttajat ovat tottuneempia näkemään yksittäisillä kirjaimilla joko toiminnallisen tai käytännöllisen sivumerkityksen eivätkä pidä niitä osoituksena tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Toisaalta, jos ei voida todeta, että yksittäiseltä kirjaimelta puuttuu kokonaan erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, se tulee hyväksyä tavaramerkiksi, vaikka se olisi esitetty tavallisilla kirjoitusmerkeillä tai verrattain tavanomaisella tavalla. Esimerkiksi kirjain hyväksyttiin tavaramerkiksi luokkaan 39 kuuluville palveluille kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi, matkojen järjestäminen ja luokkaan 43 kuuluville palveluille Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus (ks. päätös , R 1008/2010-2, kohta). Lisää esimerkkejä on jäljempänä kohdassa Iskulauseiden erottamiskyvyn arviointi Unionin tuomioistuin on todennut, ettei iskulauseisiin pidä soveltaa ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin tavaramerkkeihin erottamiskykyä arvioitaessa Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 19

20 (tuomio , C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, oikeuskäytäntöviittaukset mukaan luettuina). Iskulauseita ei voida rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, jos kohdeyleisö mieltää ne pelkiksi myynninedistämisilmaisuiksi. Tällainen tavaramerkki on kuitenkin katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi suoralta kädeltä katsoa sen mainostehtävänsä lisäksi osoitukseksi sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Unionin tuomioistuin on esittänyt seuraavat kriteerit, joita olisi käytettävä arvioitaessa iskulauseen erottamiskykyä (tuomio , C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, 47 kohta ja tuomio , T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, 37 kohta). Iskulause on todennäköisesti erottamiskykyinen, kun se mielletään myös muuksi kuin pelkäksi mainosviestiksi, jossa kehutaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kun sillä on useita merkityksiä ja/tai se sisältää sanaleikin ja/tai siihen sisältyy käsitteellinen ristiriita tai yllätys, jolloin se voidaan mieltää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi tai odottamattomaksi, ja/tai siinä on tiettyä omaperäisyyttä tai mieleenpainuvuutta ja/tai se saa kohdeyleisössä aikaan kognitiivisen prosessin tai edellyttää tulkintaa. Edellä mainittujen lisäksi seuraavat iskulauseen ominaisuudet voivat myötävaikuttaa siihen, että se todetaan erottamiskykyiseksi: epätavalliset lauserakenteet kielellisten ja tyylillisten tehokeinojen, kuten alkusoinnun, metaforan, loppusoinnun, paradoksin jne., käyttö. Epätavallisten kieliopillisten muotojen käyttöä on kuitenkin arvioitava huolellisesti, koska iskulauseet kirjoitetaan usein yksinkertaistetussa muodossa, jotta ne olisivat tiiviimpiä ja näppärämpiä (ks. muun muassa tuomio , T-88/06, SAFETY 1ST, 40 kohta). Tämä tarkoittaa, että kieliopillisten tekijöiden, kuten määräisten artikkelien tai pronominien (SE, NE (englannin kielessä esim. THE) jne.), konjunktioiden (TAI, JA jne.) tai prepositioiden (englannin kielessä esim. OF, FOR jne.) puuttuminen ei aina riitä tekemään iskulauseesta erottamiskykyistä. Asiassa SAFETY 1ST unionin tuomioistuin katsoi, ettei ilmauksen 1ST käyttäminen ilmauksen FIRST tilalla ollut riittävän epätavallista lisätäkseen tavaramerkin erottamiskykyä. Iskulause, jonka merkitys on epäselvä tai käsittämätön tai jonka tulkinta edellyttää kuluttajilta huomattavia ponnisteluja, on myös todennäköisesti erottamiskykyinen, koska kuluttajat eivät pysty luomaan selkeää ja suoraa yhteyttä sen ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välille. Kohdeyleisön erikoistuneisuus ja sen keskivertokuluttajaa korkeampi tarkkaavaisuusaste eivät voi vaikuttaa määräävästi merkin erottamiskyvyn arvioimisessa sovellettaviin oikeudellisiin arviointiperusteisiin. Kuten unionin tuomioistuin on todennut, siitä ei välttämättä seuraa, että merkin heikompi erottamiskyky riittää, kun kohdeyleisö on erikoistunut (tuomio , C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, 48 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta. sivu 20