OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA 3 LUKU MERKKIEN VERTAILU Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleiskatsaus Yleiset periaatteet Objektiivinen vertailu Kolme näkökohtaa: ulkoasu, lausumistapa ja merkityssisältö Verrattavat merkit Vertailun mahdolliset lopputulokset Asiaan liittyvä alue ja kohdeyleisö Merkkien identtisyys Identtisyyden käsite Identtisyyden toteamisen kynnys Sanamerkkien identtisyys Sanamerkit ja kuviomerkit Kuviomerkkien identtisyys Merkkien samankaltaisuus Samankaltaisuuden käsite Samankaltaisuuden toteamisen kynnys Merkityksettömät osat Ulkoasun vertailu Ulkoasun vertailu sanamerkkien yhteydessä Sanamerkki vastaan sanamerkki Vertailu sanamerkin ja sanaosia sisältävän kuviomerkin välillä Ulkoasun vertailu muiden kuin sanamerkkien yhteydessä Puhdas kuviomerkki vastaan puhdas kuviomerkki Kahden sana-/kuviomerkin ulkoasun vertailu Sana-/kuviomerkin ja kuviomerkin ulkoasun vertailu Kuviomerkkien vertailua koskevat erityistilanteet Pelkästä väristä muodostuvien merkkien ulkoasun vertailu Kolmiulotteisten tavaramerkkien ulkoasun vertailu Lausumistavan vertailu Käytännön kriteerit Arvioitavat merkit ja merkkien osat Samat/samankaltaiset äänteet eri järjestyksessä Vieraskielisistä tai keksityistä sanoista koostuvat tai niitä sisältävät merkit Merkityssisällön vertailu: käytännön kriteerit Merkityssisällön määritelmä Sanojen merkityssisältö Sanojen osien merkityssisältö Väärin kirjoitettujen sanojen merkityssisältö Nimien ja sukunimien merkityssisältö Kuviomerkkien, symbolien, muotojen ja värien merkityssisältö Numeroiden ja kirjainten merkityssisältö Maantieteellisten nimien merkityssisältö Onomatopoeettisten ilmaisujen merkityssisältö Miten merkityssisällön vertailu tulee suorittaa Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 2

3 Merkeissä on yhteinen sana ja/tai ilmaisu Kahdella sanalla tai termillä on sama merkitys mutta eri kielillä Kaksi sanaa viittaa samaan merkitykseen tai sen muunnelmiin Kaksi kuviomerkkiä, symbolia ja/tai muotoa esittävät samaa kohdetta tai käsitettä Sana vastaan sanan taustalla olevaa käsitettä esittävä kuviomerkki, symboli, muoto ja/tai väri Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 3

4 1 Johdanto 1.1 Yleiskatsaus Sekaannusvaara (sisältäen mielleyhtymän vaaran) on olemassa silloin, jos yleisö saattaa luulla kyseessä olevilla merkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä Sekaannusvaaran olemassaolo riippuu useiden toisistaan riippuvaisten tekijöiden, kuten seuraavien, kokonaisarvioinnista: (i) tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus, (ii) merkkien samankaltaisuus, (iii) ristiriidassa olevien merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat, (iv) aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja (v) kohdeyleisö. Sekaannusvaaran arvioinnin ensimmäinen vaihe on näiden viiden tekijän määrittäminen. Toisessa vaiheessa selvitetään niiden merkittävyys. Tässä luvussa käsitellään merkkien vertailua. Merkkien vertailun tarkoituksena on selvittää, ovatko merkit identtisiä (tämän luvun kohta 2), samankaltaisia (tämän luvun kohta 3) vai erilaisia. 1.2 Yleiset periaatteet Objektiivinen vertailu Merkkien vertailu toteutetaan niin sanottuna objektiivisena vertailuna. Objektiivisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että merkkien kaikki osat otetaan huomioon niiden erottamiskyvystä tai hallitsevuudesta riippumatta. Näin ollen viraston käyttämässä vaiheittaisessa menetelmässä merkkien samankaltaisuuden objektiivinen arviointi pidetään alkuvaiheessa erillään merkkien osatekijöiden erottamiskykyä koskevista arvioinneista 1. Havaintoa merkkien välisestä samankaltaisuudesta ei kuitenkaan tule pitää ehdottomana todisteena sekaannusvaaran olemassaolosta. Objektiivisessa vertailussa voidaan todeta, että ainakin ensi näkemältä sekaannusvaara on olemassa,, mikäli vertailussa vahvistuu, että merkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia. Tämä samankaltaisuuden aste otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa, jossa kaikki tekijät otetaan huomioon muodostettaessa kokonaiskäsitystä sekaantumisvaaran olemassaolosta. 2. Jos merkit ovat selkeästi erilaisia, sekaannusvaaran tutkinta lopetetaan tässä vaiheessa. Menetelmä eroaa eräistä muista lähestymistavoista, joissa tavaramerkkien eri osien erottamiskykyä punnitaan samanaikaisesti kuin arvioidaan merkkien samankaltaisuutta. Vaikka kyse on ainoastaan menetelmien välisestä erosta, joka ei vaikuta sekaannusvaaraa koskevan arvioinnin lopulliseen tulokseen, virastossa noudatetaan edellä kuvattua menetelmää menettelyn yhdenmukaisuuden vuoksi. 1 Ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 4, Erottamiskyky, ja luku 5, Hallitsevat piirteet. 2 Ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 8, Kokonaisarviointi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 4

5 Samaa menetelmää sovelletaan niin ikään merkkien identtisyyden arviointiin. Identtisyyden toteaminen edellyttää merkkien kaikkien osien objektiivista yhtenevyyttä osien erottamiskyvystä ja/tai hallitsevuudesta riippumatta Kolme näkökohtaa: ulkoasu, lausumistapa ja merkityssisältö Merkkejä verrataan aina kolmella eri tasolla: ulkoasun perusteella (tämän luvun kohta 3.4), lausumistavan perusteella (tämän luvun kohta 3.5) sekä merkityssisällön perusteella (tämän luvun kohta 3.6). Tämä johtuu siitä, että merkit voidaan hahmottaa näkö- ja kuuloaistin avulla (maku-, haju- tai tuntoaistiin perustuva vertailu ei lukuisista syistä ole yhtä olennainen tai on ylipäätään mahdoton), ja siitä, että merkit voivat herättää samankaltaisen mielikuvan/merkityksen. Ainoastaan silloin, jos vertailua on jollakin tasolla mahdotonta suorittaa (esim. pelkkien kuviomerkkien lausumistavan vertailu), tämä näkökohta jätetään tarkastelun ulkopuolelle Verrattavat merkit Kun arvioidaan identtisyyttä tai samankaltaisuutta, merkkejä on verrattava siinä muodossa, jossa ne on suojattu, eli muodossa, jossa ne on rekisteröity tai jossa ne ovat olleet hakemuksen kohteena. Rekisteröityjen tavaramerkkien tosiasiallinen tai mahdollinen käyttö toisessa muodossa on merkkien vertailun kannalta merkityksetöntä 3. Vertailun on katettava kyseiset merkit kaikilta osin. Tämän vuoksi on virhe jättää merkkien osia vertaamatta sillä perusteella, että ne ovat esimerkiksi pienempiä kuin muut merkkien osat (paitsi jos ne ovat merkityksettömiä siten kuin jäljempänä selitetään), tai sillä perusteella, että ne eivät ole erottamiskykyisiä. Vasta kokonaisarvioinnissa on syytä ottaa huomioon osien erottamiskyky tai hallitsevuus (tuomio , C-334/05 P, Limoncello, 41 ja 42 kohta, tuomio , T-61/09, Schinken King, 46 kohta) Vertailun mahdolliset lopputulokset Merkkien vertailun lopputulokseksi saadaan yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: identtisyys, samankaltaisuus tai erilaisuus. Lopputulos vaikuttaa ratkaisevasti väitteen jatkotutkintaan seuraavilla tavoilla: merkkien identtisyyden toteamisesta seuraa ehdoton suoja tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos tavarat ja/tai palvelut ovat myös samoja. merkkien samankaltaisuuden toteaminen johtaa sekaannusvaaraa koskevan tutkinnan aloittamiseen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. merkkien erilaisuuden toteaminen sulkee pois sekaannusvaaran mahdollisuuden. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytysten tarkemmalle tarkastelulle ei ole aihetta. 3 Vastuuvapauslausekkeiden vaikutuksista ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 4, Erottamiskyky. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 5

6 1.2.5 Asiaan liittyvä alue ja kohdeyleisö Samankaltaisuutta on arvioitava sen maantieteellisen alueen osalta, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Asiaan liittyvä alue on ilmoitettava. Lisäksi kohdeyleisöllä on merkkien vertailussa tärkeä merkitys 4. Kun aikaisempi tavaramerkki on kansallinen tavaramerkki, asianmukaisia perusteita on analysoitava asianomaisen EU:n jäsenvaltion (tai Benelux-tavaramerkkien kohdalla jäsenvaltioiden) kohdeyleisön näkökulmasta. Käsitys merkkien samankaltaisuudesta voi vaihdella jäsenvaltioiden välillä lausumistavan ja/tai merkityksen/ymmärtämisen erojen vuoksi. Kun aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, analyysin on periaatteessa katettava koko EU. Viraston ei kuitenkaan tarvitse ulottaa analyysiään koko EU:n alueelle, jos sekaannusvaara on olemassa ainakin yhdessä jäsenvaltiossa ja jos analyysin rajoittaminen on perusteltua tarpeettoman laajan menettelyn välttämiseksi (esim. jotta ei tarvitsisi tutkia merkkien erityisiä lausumistapoja tai merkityksiä useissa eri kielissä), vaan virasto voi sen sijaan keskittyä tarkastelemaan vain alueen yhtä osaa tai joitakin osia, jossa/joissa sekaannusvaara on todennäköinen. Yhteisön tavaramerkin yhtenäinen luonne tarkoittaa sitä, että aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin voidaan vedota väitemenettelyssä mitä tahansa sellaista yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta vastaan, jonka hyväksyminen vaikuttaisi epäsuotuisasti aikaisemman tavaramerkin suojaan, vaikka kyse olisi vain siitä, miten kuluttajat osassa Euroopan unionia mieltävät kyseiset tavaramerkit (tuomio , C-514/06, Armacell, 56 ja 57 kohta, ja myöhempi oikeuskäytäntö, muun muassa tuomio , T-460/11, BÜRGER, 52 kohta ja oikeuskäytäntö, johon tuomiossa viitataan). 2 Merkkien identtisyys 2.1 Identtisyyden käsite Kuten edellä todettiin, merkkien identtisyyden toteamisesta seuraa väitteen hyväksyminen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, jos myös tavarat ja palvelut ovat samoja. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja sekaannusvaaran tapauksessa suojaa koskevan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan suojan väliset erot on pidettävä mielessä identtisyyden käsitteen ja siihen liittyvien vaatimusten ymmärtämiseksi. Suoja tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella on ehdoton, sillä saman merkin rekisteröiminen myöhemmin samoille tavaroille tai palveluille vaarantaisi aikaisemman tavaramerkin kyvyn toimia kaupallisen alkuperän osoittajana. Mikäli täsmälleen identtiset merkit tai tavaramerkit rekisteröitäisiin koskemaan samoja tavaroita tai palveluja, on mahdotonta kuvitella, että sekaannusvaara voitaisiin joissakin olosuhteissa kokonaan sulkea pois. Tässä tapauksessa ei ole tarvetta ottaa huomioon mitään muita tekijöitä, kuten yleisön tarkkaavaisuuden tasoa tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä. 4 Ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 6, Kohdeyleisö ja tarkkaavaisuusaste Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 6

7 Toisaalta aikaisempi tavaramerkki on tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella suojattu sekaannusvaaralta: vaikka kyseessä olevat tavaramerkit olisivat joiltakin osin erilaisia, niiden samankaltaisuus merkkien kokonaisarvioinnissa yhdessä muiden arvioitavien tekijöiden kanssa voi johtaa olettamukseen, että asianomaiset tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan antaman ehdottoman suojan takia tavaramerkkien identtisyyden käsitettä on tulkittava suppeasti. Ehdotonta suojaa, joka annetaan, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohteena oleva merkki on sama kuin [aikaisempi] tavaramerkki ja sitä käytetään niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, [tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla] ei voida ulottaa laajemmalle kuin niihin tilanteisiin, joita varten tästä suojasta on säädetty, eli ei erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joiden osalta tavaramerkkien suojasta säädetään erityisesti [tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa] (tuomio , C-291/00, LTJ Diffusion (Arthur et Félicie), kohta yhdessä tavaramerkkidirektiivin vastaavien säännösten kanssa). 2.2 Identtisyyden toteamisen kynnys Itse identtisyyden määritelmä merkitsee, että kahden vertailtavan merkin tulee vastata täysin toisiaan. Näin ollen tavaramerkit ovat identtiset silloin, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki aikaisemman tavaramerkin muodostavat osat. Koska merkin ymmärtäminen samaksi kuin tavaramerkki ei kuitenkaan aina pohjaudu kaikkien vertailtavien osien ominaispiirteiden suoraan vertailuun, on hyvinkin mahdollista, että keskivertokuluttaja ei huomaa vähäisiä eroja tavaramerkkien välillä. Näin ollen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohteena olevaa merkkiä tulee pitää samana kuin aikaisempaa tavaramerkkiä, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkin ja tavaramerkin välillä (tuomio , C-291/00, LTJ Diffusion (Arthur et Félicie), kohta). Kahden merkin välinen vähäinen ero on ero, jonka kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja havaitsee vasta tutkittuaan merkkejä huolellisesti rinta rinnan. Vähäinen ei ole objektiivinen termi, ja sille annettava tulkinta riippuu vertailtavien tavaramerkkien monimutkaisuudesta. Vähäiset erot ovat eroja, joita asianomaista tavaramerkkiä havainnoivan ihmissilmän on hankalampi havaita, koska kyse on hyvin pienikokoisista osista tai osista, joita ei merkin monimutkaisuuden vuoksi panna merkille. On otettava huomioon, että keskivertokuluttaja ei normaalitilanteessa tarkastele tavaramerkkiä analyyttisesti vaan mieltää tavaramerkin kokonaisuutena. Merkin jonkin osatekijän toteamista merkityksettömäksi tulisi täydentää riittävillä perusteluilla, jotka selventävät, miksi kyseisellä osalla ei ole vaikutusta tavaramerkistä muodostuvaan kokonaiskäsitykseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 7

8 Edellä esitetystä identtisyyden määritelmästä seuraa, että seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta tavaramerkkejä voitaisiin pitää samoina tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti: kokonaisuudessaan arvioitujen merkkien täydellinen identtisyys. Osittainen identtisyys ei ole tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti riittävä; kuitenkin merkkien minkä tahansa osan yhteneväisyys voi johtaa merkkien samankaltaisuuteen ja tulee huomioida, kun suoritetaan tutkintaa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta. Mikä tahansa lisätty osa on riittävä peruste sille, että kyseiset merkit eivät ole identtiset; lopputuloksen kannalta on merkityksetöntä, onko tämä lisätty osa sana, kuvio vai sanan ja kuvion yhdistelmä. Näin ollen kahden sanamerkin ei katsota olevan identtiset, jos yksi merkeistä sisältää toisen merkin mutta myös muita osatekijöitä (ks. kohta 2.4) taikka sanoja, osien erottamiskyvystä tai mahdollisesta kuvailevuudesta riippumatta. Aikaisempi merkki Riidanalainen merkki ja huomautukset Asia millenium MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Todettiin, että vastakkain olevat merkit eivät selvästikään olleet identtiset, vaikka Insurance company limited olikin englanniksi asianomaisia palveluja kuvaileva teksti. R 0696/ INDIVIDUAL R 0807/ merkkien identtisyys kaikilla vertailun tasoilla. Merkkien on oltava identtiset kaikilla tavaramerkkien vertailun asianmukaisilla tasoilla eli identtiset ulkoasun, lausumistavan ja merkityssisällön osalta. Mikäli tarkasteltavat tavaramerkit ovat joiltakin osin (ulkoasun, lausumistavan tai merkityssisällön osalta) identtiset mutta eivät muilta osin, tavaramerkit eivät ole identtiset. Tällaisessa tapauksessa merkit voivat kuitenkin olla samankaltaisia, minkä takia sekaannusvaaran mahdollisuus on syytä tutkia. 2.3 Sanamerkkien identtisyys Sanamerkit ovat identtiset, jos molemmat merkit ovat puhtaita sanamerkkejä ja jos niiden kirjain- tai numerosarja on täysin yhteneväinen. Sanamerkit ovat merkkejä, jotka muodostuvat kirjaimista, numeroista ja muista merkeistä (esim. ), jotka on esitetty asianomaisen tavaramerkkiviranomaisen yleisesti käyttämällä kirjasinlajilla. Tämä merkitsee sitä, että merkkien yhteydessä ei haeta minkään tietyn kuvallisen osan tai ulkoasun rekisteröintiä. Jos kumpikin merkki rekisteröidään sanamerkkinä, asianomaisen tavaramerkkiviranomaisen virallisessa julkaisussaan (esim. tavaramerkkilehdessä) käyttämällä kirjasinlajilla ei ole merkitystä. Erot pienten tai isojen kirjainten käytössä ovat merkityksettömiä, vaikka pienet ja isot kirjaimet merkeissä vaihtelisivatkin. Seuraavat sanamerkit ovat identtiset: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 8

9 MOMO MoMo B BLUE MOON Blue Moon R 0835/ Global Campus GLOBAL CAMPUS R 0719/ Zeus ZEUS R 0760/ Jumbo JUMBO R 0353/ DOMINO Domino R 0523/ apetito APETITO T-129/09 Yleensä on tarkistettava, onko merkki rekisteröity sanamerkkinä. Esimerkiksi vain tavaramerkin graafisen esityksen tutkiminen (esimerkiksi Madridin järjestelmässä) voi johtaa harhaan, sillä merkki, jota on haettu sanamerkkinä, voi sisältää kuvallisia osia, tyyliosia tai kirjasinlajeja sen mukaan, millaista graafista esitystä merkeistä käytetään todistuksissa, tavaramerkkilehdissä jne. Näissä tapauksissa haettu merkkityyppi on ratkaisevassa asemassa eikä niinkään se, miten kyseinen merkki on tarkalleen ottaen esitetty todistuksissa, tavaramerkkilehdissä jne. Muulla kuin latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettuja tavaramerkkejä on pidettävä sanamerkkeinä nimetyillä oikeudenkäyttöalueilla, joilla kyseinen kirjaimisto on virallisesti käytössä Wienin luokituksen kuvallisten osien luokan N:o mukaisesti (esim. kun kyrillistä kirjaimistoa käytetään Bulgarian tai EU:n nimeävässä yhteisön tavaramerkissä tai kansainvälisesti rekisteröidyssä tavaramerkissä). B Jo yhden kirjaimen ero on riittävä edellytys sen toteamiselle, että merkit eivät ole identtiset. Sama pätee myös välilyönteihin sekä välimerkkeihin (esim. väliviivoihin, pisteisiin), sillä niillä voidaan muuttaa sitä, miten asianomainen merkki mielletään (ks. ensimmäinen alla oleva esimerkki). Seuraavat sanamerkit eivät ole identtiset: She, SHE S-HE T-391/06 TELIA teeli B NOVALLOY NOVALOY B HERBOFARM HERBO-FARMA R 1752/ Sanamerkit ja kuviomerkit Sanamerkki ja kuviomerkki eivät ole identtiset, vaikka ne muodostuisivatkin samasta sanasta, elleivät niiden väliset erot ole niin vähäisiä, että ne voivat jäädä kohdeyleisöltä huomaamatta. Seuraavissa esimerkeissä merkit selvästikään eivät ole identtiset: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 9

10 IHotel T-277/11 ELCO R 0803/ eclear R 1807/ BIG BROTHER R 0932/ Kuitenkin sen toteaminen, että tällaiset tavaramerkit eivät ole identtiset, voi olla vaikeampaa, mikäli kuviomerkki on kirjoitettu tavallisella kirjasinlajilla. Tästä huolimatta seuraavissa esimerkeissä esitetyistä tavaramerkeistä todettiin, että ne eivät ole identtiset: THOMSON R 0252/ Klepper R 0964/ Kuviomerkkien identtisyys Kaksi kuviomerkkiä todetaan identtisiksi silloin, kun merkkien kaikki kuvalliset osat (muoto, värit, kontrasti, varjostus jne.) täsmäävät keskenään. On sanomattakin selvää, että saman sanan käyttäminen ei riitä identtisyyden toteamiseen, jos kuvallinen osa ei ole sama. Seuraavat tavaramerkit eivät ole identtisiä: R 0558/ R 1440/ Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 10

11 7078 C Sen sijaan seuraavassa tapauksessa merkkien katsottiin olevan identtisiä, sillä kirjainten TEP kursivoimisesta syntyvä ero on sellainen, että se jäisi yleisöltä huomaamatta: B Merkkien samankaltaisuus 3.1 Samankaltaisuuden käsite Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia muun muassa silloin, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain identtisiä yhden tai useamman oleellisen seikan osalta (tuomio , T-6/01, Matratzen, 30 kohta (C-03/03 P); tuomio , T-281/07, BLUE, 26 kohta). Tavaramerkkien ulkoasun, lausumistavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (tuomio , C-251/95, SABEL, 23 kohta). 3.2 Samankaltaisuuden toteamisen kynnys Vaikka vain yhdellä kolmesta vertailun tasosta havaitaan samankaltaisuus, merkit ovat samankaltaisia (tuomio , T-434/07, Volvo, kohta). Sitä, ovatko merkit siinä määrin samankaltaisia, että ne riittävät synnyttämään sekaannusvaaran, käsitellään kuitenkin muussa päätöksen osassa (osassa Kokonaisarviointi ), ei merkkien vertailua koskevassa osassa. Matalasta kynnyksestä seuraa loogisesti se, että samankaltaisuuden toteaminen ei automaattisesti johda sekaannusvaaran tai mielleyhtymän vaaran toteamiseen edes silloin, kun tavarat ja palvelut todetaan samankaltaisiksi tai samoiksi. Kuten edellä todettiin, sekaannusvaaran, mukaan lukien mielleyhtymän vaara, olemassaolo riippuu monista tekijöistä, jotka on ensiksi erikseen arvioitava 5. Koska samankaltaisen ja erilaisen välistä rajaa ei aina ole helppo vetää, näitä käsitteitä tarkastellaan yhdessä vertailun jokaisella tasolla eli ulkoasua vertailtaessa, lausumistapaa vertailtaessa ja merkityssisältöä vertailtaessa. 5 Ohjeiden osa C, Väite, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 8, Kokonaisarviointi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 11

12 3.3 Merkityksettömät osat Kuten edellä jaksossa todettiin, vertailun on katettava asianomaiset merkit kokonaisuudessaan. Mikäli on kyse merkityksettömistä osista, virasto voi kuitenkin jo tutkinnan alkuvaiheessa päättää sivuuttaa tällaisten osien vertaamisen perusteltuaan asianmukaisesti, mistä syystä kyseiset osat katsotaan merkityksettömiksi (ks. tuomio , C-334/05 P, Limoncello, 42 kohta). Perusteleminen on erityisen tärkeää silloin, kun merkityksetön osa on merkeille yhteinen. Merkityksettömien osien käsitettä tulee tulkita suppeasti, ja vähänkään epäselvissä tapauksissa päätöksen tulee perustua merkkien kaikkien osatekijöiden vertailuun. Virasto katsoo, että merkityksettömällä osalla tarkoitetaan sellaista osaa, joka ei kokonsa ja/tai sijaintinsa tähden ole ensi silmäyksellä havaittavissa tai joka on osa monimutkaista ja useista eri elementeistä koostuvaa merkkiä (esim. juomaetikettejä, pakkauksia jne.) ja joka näin ollen jää hyvin todennäköisesti kohdeyleisöltä huomaamatta. Esimerkkejä: (GREEN BY MISSAKO) T-162/08 Teksti by missako on lähes lukukelvoton: kirjainten koko ja kirjasintyyli tekevät tekstistä vaikean tulkita. LUNA R 02347/ Osa Rótulos Luna S.A. katsottiin merkityksettömäksi. R 0396/ MATHEUS MÜLLER Lautakunta ei arvioinut osia 30 cl, 30% vol., ANNO eikä 1857 lausumistavan eikä merkityssisällön osalta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 12

13 R 1328/ MAGNA Lautakunta laati kiistanalaisen merkin kaikista osista kuvauksen mutta ei sisällyttänyt merkityksettömiä osia, kuten osaa 70 %, kolmitasoiseen vertailuun. T-472/08 Lukuun ottamatta tekstejä cachaça / pirassununga ja 51, joista viimeksi mainittu on kirjoitettu valkoisella ympyrään, joka puolestaan osittain yhtyy leveään raitaan, joka kulkee merkin yhdeltä sivulta toiselle sivulle, osat ovat merkityksettömiä asianomaisten merkkien synnyttämän kokonaisvaikutelman kannalta (65 kohta). 3.4 Ulkoasun vertailu Ulkoasun vertailu sanamerkkien yhteydessä Kun vertailtavana on ainakin yksi sanamerkki, sana itsessään on suojattu, mutta sen kirjoitusmuoto ei ole. Oikeuskäytännön mukaan sanamerkki on merkki, joka muodostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistä, jotka on kirjoitettu tekstauskirjaimilla tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityistä graafista osatekijää (tuomio , T-211/03, Faber, 33 kohta, ja tuomio , T-353/04, Curon, 74 kohta). Sanamerkin rekisteröinnin antama suoja kohdistuu rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa olevaan sanaan eikä tiettyihin graafisiin tai tyylillisiin piirteisiin, joita kyseisessä merkissä mahdollisesti on (tuomio , T-254/06, RadioCom, 43 kohta). Näin ollen sillä, esitetäänkö sanamerkki pienin vai isoin kirjaimin, ei ole mitään merkitystä: BABIDU babilu T-66/11 (57 kohta) BALLYMANOR BallyM R 0391/ Sanamerkki vastaan sanamerkki Sanamerkkien kohdalla ulkoasun vertailu perustuu kirjaimien/merkkien lukumäärän ja yhdistelmän, yhteneväisten kirjaimien/merkkien sijainnin, sanojen lukumäärän ja Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 13

14 merkkien rakenteen (esim. sen, ovatko sanaosat toisistaan erotettuja tai tavutettuja) analysointiin. Keskivertokuluttaja hahmottaa kuitenkin normaalitilanteessa merkin yhtenä kokonaisuutena eikä syvenny analysoimaan merkin eri yksityiskohtia. Tämän takia pienet kirjainerot (tai erot kirjaimien lukumäärässä) eivät yleensä riitä sulkemaan pois ulkoasun samankaltaisuutta varsinkaan silloin, kun merkeillä on yhteneväinen rakenne. Seuraavissa tapauksissa merkkejä pidettiin ulkoasultaan samankaltaisina: CIRCULON CIRCON T-542/10 MEDINETTE MESILETTE T-342/10 FORTIS FORIS R 0049/ ARTEX ALREX T-154/03 BALLYMANOR BallyM R 0391/ MARILA MARILAN R 0799/ EPILEX E-PLEX T-161/10 CHALOU CHABOU T-323/10 Seuraavat sanamerkit ovat ulkoasultaan erilaisia: ARCOL CAPOL C-193/09 P ja T-402/07 HALLOUMI HELLIM T-534/ Vertailu sanamerkin ja sanaosia sisältävän kuviomerkin välillä Kun vertaillaan sanaosia sisältävien kuviomerkkien ja sanamerkkien ulkoasua, on tärkeää selvittää, onko merkeissä runsaasti samalla tavoin sijoitettuja yhteisiä kirjaimia ja onko kuviomerkin sanaosa vahvasti tyylitelty. Merkit voidaan todeta samankaltaisiksi, vaikka kirjaimet olisikin graafisesti esitetty eri kirjasinlajeilla, kursivoituina tai lihavoituina, isoilla tai pienillä kirjaimilla tai värillisinä. Mikäli samat kirjaimet on kuvattu samassa kirjainyhdistelmässä, on merkkien tyylillisten erojen periaatteessa oltava suuria, jotta merkit voitaisiin todeta erilaisiksi. Seuraavat merkit katsottiin ulkoasultaan samankaltaisiksi, koska kyseisten kuviomerkkien sanaosien tyylilliset erot eivät olleet suuria ja koska sanaosa oli helposti tunnistettava ja luettava: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 14

15 VITAFIT T-552/10 Hella T-522/10 vitafresh R 0399/ COTO DE IMAZ R 0409/ vendus sales & communication group R 0994/ OPENDOOR R1309/ VITESSE R 0636/ EMERGEA T-172/04 Sen sijaan tapauksissa, joissa kuviomerkin sana on vahvasti tyylitelty, merkit tulisi todeta ulkoasultaan erilaisiksi, kuten seuraavissa esimerkeissä: NEFF R 1242/ NODUS R 1108/ Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 15

16 3.4.2 Ulkoasun vertailu muiden kuin sanamerkkien yhteydessä Kun kumpikaan vertailtavista merkeistä ei ole sanamerkki, merkkien puhtaasti kuvalliset osat on erotettava sanaosista: Kun ristiriidassa olevia merkkejä vertaillaan puhtaasti kuvallisten osien perusteella, virasto tarkastelee näitä osia kuvien tapaan: jos merkeillä on yksi yhteneväinen ja erikseen tunnistettava osa tai jos niiden ääriviivat ovat samanlaiset taikka samankaltaiset, on todennäköistä, että merkkien ulkoasu todetaan jossain määrin samankaltaiseksi. Kun merkkejä vertaillaan sanaosien perusteella, virasto katsoo merkkien olevan samankaltaisia sikäli kuin merkeissä on paljon samalla tavoin sijoitettuja yhteisiä kirjaimia ja merkit eivät ole vahvasti tyyliteltyjä tai merkit on tyylitelty samalla tai samankaltaisella tavalla. Merkit voidaan todeta samankaltaisiksi, vaikka kirjaimet olisikin graafisesti esitetty eri kirjasinlajeilla, kursivoituina tai lihavoituina, isoilla tai pienillä kirjaimilla tai värillisinä (tuomio , T-418/07, LiBRO, ja tuomio , T-434/10, ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT, valitus C-42/12 P hylätty). Yleisesti ottaen on kolmenlaista ulkoasun vertailua: Puhdas kuviomerkki vs. puhdas kuviomerkki: merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, jos niillä on jokin yhteneväinen osa; Sanaosia sisältävä kuviomerkki vs. sanaosia sisältävä kuviomerkki: merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, jos niiden kuvalliset osat ovat yhteneväiset ja/tai jos niissä on yhteisiä sanoja ja/tai kirjaimia, jotka on kirjoitettu samalla/samankaltaisella kirjasinlajilla tai kirjasinlajilla, joka ei ole vahvasti tyylitelty; Sanaosia sisältävä kuviomerkki vs. puhdas kuviomerkki (tai päinvastoin): merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, jos niillä on jokin yhteneväinen kuvallinen osa. Näitä kolmea skenaariota käsitellään seuraavaksi yksityiskohtaisesti. Lopuksi kuvataan muutamia erityistilanteita Puhdas kuviomerkki vastaan puhdas kuviomerkki Kuten edellä on selitetty, merkit voivat olla ulkoasultaan samankaltaisia, jos ne vastaavat toisiaan tai jos niiden ääriviivat ovat samankaltaiset. Seuraavat puhtaat kuviomerkit todettiin ulkoasultaan samankaltaisiksi. T-379/08 B Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 16

17 T-523/08 Seuraavat puhtaat kuviomerkit katsottiin ulkoasultaan erilaisiksi: B R 1904/ (tuomiosta on valitettu, asia T-502/11) Kahden sana-/kuviomerkin ulkoasun vertailu Kuten edellä todettiin, sanaosia sisältävät merkit katsotaan samankaltaisiksi siinä tapauksessa, että kummankin merkin sanaosat muodostuvat yhteneväisestä kirjainyhdistelmästä, jonka kirjaimia ei ole vahvasti tyylitelty. Tämä periaate pätee myös silloin, jos kirjaimet on esitetty graafisesti eri kirjasinlajeilla, jotka eivät kuitenkaan ole vahvasti tyyliteltyjä, ovatpa ne sitten kursivoituja tai lihavoituja, isoja tai pieniä tai värillisiä (tuomio , T-418/07, LiBRO, ja tuomio , T-434/10, ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT, valitus C-42/12 P hylätty). Seuraavissa esimerkeissä on merkkejä, joiden katsottiin olevan ulkoasultaan samankaltaisia, koska niissä on yhteisiä sanoja tai kirjainyhdistelmiä ja koska niiden kirjasinlajia ei pidetty vahvasti tyyliteltynä: T-418/07 T-434/10 (valitus on hylätty) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 17

18 This image cannot currently be displayed. Identtisyys ja sekaannusvaara merkkien vertailu R 1148/2008 B T-460/09 T-204/09 R 1025/ Seuraavissa esimerkeissä on sen sijaan merkkejä, joiden katsottiin olevan ulkoasultaan erilaisia siitä huolimatta, että niissä on yhteisiä sanoja ja/tai kirjaimia ja/tai kuvioita, koska yhteiset kirjaimet ovat vahvasti tyyliteltyjä, eri tavalla sijoitettuja ja/tai niissä on lisäkuvioita: T-390/03 T-106/06 R 448/ R 0576/ (tuomio vahvistettu, asia T-593/10) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 18

19 R 0111/ Sana-/kuviomerkin ja kuviomerkin ulkoasun vertailu Yhteneväinen kuvallinen osa, jonka ulkoasu mielletään merkeissä identtiseksi tai samankaltaiseksi, voi johtaa merkkien ulkoasun samankaltaisuuteen. Seuraavissa esimerkeissä on tapauksia, joissa merkkien ulkoasussa on samankaltaisuuksia, jotka johtuvat yhteneväisistä kuvallisista osista: n numero T-81/03, T-82/03 ja T-103/03 ja R 0144/ (kaksi erilaista aikaisempaa merkkiä) R 1022/ Seuraavan esimerkin tapauksessa kuvalliset osat olivat erilaisia, ja merkit katsottiin ulkoasultaan erilaisiksi: B Merkkien katsottiin olevan ulkoasultaan erilaisia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 19

20 Kuviomerkkien vertailua koskevat erityistilanteet Kuviomerkkien ulkoasua vertailtaessa voidaan todeta, että merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, vaikka niiden kuvalliset osat olisivat erilaisia (eli ne eivät ole yhteneväisiä tai niillä ei ole samoja tai samankaltaisia ääriviivoja) ja vaikka niiden sanaosat olisivat erilaisia. Samankaltaisuus voidaan todeta, mikäli merkkien kokonaisvaltainen tyylittely, rakenne ja väriyhdistelmä saavat aikaan sen, että merkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuna samankaltaisia. Seuraava esimerkki kuvastaa sitä, miten samankaltainen rakenne, tyylittely ja väriyhdistelmä tekevät merkkien ulkoasusta samankaltaisen: B Merkit katsottiin ulkoasultaan samankaltaisiksi Pelkästä väristä muodostuvien merkkien ulkoasun vertailu Puhtaita värimerkkejä vertailtaessa ulkoasussa todetaan samankaltaisuutta, mikäli merkeissä on samat värit/väriyhdistelmät taikka samankaltaiset värisävyt. Esimerkki: Väri: currynkeltainen (okra), RAL 6003-HR / oliivinvihreä, RAL 1027-HR. Väri: keltainen, Pantone PMS 142, vihreä, RAL 6001 B Merkit katsottiin ulkoasultaan samankaltaisiksi sikäli, kuin molemmissa on samankaltaiset vihreän ja keltaisen sävyt Kolmiulotteisten tavaramerkkien ulkoasun vertailu Kolmiulotteisten ja kaksiulotteisten merkkien vertailussa on sovellettava samoja perusperiaatteita kuin pelkkien kaksiulotteisten merkkien vertailussa. Vaikka kolmiulotteiset merkit ovat suhteellisen harvinaisia ja siksi synnyttävät yleensä aivan erityisen visuaalisen vaikutuksen, tätä ominaisuutta tulee kuitenkin arvioida suhteessa merkin luomaan kokonaisvaikutelmaan. Seuraavien merkkien ulkoasun samankaltaisuus on kuitenkin vähäinen: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 20

21 R 0806/ T-24/08 Seuraavat merkit ovat ulkoasultaan erilaisia: R 0806/2009-4, 34 kohta 3.5 Lausumistavan vertailu Käytännön kriteerit Silloin, kun väite pohjautuu aikaisempiin merkkeihin, jotka on suojattu EU:n eri jäsenvaltioissa, tutkinnassa on periaatteessa otettava huomioon kaikki merkkien kohdeyleisön merkeistä käyttämät lausumistavat kaikissa kyseisten jäsenvaltioiden virallisissa kielissä. Alueellisia ääntämistapoja (murteet ja aksentit) ei oteta huomioon. Kuten jo edellä todettiin, analyysin on kuitenkin periaatteessa katettava koko EU:n alue, mikäli aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki. Kuitenkaan viraston ei tarvitse ulottaa analyysiään koko EU:n alueelle, jos sekaannusvaara on olemassa ainakin yhdessä jäsenvaltiossa ja jos se on perusteltua tarpeettoman laajan menettelyn välttämiseksi (esim. jotta vältyttäisiin tutkimasta merkkien erityisiä lausumistapoja tai merkityksiä useissa eri kielissä), vaan virasto voi sen sijaan keskittyä tarkastelemaan vain unionin alueen osaa tai osia, joissa sekaannusvaara on olemassa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 21

22 Erityisesti tavujen lukumäärä ja tavuyhdistelmä vaikuttavat siihen, millainen foneettinen kokonaisvaikutelma merkistä syntyy. Merkkien rytmi ja intonaatio ovat tärkeässä asemassa sen kannalta, miten merkit foneettisesti mielletään. Collins English Dictionaryssä todetaan sanan rhythm (rytmi) tarkoittavan sanojen asettamista enemmän tai vähemmän säännölliseen painollisista ja painottomista tai pitkistä ja lyhyistä tavuista koostuvaan jonoon. Intonation (intonaatio) määritellään puolestaan äänen korkeuden vaihtelun tuottamaksi lausekkeiden ja virkkeiden äänteelliseksi jatkumoksi. Tavut ja niiden erityinen yhdistelmä ja paino ovat siis tärkeitä tekijöitä tavaramerkin foneettisen kokonaisvaikutelman määrittämisessä. Merkkien lausumistapaa vertailtaessa on erityisen tärkeää arvioida merkkien yhteisiä tavuja, sillä samankaltainen foneettinen kokonaisvaikutelma riippuu pääosin merkkien yhteisistä tavuista sekä tavuyhdistelmän identtisyydestä tai samankaltaisuudesta. Seuraavissa esimerkeissä on lausumistavaltaan erilaisia merkkejä: ankuuluva alue Asia ARCOL CAPOL EU C-193/09 CLENOSAN ALEOSAN ES R 1669/ GULAS MARGULIÑAS ES R 1462/ Seuraavissa esimerkeissä merkit ovat lausumistavaltaan samankaltaiset/identtiset: ankuuluva alue Asia FEMARA EU R 0722/ BX R 0166/ DE R 1071/ vähäinen samankaltaisuus Myös yhdestä kirjaimesta koostuvien merkkien lausumistapaa voidaan vertailla. Seuraavat merkit ovat lausumistavaltaan identtiset, koska niissä on molemmissa kirjain A : T-115/02 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 22

23 3.5.2 Arvioitavat merkit ja merkkien osat Kuviomerkkiä, johon ei kuulu sanaosia, ei itsessään voida lausua. Korkeintaan on mahdollista kuvailla suullisesti tällaisen merkin ulkoasua tai merkityssisältöä (tuomio , T-424/10, Kuviomerkki, joka kuvaa elefantteja suorakulmiossa, 46 kohta). Toisin sanoen puhtaisiin kuviomerkkeihin (eli merkkeihin, jotka eivät sisällä yhtäkään sanaosaa) ei sovelleta lausumistavan vertailua. Kuvan synnyttämä merkitys on arvioitava ainoastaan merkin ulkoasun ja varsinaisen merkityssisällön perusteella. Seuraavissa esimerkeissä on merkkejä, joiden lausumistapaa ei ole mahdollista vertailla, sillä merkit ovat puhtaita kuviomerkkejä: R 0131/ R 0403/ T-424/10 Myöskään siinä tapauksessa, kun toisessa merkissä on luettavia osia ja toisessa on ainoastaan kuvallisia osia, joihin ei voida soveltaa lausumistavan arviointia, merkkien lausumistapaa ei ole mahdollista verrata. Esimerkiksi: (KUNGFU) R 0144/ Arvioitaessa kirjainta muistuttavien kuvallisten osien lausuntatapaa on syytä ottaa huomioon, että kohdeyleisöllä on tapana lukea tällaiset kuvalliset osat vain, mikäli ne liittyvät sanaan, joka on kohdeyleisölle tuttu, tai ovat osa tällaista sanaa, kuten seuraavissa esimerkeissä: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 23

24 OLI SONE B ROCK T-146/08 Vaikka sanojen, kirjainten ja numeroiden lausumistapa tulee aina arvioida, joihinkin symboleihin ja lyhenteisiin liittyy epävarmuutta. Esimerkiksi logogrammi & (et-merkki) yleensä luetaan ja lausutaan, ja näin ollen se tulisi sisällyttää myös merkin lausumistavan vertailuun. Tietyn symbolin lausuntatapa voi kuitenkin vaihdella eri kielissä. DNG R 0160/ Et-merkki & lausutaan useimmissa Euroopan unionin kielissä ja tunnistetaan konjunktion ja vastineeksi. Sama pätee myös typografiseen joka periaatteessa lausutaan. Tietyn symbolin lausumistapa voi ymmärrettävästi vaihdella eri kielissä. VODAFONE AT HOME R 1421/ lausutaan Beneluxmaissa joko at tai arrobas (21 kohta). Edellä olevassa tapauksessa on selvää, että merkittävä osa kohdeyleisöstä erityisesti englanninkielisestä yleisöstä lukisi at -merkin ja näin ollen lausuisi tavaramerkin tekstin muodossa at home. Tämä mahdollisuus tulee siis ottaa huomioon muiden vaihtoehtojen, kuten a home tai pelkän home, rinnalla. Muissa kielissä symboli voidaan luonnollisesti lukea eri tavalla (esimerkiksi espanjassa ja portugalissa muodossa arroba ). Verrattakoon tätä kuitenkin seuraavaan tapaukseen: R 0719/ (T-220/11 hylätty, C-524/12 P käsiteltävänä) ymmärretään kirjaimeksi a (ainakin) englanninkielisen yleisön keskuudessa (25 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 24

25 Plusmerkki (+) ja miinusmerkki/yhdysviiva (-) ovat symboleja, jotka kohdeyleisö voi tilanteen mukaan myös lausua. Miinusmerkki voidaan lausua silloin, kun sitä käytetään yhdessä numeron kanssa, esim. -1, mutta sitä ei lausuta, jos sitä käytetään yhdysviivana (kuten tekstissä G-Star ). Seuraavissa esimerkeissä riidanalaisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen merkki + lausuttaisiin muodossa plus : AirPlus International T-321/07 (C-216/10 P hylätty) T-400/06 Valuuttatunnukset (, $, jne.) voidaan myös lausua silloin, kun kyseessä oleva tavaramerkki lausutaan. Esimerkiksi kuvitteellinen merkki 20 lausuttaisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa muodossa 20 pounds. Näin ollen merkit 20, 20 pounds ja twenty pounds ovat kaikki lausuntatavaltaan samoja. Toisinaan symboleja tai kirjaimia käytetään kuitenkin sillä tavalla, että olisi epärealistista olettaa, että ne luetaan ja lausutaan, esimerkiksi tapauksissa, joissa symbolia toistetaan kuviomerkissä niin, että siitä muodostuu kuvio, tai joissa symboli on vahvasti vääristynyt tai muulla tavoin vaikeasti luettava. Seuraavat vertailuesimerkit havainnollistavat tätä ilmiötä: Tavaramerkki Selitys T-593/10 Tässä kuviomerkissä kirjain B voidaan lukea. Näin ollen tavaramerkin lausumistapa on arvioitava. T-593/10 Tässä kuviomerkissä kirjain B on niin vahvasti vääristynyt, että on vaikeaa päätellä, onko todella kyse kirjaimesta B vai pikemminkin numerosta 8. R 1779/ Merkin lausumistapaa on hyvin vaikea määrittää. Lausumistavan vertailu saattaa siis johtaa hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin, niin identtisyyteen kuin erilaisuuteenkin. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 25

26 B Tässä kuviomerkissä kirjain H voidaan lukea ja näin ollen sen lausumistapa on myös arvioitava. B Tässä merkissä kuvio on sellainen, että kuluttajat tuskin lukevat kirjainta H (tai oikeastaan useita H -kirjaimia). Merkkiä ei voida arvioida lausumistavan perusteella. Yhteenvetona voidaan todeta, että tietyn symbolin/kirjaimen lausuttavuus riippuu kyseessä olevan merkin lajista, sen esitystavasta ja siitä, miten asianomainen merkki on yhteydessä tavaramerkin muihin osiin Samat/samankaltaiset äänteet eri järjestyksessä Tapauksissa, joissa ristiriidassa olevat tavaramerkit muodostuvat tavuista tai sanoista, jotka ovat samoja tai vahvasti samankaltaisia mutta jotka ovat eri järjestyksessä, tulee merkkejä pitää lausumistavaltaan samankaltaisina, jos vain yhden tavun tai sanan sijoittamisella toiseen kohtaan voidaan merkkien lausumistavasta tehdä sama tai vahvasti samankaltainen. Esimerkiksi: SAT-COM COM S.A.T B Kids Vits VITS4KIDS T-484/08 (C-84/10 P hylätty) T-67/ Vieraskielisistä tai keksityistä sanoista koostuvat tai niitä sisältävät merkit Kun merkki sisältää vieraskielisiä sanoja, on periaatteessa oletettava, että kohdeyleisö ei ole selvillä siitä, miten vieraskieliset henkilöt lausuvat omaa äidinkieltään. Tämän vuoksi yleisöllä on tapana lausua vieraskielinen sana oman kielensä lausumissääntöjen mukaisesti. Aikaisempi merkki LIDL Riidanalainen merkki LIFEL Asia R 0410/ Merkkien kaksi ensimmäistä kirjainta ja viimeinen kirjain ovat samoja. Kuultuna merkkien samankaltaisuus on vielä suurempi, sillä LIDL lausutaan usein ikään kuin se kirjoitettaisiin LIDEL. Fonologisista Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 26

27 syistä kirjaimia D ja L on lähes mahdoton lausua useimmissa kielissä, ellei niiden väliin sijoiteta vokaalia. Näin ollen merkit lausuttaisiin LIFEL ja LIDEL muun muassa espanjassa, italiassa, saksassa ja ranskassa. KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL GLÄNSA BAÑOFTAL GLANZ T-346/09 Asiaankuuluva alue on Saksa. Tuomioistuin totesi merkkien lausumistavan olevan samankaltainen. Saksalainen kuluttaja luultavimmin lausuu kirjaimet N ja Ñ samalla tavalla. Lisäksi kirjaimet P ja B lausutaan molemmilla huulilla, ja nämä äänteet voidaan sekoittaa silloin, kun niihin liittyy sama vokaali; merkit PAN-OPHTAL ja BAÑOFTAL ovat lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia. T-88/10 Unionin yleinen tuomioistuin päätti, että umlaut ei muuttaisi merkin lausumistavan luomaa kokonaisvaikutelmaa englannin, ranskan ja espanjan puhujien keskuudessa, sillä näissä kielissä ei ole kirjainta ä (40 kohta). Tilanne on kuitenkin eri siinä tapauksessa, että sana on kohdeyleisölle tuttu, kuten esimerkiksi seuraavissa skenaarioissa: jos on varmasti todettu, että kohdeyleisö osaa tiettyä vierasta kieltä. Esimerkiksi tuomioistuin on jo vahvistanut, että yleisöllä on perustiedot englannin kielessä ainakin Skandinavian maissa, Alankomaissa ja Suomessa (tuomio , T-435/07, NEW LOOK, 23 kohta). jos tietyt termit ovat selvästi tuttuja tiettyjen tavara- ja/tai palveluluokkien kohdeyleisölle. Esimerkiksi yleensä katsotaan, että ATK-henkilöstö ja tutkijat osaavat käyttää englannin ammatti- ja perussanastoa sujuvammin kuin keskivertokuluttajat alueesta riippumatta (tuomio , T-434/05, ACTIVY Media Gateway, 38 ja 48 kohta ATK-alan osalta (C-57/08 P hylätty), ja tuomio , T-207/11, EyeSense, 21 ja 22 kohta saksalaisten lääkintäalan ammattihenkilöiden osalta). jos on kyse hyvin tavallisista sanoista, jotka ymmärretään kaikissa jäsenvaltioissa, kuten englannin kielen sanoista baby, love, one, snack, surf, pizza, jne. Babylove Baby Love R 0883/ jos jokin osapuolista esittää vakuuttavat todisteet siitä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee kyseessä olevan sanan. Tapauksissa, joissa merkittävä osa kohdeyleisöstä lausuu vieraskielisen sanan oikein mutta joissa toinen merkittävä osa lausuu sen sijaan sanan oman äidinkielensä sääntöjen mukaisesti, tulee kaikissa lausumistapojen samankaltaisuuden arvioinneissa tuoda esiin molemmat lausumistavat ja esittää perustelut. Esimerkiksi: Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 27

28 WRITE RIGHT ZIRH (vain esimerkki) englanti: merkit ovat lausumistavaltaan hyvin samankaltaiset. espanja: merkit ovat lausumistavaltaan erilaiset. T-355/02 (valitus C-206/04 P hylätty) Lausumistapa on samankaltainen englanninkielisissä maissa ja Espanjassa. Kun merkeissä on keksittyjä tai mielikuvituksellisia sanoja (sanoja, jotka eivät vastaa mitään EU:n alueella olemassa olevaa sanaa), kuluttaja voi lausua tällaiset sanat oman äidinkielensä lausumissääntöjen mukaisesti mutta myös sillä tavalla, kuin ne on kirjoitettu. Aikaisempi merkki BAMIX Riidanalainen merkki KMIX Asia T-444/10 Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että sanaosa kmix ei vastaa mitään Euroopan unionin alueella olemassa olevaa sanaa ja että osa kohdeyleisöstä voi lausua sen niin kuin se kirjoitetaan eli yhtenä tavuna. Tuomioistuin piti kuitenkin myös mahdollisena sitä, että haettu tavaramerkki voitaisiin lausua kaksitavuisena sanana, nimittäin tavuina ka ja mix. Tietyissä Euroopan unionin kielissä (erityisesti ranskassa ja saksassa) kirjain k lausutaan ka, eikä lausumistapa km ole yleinen (32 kohta). 3.6 Merkityssisällön vertailu: käytännön kriteerit Merkityssisällön määritelmä Kaksi merkkiä ovat merkitykseltään samat tai samankaltaiset silloin, kun niiden merkityssisältö mielletään samaksi tai yhdenmukaiseksi (tuomio , C-251/95, Sabèl, 24 kohta). Tavaramerkin merkityssisältö on se, mitä merkki tarkoittaa, mitä se tuo mieleen tai, kun kyse on kuvasta tai muodosta, mitä se esittää. Tässä tekstissä ilmaisujen merkityssisältö ja käsite välille ei tehdä eroa. Jos merkki koostuu useista osista (esimerkiksi sanasta ja kuvallisesta osasta), kunkin osan edustama käsite tulee määritellä. Mikäli merkki muodostuu merkityssisältöisestä ilmaisusta (joka muodostuu kahdesta tai useammasta sanasta), arvioinnissa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota koko ilmaisun eikä niinkään kunkin yksittäisen sanan merkitykseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 28

29 Jokaista käsitettä ei tarvitse määritellä: vain ne käsitteet tulee ottaa huomioon, jotka asiaankuuluvan alueen kohdeyleisö todennäköisesti tuntee. Esimerkiksi jos asiaankuuluvana alueena on Espanja, sitä, että kyseessä olevalla sanalla on merkitys puolan kielessä, ei tavallisesti tarvitse ottaa huomioon. Yleensä asianomaisilla tavaroilla ja palveluilla ei ole vaikutusta merkityssisällön vertailuun. Jos termillä on monia eri merkityksiä, joista yksi on erityisen tärkeä kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen näkökulmasta, merkityssisällön vertailussa kuitenkin voidaan keskittyä tähän merkitykseen. Joka tapauksessa tärkeintä vertailussa on se, miten kohdeyleisö tämän termin ymmärtää. Tavaroiden ja palvelujen yhteyttä siihen, mitä merkki tarkoittaa, mitä se tuo mieleen tai esittää, ei tule muodostaa väkisin tai luoda keinotekoisesti. Esimerkiksi, jos asianomaiset tavarat liittyvät valaistukseen ja merkkinä tai merkin osana on teksti LED, yksi mahdollinen kirjainjonolle annettava merkitys on valodiodi. Merkityssisällön vertailussa voidaan tässä yhteydessä keskittyä tähän merkitykseen Sanojen merkityssisältö Kun tavaramerkki muodostuu sanasta tai sisältää sanan, tutkijan on aluksi etsittävä kyseisen sanan määritelmä asiaankuuluvan alueen kielen (kielten) sanakirjoista ja/tai tietosanakirjoista. Jos sana löytyy sanakirjasta/tietosanakirjasta, sille annettu merkitys muodostaa samalla myös sanan merkityssisällön. Ensiksi on huomattava, että EU:n eri jäsenvaltioiden kohdeyleisön on todettu puhuvan pääasiassa niitä kieliä, jotka ovat valta-asemassa heidän omalla alueellaan (tuomio , T-6/01, MATRATZEN, 27 kohta). Näillä kielillä tarkoitetaan tavallisesti asianomaisen alueen virallisia kieliä. HALLOUMI HELLIM T-534/10 Hellim on halloumin (kreikankielinen sana, viittaa juustolajiin) turkinkielinen käännös. Asiaankuuluva alue on Kypros. Tuomioistuin totesi, että vaikka turkki ei ole EU:n virallinen kieli, se on kuitenkin yksi Kyproksen tasavallan virallisista kielistä. Näin ollen osa Kyproksen väestöstä ymmärtää ja puhuu turkkia (38 kohta). Tämän johdosta tuomioistuin katsoi, että Kyproksella, jossa sekä kreikka että turkki ovat virallisia kieliä, keskivertokuluttaja ymmärtää, että sanat HALLOUMI ja HELLIM viittaavat kumpikin samaan kyproslaiseen erikoisjuustoon. Näin sanojen merkityssisältö on jossain määrin samankaltainen (41 kohta). Tuomioistuin on kuitenkin yhtälailla tehnyt selväksi, että tämä sääntö koskee ainoastaan yleisön kielenosaamisen perustasoa kyseisillä alueilla. Säännöstä on voitava joustaa. Ei pidä automaattisesti olettaa, että kohdeyleisön äidinkieli on asianomaisen jäsenvaltion valtakieli tai että kohdeyleisöllä ei olisi minkäänlaista mainittavaa muiden kielten taitoa (määräys , C-394/08 P, ZIPCAR, 51 kohta). Esimerkiksi seuraavissa skenaarioissa on otettava huomioon kieliä, jotka eivät kuulu alueen valtakieliin: jos vieraan kielen sana on hyvin lähellä asiaankuuluvan alueen virallisen kielen vastaavaa sanaa. Esimerkiksi englannin kielen sana bicycle ymmärretään Espanjassa, sillä se on hyvin lähellä espanjan kielen vastaavaa sanaa bicicleta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 29