OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 2 TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VERTAILU Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 1

2 Sisältö 1 Johdanto Merkitys Lähtökohtana Nizzan luokitus Nizzan luokitus luokitteluvälineenä Luokituksen rakenne ja metodologia Nizzan luokituksen rakenteeseen perustuvat johtopäätökset Muutokset tavaroiden ja palvelujen luokituksessa Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tietokanta tavaroiden ja palvelujen vertailuun Tavaroiden ja palvelujen määrittely (käsitteet) Tavarat Palvelut Tuotteet Tavaroiden ja palvelujen määrittely Oikea sanamuoto Oikea laajuus Tavaroiden ja palvelujen merkitys Objektiivinen lähestymistapa Perustelut Identtisyys Yleiset periaatteet Täydellinen identtisyys: sama käsite tai synonyymi Osittainen identtisyys Aiempi merkki sisältää riidanalaisen merkin tavarat/palvelut Riidanalainen merkki sisältää aiemman merkin tavarat/palvelut Päällekkäisyys Luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskeva käytäntö Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus Yleiset periaatteet Samankaltaisuustekijät Merkityksellisten tekijöiden määrittely Samankaltaisuustekijät yksityiskohtaisesti Luonne Aiottu käyttötarkoitus Käyttötapa Täydentävyys Kilpailevuus Jakelukanava Kohdeyleisö Tavanomainen alkuperä (valmistaja/tarjoaja) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 2

3 3.3 Tekijöiden välinen suhde Tekijöiden keskinäinen suhde Kunkin tekijän tärkeys Erilaiset vertailut: tavarat vs. tavarat, palvelut vs. palvelut sekä tavarat vs. palvelut Samankaltaisuuden aste Yksityiskohtaisia kysymyksiä tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta Osat, komponentit ja tarvikkeet Raaka-aineet ja puolivalmisteet Varusteet Asennus-, huolto- ja korjauspalvelut Neuvontapalvelut Vuokraus ja liisaus Vuokraus/liisaus vs. niihin liittyvät palvelut Vuokraus/liisaus vs. tavarat: periaatteessa aina erilaiset Liite II Tietyt teollisuudenalat Kemikaalit, farmaseuttiset valmisteet ja kosmeettiset valmisteet Kemikaalit (luokka 1) vs. kemialliset tuotteet (luokat 3 ja 5) Farmaseuttiset valmisteet vs. farmaseuttiset valmisteet Farmaseuttiset valmisteet vs. dieettivalmisteet lääkintäkäyttöön Farmaseuttiset valmisteet vs. kosmeettiset aineet Farmaseuttiset valmisteet vs. palvelut Autoteollisuus Sähkölaitteet / -kojeet Muoti- ja tekstiiliteollisuus Raakamateriaalit ja puolivalmisteet vs. valmiit tavarat Tekstiilitavarat (luokka 24) vs. vaatteet (luokka 25) Vaatteet, jalkineet ja päähineet (luokka 25) Muotiasusteet Urheiluvaatteet, -jalkineet ja -päähineet (luokka 25) vs. voimistelu- ja urheiluvälineet (luokka 28) Muotisuunnittelu (luokka 42), räätälipalvelut (luokka 40) vs. vaatteet (luokka 25) Ruoka, juoma ja ravintolapalvelut Valmisruokien valmistusaineet Päävalmistusaine Alkoholittomat juomat (luokka 32) vs. alkoholijuomat (paitsi oluet) (luokka 33) Oluet (luokka 32), alkoholijuomat (paitsi oluet) (luokka 33) Ravitseminen ja juomien anniskelu vs. ruoka ja juoma Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 3

4 6 Tukipalvelut muille yrityksille Vähittäismyyntipalvelut Vähittäismyyntipalvelut vs. mikä hyvänsä tavara: erilaiset Tiettyjen tavaroiden vähittäismyyntipalvelut vs. samat tavarat: alhainen samankaltaisuuden aste Tiettyjen tavaroiden vähittäismyyntipalvelut vs. eri tai samankaltaiset tavarat: erilaiset Vähittäismyyntipalvelut vs. vähittäismyyntipalvelut tai tiettyjen tavaroiden vähittäismyyntipalvelut: identtiset Tiettyjen tavaroiden vähittäismyyntipalvelut vs. muiden tiettyjen tavaroiden vähittäismyyntipalvelut: samankaltaiset Palvelut, joihin sovelletaan samoja periaatteita Palvelut, joihin ei sovelleta samoja periaatteita Rahoituspalvelut Pankkipalvelut (luokka 36) vs. vakuutuspalvelut (luokka 36) Kiinteistöasiat (luokka 36) vs. rahoituspalvelut (luokka 36) Luottokortit (luokka 9) vs. rahoituspalvelut (luokka 36) Kuljetus Tavaroiden kuljetus (luokka 39) vs. mikä hyvänsä tavara Tavaroiden pakkaus ja varastointi (luokka 39) vs. mikä hyvänsä tavara Tietotekniikka Tietokoneet ja ohjelmistot (luokka 9) vs. ohjelmointi (luokka 42) Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, tietokoneet ja ohjelmistot (luokka 9) vs. tietoliikennepalvelut (luokka 38) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 4

5 1 Johdanto 1.1 Merkitys Tavaroiden ja palvelujen vertailulla on ensisijaisesti merkitystä identtisyyden arvioinnissa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sekä sekaannusvaaran arvioinnissa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tavaroiden ja palvelujen identtisyys on tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan olennaisin rekisteröintiestettä koskeva ehto, ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta edellyttää tavaroiden/palvelujen identtisyyttä tai samankaltaisuutta rekisteröintiesteen syntymiseksi. Jos siis kaikki tavarat/palvelut ovat erilaisia, yksi 8 artiklan 1 kohdan edellytyksistä ei täyty ja väite hylätään eikä muita tutkintavaiheita tarvitse käsitellä päätöksessä 1. Identtisyyden ja samankaltaisuuden arviointikriteereillä saattaa myös olla merkitystä tilanteessa, jossa on pyydetty näyttöä tavaramerkin käytöstä, ja todisteita arvioidaan sen määrittämiseksi, onko väitteentekijä osoittanut tavaramerkkiä käytetyn samojen rekisteröityjen tavaroiden/palvelujen yhteydessä. On erityisen tärkeää määrittää, kuuluvatko tavarat ja palvelut, joiden kohdalla merkkiä on käytetty, siihen tavara- ja palveluluokkaan, jolle merkki on rekisteröity, vai ovatko ne ainoastaan samankaltaisia tai jopa erilaisia kuin ne (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 6, Käytön todistaminen). Näytöllä tavaroiden ja palvelujen käytöstä voi myös olla merkitystä, kun tutkitaan lisääntynyttä erottamiskykyä koskevaa huomautusta. Tällaisissa tapauksissa tutkijan on usein tarpeen arvioida, kattaako lisääntynyt erottamiskyky kyseessä olevat tavarat/palvelut, joiden osalta aiempi merkki on suojattu eli joita on pidetty identtisinä tai samankaltaisina kuin riidanalaisen tavaramerkin tavarat/palvelut (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 4, Erottamiskyky). Lisäksi tavaroiden ja palvelujen vertailun tuloksella on merkitystä, kun määritetään kohdeyleisöä, jonka kohdalla sekaannusvaara on olemassa. Kohdeyleisö otetaan huomioon myös identtisten ja samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, luku 6, Kohdeyleisö ja tarkkaavaisuusaste). Tavaroiden ja palvelujen vertailu voi myös olla merkityksellinen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 osalta, joka edellyttää tavaroiden ja palvelujen identtisyyttä tai läheistä suhdetta tai kaupallista vastaavuutta (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 3: Asiamiehen hakema tavaramerkin rekisteröinti ilman haltijan suostumusta [tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohta]) ja tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 alakohdan mukaisten kansallisen lainsäädännön soveltuvien säännösten osalta, koska tavaroiden ja palvelujen identtisyys tai samankaltaisuus on usein ehto, jonka perusteella myöhemmän tavaramerkin käyttö voidaan kieltää (ks. ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 4, Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut oikeudet). 1 Tavaroiden ja palvelujen vertailulla on merkitystä myös mitätöintimenettelyssä, sillä tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohta määrää, että rekisteröity yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi 8 artiklan 1 kohdan edellytysten täyttyessä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 5

6 1.2 Lähtökohtana Nizzan luokitus Vertailtavat tavarat ja palvelut luokitellaan Nizzan luokituksen mukaisesti. Nizzan luokitukseen kuuluu nykyään 34 tavaraluokkaa (1 34) ja 11 palveluluokkaa (35 45) Nizzan luokitus luokitteluvälineenä Nizzan luokitus luotiin kansallisten luokittelutapojen yhtenäistämistä varten. Sen ensimmäinen painos astui voimaan vuonna Vaikka luokitusta on uudistettu useita kertoja, se ei aina pysy mukana markkinoilla tapahtuvassa tuotekehityksessä. Lisäksi otsikoiden sanamuodot ovat joskus epäselviä ja epätarkkoja. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 4 kohdassa mainitaankin, että Nizzan luokitus on luonteeltaan hallinnollinen eikä sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta. Tavaroiden tai palvelujen luokittelu samaan luokkaan Nizzan luokituksessa ei ole itsessään merkki niiden samankaltaisuudesta. Esimerkkejä Elävät eläimet ovat erilaisia kuin kukat (luokka 31). Mainonta on erilaista kuin toimistotehtävät (luokka 35). Myöskään se, että kaksi tiettyä tavaraa tai palvelua sijoittuu tietyn luokkaotsikon ja siten saman yleisnimikkeen alle, ei sinänsä tee niistä samankaltaisia: esimerkiksi autot ja polkupyörät kuuluvat kumpikin ajoneuvoihin luokassa 12 olematta samankaltaisia. Myöskään eri luokkiin luokitellut tavarat ja/tai palvelut eivät välttämättä ole erilaisia (tuomio , T-259/06, Manso de Velasco, kohta). Esimerkkejä Lihauutteet (luokka 29) ovat samankaltaisia kuin mausteet (luokka 30). Matkojen järjestäminen (luokka 39) on samankaltaista kuin tilapäismajoituksen tarjoaminen (luokka 43) Luokituksen rakenne ja metodologia Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 4 kohdassa esitetyt seikat poisluettuina luokitus voi toimia tiettyjen tavaroiden ja palvelujen yhteisten piirteiden tunnistamisen välineenä. Monen Nizzan luokan rakenne perustuu tekijöihin, kuten toimintaan, koostumukseen ja/tai käyttötarkoitukseen, joilla voi olla merkitystä tavaroiden ja palvelujen vertailussa. Esimerkiksi: Luokkaan 1 sisältyy kemikaaleja lähinnä niiden kemiallisten ominaisuuksien (luonne) eikä käyttötarkoitusten perusteella. Luokassa 3 taas on nimikkeitä, jotka on tarkoitettu joko puhdistusaineiksi tai henkilökohtaiseen hygieniaan tai kauneudenhoitoon. Vaikka nämä olisi mahdollista luonteensa puolesta luokitella Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 6

7 myös kemikaaleiksi, ne voidaan erottaa käyttötarkoitustensa perusteella ja siten luokitella eri luokkiin. Samoin useimmat nahkatuotteet on luonteensa perusteella luokiteltu luokkaan 18, kun taas nahasta valmistetut vaatteet kuuluvat luokkaan 25 käyttötarkoituksensa perusteella eli siksi, että ne on tarkoitettu ihmisten vaatteiksi suojaamaan heitä Nizzan luokituksen rakenteeseen perustuvat johtopäätökset Luokkaotsikoiden rakenne ei ole yhtenäinen eikä noudata samaa logiikkaa. Jotkut luokat muodostuvat vain yhdestä yleisnimikkeestä, joka jo määritelmältään kattaa lähes kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut (luokka 15 soittimet; luokka 38 kaukoviestintä). Joihinkin kuuluu useita yleisnimikkeitä, joista osa on hyvin laajoja ja osa hyvin yksityiskohtaisia. Esimerkiksi luokkaan 9 kuuluu yli 30 käsitettä tieteellisistä laitteista ja kojeista tulensammutuslaitteisiin. Poikkeuksina on olemassa myös yleisnimikkeitä sisältäviä luokkaotsikoita, jotka sisältävät toisen yleisnimikkeen, joten ne ovat samoja; esimerkiksi sidontatarvikkeet luokassa 5 sisältävät laastarit luokassa 5. Tällaista esiintyy erityisesti tapauksissa, joissa yksityiskohtainen nimike mainitaan luokkaotsikossa pelkästään sen selventämiseksi, että kyseinen nimike ei kuulu toiseen luokkaan, vaikka se sisältyy jo luokkaotsikon toiseen laajempaan nimikkeeseen. Esimerkiksi liima-aineet teollisiin tarkoituksiin sisältyvät nimikkeeseen kemikaalit teollisiin tarkoituksiin luokassa 1. Tarkoitus on lähinnä erottaa ne luokassa 16 luetelluista liima-aineista, jotka on tarkoitettu paperitarvikkeiden liimaamiseen tai kotikäyttöön. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Nizzan luokitus antaa suuntaa tavaroiden ja palvelujen identtisyyden tai samankaltaisuuden arviointia varten. Sen rakenne ja sisältö eivät kuitenkaan ole johdonmukaisia. Niinpä jokainen otsikko ja käsite tulee arvioida sen luokan mukaisesti, johon se on luokiteltu. Kuten aiemmin todettiin, Nizzan luokitus lähinnä luokittelee tavaroita ja palveluja hallinnolliselta kannalta eikä sillä ole ratkaisevaa merkitystä niiden vertailussa Muutokset tavaroiden ja palvelujen luokituksessa Normaalisti Nizzan luokituksen uusiminen aiheuttaa muutoksia tavaroiden ja palvelujen luokitteluun (varsinkin tavaroiden ja palvelujen siirtyessä luokista toisiin) tai otsikoiden sanamuotoihin. Näissä tapauksissa aiemman ja myös riidanalaisen tavaramerkin tavara- ja/tai palveluluetteloa täytyy tulkita sen Nizzan luokituksen painoksen mukaan, joka oli voimassa hakemuspäivänä. Oikeudelliset palvelut siirrettiin luokasta 42 luokkaan 45 Nizzan luokituksen 8. painoksessa. Palvelujen luonne ei ole muuttunut. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 7

8 1.3 Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tietokanta tavaroiden ja palvelujen vertailuun Tietokanta tavaroiden ja palvelujen vertailua varten on hakukone, jonka avulla tutkijat voivat arvioida tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta. Sen tarkoitus on yhtenäistää tavaroiden ja palvelujen arviointikäytäntöä ja varmistaa väitepäätösten johdonmukaisuus. Tietokantaa on käytettävä tutkinnan yhteydessä. Tietokanta perustuu tiettyjen tavaroiden ja palvelujen vertailuun. Kukin "vertailupari" vertaa kahta "ilmaisua". "Ilmaisu" koostuu Nizzan luokituksen luokkanumerosta (1 45) ja tekstiosasta eli tietyn tavaran tai palvelun nimestä (ml. tavara- tai palveluluokka, kuten "vaatteet" tai "koulutus"). Hauilla on viisi mahdollista tulosta: identtisyys, korkea samankaltaisuuden aste, samankaltaisuus, alhainen samankaltaisuuden aste ja erilaisuus. Samankaltaisuuden asteen osalta tietokanta ilmoittaa tekijät, joihin tulos perustuu. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti ja sitä uudistetaan tarvittaessa kattavan ja luotettavan tietolähteen ylläpitämiseksi. Koska tietokannasta saadaan vastauksia tiettyjen tavaroiden ja palvelujen vertailua koskeviin kysymyksiin, näissä ohjeissa keskitytään yleisten periaatteiden määrittelemiseen ja niiden soveltamiseen käytännössä. 1.4 Tavaroiden ja palvelujen määrittely (käsitteet) Tavarat Asetuksessa ei määritellä tavaroita eikä palveluja. Nizzan luokituksen johdanto-osa sisältää joitakin yleisiä selityksiä, mutta selviä perusteita tavaroiden ja palvelujen erottamiselle ei anneta. Periaatteessa tavara voi olla mikä hyvänsä tarvike, jolla voidaan käydä kauppaa. Tavaroita ovat raaka-aineet (jalostamattomat muovit luokassa 1), puolivalmisteet (muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön luokassa 17) ja viimeistellyt tuotteet (muoviset talousastiat luokassa 21). Niihin kuuluu luonnollisia ja teollisesti valmistettuja tavaroita, kuten maataloustuotteet luokassa 31 ja koneet ja konetyökalut luokassa 7. Aina ei kuitenkaan ole selvää, kuuluuko tavaroihin ainoastaan aineellisia, käsinkosketeltavia tuotteita toisin kuin palveluihin, jotka eivät ole käsinkosketeltavia. Määritelmä ja siten suojan laajuus ovat erityisen merkittäviä aineettomien "tavaroiden" kuten "sähkön" kohdalla. Tämä seikka määritetään jo luokitustutkinnan aikana eikä se yleensä aiheuta ongelmia tavaroiden ja palvelujen vertailussa Palvelut Palvelu on toimintaa tai hyötyä, jota toimija voi tarjota toiselle. Se ei ole käsinkosketeltavaa eikä siitä aiheudu aineellisen esineen omistajuuden siirtymistä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 8

9 Autonkorjaus on palvelu. Toisin kuin tavara, palvelu on aina aineeton hyödyke. Palvelua on kolmansille osapuolille tarjottava taloudellinen toiminta, joka ei kuulu alkutuotantoon, teolliseen tuotantoon eikä tavaranmyyntiin. Pianistina oleminen (pianon soittaminen) ei ole palvelu, mutta pianotuntien antaminen (palvelu oppilaalle) on. Pianokonsertin esittäminen on pianistin suorittama palvelu tapahtuman järjestäjälle ja pianokonsertti on palvelu, jonka sen järjestäjä tarjoaa yleisölle. Omien tavaroiden mainostaminen ei ole palvelu, mutta mainostoimiston pitäminen (mainoskampanjoiden suunnittelu kolmansille osapuolille) on. Siten palveluluettelossa mainittujen käsitteiden, kuten mainonnan, täytyy ymmärtää kattavan vain edellä esitetyn palvelun määritelmän. Omien tavaroiden myynti tai jakelu ei ole palvelua. Vähittäismyyntipalvelujen on tarkoitus kattaa tavaran myyntiin suoranaisesti liittyvät palvelut, kuten sen, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tutustua tavaroihin asiakkaalle sopivalla tavalla ja verrata tai kokeilla tavaroita. Yksi merkki, jonka perusteella toiminta katsotaan tavaramerkkilainsäädännössä palveluksi, on sen itsenäinen taloudellinen arvo, eli sitä tarjotaan yleensä jonkinlaista (rahallista) korvausta vastaan. Muuten se voisi olla pelkkää liitännäistoimintaa, jota tarjotaan tietyn tavaran myynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Toimitus, esimerkiksi aiemmin ostettujen huonekalujen kuljetus, ei ole luokan 39 kuljetuspalveluihin kuuluva itsenäinen palvelu. Voitontavoittelu ei kuitenkaan ole välttämätöntä, jotta toiminta voidaan määritellä "palveluksi" (tuomio , C-442/07, Radetzky, kohta). Kyse on ennemmin siitä, onko palvelulla itsenäinen markkina-alue ja asiakkaita, kuin tavasta, jolla korvaus lopulta suoritetaan Tuotteet Arkipuheessa sanaa "tuote" käytetään sekä tavaroista että palveluista: puhutaan esimerkiksi "rahoitustuotteista", kun tarkoitetaan rahoituspalveluja. Sillä, kutsutaanko käsitettä arkipuheessa "tuotteeksi", ei ole merkitystä sen luokittelussa tavaraksi tai palveluksi. 1.5 Tavaroiden ja palvelujen määrittely Oikea sanamuoto Aluksi on löydettävä oikeat sanamuodot tutkittaville tavaroiden ja/tai palveluiden luetteloille. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 9

10 Yhteisön tavaramerkit Hakemus yhteisön tavaramerkiksi julkaistaan kaikilla yhteisön virallisilla kielillä (tavaramerkkiasetuksen 120 artiklan 1 kohta). Samoin kaikki merkinnät yhteisön tavaramerkkirekisteriin tehdään kaikilla näillä kielillä (tavaramerkkiasetuksen 120 artiklan 2 kohta). Sekä hakemukset että rekisteröinnit julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä (täytäntöönpanoasetuksen 85 säännön 1 ja 2 kohta). Käytännössä epäselvyyksiä saattaa satunnaisesti esiintyä: yhteisön tavaramerkkilehdessä julkaistun yhteisön tavaramerkin tavara- ja/tai palveluluettelon käännöksen (hakemus tai rekisteröinti) ja alkuperäisessä hakemuksessa käytetyn sanamuodon välillä. Tällaisissa ristiriitatilanteissa tavara- ja palveluluettelon lopullinen versio on: mikäli ensimmäinen kieli on viraston kieli, ensimmäisellä kielellä ilmoitettu teksti; jos hakemuksen kieli ei ole yksi viraston viidestä kielestä, teksti hakijan ilmoittamalla toisella kielellä (ks. tavaramerkkiasetuksen 120 artiklan 3 kohta). Tätä periaatetta sovelletaan riippumatta siitä, onko yhteisön tavaramerkki (tai yhteisön tavaramerkkihakemus) aiempi oikeus vai riidanalainen hakemus Aiemmat kansalliset merkit ja kansainväliset rekisteröinnit Aiempien merkkien tavara- ja palveluluettelo, johon väite perustuu, tulee jättää väitemenettelyn kielellä (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 3 kohta). Virasto ei vaadi virallista käännöstä ja hyväksyy väitteentekijän tai tämän edustajan laatimat yksinkertaiset käännökset. Virasto ei yleensä käytä täytäntöönpanoasetuksen 98 säännön 1 kohdan toiseen lauseeseen perustuvaa oikeuttaan vaatia käännöksen vahvistamista valantehneellä tai virallisella kääntäjällä. Mikäli edustaja lisää käännökseen vakuutuksen, jonka mukaan käännös on uskollinen alkuperäiselle tekstille, virasto ei kyseenalaista tätä vakuutusta. Toinen osapuoli voi silti kyseenalaistaa käännöksen oikeellisuuden menettelyn kontradiktorisen vaiheen aikana. Koska käännöksen täytyy noudattaa alkuperäisasiakirjan rakennetta (täytäntöönpanoasetuksen 98 säännön 1 kohta), myös tutkija saattaa huomata selvät ristiriitaisuudet (esimerkiksi luettelossa on alkuperäisellä kielellä kolme ilmausta, mutta käännös on kaksi sivua pitkä, tms.). Tällaisissa tapauksissa tutkijan tulee tietojensa perusteella tehdä johtopäätös asiasta lopullisessa päätöksessä. Madridin sopimuksen tai pöytäkirjan alaisten kansainvälisten rekisteröintien osalta menettelyn kieli on se kieli, jolla kansainvälinen rekisteröinti on tehty (ranska, englanti tai espanja). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 10

11 1.5.2 Oikea laajuus Tavaroiden ja palvelujen vertailun pitää perustua asianomaisten tavara- ja palveluluettelojen sanamuotoihin. Tavaroiden ja/tai palvelujen todelliset tai aiotut käyttötavat, joita ei ole ilmoitettu tavara- ja/tai palveluluettelossa, eivät ole tutkinnan kannalta merkittäviä (tuomio , T-487/08, Kremezin,, 71 kohta). Jos kuitenkin aiemman merkin käytöstä pyydetään perustellusti todisteita ja esitetty näyttö on riittävä vain osalle tavara- ja/tai palveluluettelossa esiintyvistä tavaroista/palveluista, aiemman merkin katsotaan olleen rekisteröity vain näille tavaroille/palveluille (tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohta) ja tutkinta rajataan siten kyseisiin tavaroihin/palveluihin (ks. myös ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 6, Käytön todistaminen). Lisäksi aikaisemman merkin osalta asiaankuuluvia ovat vain ne tavarat ja palvelut, joihin väite perustellusti perustuu. Tavaroita ja palveluja ei siis oteta huomioon jos: on syitä, joiden vuoksi niitä ei voida ottaa tutkittavaksi, niitä ei ole asianmukaisesti perusteltu (esimerkiksi hakemukseen sisältyy ainoastaan osittainen käännös tavara- ja/tai palveluluettelosta), tai väite ei perustu tai ei enää perustu niihin. Samoin huomioon otetaan riidanalaisesta hakemuksesta vain ne tavarat ja palvelut, joita vastaan väite on esitetty. Siten menettelyn aikana hakemuksessa esitettyyn tavaroiden ja/tai palvelujen luetteloon ja/tai väitteen laajuuteen tehdyt rajoitukset rajoittavat vertailtavia tavaroita ja palveluja. Lisäksi saatetaan tarvita tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon sanamuodon tutkimista kyseisten tavaroiden ja palvelujen suojan laajuuden määrittämiseksi. Tämä pätee varsinkin ilmaisuihin erityisesti, nimittäin ja muihin vastaaviin ilmaisuihin, joilla kuvaillaan yksittäisen tuotteen suhdetta laajempaan tuoteryhmään. Ilmaisu 'erityisesti' (ja esimerkiksi, kuten, mukaan lukien ja vastaavat) osoittaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen olevan vain esimerkkejä ryhmään kuuluvista nimikkeistä ja sitä, ettei suoja rajoitu niihin. Toisin sanoen se ei esitä tyhjentävää luetteloa esimerkeistä (ks. viittaus ilmaisun 'erityisesti' käyttöön, tuomio , T-224/01, Nu-tride ). Toisaalta nimittäin (ja yksinomaan ja muut vastaavat ilmaisut) on rajaava ja rajoittaa rekisteröinnin vain lueteltuihin tavaroihin. Kun kyseessä on esimerkiksi ilmaisu kemikaalit teollisiin tarkoituksiin, nimittäin muovien raaka-aineet, ainoastaan muovien raaka-aineita täytyy verrata toisen merkin tavaroihin. On muistettava, että tavaroiden ja palvelujen luettelossa käytetään pilkkua erottamaan samankaltaisen ryhmän nimikkeet toisistaan. Käsitteet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Käsitteiden erottaminen muilla välimerkeillä voi johtaa merkityseroihin niiden välillä sekä erilaiseen arvioon tavaroiden ja palvelujen vertailussa. Esimerkiksi luokassa 9 "tietokoneohjelmistot käytettäviksi teollisuuskoneiden kanssa; tulensammutuslaitteet" puolipiste tarkoittaa, että "tulensammutuslaitteita" tulee pitää Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 11

12 itsenäisenä tavaraluokkana, vaikka tarkoitus olisikin ollut suojata tietokoneohjelmistot, joita käytetään teollisuuskoneiden ja tulensammutuslaitteiden kanssa Tavaroiden ja palvelujen merkitys Kun tutkittavien tavaroiden ja palvelujen sanamuoto on selvillä, täytyy määrittää niiden merkitys. Joissakin tapauksissa tarkka merkitys on heti selvä merkkiä koskevien tavaroiden ja/tai palvelujen luettelosta, koska tavarat ja palvelut on kuvailtu jossakin määrin yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi sanamuoto vyöt (vaatteina) sulkee pois turvavyöt ja teolliset hihnat. Mikäli tavaroiden ja/tai palvelujen luettelossa esiintyvien käsitteiden tarkka merkitys on epäselvä, niitä täytyy tulkita sekä Nizzan luokituksen kannalta että kaupallisesta näkökulmasta. Siten luokkaan 25 sisältyvät vyöt ovat luokittelunsa mukaisesti vaatteita. Mikäli käsitteen merkitys semanttisessa tai kaupallisessa asiayhteydessä ja/tai Nizzan luokituksen mukaan on epäselvä tai aiheuttaa epäilystä, kyseisen termin merkitys Nizzan luokituksen mukaan katsotaan määrääväksi. Esimerkiksi vaatteet viittaa "vaatteisiin ryhmänä" (ks. esimerkiksi Oxford English Dictionary) ja siten vartalon peittämiseen käytettäviin vaatteisiin, kuten paitoihin, mekkoihin, housuihin jne. Vaikka sanakirjoista löytyvä perusmääritelmä ei selvin sanoin poissulje jalkineita, jalkineiden luokittelusta omaksi nimikkeekseen Nizzan luokituksen luokassa 25 voidaan päätellä, etteivät vaatteet ja jalkineet ole identtisiä vaan samankaltaisia (mikä on vahvistettu myös annetun tuomion, T-0115/02, a (fig), 26 kohdassa.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaksi saman luokan yleisnimikettä eivät joskus voisi olla identtisiä. Kuten edellä on mainittu, luokkaotsikoiden rakenne ei ole yhdenmukainen. Luokkaotsikoihin sisältyviin yleisnimikkeisiin voi joskus sisältyä muita yleisnimikkeitä. Liha ja siipikarja ovat identtisiä (luokka 29). 1.6 Objektiivinen lähestymistapa Tavaroiden ja palvelujen vertailussa ei saa ottaa huomioon ristiriitaisten merkkien samankaltaisuuden astetta eikä aiemman merkin erottamiskykyä. Tutkijat ottavat kaikki merkitykselliset tekijät huomioon vasta päätöksen kokonaisarvioinnissa. Tavaroiden tai palvelujen luokitus ei ole ratkaiseva, koska samankaltaiset tavarat ja palvelut on mahdollista luokitella eri luokkiin ja toisaalta erilaisia tavaroita ja palveluja voi löytyä samasta luokasta. Tavaroiden ja palvelujen identtisyys tai samankaltaisuus täytyy määritellä objektiivisesti. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 12

13 Pohdinnan tulosten täytyy perustua markkinoiden todellisuuteen eli asianomaisen teollisen tai kaupallisen toimialan vakiintuneisiin käytäntöihin. Nämä käytännöt, erityisesti liike-elämän käytännöt, ovat dynaamisia ja jatkuvasti muuttuvia. Esimerkiksi matkapuhelimiin liittyy nykyään monia eri toimintoja, joten ne ovat sekä viestintävälineitä että valokuvauslaitteita. Joissakin tapauksissa tutkija voi perustaa ratkaisunsa pelkästään osapuolten toimittamiin tietoihin ja näyttöön. Annettuun näyttöön perustumattomilla tai yleisesti tuntemattomilla asioilla ei pitäisi spekuloida eikä niitä pitäisi viran puolesta seikkaperäisesti tutkia (tuomio , T-222/09, Alpharen, kohta). 1.7 Perustelut Tutkijan täytyy perustella päätöksessään vertailun tulos (identtisyys, samankaltaisuus tai erilaisuus) erikseen kunkin rekisteröintihakemuksessa ilmoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta hakemuksen muotoilusta. Jos tulos kuitenkin on sama koko luokalle tai tavara- tai palveluryhmälle, tutkija voi antaa ainoastaan kaikkia tavaroita tai palveluja koskevat yhteiset perustelut, kunhan tavarat tai palvelut ovat ominaisuuksiltaan toistensa kaltaisia (ks. vastaavuus annetun määräyksen C-282/09, PAYWEB CARD, kohdassa ja annetun tuomion, T-28/10, EURO AUTOMATIC PAYMENT, 54 kohdassa). 2 Identtisyys 2.1 Yleiset periaatteet Identtisyys määritellään yleensä samanlaisuutena aineen, koostumuksen, luonteen, ominaisuuksien ja erityisesti arvioinnin kohteena olevien piirteiden osalta (vapaa käännös Oxford English Dictionaryn määritelmästä). Identtisyys ei aina vaadi tavaroiden ja palvelujen täydellistä yhteneväisyyttä (eli sitä, että niistä käytetään samoja termejä tai synonyymeja), vaan identtisyys voi olla kyseessä myös silloin kun ja siltä osin kuin riidanalaisen merkin kattamat tavarat ja palvelut sisältyvät aikaisemman merkin laajempaan luokkaan ja päinvastoin, eli silloin kun ja siltä osin kuin riidanalaisen merkin laajempi käsite kattaa aiemman merkin yksityiskohtaisemman tavaran tai palvelun. Identtisyys voi myös olla kyseessä, kun kaksi vertailtavaa laajaa luokkaa ovat osittain yhteneväisiä ("päällekkäisyys"). Siten on mahdollista erottaa toisistaan käsitteet "täydellinen identtisyys" ja "osittainen identtisyys". Identtisyys ei pidä määrittää samankaltaisuustekijöiden perusteella (ks. kohta jäljempänä). 2.2 Täydellinen identtisyys: sama käsite tai synonyymi Riidanalaisten tavaroiden/palvelujen identtisyys täytyy määrittää edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti kyseisten kahden merkin osalta tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon tutkinnan kannalta olennaisten osien sanamuotojen perusteella. Identtisyys on Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 13

14 selvä silloin, kun vertailtavat tavarat/palvelut on luettelossa ilmaistu täysin samoin termein. Ajoneuvot on sama asia kuin ajoneuvot. Jos näin ei ole, kunkin tavara- ja/tai palveluluettelon käsitteitä täytyy tulkita, jotta niiden voidaan osoittaa olevan synonyymejä eli tarkoittavan samaa asiaa. Tulkinnat voivat perustua sanakirjamääritelmiin tai Nizzan luokituksessa käytettyihin ilmaisuihin, ja niiden täytyy erityisesti ottaa huomioon kaupallinen näkökulma. Esimerkkejä Polkupyörä on synonyymi sanalle pyörä. Tavarat ovat identtiset. Luokan 34 tupakointivälineet viittaavat yksittäisiin esineisiin, joiden käyttö liittyy läheisesti tupakkaan tai tupakkatuotteisiin. Nizzan luokituksen aiemmissa painoksissa näitä tuotteita kutsuttiin tupakointitarvikkeiksi. Niinpä otsikossa käytetystä eri termistä huolimatta tavarat ovat identtiset. Kaupallisesta näkökulmasta katsottuna kylpyläpalvelut ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat sama asia. Jos kuitenkin samaa sanamuotoa käytetään eri luokkiin luokitelluista tavaroista, se yleensä tarkoittaa, että tavarat eivät ole identtisiä: Esimerkkejä Porat (konetyökalut) luokassa 7 eivät ole samanlaisia kuin luokkaan 8 kuuluvat porat (käsityökalut). Laserit (muihin kuin lääketieteellisiin hoitoihin) luokassa 9 eivät ole samanlaisia kuin laserit (hoitokäyttöön) luokassa 10. Vaikka tavarat tai palvelut olisivat samankaltaisia, luokittelu eri luokkiin osoittaa niiden olevan luonteeltaan, käyttötarkoitukseltaan tai käyttötavaltaan tai muuten erilaisia. Samat perustelut eivät päde silloin, kun eri luokitus johtuu ainoastaan Nizzan luokituksen uudistamisesta tai kun tavarat ja palvelut on selvästi sijoitettu väärään luokkaan ilmiselvän virheen, kuten puhtaaksikirjoitusvirheen, vuoksi. Esimerkkejä Pelikortit (luokka painos) on sama kuin pelikortit (luokka painos). Farmaseuttiset valmisteet (luokka 15 selvä kirjoitusvirhe) on sama kuin farmaseuttiset valmisteet (luokka 5). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 14

15 2.3 Osittainen identtisyys Aiempi merkki sisältää riidanalaisen merkin tavarat/palvelut Aiempi merkki Riidanalainen merkki Kun aiemman oikeuden kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen luettelo sisältää yleisnimikkeen tai laajan luokan, johon sisältyvät kaikki riidanalaisen merkin kattamat tavarat/palvelut, tavarat ja palvelut ovat samoja (ks. tuomio , T-522/10, Hell, 36 kohta). Esimerkkejä Tilapäismajoitus (aiempi oikeus, luokka 43) sisältää retkeilymajapalvelut (riidanalainen merkki, luokka 43). Palvelut ovat siten samoja. Pasta (aiempi oikeus, luokka 30) sisältää spagetin (riidanalainen merkki, luokka 30). Ristiriidassa olevien tavaroiden katsotaan olevan samoja Riidanalainen merkki sisältää aiemman merkin tavarat/palvelut Riidanalainen merkki Aiempi merkki Jos aiemman merkin tavarat/palvelut sisältyvät riidanalaisessa merkissä käytettyyn yleisnimikkeeseen tai laajempaan luokkaan, tavaroita/palveluja on pidettävä samoina, koska virasto ei voi viran puolesta perinpohjaisesti ruotia hakijan/haltijan tavaroiden tai palvelujen laajempaa luokkaa (ks. tuomio , T-133/05, Pam-Pim s Baby-Prop, 29 kohta). Esimerkkejä Aiemman merkin farkut (luokka 25) sisältyvät vaatteisiin (riidanalainen merkki, luokka 25). Tavaroita pidetään samoina. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 15

16 Aiemman merkin polkupyörät (luokka 12) sisältyy ajoneuvoihin (riidanalainen merkki, luokka 12). Tavaroita pidetään samoina. Hakija/haltija voi kuitenkin rajoittaa tavaroiden/palvelujen luetteloa poistaakseen identtisyyden, mutta tämä voi silti johtaa samankaltaisuuteen (ks. tuomio , T-161/10, E-Plex, 22 kohta). Aiemman merkin farkut (luokka 25) sisältyvät vaatteisiin (riidanalainen merkki, luokka 25). Hakija/haltija rajoittaa määrittelyä muotoon vaatteet, paitsi farkut. Tavarat eivät ole enää identtiset, mutta kylläkin samankaltaiset. Aiemman merkin polkupyörät (luokka 12) sisältyy ajoneuvoihin (riidanalainen merkki, luokka 12). Hakija/haltija rajoittaa määritelmää muotoon ajoneuvot, nimittäin autot. Tavarat eivät ole enää identtisiä eivätkä edes samankaltaisia. Jos hakija/haltija ei rajoita tavaroiden/palvelujen luetteloa tai ei rajoita sitä riittävästi, virasto kohtelee riidanalaisen merkin yleisnimikettä tai laajaa käsitettä/luokkaa yksittäisenä yksikkönä ja toteaa identtisyyden. Jos riidanalainen merkki kattaa yleisnimikkeen tai laajemman käsitteen/luokan sekä tietyt niihin sisältyvät nimikkeet, näitä kaikkia tulee verrata vastaaviin aiempiin tavaroihin/palveluihin. Vaikka identtisyys yleisnimikkeen tai laajemman käsitteen/luokan kanssa todettaisiinkin, sama ei automaattisesti toteudu yksittäisten nimikkeiden osalta. Riidanalainen merkki kattaa ajoneuvot (yleisnimike) ja polkupyörät, ilma-alukset, junat (jotka sisältyvät ajoneuvoihin). Kun aiempi merkki on suojattu polkupyörien osalta, identtisyys todetaan suhteessa ajoneuvoihin ja polkupyöriin, mutta ei ilmaaluksiin eikä juniin. Jos riidanalainen merkki kuitenkin kattaa yleisnimikkeen tai laajan käsitteen/luokan ja yksittäisiä termejä, joita ei ole lueteltu erikseen vaan ainoastaan esimerkkeinä, vertailu on erilainen siten, että vain yleisnimikettä tai laajaa käsitettä/luokkaa tulee verrata. Riidanalainen merkki kattaa ajoneuvot, erityisesti polkupyörät, ilma-alukset, junat. Aiempi merkki on suojattu polkupyörien osalta. Ristiriidassa olevia tavaroita pidetään samoina. Hakija/haltija voi välttää tämän tuloksen poistamalla yleisnimikkeen ajoneuvot, ilmaisun erityisesti ja luokan polkupyörät. Kun tavaroiden ja/tai palvelujen luettelo on ilmoitettu seuraavasti: ajoneuvot, nimittäin polkupyörät, ilma-alukset, junat, vertailu eroaa siten, että ainoastaan tarkempia nimikkeitä täytyy verrata. Tässä tapauksessa ainoastaan riidanalaiset polkupyörät ovat samanlaisia kuin aiemmat tavarat. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 16

17 2.3.3 Päällekkäisyys Aiempi merkki Riidanalainen merkki Jos kaksi tavara-/palveluluokkaa ovat osittain yhteneväisiä ("päällekkäisyys"), kyseessä voi olla identtisyys, mikäli: a. ne on luokiteltu samaan luokkaan, b. ne kuuluvat luokkaotsikon alla samaan yleisnimikkeeseen, ja c. näitä kahta tavaraa/palvelua on mahdotonta selvästi erottaa toisistaan. Esimerkkejä Aiemmat tavarat Riidanalaiset tavarat Yhteneväinen osa Naisten ulkoiluvaatteet Nahkavaatteet Naisten nahkaiset ulkoiluvaatteet Komponentit ja varaosat maa-ajoneuvoihin Ajoneuvojen istuimet 2 Maa-ajoneuvojen istuimet Leipä Pitkään säilyvät uunituotteet Pitkään säilyvät leivät Sähköiset keittiövälineet Lämpömittarit 3 Sähköiset keittiölämpömittarit Sama pätee silloin, kun yksi luokkaotsikon yleisnimike sisältyy osittain toiseen saman luokkaotsikon yleisnimikkeeseen. Esimerkkejä Aiemmat tavarat Riidanalaiset tavarat Päällekkäinen osa Saippua Puhdistusvalmisteet Saippuat puhdistustarkoituksiin Tieteelliset kojeet Optiset kojeet Tieteelliset optiset kojeet, esimerkiksi mikroskoopit Sienimyrkyt Farmaseuttiset valmisteet Farmaseuttiset sienimyrkkyvalmisteet Näissä tapauksissa viraston on mahdotonta suodattaa tavaroita edellä mainituista luokista. Koska virasto ei voi ex officio tutkia yksityiskohtaisesti hakijan/haltijan laajaa tavaraluokkaa, tavaroita pidetään samoina. Ensimmäisessä edellä annetuista esimerkeistä tulos tietenkin muuttuu, jos käsite saippua rajoitetaan muotoon saippuat henkilökohtaiseen käyttöön. Tässä tapauksessa tavarat eivät enää kuulu luokan 3 otsakkeen puhdistusvalmisteet alle, koska jälkimmäiseen kuuluvat ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitetut saippuat. 2 Tuomio , T-363/06, Magic seat, 22 kohta. 3 Tuomio , T-336/09, Topcom, 34 kohta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 17

18 2.4 Luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskeva käytäntö Viraston pääjohtajan antaman tiedonannon 2/12 mukaan virasto ei vastusta tietyn luokkaotsikon minkään yleisnimikkeen käyttöä, mikäli siihen perustuva yksilöinti on riittävän selvä ja täsmällinen. Virasto hyväksyy toistaiseksi luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käytön tapauskohtaisesti 4. Aiemmin mainitun tiedonannon mukaan virasto tulkitsee tietyn luokkaotsikon kaikkien yleisnimikkeiden käyttöä seuraavasti: mennessä haetut tavaramerkit: Kun kyseessä ovat ennen edellä mainitun tiedonannon 5 voimaantuloa rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit ja tavaramerkkihakemukset, joissa on käytetty Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä, virasto katsoo hakijan halunneen kattaa yleisnimikkeiden kirjaimellisen merkityksen lisäksi myös Nizzan luokituksen rekisteröinti- tai hakemusajankohtana voimassa olleen painoksen aakkosellisessa luettelossa kyseisen luokan kohdalla luetellut tavarat tai palvelut. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tuomiossaan , T-66/11, kohta, tämän aiempien tavaramerkkien suojan laajuutta koskevan tulkinnan ja sen jälkeen haetut tavaramerkit: Tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain osaa näistä tavaroista tai palveluista. Jos hakija ei ilmoita tällaista aikomusta, yleisnimikkeet (sikäli kuin ne täyttävät selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset) tulkitaan kirjaimellisesti. SMHV ja kaikki Euroopan unionin kansalliset tavaramerkkivirastot antoivat yhteisen tiedonannon asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanemisesta ( yhteinen tiedonanto ). Tiedonannon mukaan SMHV tulkitsee kansallisten luokkaotsikoita sisältävien merkkien tarjoaman suojan seuraavasti: Aiemmat ennen IP Translator -tuomiota rekisteröitäviksi haetut kansalliset tavaramerkit: SMHV hyväksyy periaatteessa kaikkien Euroopan unionin kansallisten tavaramerkkivirastojen hakemuskäytännöt. Ennen IP Translator -tuomiota haetuilla kansallisilla tavaramerkeillä on kansallisen viraston myöntämä suojan laajuus. Useimmat kansalliset virastot tulkitsevat merkkiensä luokkaotsikot kirjaimellisesti. Näiden merkkien osalta SMHV tulkitsee luokkaotsikot kunkin yleisnimikkeen luonnollisen ja tavanmukaisen merkityksen pohjalta. Vain kahdeksan kansallista tavaramerkkivirastoa ei tulkitse omien ennen IP Translator -tuomiota haettujen merkkiensä luokkaotsikoita niiden luonnollisen ja tavanmukaisen merkityksen pohjalta. Bulgaria, Italia, Kreikka, Latvia, Malta, Romania, Suomi ja Unkari (ks. yhteisen tiedonannon taulukko 1). SMHV:n tulkinnan mukaan kansalliset merkit kattavat luokkaotsikoiden lisäksi 4 Tämä käytäntö riippuu viraston ja useiden kansallisten virastojen työstämän Nizzan luokkaotsikoiden yhtenäistä tulkintaa koskevan lähentymisohjelman tuloksista. 5 Tiedonanto astui voimaan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 18

19 hakemuspäivänä voimassa olleen Nizzan painoksen mukaisen aakkosellisen luettelon (vaikka kansallinen virasto tulkitsisikin luokkaotsikon kattavan kaikki luokan tavarat ja palvelut). Aiemmat IP Translator -tuomion jälkeen rekisteröitäviksi haetut kansalliset tavaramerkit: SMHV tulkitsee kaikki kansallisten merkkien kattamat tavarat ja palvelut niiden luonnollisen ja tavanmukaisen merkityksen perusteella (ks. yhteisen tiedonannon taulukko 5). Edellä mainittuja periaatteita tulee noudattaa suojan laajuuden määrittämisessä. Vain tavarat ja palvelut, jotka merkki kattaa näiden periaatteiden mukaisesti, otetaan huomioon tavaroiden/palvelujen vertailussa. 3 Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus 3.1 Yleiset periaatteet Samankaltaisuustekijät Yleensä kaksi nimikettä määritellään samankaltaisiksi, jos niillä on joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta on käsitelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä Canon-asiassa (tuomio , C 39/97, Canon ). Unionin tuomioistuin katsoi, että tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (23 kohta). Ilmaisu muun muassa osoittaa, että tuomioistuimen antama luettelo on vain suuntaaantava. Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus ei voi riippua ennalta määritellyistä ja rajatuista arviointiperusteista, jotka voitaisiin määritellä yleisesti etukäteen niin, että vaikutus olisi kaikissa tapauksissa sama. Yksittäisissä tapauksissa voi olla tuomioistuimen luettelemien tekijöiden lisäksi tai niiden sijasta myös muita merkityksellisiä tekijöitä. Johtopäätöksenä on siis, että seuraavat tekijät tulee ottaa huomioon. Canon-tekijät luonne, käyttötarkoitus, käyttötapa, täydentävyys, kilpailevuus. Lisätekijät jakelukanavat, kohdeyleisö, tavaroiden/palvelujen tavanomainen alkuperä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 19

20 Näitä tekijöitä kuvaillaan tarkemmin jäljempänä (ks. luku 3.2, Samankaltaisuustekijät yksityiskohtaisemmin). Niitä käytetään myös viraston tavaroita ja palveluja vertaavassa tietokannassa. Vaikka tietokannassa käytetään vain näitä kahdeksaa tekijää, tietyissä tapauksissa kuitenkin myös muut tekijät voivat olla merkityksellisiä Merkityksellisten tekijöiden määrittely Vertailun tulisi keskittyä vertailtaville tavaroille ja/tai palveluille erityisen tunnusomaisten merkityksellisten tekijöiden tunnistamiseen. Näin ollen tietyn tekijän merkityksellisyys riippuu täysin ristiriitaisista tavaroista ja/tai palveluista. Verrattaessa suksia ja monoja on selvää, etteivät ne ole luonteeltaan eivätkä käyttötavaltaan yhteneväisiä ja että ne eivät kilpaile keskenään. Vertailun pitäisi sen vuoksi keskittyä niiden käyttötarkoitukseen, toisiaan täydentävään luonteeseen, jakelukanaviin, tavanomaiseen alkuperään ja/tai kohdeyleisöön. Niinpä tavaran tai palvelun merkitykselliset tekijät ja niille tunnusomaiset ominaisuudet voivat vaihdella sen mukaan, mihin tavaroihin ja palveluihin niitä verrataan. Kaikkia mahdollisia tekijöitä ei ole tarpeen luetella. Merkitystä on kuitenkin sillä, ovatko merkityksellisten tekijöiden väliset yhteydet niin läheiset, että samankaltaisuus voidaan todeta. Seuraavia kysymyksiä voidaan pohtia: Kuinka tavaroita/palveluja käytetään? Mikä on niiden tarkoitus? Kuinka todennäköisesti niiden valmistaja on sama? Löytyykö niitä yleensä samasta kaupasta, tavaratalosta tai samalta marketin osastolta? Ellei tekijöitä voida määrittää jo tavaroiden/palvelujen sanamuodosta, tietoa voidaan hakea sanakirjoista. Sanakirjakuvauksia tulee kuitenkin tarkastella suhteessa kaupalliseen todellisuuteen sekä ottaa huomioon erityisesti Nizzan luokitus. Sanakirjan mukaan englannin kielen sana ice (jää) on yksikkömuoto sanasta ices ja tarkoittaa muun muassa jäätelöä (ice cream) tai mehujäätelöä (water ice) (The Oxford English Dictionary, verkkopainos). Jos luokan 30 käsitteiden ices ja ice vertailu perustuisi vain sanakirjamääritelmiin, tuloksena olisi väärä johtopäätös, että ice on sama kuin ices. Koska kuitenkin sekä ices että ice mainitaan luokan 30 tavaraluettelossa, ices tulee ymmärtää syötävänä jäänä", kun taas ice tulee ymmärtää jäähdytysjäänä. Vaikka tavarat ovat koostumukseltaan yhteneväisiä siinä mielessä, että molemmat koostuvat (osittain) jäätyneestä vedestä, niiden kaupallinen luonne on erilainen: toinen on elintarvike ja toinen on apuväline elintarvikkeiden säilyttämiseen ja/tai jäähdyttämiseen. Se osoittaa, että Nizzan luokitus yhdessä kaupallisen näkökulman kanssa on määräävä sanakirjan määritelmään nähden. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 20

21 Kun merkitykselliset tekijät on tunnistettu, tutkijan tulee määrittää niiden välinen suhde ja niille on annettava painoarvo (ks. jäljempänä luku 3.3, Tekijöiden välinen suhde). 3.2 Samankaltaisuustekijät yksityiskohtaisesti Erilaiset tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuustekijät määritellään ja havainnollistetaan esimerkein seuraavissa osioissa Luonne Tavaran/palvelun luonne voidaan määritellä siten, että se muodostuu kunkin tavaran/palvelun olennaisista piirteistä tai ominaisuuksista, joiden perusteella se tunnistetaan. Luonne vastaa usein tiettyä tavara-/palvelutyyppiä tai -laatua tai tiettyä luokkaa, johon kyseinen tavara/palvelu kuuluu ja jota usein käytetään sen määrittelemiseen. Toisin sanoen luonne on vastaus kysymykseen: Mikä se on? Esimerkkejä Jogurtti on maitotuote. Auto on ajoneuvo. Vartaloemulsio on kosmeettinen tuote Luokkaotsikoiden ja luokkien suuntaa-antava arvo Vaikka vertailtavat tavarat/palvelut kuuluisivat luokkaotsikon tai laajemman luokan saman yleisnimikkeen alle, se ei automaattisesti tarkoita, että ne olisivat luonteeltaan samanlaisia. nä tällaisesta laajemmasta luokasta voidaan mainita ihmisten ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet. Esimerkkejä Tuoreet hedelmät ovat luonteeltaan erilaisia kuin kahvi, jauho ja leipä, vaikka kaikki ovatkin elintarvikkeita. Liha, kala, siipikarja ja riista ovat eläinperäisiä elintarvikkeita. Hedelmät ja vihannekset ovat kasviperäisiä elintarvikkeita. Vaikka tavaroilla on jonkinlainen yhteys eli ne ovat elintarvikkeita, se ei sulje pois sitä, että niiden luonteet ovat erilaisia. Vertailtavien tavaroiden/palvelujen sisältyminen riittävän kapea-alaiseen luokkaotsikon yleisnimikkeeseen on niiden identtistä tai samankaltaista luonnetta tukeva tekijä. Esimerkkejä Maitotiiviste ja juusto ovat luonteeltaan samanlaisia, koska ne kuuluvat samaan tuoteperheeseen eli maitotuotteisiin, joka on yksi elintarvikkeiden alaryhmä (ks. tuomio , T-85/02, Castillo 33 kohta). Kaikki juomat ovat nesteitä, mutta tämä ei tarkoita, että maito olisi luonteeltaan samanlainen kuin alkoholijuoma. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 21

22 Tavaroiden luonteen määrittelevät ominaisuudet Useat tavaroiden ominaisuudet voivat olla käyttökelpoisia tavaroiden luonteen määrittelyssä. Esimerkiksi seuraavat ominaisuudet voivat olla hyödyllisiä. Koostumus: esimerkiksi valmistusaineet; materiaalit, joista tavarat on tehty. Jogurtti on maitotuote (jogurtin tärkein valmistusaine voi määrittää sen luonteen). Koostumus saattaa olla merkityksellisin luonteen määrittelyperuste. Tavaroiden identtinen tai samankaltainen koostumus ei kuitenkaan yksinään tee niistä luonteeltaan samanlaisia. Tuoli ja nukke voivat kumpikin olla muovisia, mutta ne eivät ole luonteeltaan samanlaisia, koska toinen on huonekalu ja toinen lelu. Ne kuuluvat eri luokkiin. Toimintaperiaate: esimerkiksi mekaaninen toimintatapa, joka voi perustua tai olla perustumatta moottoriin, tai laitteen optinen, sähköinen, biologinen tai kemiallinen toimintatapa. Teleskooppi on optinen laite (teleskoopin luonne voidaan määritellä sen optisen toimintaperiaatteen perusteella). Vaikka toimintaperiaate voi auttaa joidenkin tavaroiden luonteen määrittelemisessä, se ei ole aina ratkaiseva. Erityisesti teknisten tavaroiden osalta tavataan tapauksia, joissa tavarat samasta toimintaperiaatteesta huolimatta ovat luonteeltaan erilaisia. Tehosekoittimen ja sähköhammasharjan pyörimisliikkeeseen perustuva toimintaperiaate on sama, mutta laitteiden luonne ei ole sama. Toisaalta on myös tavaroita, jotka eri toimintaperiaatteesta huolimatta ovat luonteeltaan samanlaisia. Pesupulveria käyttävien pesukoneiden toimintaperiaate on kemiallinen eli erilainen kuin magneettiaaltoja käyttävien pesukoneiden toimintaperiaate. Tavarat ovat kuitenkin luonteeltaan samanlaisia, koska kumpikin on pesukone. Olotila: esimerkiksi nestemäinen/kiinteä, kova/pehmeä, joustava/jäykkä Fyysinen olomuoto on yksi tavaroiden ominaisuus, jota voidaan käyttää luonteen määrittelemisessä, mutta samoin kuin toimintaperiaate, sekään ei ole ratkaiseva. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 22

23 Esimerkkejä Vesi on nestemäinen aine. Jogurttia myydään sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Näillä tuotteilla on sama luonne erilaisesta fyysisestä olotilasta huolimatta Palvelujen luonne Palvelun luonteen määrittelemiseen ei voida käyttää ulkoisia ominaisuuksia (koostumusta, toimintaperiaatetta, fyysistä olomuotoa), koska palvelut eivät ole käsinkosketeltavia. Palvelujen luonne voidaan määritellä erityisesti kolmansille osapuolille tarjotun toiminnan kautta. Useimmissa tapauksissa palvelun luokka määrittelee sen luonteen. Taksipalvelut ovat luonteeltaan samanlaisia kuin linja-autopalvelut, koska molemmat ovat kuljetuspalveluja Tavaroiden luonne vs. palvelujen luonne Tavarat ovat yleensä luonteeltaan erilaisia kuin palvelut. Tämä johtuu siitä, että tavarat ovat kauppatavaroita, hyödykkeitä tai kiinteää omaisuutta. Niiden myyntiin liittyy yleensä jonkin fyysisen tavaran, kuten esineen tai kiinteän omaisuuden, omistuksen siirtyminen. Palvelut taas muodostuvat aineettomien toimintojen tarjoamisesta Aiottu käyttötarkoitus Käyttötarkoitus määritellään yleensä syynä sille, miksi jotain tehdään tai luodaan tai miksi jokin asia on olemassa (Oxford Dictionary Online). Canon-asian tekijänä käyttötarkoitus on tavaroiden tai palvelujen aiottu käyttötarkoitus eikä muu aiotusta käytöstä poikkeava käyttö. Muovipussia voidaan käyttää suojaamaan vesisateelta. Sen aiottu käyttötarkoitus on kuitenkin tavaroiden kantaminen. Käyttötarkoituksen määrittelee tavaroiden/palvelujen toiminta. Se vastaa siis seuraaviin kysymyksiin: Minkä tarpeen nämä tavarat/palvelut tyydyttävät? Minkä ongelman ne ratkaisevat? Joskus on vaikeaa määrittää sopiva tarkkuusaste käyttötarkoituksen määrittämiselle. Samoin kuin luonne, myös käyttötarkoitus täytyy määritellä riittävän kapeasti. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely sivu 23