OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT OIKEUDET Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1
Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan rakenne... 6 3 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan edellytykset... 7 3.1 Väitteentekijän välittömät oikeudet... 7 3.2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvat oikeudet... 8 3.2.1 Johdanto 8 3.2.2 Rekisteröimättömät tavaramerkit 9 3.2.3 Muut yritysten tunnukset 9 3.2.3.1 Toiminimet ja kaupalliset merkit... 10 3.2.3.2 Yhtiönimet... 11 3.2.3.3 Verkkotunnukset... 11 3.2.3.4 Julkaisujen nimet... 12 3.2.4 Maantieteelliset merkinnät 12 3.2.4.1 Unionin lainsäädännöstä johtuvat aikaisemmat oikeudet... 13 3.2.4.2 Jäsenvaltioiden lainsäädännöstä johtuvat aikaisemmat oikeudet... 14 3.2.4.3 Kansainvälisistä sopimuksista johtuvat aikaisemmat oikeudet... 15 3.2.4.4 Suojatun maantieteellisen merkinnän antaman suojan laajuus... 16 3.3 Käyttöä koskevat vaatimukset... 18 3.3.1 Kansalliset käytännöt 18 3.3.2 Eurooppalaiset käytännöt: liike-elämässä käytetyt merkit, joiden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen 19 3.3.2.1 Liike-elämässä käytetyt merkit... 19 3.3.2.2 Merkin vaikutusalue... 22 3.4 Aikaisempi oikeus... 27 3.5 Suojan laajuus... 28 4 Todisteet ja todistelua koskevat vaatimukset... 29 TAULUKKO KANSALLISISTA OIKEUKSISTA, JOTKA KATSOTAAN TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDAN MUKAISIKSI AIKAISEMMIKSI OIKEUKSIKSI... 32 1 Benelux-maat... 34 1.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 34 1.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 34 1.2.1 Belgia 34 1.2.2 Luxemburg 34 1.2.3 Alankomaat 35 2 Bulgaria... 35 2.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 35 2.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 36 3 Tšekin tasavalta... 36 3.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 36 3.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 37 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2
4 Tanska... 37 4.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 37 4.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 38 5 Saksa... 38 5.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 38 5.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 39 6 Viro... 40 6.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 40 6.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 40 7 Irlanti... 41 7.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 41 7.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 42 8 Kreikka... 42 8.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 42 8.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 43 9 Espanja... 44 9.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 44 9.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 44 10 Ranska... 45 10.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 45 10.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 45 11 Kroatia... 47 11.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 47 11.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 47 12 Italia... 48 12.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 48 12.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 48 13 Kypros... 49 13.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 49 14 Latvia... 49 14.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 49 14.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 49 15 Liettua... 50 15.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 50 15.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 50 16 Unkari... 51 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3
16.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 51 17 Malta... 51 17.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 51 17.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 51 18 Itävalta... 52 18.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 52 18.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 52 19 Puola... 54 19.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 54 19.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 54 20 Portugali... 55 20.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 55 20.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 56 21 Romania... 57 21.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 57 21.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 57 22 Slovenia... 58 22.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 58 22.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 58 23 Slovakia... 58 23.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 58 23.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 59 24 Suomi... 59 24.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 59 24.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 60 25 Ruotsi... 60 25.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 60 25.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 61 26 Yhdistynyt kuningaskunta... 61 26.1 Rekisteröimättömät tavaramerkit... 62 26.2 Muut liike-elämässä käytetyt merkit... 62 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4
1 Johdanto Yhteisön tavaramerkkijärjestelmän ja kansallisten lakien välinen suhde perustuu rinnakkaisolon periaatteeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ja kansalliset lait ovat olemassa ja niitä sovelletaan rinnakkain. Merkin haltija voi suojata merkkinsä sekä yhteisön tavaramerkillä että kansallisella tavaramerkillä yhdessä (tai useammassa) jäsenvaltiossa. Rinnakkaisolon periaatteella tarkoitetaan myös sitä, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ottaa aktiivisesti huomioon kansallisten oikeuksien merkityksen ja niiden antaman suojan laajuuden. Mikäli yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien tai muiden kansallisten oikeuksien välille syntyy ristiriitoja, ei ole olemassa keskinäistä hierarkiaa, jonka perusteella voitaisiin määrittää, mitä järjestelmää sovelletaan ensisijaisesti, vaan tällaisiin ristiriitoihin sovelletaan etuoikeuden periaatetta. Mikäli tapaukseen sovellettavat vaatimukset täyttyvät, aikaisemmat kansalliset tavaramerkit tai muut kansalliset oikeudet voivat estää tai mitätöidä myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin. Vaikka tavaramerkkidirektiivi ja sen täytäntöönpano ovat yhdenmukaistaneet rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevat lait, vastaavia yhdenmukaistamistoimia ei ole toteutettu EU:n tasolla rekisteröimättömien tavaramerkkien tai useimpien muiden vastaavien aikaisempien oikeuksien osalta. Oikeuksiin, joita ei ole yhdenmukaistettu, sovelletaan pelkästään kansallisia lakeja. Aikaisemmat oikeudet, joihin voidaan vedota viraston menettelyissä, on määritetty tavaramerkkiasetuksen seuraavissa kohdissa: tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa rajoitetaan suojan laajuus väitemenettelyssä aikaisempiin rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin tai muihin liike-elämässä käytettyihin merkkeihin, joiden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen; tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 2 kohdan a d alakohdassa laajennetaan oikeutta vedota mahdollisiin aikaisempiin oikeuksiin mitätöintimenettelyssä 8 artiklan 4 kohdassa mainittujen lisäksi myös muihin aikaisempiin oikeuksiin, erityisesti nimeä koskeviin oikeuksiin, kuvaa koskeviin oikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin; tavaramerkkiasetuksen 111 artiklassa täydennetään oikeuksia, joihin voidaan vedota väitemenettelyssä, ja säädetään, että paikallisesti vaikuttavien oikeuksien, jotka eivät siis täytä 8 artiklan 4 kohdan vaatimusta, jonka mukaan merkin vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, perusteella voidaan kieltää yhteisön tavaramerkin käyttö, vaikka niiden perusteella ei voida estää yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä. Ohjeiden tässä osassa käsitellään vain tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja mukaisia aikaisempia oikeuksia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5
2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan rakenne Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohta: Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan: a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta; b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan, että 8 artiklan 2 kohdan mukaisten aikaisempien tavaramerkkien lisäksi myös rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja muihin jäsenvaltiotasolla suojattuihin merkkeihin, joita käytetään yritysten tunnuksina ja joiden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, voidaan vedota väitemenettelyssä sillä edellytyksellä, että kyseisten oikeuksien haltijoilla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohta ei sisällä nimenomaista tai kattavaa luetteloa oikeuksista, joihin kyseisen säännöksen nojalla voidaan vedota, vaan siinä kuvataan yleisesti laaja joukko oikeuksia, joihin voidaan mahdollisesti vedota tavaramerkkihakemusta koskevassa väitemenettelyssä. Näin ollen 8 artiklan 4 kohtaa voidaan pitää yleisluonteisena kokoomasäännöksenä sellaisten väitteiden osalta, jotka perustuvat rekisteröimättömään tavaramerkkiin tai muuhun liike-elämässä käytettyyn merkkiin. Laajaan aikaisempien oikeuksien joukkoon, joihin voidaan vedota tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla, sovelletaan kuitenkin useita rajoituksia: oikeuden haltijalla on oltava oikeus sen käyttöön, oikeuden vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, oikeuteen sovellettavan kansallisen lain on suojattava kyseinen oikeus myöhemmän tavaramerkin käyttämistä vastaan ja oikeus on täytynyt myöntää ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty kyseiseen merkkiin sovellettavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Vaatimuksella, jonka mukaan merkin vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, pyritään rajoittamaan mahdollisten väitteen perustana toimivien rekisteröimättömien oikeuksien määrää ja siten estämään yhteisön tavaramerkkijärjestelmän romahtaminen tai halvaantuminen sen johdosta, että virastolle tulvisi väitteitä, joiden perustana käytetään suhteellisen vähäpätöisiä oikeuksia. Vaatimus siitä, että merkillä on oltava kansallinen suoja, on katsottu tarpeelliseksi, koska rekisteröimättömiä kansallisia oikeuksia on vaikea yksilöidä ja koska niitä koskevia lakeja ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Näin ollen kyseisten merkkien suojan laajuuden voivat määrittää vain kansalliset aikaisempia merkkejä koskevat lait. Vaikka vaatimuksia, joiden mukaan merkkiä on käytettävä liike-elämässä ja merkin vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, on tarkoitettu tulkittavan yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6
lainsäädännön puitteissa (eli eurooppalaisten käytäntöjen mukaisesti), kansallisia lakeja sovelletaan silloin, kun arvioidaan, tunnustaako ja suojaako kansallinen lainsäädäntö tietyn oikeuden, onko oikeuden haltijalla oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen ja mitkä kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset oikeuden on täytettävä, jotta sitä voitaisiin käyttää. Tämän dualistisen järjestelmän johdosta viraston on sovellettava sekä tavaramerkkiasetuksen asiaa koskevia säännöksiä että väitteen perustana olevaan aikaisempaan oikeuteen sovellettavia kansallisia lakeja. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan perusteella sovellettavan kaksiportaisen tutkinnan johdosta kyseinen säännös, joka toimii yhteisön lainsäädännön ja kansallisten lakien välisenä linkkinä, on luonteeltaan sekamuotoinen. 3 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan edellytykset Jotta väitteentekijä voi vedota tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan, seuraavien edellytysten on täytyttävä: a) väitteentekijän on oltava rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liikeelämässä käytetyn oikeuden haltija; b) käytetyn merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen; c) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty merkkiin sovellettavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan; d) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen merkkiin sovellettavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. 3.1 Väitteentekijän välittömät oikeudet Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät sisältävät lukuisia keinoja estää myöhempien merkkien käyttäminen liike-elämässä käytettyjen aikaisempien merkkien perusteella. Jotta tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaa voitaisiin soveltaa, aikaisemmalla merkillä on oltava tietty omistaja tai tietty käyttäjäryhmä, jolla on merkkiin merkin haltijan oikeuksia vastaavat oikeudet, joiden perusteella käyttäjä voi estää muita käyttämästä merkkiä lainvastaisesti. Tämä edellytys johtuu siitä, että 8 artiklan 4 kohta on suhteellinen hylkäysperuste ja 41 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan väitteen voivat tehdä vain 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien tavaramerkkien tai merkkien haltijat ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti näitä oikeuksia käyttämään valtuutetut henkilöt. Toisin sanoen vain sellaiset henkilöt, joilla on lainsäädännön mukaiset oikeudet käynnistää menettely, voivat tehdä väitteen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan tapauksissa. Joissakin jäsenvaltiossa merkin käyttö voidaan kieltää, mikäli kyseinen käyttö johtaa epäoikeutettuihin tai harhaanjohtaviin liiketoimintakäytäntöihin. Mikäli aikaisemmalla oikeus on luonteeltaan sellainen, että sillä ei voi olla yhtä tiettyä haltijaa, oikeuteen ei voida soveltaa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaa. Sillä, onko kyseinen merkki suojattu harhaanjohtavaa tai epäoikeutettua käyttöä vastaan tavaramerkkilakien, kilpailulainsäädännön vai muiden säännösten nojalla, ei ole merkitystä asian kannalta. Hyvä esimerkki tästä on saksalainen asetus, joka koskee maantieteellisen merkinnän Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7
Solingen käyttöä tietyissä tavaroissa (aterimet, sakset, veitset jne.). Kyseistä asetusta ei voida käyttää tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun väitteen asianmukaisena perusteena, koska kyseisellä merkillä ei voi olla yhtä tiettyä haltijaa vaan se on luonteeltaan yleinen merkintä. Aikaisempi oikeus Asia A.O. CUBA R 0051/2007-4 Mikäli kansallinen lainsäädäntö ei anna (julkiselle tai yksityiselle) oikeushenkilölle subjektiivista oikeutta, jonka perusteella kyseinen oikeushenkilö voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen, vaatimus, että merkillä on oltava yksi tietty haltija, ei täyty. Valituslautakunta katsoi, että Espanjan laki, jolla pannaan täytäntöön Espanjan ja Kuuban välinen kahdenvälinen sopimus alkuperänimityksen Cuba suojaamisesta, ei anna riittävästi merkin käyttäjälle vaadittua subjektiivista oikeutta (23 27 kohta). Arvioidessaan liike-elämässä käytetyn merkin haltijuutta viraston on erityisesti tutkittava, onko väitteentekijälle annettu oikeudet merkkiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti (tuomio 18.1.2012, T-304/09, Basmati ). 3.2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvat oikeudet 3.2.1 Johdanto Kun arvioidaan, millaisiin teollis- ja tekijänoikeuksiin voidaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla vedota, noudatetaan eurooppalaisia käytäntöjä. Erottelu perustuu tavaramerkkiasetukseen ja erityisesti siihen, millaisiin aikaisempiin merkkeihin väitemenettelyssä voidaan vedota 8 artiklan 4 kohdan nojalla ja millaisiin muihin oikeuksiin voidaan mitätöintimenettelyssä vedota 53 artiklan 2 kohdan nojalla. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa viitataan merkkeihin ( [r]ekisteröimättömän tavaramerkin tai muun [ ] merkin ) ja 53 artiklan 2 kohdassa laajempaan oikeuksien joukkoon: a) nimeä koskeva oikeus, b) kuvaa koskeva oikeus, c) tekijänoikeus ja d) teollisoikeus. Vaikka 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut merkit kuuluvatkin laajempaan teollisoikeuksien joukkoon, kaikki teollisoikeudet eivät kuitenkaan ole 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja merkkejä. Koska tavaramerkkiasetus sisältää tällaisen oikeuksien erottelun, se, miten oikeudet on luokiteltu sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä, ei ole ratkaisevaa. Arvioinnin kannalta epäolennaista on myös se, sovelletaanko asiaankuuluvaan merkkiin tai teollisoikeuteen sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä kumpaankin oikeuden tyyppiin samaa lakia. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvat oikeudet: rekisteröimättömät tavaramerkit ja muut liike-elämässä käytetyt merkit, joihin kuuluvat yritysten tunnukset, kuten toiminimet yhtiönimet liikenimet Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8
julkaisujen tai vastaavien teosten nimikkeet verkkotunnukset maantieteelliset merkinnät. Useimmat kansalliset yritysten tunnukset, jotka kuuluvat tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin merkkeihin, ovat rekisteröimättömiä merkkejä. Vaikka merkki olisi kuitenkin rekisteröity kansallisen lainsäädännön mukaisesti, rekisteröinti ei estä merkkiin vetoamista 8 artiklan 4 kohdan nojalla. 3.2.2 Rekisteröimättömät tavaramerkit Useissa jäsenvaltioissa 1 (ks. tämän asiakirjan loppuun liitetty taulukko) hyväksytään merkin käyttöön perustuvat rekisteröimättömät tavaramerkit, jotka ilmaisevat tuotteen tai palvelun kaupallisen alkuperän. Kyseiset merkit toimivat siten tavaramerkkeinä. Kansallisten lakien säännöt ja ehdot, joka koskevat sitä, millä perusteella merkin käyttäjälle voidaan myöntää oikeudet merkkiin, vaihtelevat: oikeudet voidaan myöntää esimerkiksi pelkän käytön perusteella, tai merkin on oltava laajalti tunnettu. Myös suojan laajuudessa on eroja. Yleensä suoja kuitenkin vastaa tavaramerkkiasetuksessa rekisteröidyille tavaramerkeille annettua suojaa. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa otetaan huomioon edellä kuvattujen oikeuksien olemassaolo joissakin jäsenvaltioissa ja myönnetään rekisteröimättömien tavaramerkkien haltijoille mahdollisuus estää yhteisön tavaramerkin rekisteröinti, mikäli merkin haltija voi estää yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla ja pystyy osoittamaan, että kansallisen lainsäädännön myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön kieltämistä koskevat ehdot ja muut tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan edellytykset täyttyvät. Esimerkki: asiassa R 1529/2010-1, Gladiator, vedottiin Tšekin tasavallassa käytössä olevaan rekisteröimättömään tavaramerkkiin. 3.2.3 Muut yritysten tunnukset Muut liike-elämässä käytetyt merkit on laaja kategoria, johon kuuluvia merkkejä ei ole tarkemmin lueteltu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa. Jotta tällaiset merkit voisivat kuulua 8 artiklan 4 kohdan piiriin, niiden on oltava yksilöiviä eli niiden on ensisijaisesti pyrittävä yksilöimään yritys (yritysten tunnukset) tai maantieteellinen alkuperä (maantieteelliset merkinnät). Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohta ei kata muuntyyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka eivät ole kaupankäynnissä käytettäviä merkkejä, kuten patentteja, tekijänoikeuksia tai mallioikeuksia, ja joiden ensisijainen tehtävä ei ole toimia yksilöivinä tunnisteina vaan suojata teknisiä tai taiteellisia keksintöjä tai jonkin tavaran tai palvelun ulkoasua. Seuraavassa on kuvattu joitakin esimerkkitapauksia, joissa on käsitelty sitä, onko jokin tietty oikeus tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu merkki. 1 Benelux-maat, Kypros, Kroatia, Viro, Ranska, Liettua, Puola, Romania, Slovenia ja Espanja eivät suojaa rekisteröimättömiä tavaramerkkejä (paitsi joillakin lainkäyttöalueilla ja sillä edellytyksellä, että merkit ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9
Aikaisempi oikeus Asia JOSE PADILLA (tekijänoikeus) T-255/08 Tuomioistuin totesi, että tekijänoikeus ei ole tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu liikeelämässä käytetty merkki. Kyseisen asetuksen 53 artiklan sisäisestä rakenteesta seuraa, ettei tekijänoikeus ole tällainen merkki. Tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden ja erityisesti tekijänoikeuden perusteella Tästä seuraa, että tekijänoikeus ei kuulu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin oikeuksiin. Aikaisempi oikeus Asia Dr. No (tekijänoikeus) T-435/05 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaa ja 53 artiklan 2 kohtaa yhdessä tarkasteltaessa ilmenee myös, että tekijänoikeudella säädettyyn suojaan ei voida vedota väitemenettelyssä vaan yksinomaan asianomaisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä (41 kohta). Aikaisemmat oikeudet Asia ja B 1 530 875 (yhteisömallit) Mallit ovat teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka koskevat tavaran ulkoasun koristelua ja esteettisiä tekijöitä. Mallit syntyvät luovan työn seurauksena, ja ne on suojattava kolmansien osapuolten luvatonta kopiointia tai jäljittelyä vastaan asianmukaisen tuoton takaamiseksi. Mallit suojataan teollis- ja tekijänoikeuksina, mutta ne eivät ole yritysten tunnuksia tai kaupallisia merkkejä. Siksi mallit eivät ole tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja liike-elämässä käytettyjä merkkejä. 3.2.3.1 Toiminimet ja kaupalliset merkit Toiminimet (tässä yhteydessä myös kaupalliset merkit) ovat nimiä, joita käytetään yritysten yksilöimiseen, kun taas tavaramerkkejä käytetään tietyn yrityksen valmistamien tai markkinoimien tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseen. Toiminimi ei välttämättä vastaa kaupparekisterissä tai vastaavassa rekisterissä olevaa yhtiönimeä tai elinkeinotoiminnan toiminimeä, sillä toiminimi voi kattaa myös muita rekisteröimättömiä nimiä, kuten tietyn yrityksen yksilöiviä ja erottavia merkkejä. Toiminimet ovat yksinoikeuksia ja suojattu kaikissa jäsenvaltioissa. Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaan toiminimet on suojattava ilman rekisteröintivelvollisuutta. Mikäli kansallisessa lainsäädännössä edellytetään kansallisten toiminimien rekisteröintiä, kyseistä säännöstä ei Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan nojalla voi soveltaa toisen Pariisin yleissopimuksen liittomaan kansalaisen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10
omistamiin toiminimiin. Sama koskee myös WTO:n perustamissopimuksen jäsenmaiden kansalaisia. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisesta toiminimiin voidaan todeta, että jos kaupalliseen merkkiin vedotaan sellaisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, joka edellyttää kaupallisen merkin rekisteröintiä ennen oikeuksien myöntämistä, virasto soveltaa kyseistä edellytystä tapauksissa, joissa väitteentekijän kotimaa on sama kuin kyseinen jäsenvaltio, mutta kyseistä vaatimusta ei sovelleta muissa tapauksissa, koska se rikkoisi Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan säännöksiä. Esimerkki: asiassa R 1714/2010-4 vedottiin espanjalaiseen kaupalliseen merkkiin JAMON DE HUELVA. 3.2.3.2 Yhtiönimet Yhtiönimi tai yritysnimi on yrityksen virallinen nimi ja useimmiten rekisteröity kansalliseen kaupparekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että nimen tosiasiallisesta käytöstä esitetään todisteet myös sellaisissa tapauksissa, joissa kansallisessa lainsäädännössä on annettu nimen haltijalle oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen yksinomaan rekisteröinnin perusteella. Mikäli kansallisessa lainsäädännössä edellytetään rekisteröintiä ehtona suojan saamiselle, myös merkin rekisteröinnistä on esitettävä todisteet. Muussa tapauksessa ei ole olemassa kansallista oikeutta, johon väitteentekijä voisi vedota. Esimerkkejä: asiassa T-485/07, O-live (kuviomerkki), tuomio 14.9.2011, vedottiin espanjalaiseen kaupalliseen merkkiin OLIVE LINE ja asiassa R 0021/2011-1 ranskalaiseen yhtiönimeen MARIONNAUD PERFUMERIES. 3.2.3.3 Verkkotunnukset Verkkotunnus sisältää typografisia merkkejä ja vastaa yhtä tai useampaa IP-osoitetta, joiden avulla voidaan tunnistaa tietty verkkosivu tai verkkosivusto internetissä. Verkkotunnus toimii siten tietyn internetsijainnin osoitteena (kuten oami.europa.eu) tai sähköpostiosoitteena (kuten @oami.europa.eu). Verkkotunnuksen voi rekisteröidä verkkotunnusvälittäjänä toimivan organisaation tai yrityksen kautta. Vaikka verkkotunnukset ovatkin yksilöllisiä ja niillä voi olla kaupallista arvoa, rekisteröity verkkotunnus ei sinänsä kuulu teollis- ja tekijänoikeuksiin. Verkkotunnuksen rekisteröinti ei muodosta yksinoikeutta. Tässä yhteydessä rekisteröinnillä tarkoitetaan sopimusta verkkotunnuksen rekisteröijän ja verkkotunnusvälittäjän välillä. Verkkotunnuksen käyttäminen voi kuitenkin antaa riittävät oikeudet, joihin voidaan vedota väitemenettelyssä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Näin on esimerkiksi silloin, kun verkkotunnuksen käyttämisen seurauksena verkkotunnus suojataan kansallisessa lainsäädännössä rekisteröimättömänä tavaramerkkinä tai yrityksen tunnuksena. Esimerkkejä: asiassa R 0275/2011-1 vedottiin oikeuksiin, jotka syntyivät saksalaisen verkkotunnuksen lucky-pet.de käytön seurauksena, ja asiassa B 1 719 379 vedottiin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11
oikeuksiin, jotka syntyivät ranskalaisen verkkotunnuksen Helloresto.fr käytön seurauksena. 3.2.3.4 Julkaisujen nimet Aikakauslehtien ja muiden julkaisujen nimet ja muiden vastaavien teosten, kuten elokuvien, tv-sarjojen jne., nimet kuuluvat tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan piiriin vain, jos ne suojataan yritysten tunnuksina sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan osalta sillä ei ole merkitystä, voidaanko kansallisen lainsäädännön nojalla vedota teoksen nimen tekijänoikeuteen myöhempää tavaramerkkiä vastaan. Kuten edellä on kuvattu, vaikka yhteisön tavaramerkki voidaan mitätöidä tekijänoikeuden perusteella tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 2 kohdan nojalla, nimet kuuluvat 8 artiklan 4 kohdan piiriin vain silloin, jos ne toimivat yksilöivinä tunnisteina eli yritysten tunnuksina. Jotta tällaisiin merkkeihin voitaisiin vedota väitemenettelyssä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla, kansallisessa lainsäädännössä olisi suojattava kyseiset merkit myös muun kuin tekijänoikeuslain perusteella (tuomio 30.6.2009, T-435/05, Dr. No, 41 43 kohta). Kuten muidenkin tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan piiriin kuuluvien oikeuksien kohdalla, edellytyksenä on, että nimeä on käytetty liike-elämässä. Tämä yleensä edellyttää sitä, että teos, johon nimi viittaa, on saatettu markkinoille. Mikäli nimi viittaa palveluun (kuten televisio-ohjelmaan), edellytyksenä on, että kyseinen palvelu on käytettävissä. Joissakin tapauksissa nimen käyttö mainonnassa ennen teoksen julkaisua voi riittää oikeuksien syntymiseen, edellyttäen että kyseinen mainonta katsotaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaiseksi käytöksi. Joka tapauksessa nimeä on kuitenkin täytynyt käyttää osoittamaan tavaroiden ja palvelujen alkuperä. Mikäli nimeä käytetään osoittamaan vain teoksen taiteellinen alkuperä, se ei kuulu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan piiriin (tuomio 30.6.2009, T-435/05, Dr. No, 25 31 kohta). Esimerkki: asiassa R 0181/2011-1 vedottiin aikakauslehden nimeen ART. 3.2.4 Maantieteelliset merkinnät Maantieteellisiä merkintöjä käytetään osoittamaan, että tavarat ovat peräisin tietyltä alueelta tai paikkakunnalta. Yleiskuvaus maantieteellisistä merkinnöistä on näiden ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.9 ja tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.10. Tapauksen mukaan, kuten alla on kuvattu, ilmaisu suojattu maantieteellinen merkintä voi kattaa myös ilmaisun alkuperänimitys ja muita vastaavia ilmaisuja, ja sitä käytetään tässä kappaleessa viittaamaan yleisesti kaikkiin suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin. Suojatut maantieteelliset merkinnät on suojattu EU:ssa usein eri tavoin (kansallisella lainsäädännöllä, unionin lainsäädännöllä, kansainvälisillä sopimuksilla), ja ne kattavat eri tuotealueita (kuten elintarvikkeita ja käsitöitä). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12
Tässä osiossa käsitellään sellaisia suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, joihin voidaan vedota väitemenettelyssä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla. 3.2.4.1 Unionin lainsäädännöstä johtuvat aikaisemmat oikeudet Unionin tasolla suojattuja maantieteellisiä merkintöjä suojataan seuraavien tuoteryhmien osalta: 1. tietyt elintarvikkeet ja tietyt muut maataloustuotteet kuin elintarvikkeet (asetuksen N:o 1151/2012 2 eli elintarvikeasetuksen nojalla); 2. viinit ja kuohuviinit (asetuksen N:o 1308/2013 3 eli viiniasetuksen nojalla) ja 3. alkoholijuomat (asetuksen N:o 110/2008 4 eli alkoholijuoma-asetuksen nojalla). Suojattujen merkintöjen luonne on suurin piirtein samanlainen, vaikkakin ilmaisun tarkka määritelmä vaihtelee laista riippuen. Aikaisemmat oikeudet, jotka on rekisteröity tai haettu suojattuina maantieteellisinä merkintöinä (voivat kattaa myös kolmansien maiden suojattuja maantieteellisiä merkintöjä), voivat olla tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisia liike-elämässä käytettyjä merkkejä ja toimia väitteen perustana, mikäli niiden haltijoilla on oikeus estää myöhemmän merkin käyttäminen. Merkin haltijan oikeudesta estää myöhemmän merkin käyttäminen säädetään edellä mainituissa asetuksissa (elintarvikeasetuksen 13 artikla, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohta ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artikla). Tältä osin on tärkeää erottaa edellä mainitut säännökset, jotka estävät tavaramerkin käyttämisen, säännöksistä, jotka estävät tavaramerkin rekisteröinnin 5 ja joita ei voi käyttää väitteen perustana tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Aikaisemman oikeuden toteennäyttämiseksi väitteentekijän on toimitettava virastolle tarvittavat tiedot ja todisteet kyseisen oikeuden olemassaolosta. Otteet asiaankuuluvista EU-tietokannoista (kuten DOOR, E-Bacchus ja E-Spirit-Drinks) tai alkoholijuomien osalta ote alkoholijuoma-asetuksen liitteestä III eivät ole riittäviä todisteita, sillä ne eivät sisällä riittävästi tietoja aikaisemman oikeuden merkityksellisten tietojen arvioinnin kannalta (kuten todisteita väitteentekijän oikeudesta tehdä väite tai tietoja suojatun maantieteellisen merkinnän kattamista tavaroista). Väitteentekijän on kaikissa tapauksissa toimitettava virastolle kopio suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröinnistä ja julkaisusta virallisessa lehdessä ja, mikäli edellä mainitut asiakirjat eivät sisällä riittäviä todisteita väitteentekijän oikeudesta tehdä väite, lisätodisteita, jotka osoittavat, että väitteentekijällä on merkinnän haltijana tai sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan näitä oikeuksia käyttämään valtuutettuna henkilönä oikeus tehdä väite (tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan 1 kohdan c alakohta ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohta). Katso aiheesta päätös 17.10.2013, R 1825/2012-4, Dresdner StriezelGlühwein/Desdner Stollen, 37 kohta. 2 Korvasi ja kumosi asetuksen N:o 510/2006, joka puolestaan oli korvannut ja kumonnut asetuksen N:o 2081/92. 3 Korvasi ja kumosi asetuksen N:o 1234/2007, johon oli sisällytetty ja samalla kumottu asetus N:o 479/2008 asetuksella N:o 491/2009. 4 Korvasi ja kumosi asetuksen N:o 1576/89. 5 Elintarvikeasetuksen 14 artikla, viiniasetuksen 102 artikla ja alkoholijuoma-asetuksen 23 artikla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 13
Unionin antama suoja suojatuille maantieteellisille merkinnöille elintarvikkeiden, viinien ja alkoholijuomien osalta on luonteeltaan kattava ja etusijalla kyseisten tavaroiden kansalliseen suojaan nähden. Tämä tulkinta on seurausta tuomioistuimen päätelmistä tuomiossa 8.9.2009, C-478/07, BUD, 95 129 kohta. Tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 510/2006 (nykyisen elintarvikeasetuksen edeltäjä) tarkoituksena on säätää maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta suojattujen maantieteellisten merkintöjen yhtenäisestä ja tyhjentävästä suojajärjestelmästä, joka on etusijalla kyseisiä tuotteita koskeviin kansallisiin säädöksiin nähden 6. Vaikka tuomioistuin ei olekaan nimenomaisesti antanut lausuntoa viiniasetuksen tai alkoholijuoma-asetuksen tyhjentävästä luonteesta, samaa periaatetta on kuitenkin sovellettava myös niihin, koska ne sisältävät sisällöllisesti vastaavat säännökset kuin elintarvikeasetus ja niiden tarkoitus on vastaava kuin elintarvikeasetuksen. 3.2.4.2 Jäsenvaltioiden lainsäädännöstä johtuvat aikaisemmat oikeudet Joitakin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä johtuvia aikaisempia oikeuksia voidaan käyttää väitteen perustana tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla. Tästä huolimatta, kuten edellä on kuvattu, elintarvikkeiden, viinien ja alkoholijuomien suoja unionin tasolla on luonteeltaan tyhjentävä, mikä tarkoittaa sitä, että kyseisten tuotteiden kohdalla 8 artiklan 4 kohdan mukainen väite ei voi perustua kansallisiin oikeuksiin. Tämä johtuu siitä, että unionin suojajärjestelmä, joka kattaa edellä mainitut asetukset, on etusijalla elintarvikkeita, viinejä ja alkoholijuomia koskevien suojattujen maantieteellisten merkintöjen kansalliseen suojaan nähden ja korvaa kansalliset säädökset. Näin ollen suojatut maantieteelliset merkinnät tiettyjen elintarvikkeiden 7 ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden kuin elintarvikkeiden 8 (ks. SEUT-sopimuksen liite I ja elintarvikeasetuksen liite I), viinien ja rypäletuotteiden 9 (ks. viiniasetuksen liitteen VII II osa) ja alkoholijuomien 10 (ks. alkoholijuoma-asetuksen liite II) osalta, jotka on suojattu kansallisten lakien nojalla, eivät ole asianmukaisia perusteita väitteen tekemiselle tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Näiden tuotteiden osalta väitteentekijän täytyy vedota sovellettavaan unionin lainsäädäntöön väiteilmoituksessaan. Mikäli tavaroiden ryhmälle ei ole olemassa yhdenmukaista unionin suojaa (kuten on esimerkiksi käsitöiden kohdalla), kansallisella lainsäädännöllä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä voi käyttää tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan pohjautuvan väitteen perustana (esim. kristallitavaroiden osalta merkinnät ČESKÝ PORCELÁN / FINE BOHEMIAN CHINA ). 6 Lisätietoja on näiden ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.9 ja tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.10. 7 Kuten liha, juusto, konditoriatuotteet, syötävät öljyt, vihannekset, hedelmät, kasviuutteista valmistetut juomat, etikka (ml. viinietikka), valmistamaton tupakka, olut, makeistuotteet. 8 Kuten villa, nahka, eteeriset öljyt. 9 Kuten viini, kuohuviini, väkevä viini, rypäleen puristemehu, mutta ei viinietikka. 10 Kuten viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma, viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma, hedelmistä tislattu väkevä alkoholijuoma, brandy, likööri, rommi, whisky, gini. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 14
3.2.4.3 Kansainvälisistä sopimuksista johtuvat aikaisemmat oikeudet Jotta tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukainen väite voitaisiin perustaa mistä tahansa kansainvälisestä sopimuksesta johtuvalle oikeudelle, kyseisen kansainvälisen sopimuksen säännösten on suoraan sovelluttava käsiteltävään asiaan ja niiden mukaan on oltava mahdollista, että suojatun maantieteellisen merkinnän haltija voi ryhtyä välittömiin oikeudellisiin toimiin kieltääkseen myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Jälkimmäisen vaatimuksen osalta on todettava, että kansainväliset sopimukset eivät aina ole välittömästi sovellettavissa. Sopimuksen täytäntöönpano riippuu sopimuksen ominaispiirteistä ja siitä, miten sitä tulkitaan asiaan kuuluvalla lainkäyttöalueella. Virasto esimerkiksi katsoo, että alkuperänimityksiä koskevan Lissabonin sopimuksen säännökset (erityisesti 3 ja 8 artikla) eivät ole välittömästi sovellettavissa. Kuten Lissabonin sopimuksen 8 artiklassa nimenomaisesti todetaan, sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä oikeustoimet, joihin voidaan ryhtyä, niiden laajuus ja se, voiko alkuperänimityksen haltija kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Tällaisissa tapauksissa väitteentekijän on toimitettava virastolle tiedot tarvittavista kansallisista säädöksistä voidakseen osoittaa, että käsiteltävä suojattu maantieteellinen merkintä voi estää myöhemmän merkin käyttämisen ja että väitteentekijällä on laillinen oikeus käyttää oikeuttaan kieltää myöhemmän merkin käyttäminen. Kansainväliset sopimukset, joiden sopijapuolena on EU Suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin, jotka johtuvat EU:n ja kolmansien maiden välisistä sopimuksista, voidaan vedota tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli kyseisten sopimusten säännöksissä annetaan tietylle edunsaajalle tai tietylle käyttäjäryhmälle oikeudet suojattuun maantieteelliseen merkintään ja oikeudet ryhtyä sen osalta välittömiin oikeustoimiin 11. Kansainväliset sopimukset, joiden sopijapuolina ovat jäsenvaltiot (ml. Lissabonin sopimus 12 ) Edellä kohdassa 3.2.4.2 esitettyjen syiden vuoksi sellaisiin suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin, jotka on suojattu jäsenvaltion allekirjoittaman (joko jäsenvaltioiden kesken tai kolmannen maan kanssa solmitun) sopimuksen nojalla, ei voida vedota aikaisempana oikeutena tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli se voisi loukata unionin lainsäädännön tyhjentävää luonnetta asiaan liittyvillä aloilla (eli elintarvikkeiden, viinien ja alkoholijuomien osalta). Asiassa C-478/07, BUD, tuomioistuin on käsitellyt unionin lainsäädännön tyhjentävää luonnetta jäsenvaltioista peräisin olevien suojattujen maantieteellisten merkintöjen osalta. Viraston tulkinnan mukaan tuomioistuimen ratkaisua voidaan a fortiori soveltaa myös kolmansista maista peräisin oleviin suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin, 11 Myös kolmansien maiden suojattuja maantieteellisiä merkintöjä voidaan rekisteröidä unionin tasolla elintarvikeasetuksen, viiniasetuksen ja alkoholijuoma-asetuksen nojalla. 12 Jotkin jäsenvaltiot (Bulgaria, Tšekin tasavalta, Ranska, Unkari, Italia, Portugali ja Slovakia) ovat sopijapuolina alkuperänimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä vuonna 1958 tehdyssä Lissabonin sopimuksessa (sellaisena kuin se on tarkistettuna Tukholmassa vuonna 1967 ja muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1979). Euroopan unioni ei ole kyseisen Lissabonin sopimuksen sopijapuoli. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 15
jotka on suojattu jäsenvaltion alueella jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen maan välisen kansainvälisen sopimuksen nojalla 13. Samaa voidaan soveltaa myös Lissabonin sopimukseen. Lissabonin sopimus luo kansainvälisen rekisteröinti- ja suojajärjestelmän alkuperänimityksille (Lissabonin sopimuksen 2 artiklan 1 kohta). Kyseisen sopimuksen ilmaisu alkuperänimitys elintarvikkeiden ja juomien osalta vastaa suurin piirtein EU-asetuksissa käytettyä ilmausta 14. Näin ollen jäsenvaltion Lissabonin sopimuksen nojalla suojaamat alkuperänimitykset eivät voi olla tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan pohjautuvan väitteen perustana. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön on kuvattu seuraavassa. Suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevat kansainväliset sopimukset, jotka eivät koske elintarvikkeita, viinejä tai alkoholijuomia. Kansainväliset sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet kolmansien maiden kanssa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Tämä johtuu siitä, että velvollisuuksia, jotka johtuvat jäsenvaltion ennen Euroopan unioniin liittymistään tekemistä kansainvälisistä sopimuksista, on kunnioitettava. Jäsenvaltioilla on kuitenkin velvollisuus poistaa ristiriidat ennen liittymistä tekemänsä sopimuksen ja perustamissopimuksen väliltä (ks. tuomioistuimen tulkinta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 307 artiklasta eli nykyisen SEUT-sopimuksen 351 artiklasta, tuomiossa 18.11.2003, C-216/01, BUD, 168 172 kohta). Kansainväliset sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet kolmansien maiden kanssa Euroopan unioniin liittymisensä jälkeen mutta ennen unionin suojajärjestelmän voimaantuloa tietyn tuotekategorian osalta. Koska jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa ristiriidat unionin lainsäädännön kanssa, virasto soveltaa vain kahta viimeistä edellä kuvatuista poikkeuksista (jotka koskevat yksinomaan kolmansien maiden suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, viineihin ja alkoholijuomiin) ja vain siinä tapauksessa, että väitteentekijä nimenomaisesti viittaa tällaiseen poikkeukseen ja tukee väitettään johdonmukaisilla perusteluilla ja asiaankuuluvilla todisteilla (todisteet on toimitettava etenkin kyseisen kansainvälisen sopimuksen voimaantulosta kyseisen jäsenvaltion alueella, jossa suojan väitetään olevan voimassa, sekä suojan jatkuvuudesta). Väitteentekijän esittämät yleisluonteiset väitteet (kuten pelkkä viittaus sovellettavaan kansainväliseen sopimukseen) eivät yksin riitä vakuuttamaan virastoa siitä, että jompaakumpaa kahdesta viimeisestä poikkeuksesta on sovellettava asiassa. 3.2.4.4 Suojatun maantieteellisen merkinnän antaman suojan laajuus Suojattujen maantieteellisten merkintöjen kyvystä estää myöhemmän merkin käyttäminen säädetään EU-asetuksissa (elintarvikeasetuksen 13 artikla, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohta ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artikla). Tältä osin on tärkeää erottaa edellä mainitut säännökset, jotka estävät tavaramerkin käyttämisen, 13 Jonka sopijapuolena ei ole EU. 14 Kyseinen ilmaus on määritelty tarkemmin näiden ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.9 ja tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.10. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 16
säännöksistä, jotka estävät tavaramerkin rekisteröinnin 15 ja joita ei voi käyttää väitteen perustana tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. Suojattuun maantieteelliseen merkintään voidaan vedota tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli käytön estämistä koskevat säännösten edellytykset täyttyvät. Kyseiset edellytykset ovat seuraavat: riidanalainen yhteisön tavaramerkki muodostuu yksinomaan suojatusta maantieteellisestä merkinnästä tai sisältää merkinnän lisäksi myös sanoja tai kuvioelementtejä ja sitä käytetään (suoraan tai välillisesti) vastaavanlaisissa tuotteissa tai myös muissa tuotteissa, jos suojatun maantieteellisen merkinnän käytöllä voi hyötyä sen maineesta; 17 riidanalainen yhteisön tavaramerkki jäljittelee suojattua maantieteellistä merkintää tai muodostaa siihen mielleyhtymän; 18 riidanalaiseen yhteisön tavaramerkkiin liittyy muita harhaanjohtavia merkintöjä tai käytäntöjä. 19 Lisätietoja unionin lainsäädännön nojalla suojattujen maantieteellisten merkintöjen suojan laajuudesta on näiden ohjeiden osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.9 ja tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa käsittelevässä kohdassa 2.10 (kohdissa käsitellään esimerkiksi suoran käytön, vastaavan tuotteen ja mielleyhtymän määritelmiä). Edellä mainittujen EU-asetusten myöhemmän merkin käyttämisen kieltävissä säännöksissä mainitaan tapauksia, joissa suojattuun maantieteelliseen merkintään voidaan vedota sellaisia tavaroita ja palveluja vastaan, joita ei välttämättä vastusteta ex officio tutkittavien ehdottomien hylkäysperusteiden osalta, kyseisten asetusten soveltuvien säännösten nojalla. Esimerkiksi elintarvikeasetuksen 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla voidaan vedota laajalti tunnettuun suojattuun maantieteelliseen merkintään sellaisia tavaroita ja palveluja vastaan, joita ei hylättäisi ex officio suoritetuissa ehdottomia hylkäysperusteita koskevassa tutkinnassa. Muiden kuin edellä mainittujen EU-asetusten nojalla suojattujen maantieteellisten merkintöjen suojan laajuus riippuu asiaankuuluvista säännöksistä. Suojatun maantieteellisen merkinnän suoja ei unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla voi kuitenkaan olla laajempi kuin on suojatun maantieteellisen merkinnän tehtävän kannalta tarpeellista eli osoittaa tavaroiden tietty maantieteellinen alkuperä tai itse merkkeihin perustuvat erityisominaisuudet. Toisin kuin muita merkkejä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ei käytetä osoittamaan tavaroiden kaupallista alkuperää, ja siksi ne eivät suojaa tavaroita tältä osin. Mikäli yhteisön tavaramerkkiä näin ollen käytetään vain sellaisissa tuotteissa, jotka on tuotettu asiaan liittyvän suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän mukaisesti, suojatun maantieteellisen 15 Elintarvikeasetuksen 14 artikla, viiniasetuksen 102 artikla ja alkoholijuoma-asetuksen 23 artikla. 16 Ks. tuomio 12.6.2007, yhdistetyt asiat T-60/04 64/04, Bud, 78 kohta. 17 Elintarvikeasetuksen 13 artiklan 1 kohdan a alakohta, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohdan a alakohta ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohta. 18 Elintarvikeasetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohta, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohdan b alakohta ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan b alakohta. 19 Elintarvikeasetuksen 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta, viiniasetuksen 103 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta ja alkoholijuoma-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 17
merkinnän tehtävä on suojattu kyseisten tuotteiden osalta, koska yhteisön tavaramerkki kattaa vain tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevia tuotteita, joihin liittyy tiettyjä erityisominaisuuksia. Asianmukaisesti rajattua yhteisön tavaramerkkiä vastaan tehtyä väitettä ei voida siis hyväksyä. Katso aiheesta elintarvikeasetuksen 12 artiklan 1 kohta ja viiniasetuksen 103 artiklan 1 kohta. Mikäli suojattuun maantieteelliseen merkintään vedotaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kuten kaikkien muidenkin kyseisen artiklan kattamien merkkien kohdalla, väitteentekijän on todistettava, että merkkiä on käytetty liikeelämässä ja että sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Merkkiä on käytettävä tällaisen merkin keskeisen tehtävän mukaisesti, joka on taata kuluttajille tavaroiden maantieteellinen alkuperä tai itse merkkeihin perustuvat erityisominaisuudet, mutta väitteentekijän on myös osoitettava, että merkkiä on käytetty liike-elämässä eli että merkkiä on käytetty yksilöimään sen haltijan harjoittama taloudellinen toiminta (ks. tuomio 29.3.2011, C-96/09 P, BUD, 147 ja 149 kohta). Näin ollen yksin sellaiset asiakirjat, joissa suojattu maantieteellisen merkintä mainitaan vain muissa kuin kaupallisissa yhteyksissä, eivät ole riittäviä todisteita tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan kannalta. 3.3 Käyttöä koskevat vaatimukset Jotta tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan voitaisiin vedota väitemenettelyssä, aikaisemman oikeuden on täytynyt olla käytössä. Käyttöä koskevia käytäntöjä on kahdenlaisia: kansalliset käytännöt ja eurooppalaiset käytännöt. Nämä käytännöt ovat kuitenkin osin päällekkäisiä, eikä niiden täyttymistä pidä arvioida toisistaan erillään vaan samanaikaisesti. Tämä pätee etenkin, kun arvioidaan kansallisten käytäntöjen mukaista vaatimusta intensiivisestä käytöstä, ja eurooppalaisten käytäntöjen mukaista edellytystä merkin käytöstä liike-elämässä laajemmalla kuin paikallisella vaikutusalueella. 3.3.1 Kansalliset käytännöt Kansalliset käytännöt ovat tärkeässä asemassa, sillä ne määrittävät aikaisempien oikeuksien suojan laajuuden. Tämä ei yleensä ole helppo tehtävä, etenkään koska aikaisempien oikeuksien suojaa ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla (ks. jäljempänä kohta 3.5 suojan laajuudesta). Kansallisissa käytännöissä määritetään myös kansallisten oikeuksien olemassaolo ja suojaa koskevat ehdot. Rekisteröimättömien tavaramerkkien ja sellaisten yritysten tunnuksien osalta, joita ei tarvitse rekisteröidä, merkin käyttö on ainoa tosiseikka, jonka perusteella oikeuden olemassaolon voi perustella ja esimerkiksi oikeuden syntymishetki voidaan määrittää. Lisäksi kansallisissa käytännöissä määrätään käytön intensiteettiä koskevat vaatimukset. Joidenkin kansallisten lakien mukaan riittää, että merkkiä on käytetty vain kerran liikeelämässä, kun taas toisissa lainsäädännöissä edellytetään, että merkki ymmärretään tavaramerkiksi tai sillä on maine. Esimerkiksi Tanskassa oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin syntyy, kun merkkiä käytetään Tanskan alueella. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 18
Saksassa oikeuksien saaminen puolestaan edellyttää rekisteröimättömän merkin osalta, että kohdeyleisö ymmärtää merkin tavaramerkiksi merkin käytön seurauksena (Verkehrsgeltung). Saksalaisen oikeuskäytännön mukaan erottamiskykyisten merkkien osalta riittää, että kohdeyleisöstä 20 25 prosenttia tunnistaa merkin, kun taas erottamiskyvyttömien merkkien osalta vastaava luku on 50 prosenttia. 3.3.2 Eurooppalaiset käytännöt: liike-elämässä käytetyt merkit, joiden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaan aikaisempaan rekisteröimättömään tavaramerkkiin tai muuhun merkkiin voidaan vedota väitemenettelyssä, jos seuraavat ehdot täyttyvät: merkkiä on käytetty liike-elämässä ja merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Edellä mainitut edellytykset käyvät selvästi ilmi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta, ja siksi niitä on tulkittava yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Kummankin 8 artiklan 4 kohdassa asetetun edellytyksen tavoitteena on rajoittaa merkkien välisiä ristiriitoja estämällä se, että aikaisempi oikeus, joka ei ole riittävän selvä eli tärkeä ja merkityksellinen liike-elämässä, voisi estää uuden yhteisön tavaramerkin rekisteröimisen. Tällainen väitteentekomahdollisuus on varattava merkeille, jotka ovat tosiasiassa ja todellisuudessa olemassa merkityksellisillä markkinoillaan (tuomio 29.3.2011, C-96/09 P, BUD, 157 kohta). 3.3.2.1 Liike-elämässä käytetyt merkit Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan ensimmäinen edellytys on, että merkkiä on käytettävä liike-elämässä. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan ilmaisu liike-elämässä käytetty ei tarkoita samaa kuin 42 artiklan 2 ja 3 kohdan ilmaisu tosiasiallisesti käytetty (tuomio 30.9.2010, T-534/08, Granuflex, 24 27 kohta). Rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseen liittyvät tavoitteet ja edellytykset poikkeavat sen osoittamisesta, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaista merkkiä on käytetty liike-elämässä (tuomio 9.7.2010, T-430/08, Grain Millers, 26 kohta, ja tuomio 29.3.2011, C-96/09 P, BUD, 143 kohta). Käyttöä on siis tulkittava käsiteltävän oikeuden tyypin mukaan. Unionin tuomioistuin on todennut, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan ilmaisulla liike-elämässä käytetty viitataan siihen, että tällaista merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti (tuomio 12.11.2002, C-206/01, Arsenal Football Club, 40 kohta, tuomio 25.1.2007, C-48/05, Adam Opel, 18 kohta, ja tuomio 11.9.2007, C-17/06, Céline, 17 kohta). Tuomioistuin on kuitenkin myös todennut, että maksutta tehdyt toimitukset voidaan ottaa huomioon, kun tarkastellaan aikaisemman oikeuden käyttöä liike-elämässä koskevaa edellytystä, koska maksutta tehdyt toimitukset on voitu suorittaa sellaisen liiketoiminnan yhteydessä, jonka päämääränä on taloudellinen hyöty eli uusien markkina-alueiden valloittaminen (tuomio 29.3.2011, C-96/09 P, BUD, 152 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 19
Merkin käytön ajankohdan osalta väitteentekijän on osoitettava, että merkkiä on käytetty ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai etuoikeutta on vaadittu (ks. tuomio 29.3.2011, C-96/09 P, BUD, 166 168 kohta). Aikaisempi merkki Asia BUD C-96/09 P Unionin tuomioistuin pohti, voidaanko merkin käyttö, joka on tapahtunut yksinomaan tai pääasiallisesti yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen ja rekisteröinnin julkaisemisen välillä, katsoa riittäväksi merkin käyttöä koskevan ehdon täyttymisen kannalta. Asian osapuoli oli väittänyt, että on riittävää, että oikeus on hankittu ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekemistä, mutta merkin käyttö voi tapahtua myös vasta hakemuksen jättämisen jälkeenkin. Tuomioistuin sovelsi samaa ajallista kriteeriä kuin oikeuden saamiseen ja totesi, että käytön täytyy tapahtua ennen päivää, jona hakemus on tehty. Tuomioistuin katsoi, että kun otetaan huomioon se, että rekisteröintihakemuksen tekemisen ja sen julkaisemisen välillä voi kulua huomattavasti aikaa, edellyttämällä merkin käyttöä ennen hakemuksen jättämistä voidaan taata se, että kyseessä olevan merkin käyttö on todellista käyttöä eikä käytäntö, jonka tavoitteena on ollut ainoastaan estää uuden tavaramerkin rekisteröiminen (166 168 kohta). Rekisteröimättömien merkkien osalta käytön on oltava jatkuvaa ja keskeytymätöntä väitteentekohetkeen saakka, sillä muutoin ei voida varmistaa, että rekisteröimättömän merkin oikeudet eivät ole rauenneet. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdan d alakohdassa nimenomaisesti todetaan, että jos väite perustuu aikaisempaan oikeuteen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, väitteentekijän on toimitettava todisteet kyseisen oikeuden hankkimisesta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja voimassaolon jatkumisesta (korostus lisätty). Seuraavassa on esimerkki mitätöintimenettelyä koskevasta inter partes -tapauksesta. Tapauksessa esitettyjä perusteluja ja päätelmiä voidaan soveltaa myös väitemenettelyihin, koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan voidaan vedota sekä väitemenettelyssä että mitätöintimenettelyssä. Aikaisempi merkki BAMBOLINA (rekisteröimätön merkki useissa jäsenvaltioissa) Asia Mitätöintipäätös 3728 C (vahvistettu valituslautakunnan päätöksessä R 1822/2010-2 ja tuomiossa T-581/11) Todisteiden mukaan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä oli käytetty liike-elämässä kolmen vuoden ajan muttei mitätöintivaatimuksen tekemistä edeltäneen kahden vuoden aikana. Mitätöintiosasto katsoi, että mitätöintimenettelyssä vedotun aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin on oltava käytössä päivänä, jona mitätöintivaatimus on tehty. Koska tällaisten merkkien osalta merkin käyttö on ainoa tosiseikka, jonka perusteella oikeuden olemassaoloa voi perustella, kyseisen tosiseikan on yhä oltava voimassa ja osoitettavissa päivänä, jona mitätöintivaatimus on tehty (mitätöintipäätöksen 25 28 kohta). Valituslautakunta vahvisti mitätöintiosaston näkemyksen ja lisäsi, että tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 1 kohdassa ja 2 kohdan d alakohdassa säädetään, että jos väite perustuu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohtaan, todisteet muun muassa voimassaolon jatkumisesta on esitettävä viraston asettamassa määräajassa, joka koskee väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja. Jos väitteentekijä ei ole ennen määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmasta merkistään tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta, väite hylätään perusteettomana (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohta). Valituslautakunnan näkemyksen mukaan näitä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin menettämis- ja mitättömyysmenettelyyn (valituslautakunnan päätöksen 15 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 20