miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 3 ASIAMIEHEN HAKEMA TAVARAMERKIN REKISTERÖINTI ILMAN HALTIJAN SUOSTUMUSTA (TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 3 KOHTA) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Sisällysluettelo 1 Alustavat huomautukset... 3 1.1 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusta... 3 1.2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan tarkoitus... 4 2 Väitteentekijän oikeus... 4 3 Soveltamisala... 5 3.1 Kyseessä olevien merkkien lajit... 5 3.2 Aikaisemman merkin alkuperä... 6 4 Hakemuksen edellytykset... 7 4.1 mies- tai edustajasuhde... 8 4.1.1 Suhteen luonne... 8 4.1.2 Sopimuksen malli... 9 4.1.3 Sopimuksen alueellinen soveltamisala... 10 4.1.4 Merkittävät ajankohdat... 11 4.2 Hakemus asiamiehen nimissä... 12 4.3 Hakemus ilman haltijan suostumusta... 14 4.4 Hakijan perustelujen puuttuminen... 16 4.5 Identtisiä merkkejä laajempi sovellettavuus tavarat ja palvelut... 18 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus 1 Alustavat huomautukset Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti tavaramerkkiä ei rekisteröidä tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan. 1.1 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusta Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohta perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklaan, joka lisättiin yleissopimukseen Lissabonin konferenssin tarkistuksella vuonna 1958. Sen tavaramerkin haltijoille antama suoja koostuu oikeudesta ehkäistä, peruuttaa tai vaatia omakseen asiamiestensä tai edustajiensa heidän merkeistään tekemät valtuuttamattomat rekisteröinnit ja kieltää niiden käyttö, jos asiamies tai edustaja ei pysty perustelemaan toimiaan. Sopimuksen 6 septies artikla kuuluu seuraavasti: 1. Jos sen henkilön asiamies tai edustaja, joka on merkin haltija jossain liittomaassa, hakee ilman haltijan valtuutusta merkin rekisteröintiä omissa nimissään yhdessä tai useammassa liittomaassa, on merkin haltijalla oikeus vastustaa haettua rekisteröintiä tai vaatia sen julistamista mitättömäksi tai mikäli maan laki sen sallii, sanotun rekisteröinnin siirtämistä hänen nimiinsä, jollei asiamies tai edustaja osoita, että hänen menettelynsä on ollut oikeutettua. 2. Merkin haltijalla on, huomioon ottaen edellä olevan 1 kappaleen määräykset, oikeus vastustaa asiamiehensä tai edustajansa toimesta tapahtuvaa merkkinsä käyttöä, jollei hän ole antanut siihen lupaa. 3. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan määrätä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa merkin haltijan on käytettävä tämän artiklan edellyttämiä oikeuksiaan. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdalla tämä säännös pannaan täytäntöön vain siltä osin kuin se antaa lainmukaiselle haltijalle oikeuden vastustaa ilman tämän lupaa jätettyjä hakemuksia. Muut Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklan osat pannaan täytäntöön tavaramerkkiasetuksen 11 ja 18 artiklan ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla haltijalle annetaan oikeus peruuttaa valtuuttamattomat rekisteröinnit, ja tavaramerkkiasetuksen 11 ja 18 artiklan nojalla haltija voi estää niiden käytön ja/tai pyytää rekisteröinnin siirtämistä omiin nimiinsä. Koska tavaramerkkiasetuksen 41 artiklassa säädetään, että väite voi perustua vain 8 artiklassa annettuihin perusteluihin, edellä mainituilla säännöksillä haltijalle siirrettyihin lisäoikeuksiin ei voi vedota väitemenettelyissä. Siksi kaikki väitteentekijän pyynnöt joko asiamiehen merkin käytön kieltämisestä tai hakemuksen osoittamisesta sille itselleen hylätään, koska niitä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus 1.2 Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan tarkoitus Tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä koskeva asiamiehen tai edustajan tekemä valtuuttamaton hakemus on vastoin tällaisten kaupallisten yhteistyösopimusten perustana olevaa yleistä luottamusvelvoitetta. Tällainen haltijan tavaramerkin väärinkäyttö on erityisen haitallista haltijan kaupallisille eduille, koska hakija voi hyödyntää tietoa ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa haltijaan, ja saada siten perusteetonta hyötyä haltijan tekemästä työstä ja investoinneista (vahvistettu tuomiossa 6.9.2006, T-6/05, First Defence (I), 38 kohta ja sitä seuraavissa viitteissä, joita ovat muun muassa valituslautakunnan päätös 16.5.2011, R 0085/2010 4, Lingham s, 14 kohta, päätös 3.8.2010, R 1231/2009 2, Berik, 24 kohta ja päätös 30.9.2009, R 1547/2006 4, Powerball, 17 kohta) Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on siten suojata tavaramerkin haltijoiden lakisääteiset edut tavaramerkkiensä mielivaltaiselta hyväksikäytöltä antamalla niille oikeus estää asiamiesten tai edustajien tekemät rekisteröinnit, joita haetaan ilman niiden suostumusta. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa säädetään periaatteesta, jonka mukaan kaupalliset toimet on suoritettava vilpittömästi. Tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka nojalla yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos hakija on toiminut vilpillisessä mielessä, on tämän periaatteen yleinen ilmaus. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla myönnetty suoja on kuitenkin niukempi kuin asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla myönnetty, koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sovellettavuus edellyttää monien kyseisessä säännöksessä esitettyjen lisäedellytysten täyttymistä. Siksi se, että hakija on jättänyt hakemuksen vilpillisessä mielessä, ei pelkästään riitä 8 artiklan 3 kohdan tarkoituksia varten. Vaikka väite siis perustuu yksinomaan hakijan vilpilliseen mieleen, se hylätään, jos se ei täytä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan kumulatiivisia edellytyksiä (esitetty jäljempänä luvussa 4). Tällaisesta hakemisesta voidaan rangaista ainoastaan 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla pyytämällä merkin menettämistä tai mitätöintiä sen rekisteröinnin jälkeen. 2 Väitteentekijän oikeus Tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan oikeus tehdä väite asetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusteella on varattu vain aikaisempien tavaramerkkien haltijoille. Tämä on vastoin sekä asetuksen 41 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa säädetään, että valtuutettu käyttöluvan haltija voi tehdä asetuksen 8 artiklan 1 tai 5 kohtaan perustuvan väitteen, sekä asetuksen 41 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jossa säädetään, että asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan perustuvien väitteiden osalta oikeutta tehdä väite laajennetaan henkilöihin, jotka on valtuutettu kansallisessa lainsäädännössä käyttämään asiaankuuluvia oikeuksia. Tästä johtuu, että koska oikeus vastustaa tavaramerkkihakemusta tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla kuuluu yksinomaan aikaisempien tavaramerkkien haltijoille, kolmansien henkilöiden nimissä tehdyt väitteet hylätään riippumatta siitä, ovatko nämä toimiluvan haltijoita tai onko heidät muuten valtuutettu asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön nojalla, koska niitä ei voi ottaa käsiteltäväksi oikeuden puuttumisen vuoksi. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Päätös 30.9.2009, R 1547/2006-4, Powerball, (vahvistettu tuomiossa 16.11.2011, T-484/09, Powerball ) Päätös 14.6.2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK (valitus tehty, tuomio 3.10.2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK ) Lautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä väite tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan perusteella, koska väitteentekijä ei ollut aikaisemman oikeuden haltija vaan vain väitti olevansa Nanosecond Technology Co. Ltd. -yrityksen käyttöluvan haltija. Vastaaja ei täyttänyt tavaramerkin omistusoikeutta koskevaa vaatimusta, nimittäin tavaramerkin ZAPPER-CLICK omistusta. Muutoksenhaussa tuomioistuin ei käsitellyt tätä kohtaa. Samoin, jos väitteentekijä ei pysty todistamaan olleensa merkin lainmukainen haltija, kun väite tehtiin, väite hylätään tutkimatta sen ansioita perustelujen puuttumisen vuoksi. Kussakin tapauksessa vaaditut todisteet riippuvat oikeudesta, johon se perustuu. Nykyinen haltija voi myös vedota edeltäjänsä nimeä koskeviin oikeuksiin, jos asiamiehen/edustajan kanssa tehty sopimus on tehty aikaisemman haltijan ja hakijan kanssa, mutta se on osoitettava asianmukaisesti todistein. 3 Soveltamisala 3.1 Kyseessä olevien merkkien lajit Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan aikaisempiin tavaramerkkeihin, joista on tehty yhteisön tavaramerkkihakemus ilman niiden haltijoiden suostumusta. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta tähän perusteluun pohjautuviin väitteisiin, koska siinä vain luetellaan niiden aikaisempien oikeuksien lajit, joista väite voidaan tehdä saman artiklan 1 ja 5 kohdan perusteella. Siksi niiden oikeuksien lajit, joista tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaan perustuva väite voidaan tehdä, on määritettävä yksityiskohtaisemmin sekä niiden luonteen että niiden maantieteellisen alkuperän osalta. Jos tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdasta ei johdu rajoituksia ja koska todellisen haltijan lakisääteiset edut on suojattava tehokkaasti, termiä ˮtavaramerkitˮ on tulkittava laajasti ja sen on ymmärrettävä käsittävän vireillä olevat hakemukset, koska tässä säännöksessä mikään ei rajoita sen soveltamisalaa yksinomaan rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Samasta syystä rekisteröimättömät merkit tai Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnetut merkit kuuluvat käsitteeseen ˮtavaramerkitˮ tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan merkityksessä. Siten tämä säännös suojaa sekä rekisteröityjä että rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, tietenkin sillä ehdolla, että alkuperämaan lainsäädännössä tunnustetaan rekisteröimättömiä tavaramerkkejä koskevat oikeudet. Sitä vastoin nimenomainen viittaus tavaramerkkeihin tarkoittaa, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta pelkkiin kaupankäynnissä käytettäviin merkkeihin, jotka ovat muita kuin rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Myöskään muihin teollis- ja tekijänoikeuksien lajeihin, joita voidaan käyttää mitätöinnin perustana, ei voi vedota tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Päätös 8.6.2010, B 1 461 948, Gu Tong Tie Gao Koska 8 artiklan 3 kohdassa viitataan vain aikaisempiin tavaramerkkeihin, väitteentekijän esittämät todisteet Kiinan alueella voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisista oikeuksista eivät olleet merkityksellisiä. Tämä on toinen teollis- ja tekijänoikeuksien laji, joka on suljettu pois, koska artiklassa viitataan yksiselitteisesti tavaramerkkeihin. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdasta käy selkeästi ilmi, että tavaramerkin, johon väite perustuu, on oltava aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkkihakemus. Siten huomioon otettava asiaankuuluva ajankohta on väitteen kohteena olevan hakemuksen hakemus- tai etuoikeuspäivä. Säännöt, joiden mukaan etuoikeus on määritettävä, riippuvat perustana olevan oikeuden lajista. Jos aikaisempi oikeus on saatu rekisteröinnin kautta, etuoikeuspäivä on otettava huomioon kun arvioidaan, edeltääkö se hakemusta, kun taas käyttäjään perustuva oikeus on pitänyt saada ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakemuspäivää. Aikaisempien yleisesti tunnettujen merkkien tapauksessa merkistä on pitänyt tulla yleisesti tunnettu siihen mennessä, kun yhteisön tavaramerkkihakemus on tehty. Päätös 21.12.2009, R 1621/2006-4, D-Raintank Päätös 19.6.1999, B 3 436, NORAXON Lautakunta pani merkille, että kaikki mitättömyysvaatimuksen tekijän vuonna 2003 jättämät tavaramerkkihakemukset olivat myöhäisempiä kuin riidanalaisen yhteisön tavaramerkin hakemuspäivä ja jopa myöhäisempiä kuin sen rekisteröintipäivä, eikä sen perusteella voitu todeta, että hakija olisi yhteisön tavaramerkkihakemuksen toimittamisen aikaan omistanut ˮmerkinˮ rekisteröidyn merkin merkityksessä missään päin maailmaa. Se totesi edelleen, että kukaan ei tietenkään voi perustaa vaatimusta suhteellisista hylkäysperusteista tai mitättömäksi julistamisesta oikeuksiin, jotka ovat myöhäisempiä kuin riidanalainen yhteisön tavaramerkki (53 kohta). Aika, joka on otettava huomioon määritettäessä, voidaanko tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa soveltaa, alkaa päivästä, jona kyseessä oleva yhteisön tavaramerkkihakemus tulee voimaan, eli 26.10.1995. Tämä oli Saksassa etuoikeuspäivä, jota hakija vaati, jonka virasto myönsi ja joka sittemmin julkaistiin, eikä hakemuspäivä, jolloin yhteisön tavaramerkkihakemus jätettiin virastoon. 3.2 Aikaisemman merkin alkuperä Koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan perustuviin väitteisiin, sitä ei voida käyttää määritettäessä asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla myönnettävän suojan alueellista laajuutta. Koska asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa ei ole muuta viittausta asiaankuuluvaan alueeseen, on epäolennaista, ovatko aikaisemmat tavaramerkkioikeudet Euroopan unionissa vai eivät. Tämän säännöksen käytännön merkitys on juuri siinä, että se antaa tavaramerkkioikeuksien haltijoille Euroopan unionin ulkopuolella oikeudellisen mahdollisuuden puolustaa kyseisiä oikeuksia vilpillisiltä hakemuksilta, koska tavaramerkkioikeuksien haltijat Euroopan unionissa voivat hyödyntää muita tavaramerkkiasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja perusteluja aikaisempien oikeuksiensa suojaamisessa kyseisiltä toimilta. Yhteisön tavaramerkit tai kansalliset merkit, jotka tarjoavat perustan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan mukaiselle väitteelle, ovat tietenkin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus myös aikaisempia merkkejä, joihin voi vedota asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisen väitteen perustana. Päätös 19.12.2006, B 715 146, SQUIRT Päätös 10.1.2011, 3253 C, MUSASHI (kuvamerkki) Mitätöintimenettely Päätös 26.1.2012, R 1956/2010-1, Heatstrip (muutoksenhaku T-184/12) Päätös 19.5.2011, R 0085/2010-4, Lingham s (kuvamerkki) Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan kannalta on epäolennaista, missä päin maailmaa omistusta koskevat oikeudet ovat. Vaikka Pariisin yleissopimuksessa edellytetään Pariisin liiton jäsenvaltion omistusoikeutta, tavaramerkkiasetuksessa ei ole viittausta mihinkään alueeseen, jossa kyseinen omistusoikeus olisi, joten on todettava riittäväksi, että väitteentekijä noudattaa tavaramerkkiasetuksen 5 artiklan yhteisön tavaramerkkien haltijoita koskevia vaatimuksia. Tässä tapauksessa väitteentekijä noudatti kyseistä vaatimusta, koska se oli Yhdysvalloissa sijaitseva yritys. Se, että aikaisemmat rekisteröinnit olivat muista kuin EU:n jäsenvaltioista, ei vaikuta kyseessä olevaan mitätöintiperusteluun, koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohtaa, jossa säädetään kyseisestä alueellisesta ehdosta, ei sovelleta asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan perustuviin menettelyihin eikä sitä voi käyttää määritettäessä kyseisellä artiklalla myönnetyn suojan laajuutta. Koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa ei viitata asiaankuuluvaan alueeseen, mitätöintiosaston täytyy olettaa, että aikaisempi EU:n ulkopuolisissa maissa rekisteröity tavaramerkki voi olla perustana asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan perustuvalle mitätöintipyynnölle (33 kohta). Väite perustui Australiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojattuun rekisteröimättömään merkkiin. Lautakunta katsoi, että väitteentekijän toimittamat todisteet tukevat sitä, että se oli käyttänyt merkkiä Australiassa huomattavan laajasti (3 ja 34 kohta). Väite perustui Malesiassa suojattuun rekisteröityyn merkkiin. Malesialaisella rekisteröintitodistuksella todistettiin, että väitteentekijä on malesialaisen tavaramerkin haltija. 4 Hakemuksen edellytykset Tavaramerkin haltijat voivat tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla vastustaa merkkiensä rekisteröintiä yhteisön tavaramerkeiksi, mikäli seuraavat kumulatiiviset vaatimukset täyttyvät (ks. tuomio 13.4.2011, T-262/09, First Defence (II), 61 kohta): 1. hakija on tai on ollut merkin haltijan asiamies tai edustaja, 2. hakemus on asiamiehen tai edustajan nimissä, 3. hakemus on jätetty ilman haltijan suostumusta, 4. asiamies tai edustaja ei pysty perustelemaan toimiaan, 5. merkit ovat identtisiä tai niissä on vähäisiä muutoksia ja tavarat ja palvelut ovat samanlaisia tai läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus 4.1 mies- tai edustajasuhde 4.1.1 Suhteen luonne Tämän säännöksen tarkoituksena on suojata tavaramerkin haltijoiden lakisääteisiä etuja siltä, että niiden kaupalliset yhteistyökumppanit käyttävät niiden tavaramerkkejä väärin, ja siksi käsitteitä asiamies ja edustaja on tulkittava laajasti siten, että ne kattavat kaikenlaiset suhteet, jotka perustuvat sopimukseen (josta on tehty kirjallinen tai suullinen sopimus), jonka mukaan yksi osapuoli edustaa toisen osapuolen etuja riippumatta siitä, miten pääasiallisen haltijan ja yhteisön tavaramerkin hakijan välinen sopimussuhde määritellään (vahvistettu tuomiossa 13.4.2011, T-262/09, First Defence (II), 64 kohta). Siten tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaan riittää, että osapuolten välillä on olemassa kaupallista yhteistyötä koskeva sopimus, joka on omiaan saamaan aikaan luottamussuhteen siten, että hakijalle asetetaan nimenomaisesti tai implisiittisesti yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti tavaramerkin haltijan intresseihin nähden. Siitä seuraa, että asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa voidaan laajentaa myös esimerkiksi haltijan käyttöluvan haltijoihin tai niiden tavaroiden valtuutettuihin jakelijoihin, joiden osalta kyseessä olevaa merkkiä käytetään. Edustussuhteen todistustaakka on väitteentekijällä (vahvistettu tuomiossa 13.4.2011, T-262/09, First Defence (II), 64 ja 67 kohta). Päätös 29.2.2012, B 1 818 791, HOVERCAM (kuvamerkki) Väiteosasto havaitsi väitteentekijän toimittamien todisteiden osoittavan, että suhde ja sen perimmäinen tavoite muodostivat esimerkin kaupallisesta yhteistyöstä, jonka myötä hakijalle muodostui yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti ja jossa kyseessä oli tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun suhteen tyyppinen suhde (s. 5). Koska kaupallisilla suhteilla voi käytännössä olla monia erilaisia muotoja, niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti keskittyen siihen, rajoittuuko haltijan väitteentekijän ja hakijan välinen suhde vain moniin satunnaisiin liiketoimiin vai onko sen kesto ja sisältö päinvastoin sellainen, että sillä voidaan perustella tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen (jäljempänä kohdassa 4.1.4 on tietoa ajankohdista, jotka ovat olennaisen tärkeitä suhteelle). Olennainen kysymys on se, onko haltijan kanssa tehty yhteistyö antanut hakijalle mahdollisuuden tutustua ja perehtyä merkin arvoon ja onko se saanut hakijan myöhemmin yrittämään merkin rekisteröintiä omiin nimiinsä. Osapuolten välillä on kuitenkin oltava jonkinlainen asiamiessopimus. Jos hakija toimii täysin itsenäisesti, eikä sen ja tavaramerkin haltijan välillä ole solmittu minkäänlaista luottamussuhdetta, sitä ei voida pitää tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna asiamiehenä (vahvistettu tuomiossa 13.4.2011, T-262/09, First Defence (II), 64 kohta). Päätös 16.6.2011, 4103 C, D Angelico (kuvamerkki) Mitättömyysmenettely Mitätöintiosasto havaitsi, että yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekemisen aikaan osapuolilla oli asiamies- tai edustajasuhteen sijasta rinnakkaiset ja riippumattomat oikeudet merkkeihin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Näin ollen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa ei sovellettu. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Päätös 17.3.2000, B 26 759, EAST SIDE MARIO S Pelkkää halua muodostaa kaupallinen suhde väitteentekijän kanssa ei voida katsoa osapuolten välillä tehdyksi sopimukseksi riidanalaisen tavaramerkin käytöstä. Näin ollen pelkkää ostajaa tai haltijan asiakasta ei voida pitää saman tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna asiamiehenä tai edustajana, koska kyseisillä henkilöillä ei ole mitään erityistä velvoitetta toimia luottamuksellisesti tavaramerkin haltijaan nähden. Tuomio 13.4.2011, T-262/09, First Defense, (II) Päätös 26.6.2009, B 955 528, FUSION (kuvamerkki) Väitteentekijä ei esittänyt väitemenettelyssä mitään todistetta, joka osoittaisi pääasiallisen asiamiehen ja hakijan välisen suhteen olemassaolon. Väitteentekijä esitti laskuja ja muita sille osoitettuja lomakkeita, joiden perusteella voitaisiin toisenlaisessa tilanteessa olettaa, että osapuolten välillä on olemassa kauppasopimus. Tässä tapauksessa yleinen tuomioistuin kuitenkin totesi, että todisteet eivät osoita, että hakija toimisi kantajan lukuun, vaan ne osoittavat ainoastaan myyjä-ostaja-suhteen olemassaolon, joka on voinut syntyä ilman niiden välistä aikaisempaa sopimusta. Tällainen suhde ei ole riittävä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (67 kohta). Virasto katsoi, että todisteet väitteentekijän ja hakijan välisen kaupallisen yhteyden lajista olivat epätäydellisiä, eli niiden perusteella ei voinut todeta, oliko hakija todella asiamies tai edustaja vai pelkästään väitteentekijän tavaroiden ostaja. Virasto ei voinut näin ollen soveltaa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa. Sovellettaessa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa ei ole olennaista, onko osapuolten välillä ollut yksinomainen sopimus vai pelkästään yksinkertainen, rajoittamaton kaupallinen suhde. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan myös vastaavanlaisiin liikesuhteisiin, jotka ovat omiaan saamaan aikaan velvoitteen luotettavasta ja luottamuksellisesta suhteesta merkin haltijan ja ammattihenkilöiden välillä, kuten oikeusalan toimijoiden ja asianajajien, konsulttien, tavaramerkkiasiamiesten jne. kanssa. Väitteentekijän yrityksen oikeudellista edustajaa tai johtajaa ei kuitenkaan voida katsoa asiamieheksi tai edustajaksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan merkityksessä, koska kyseiset henkilöt eivät ole vastaajan liikekumppaneita. Tämän säännöksen tarkoituksena ei ole suojata haltijaa sen omasta yrityksestä peräisin olevilta rikkomustoimenpiteiltä. Voi hyvin olla, että kyseisistä toimista voidaan rangaista tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan vilpillistä mieltä koskevan yleisen säännöksen nojalla. Päätös 20.3.2000, B 126 633, Harpoon (kuvamerkki) Tässä asiassa hakija oli vastaajan yrityksen lakisääteinen edustaja. Väite hylättiin. 4.1.2 Sopimuksen malli Osapuolten välisen sopimuksen ei tarvitse olla kirjallinen. Jos osapuolten välillä on virallinen sopimus, se on tietenkin erittäin arvokasta määritettäessä niiden välisen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus suhteen laatua. Kuten edellä on mainittu, tällaisen sopimuksen otsikkoa tai osapuolten valitsemia käsitteitä ei kuitenkaan voida katsoa ratkaiseviksi. Tärkeää on todella toteutetun kaupallisen yhteistyön laji eikä sen muodollinen kuvaus. Sellaisissakin tapauksissa, joissa ei ole kirjallista sopimusta, voi edelleen olla mahdollista osoittaa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa vaadittu kaupallisen sopimuksen laji viittaamalla epäsuoriin viitteisiin ja todisteisiin, kuten liiketoimintaan liittyvään kirjeenvaihtoon osapuolten välillä, laskuihin ja tilauslomakkeisiin asiamiehelle myydyistä tavaroista tai luottoilmoituksiin tai muihin pankin asiakirjoihin (huomioon on aina otettava, että pelkkä asiakassuhde ei riitä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa varten). Jopa riitojen ratkaisua koskevat sopimukset voivat olla merkityksellisiä, jos niissä annetaan riittävästi tietoa osapuolten välisestä aiemmasta suhteesta. Päätös 7.7.2003, R 336/2001-2, GORDON and SMITH (kuvamerkki) Väiteosasto oli oikeassa todetessaan, että hakijan ja väitteentekijöiden välillä oli asiamiessuhde, koska kirjeenvaihdosta kävi ilmi, että osapuolten välillä oli ollut pitkä ja tiivis liikesuhde. Hakijan yritys toimi vastaajan tavaroiden jakelijana (19 kohta). Lisäksi sellaiset olosuhteet kuin hakijalle annetut myyntitavoitteet, lisenssimaksujen maksaminen, merkin kattamien tavaroiden valmistaminen lisenssillä tai paikallisen jakeluverkon perustamisessa auttaminen ovat vahvoja osoituksia tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan kattamasta liikesuhteen tyypistä. Päätös 26.1.2012, R 1956/2010-1, Heatstrip (muutoksenhaku T-184/12) Lautakunta totesi, että sitova sopimussuhde voidaan todeta osapuolten välisten liikekirjeiden, myös sähköpostien, nojalla. Se tutki siksi osapuolten välisen sähköpostikirjeenvaihdon voidakseen määritellä, mitä kumpikin osapuoli toiselta pyysi (50 kohta). Lautakunta totesi sähköpostien osoittavan, että molemmat osapuolet tekivät aktiivisesti yhteistyötä tuotteen markkinoinnissa mainostamalla sitä esitteissä ja esittelemällä sitä messuilla, jotta sen markkinoinnille voitaisiin luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet: väitteentekijä toimitti tätä varten materiaalia ja hakija muokkasi sitä Saksan markkinoita varten (54 kohta). Lautakunta katsoi siksi sähköpostikirjeenvaihdon osoittavan, että osapuolten välinen yhteistyö on omiaan saamaan aikaan luottamussuhteen (56 kohta). Toisaalta pelkkää hakijan halua muodostaa liikesuhde vastaajan kanssa ei voida katsoa sopimuksen tekemiseksi osapuolten välillä. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohta ei kata mahdollisia asiamiehiä tai edustajia (ks. edellä mainittu asia B 26 759, East Side Mario's ). 4.1.3 Sopimuksen alueellinen soveltamisala Vaikka tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa ei kirjaimellisesti viitata tavaramerkin haltijan ja sen asiamiehen tai edustajan välisen sopimuksen alueelliseen soveltamisalaan, säännöksen on kuitenkin katsottava luontaisesti rajoittuvan asiamiessuhteisiin, jotka kattavat EU:n tai sen osan. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Tämä vastaa enemmän 8 artiklan 3 kohdan taustalla olevia taloudellisia näkökulmia, joilla estetään asiamiehiä tai edustajia hyödyntämästä epäasianmukaisesti kyseessä olevan alueen kattavaa liikesuhdetta tekemällä valtuuttamattoman hakemuksen päämiehen merkistä juuri kyseisellä alueella eli alueella, jolla hakija pystyy hyötymään enemmän infrastruktuurista ja tietotaidosta, joka sillä on hallussaan sen ja haltijan välisen aikaisemman suhteen ansiosta. Koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa kielletty hakeminen koskee hakemusta tavaramerkkioikeuksista EU:ssa, sopimuksen on myös koskettava samaa aluetta. Tämän osalta on siis noudatettava määrätietoista tulkintaa, jonka mukaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan vain sopimuksiin, jotka kattavat EU:n alueen kokonaan tai osittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, että säännös kattaa maailmanlaajuiset tai Euroopan laajuiset sopimukset sekä yhteen tai useampaan jäsenvaltioon ulottuvat sopimukset tai vain osan niiden alueesta kattavat sopimukset riippumatta siitä, kuuluuko niihin myös kolmansia alueita. Yksinomaan kolmansiin alueisiin sovellettavia sopimuksia ei sitä vastoin kateta. 4.1.4 Merkittävät ajankohdat mies-edustajasuhde on pitänyt muodostaa ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakemuspäivää. Näin ollen ei ole olennaista, onko hakija aloittanut sen jälkeen neuvottelut väitteentekijän kanssa tai tehnyt yksipuolisia ehdotuksia väitteentekijän edustajaksi tai asiamieheksi ryhtymisestä. Päätös 19.5.2011, R 0085/2010-4, Lingham s Tuomio 6.9.2006, T-6/05, FIRST DEFENSE, (I) Väitteentekijä antoi hakijalle erityisen valtakirjan, jossa hakijalle annettiin valtuudet tehdä tavaramerkkihakemuksia. Tämän valtakirjan antamisen jälkeen hakija teki yhteisön tavaramerkkihakemuksen. Hakemisen jälkeen väitteentekijä kumosi valtakirjan ja teki väitteen. Lautakunta katsoi, että merkittävä ajankohta oli hakemuspäivä. Silloin haltijalta oli suostumus. Kumoamisella oli ex nunc -vaikutus (se ei vaikuta valtakirjan nojalla toteutettujen toimien pätevyyteen) eikä ex tunc -vaikutus (aivan kuten valtakirjaa ei olisi koskaan ollutkaan) (24 kohta). Valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, sitoiko suostumus edelleen väliintulijaa rekisteröinnin hakemuspäivänä (50 kohta). Vaikka osapuolten välinen sopimus tehtäisiin virallisesti vasta hakemuspäivän jälkeen, todisteista voi kuitenkin päätellä, että osapuolilla on ollut jonkinlaista kaupallista yhteistyötä ennen sopimuksen allekirjoittamista ja että hakija toimi jo vastaajan asiamiehenä, edustajana, jakelijana tai käyttöluvan haltijana. Toisaalta osapuolten välisen sopimuksen ei tarvitse olla teknisesti edelleen voimassa, kun hakemus tehdään. miehen tai edustajan tekemää viittausta hakemukseen ei pitäisi ymmärtää viralliseksi vaatimukseksi, joka pitää esittää, kun tavaramerkkihakemus tehdään. Asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan myös sopimuksiin, joiden voimassaolo on päättynyt ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty, mikäli kuluneen ajan perusteella voidaan perustellusti olettaa, että luottamusta ja luottamuksellisuutta koskeva velvoite oli yhä olemassa, kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin (vahvistettu tuomiossa 13.4.2011, T-262/09, First Defence (II), 65 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohta ja Pariisin yleissopimuksen 6 septies artikla eivät suojaa huolimatonta tavaramerkin haltijaa, joka ei tee itse toimenpiteitä tavaramerkkisuojan takaamiseksi. Sopimuksen jälkeiset luottamusvelvoitteet tarkoittavat, että osapuolet eivät saa käyttää sopimuksen päättymistä tekosyynä velvoitteiden noudattamatta jättämiseen, esimerkiksi lopettamalla sopimuksen ja tekemällä välittömästi sen jälkeen tavaramerkkihakemuksen. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklan perustavoitteena on estää tilanne, jossa maassa B tavaramerkkejä omistavan haltijan maassa A oleva edustaja, jonka on määrä markkinoida tavaramerkillä suojattuja tavaroita ja valvoa haltijan etuja maassa A, käyttää tavaramerkkihakemuksen tekemistä maassa A aseena haltijaa vastaan, esimerkiksi pakottaakseen haltijan jatkamaan edustajan kanssa ja estääkseen tätä pääsemästä markkinoille maassa A. Tätä perustelua sovelletaan myös, jos sopimus on olemassa, mutta edustaja päättää sen hyötyäkseen itse ja tekee tavaramerkkihakemuksen samasta syystä. Tämä ei kuitenkaan luo haltijalle absoluuttisia oikeuksia saada tavaramerkkisuoja muissa maissa. Pelkästään se, että haltijalla on tavaramerkki maassa B, ei anna sille absoluuttista oikeutta saada tavaramerkki kaikissa maissa, sillä eri maissa rekisteröidyt tavaramerkit ovat periaatteessa riippumattomia toisistaan, ja niillä voi olla eri haltijoita Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan. Pariisin yleissopimuksen 6 septies artikla on poikkeus tästä periaatteesta ja ainoastaan siinä määrin, että sitä voidaan perustella asianomaisten sopimusvelvoitteilla tai tosiasiallisilla velvoitteilla. Se on perusteltua vain silloin, kun siitä johtuva yhteisön tavaramerkki kuuluisi päämiehelle tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan nojalla (päätös 19.11.2007, R 0073/2006-4, Porter, 26 kohta). pitää arvioida tapauskohtaisesti, ja ratkaisevana tekijänä tulee olla sen, voiko hakija edelleen hyötyä kaupallisesti päättyneestä suhteestaan tavaramerkin haltijaan hyödyntämällä tietotaitoa ja yhteyksiä, joita se on saanut asemansa ansiosta. Päätös 19.11.2007, R 0073/2006-4, Porter Päätös 21.2.2002, B 167 926, AZONIC Riidanalaista hakemusta ei tehty Gallantin (Porterin osakkeiden omistaja, hakija) ja Yoshidan (väitteentekijä) välisen sopimuksen voimassaolon aikana, jolloin Gallant pystyi hakemaan yhteisön tavaramerkkiä, vaan lähes yksi vuosi viimeisen sopimuksen päättymisen jälkeen (25 kohta). Lautakunta huomautti, että päättymisen jälkeisten luottamusvelvoitteiden ei ole tarkoitus kestää ikuisesti vaan sopimuksen päättymisen jälkeen tietyn siirtymäajan, jonka aikana osapuolet voivat määritellä uudelleen kaupalliset strategiansa, ja totesi muun muassa, että kaikki Yoshidan ja Gallantin väliset sopimuksen jälkeiset suhteet olivat loppuneet asteittain yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekemisen aikaan (27 kohta). Tässä tapauksessa sopimussuhteen, kuten käyttölupasopimuksen, päättymisen jälkeen on kolme kuukautta kestävä ajanjakso, jonka aikana katsotaan edelleen, että osapuolten välillä on olemassa luottamussuhde, mikä aiheuttaa hakijalle luottamuksellisuus- ja lojaalisuusvelvoitteen. 4.2 Hakemus asiamiehen nimissä Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos asiamies tai edustaja hakee sen rekisteröintiä omiin nimiinsä. Tavallisesti vaatimuksen täyttymistä on helppo arvioida vertaamalla hakijan nimeä sen henkilön nimeen, joka esiintyy todisteissa haltijan asiamiehenä tai edustajana. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Voi kuitenkin olla tapauksia, joissa asiamies tai edustaja yrittää kiertää tämän säännöksen järjestämällä niin, että hakemuksen tekee kolmas henkilö, jota se joko valvoo tai jonka kanssa se on tehnyt asiasta jonkinlaisen sopimuksen. Tällaisissa tapauksissa joustavamman lähestymistavan omaksuminen on perusteltua. Jos siis on selvää, että hakemuksen tekevän henkilön ja asiamiehen välisen suhteen luonteen vuoksi tilanne on tosiasiallisesti sama kuin jos asiamies itse tekisi hakemuksen, tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa voi edelleen soveltaa huolimatta siitä, että hakijan nimi ja haltijan asiamiehen nimi eivät ole samat. Tällainen tilanne voi syntyä, jos hakemusta ei jätetä asiamiehen yrityksen nimiin vaan sellaisen luonnollisen henkilön nimiin, jolla on samat taloudelliset intressit kuin asiamiehellä, esimerkiksi sen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai oikeudellisella edustajalla. Koska tässä tapauksessa asiamies tai edustaja voi edelleen hyötyä kyseisestä hakemisesta, on katsottava, että luonnollista henkilöä sitovat samat rajoitukset kuin yritystä. Päätös 21.2.2002, B 167 926, AZONIC Päätös 28.5.2003, B 413 890, CELLFOOD Väiteosasto katsoi, että vaikka yhteisön tavaramerkkiä haettiin luonnollisen henkilön (Costahaude) nimiin sen sijaan, että sitä olisi haettu suoraan oikeushenkilön (STYLE N USA, INC) nimiin, tilanne oli tosiasiallisesti sama kuin jos sitä olisi haettu oikeushenkilön nimiin. Jos on selvää, että hakemuksen tekevän henkilön ja asiamiehen välisen suhteen luonteen vuoksi tilanne on tosiasiallisesti sama kuin jos asiamies itse tekisi hakemuksen, tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa voi edelleen soveltaa huolimatta siitä, että hakijan nimi ja haltijan asiamiehen nimi eivät ole samat. Jos riidanalaisen hakemuksen tekevä henkilö on lisäksi allekirjoittanut asiamiessopimuksen yrityksen puolesta, se on katsottava vahvaksi perusteluksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen puolesta, koska siinä tapauksessa hakija ei voi mitenkään kieltää tietävänsä asiaankuuluvista kielloista. Vastaavasti silloin, jos asiamiessopimus sisältää lausekkeen, jossa yrityksen johtoa pidetään henkilökohtaisesti vastuussa asiamieheen sovellettavien sopimusvelvoitteiden noudattamisesta, se on myös katsottava lisäosoitukseksi siitä, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan kielto kattaa hakemuksen tekemisen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 13
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Päätös 21.2.2002, B 167 926, AZONIC Virasto otti huomioon käyttöluvan haltijana toimivan yrityksen valtuutetun edustajan aseman ja katsoi, että huolimatta siitä, että yhteisön tavaramerkkihakemus tehtiin kyseisen luonnollisen henkilön nimiin, tilanne oli tosiasiallisesti sama kuin jos sen olisi tehnyt oikeushenkilö eli käyttöluvan haltijana toimiva yritys. Luonnollisen henkilön nimiin tehty yhteisön tavaramerkkihakemus olisi voinut vaikuttaa suoraan oikeushenkilöön niiden ammatillisen suhteen vuoksi, ja lisäksi pitäisi katsoa, että yrityksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa velvoittavat samat rajoitukset kuin heidän yritystään tai velvoittavat ainakin tilapäisesti, mikäli työsuhde päättyy. Tätä kantaa tukee se, että tässä tapauksessa uusitussa sopimuksessa on lauseke, jonka mukaan käyttöluvan antajan päättämisoikeus on välitön tapauksessa, jossa ˮ[ ] STYLE N:n (käyttöluvan haltija) valvonta siirretään ja johto siten vaihtuu, mikä osoittaa, että käyttöluvan haltijana toimivan yrityksen johtoa sitoivat myös sopimuksen ehdot. Vastaavasta tapauksesta on kyse, jos asiamies tai edustaja ja hakija ovat erillisiä oikeushenkilöitä, mutta todisteista käy ilmi, että sama luonnollinen henkilö valvoo, johtaa tai ohjaa niitä. Edellä esitettyjen syiden vuoksi on asianmukaista nostaa yrityssalaisuuden verhoa ja soveltaa 8 artiklan 3 kohtaa kyseisiin tapauksiin. 4.3 Hakemus ilman haltijan suostumusta Vaikka haltijan suostumuksen puuttuminen on välttämätön edellytys 8 artiklan 3 kohdan soveltamiselle, väitteentekijän ei tarvitse toimittaa todisteita siitä, että asiamiehellä ei ollut lupaa tehdä yhteisön tavaramerkkihakemusta. Pelkkä ilmoitus siitä, että hakemus tehtiin ilman suostumusta, tavallisesti riittää. Tämä johtuu siitä, että väitteentekijän ei voida odottaa todistavan kielteistä tosiseikkaa, kuten suostumuksen puuttumista. Näissä tapauksissa todistustaakka käännetään ja hakijan on todistettava, että hakemukseen oli valtuudet, tai annettava joitakin muita perusteluja toimilleen. Koska lakisääteiselle haltijalle on tarjottava tehokasta suojaa asiamiestensä valtuuttamattomilta toimilta, 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen pitäisi evätä vain, jos haltijan suostumus on riittävän selvä, täsmällinen ja varaukseton (ks. esimerkiksi tuomio 6.9.2006, T-6/05, First Defense (I), 40 kohta). Vaikka siis haltija on nimenomaisesti antanut luvan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekemiseen, sen suostumusta ei voida katsoa riittävän selväksi, jos se ei ole myös nimenomaisesti täsmentänyt, että hakemus voi olla asiamiehen nimissä. Päätös 7.7.2003, R 336/2001-2, GORDON and SMITH (kuvamerkki) Kun otetaan huomioon se, miten suuri merkitys on sillä suostumuksesta aiheutuvalla seurauksella, että pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien haltijoilla ei enää ole kyseistä yksinoikeutta eli oikeutta, jonka nojalla tavaramerkkien haltijat voivat määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA:ssa, on katsottava, että suostumuksen on oltava ilmaistu tavalla, josta varmalla tavalla selviää haltijan tahto luopua tästä oikeudestaan (18 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 14
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Samoin vaikka haltija olisi nimenomaisesti antanut luvan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekemiseen, sen suostumusta ei voida katsoa riittävän täsmälliseksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa varten, jos ei ole osoitusta tietyistä merkeistä, joista hakijalla on lupa tehdä hakemus yhteisön tavaramerkeiksi. Yleisesti on helpompaa arvioida, onko haltija antanut luvan hakemiselle, jos ehtoja, joiden nojalla asiamies tai edustaja voi hakea yhteisön tavaramerkkiä, säännellään asianmukaisesti sopimuksen nojalla tai niistä annetaan joitakin muita suoria todisteita (kirjeitä, kirjallisia esityksiä jne.). Useimmissa tapauksissa tällaiset todisteet riittävät osoittamaan, onko haltija antanut nimenomaisen suostumuksensa vai onko hakija ylittänyt valtuutuksensa rajat. Muissa tapauksissa sopimusta ei joko ole tai sen aihe ei ole asianmukainen. Vaikka 8 artiklan 3 kohdan sanamuoto on periaatteessa riittävän laaja sisältämään hiljaisen tai implisiittisen suostumuksen, tällaiseen suostumukseen pitäisi viitata vain, jos todisteet haltijan aikomuksista ovat riittävän selkeät. Jos nimenomaisen tai implisiittisen valtuutuksen olemassaolosta ei ole mitään todisteita, voidaan yleisesti olettaa, että suostumusta ei ole. Riippumatta siitä, mitä implisiittiseen suostumukseen viittaavat epäsuorat osoitukset ja todisteet osoittavat, kaikki moniselitteisyys tai epäilys on tulkittava väitteentekijän eduksi, koska tavallisesti on sangen vaikeaa arvioida, onko kyseinen suostumus riittävän selkeä ja yksiselitteinen. Esimerkiksi pelkästään se, että haltija suvaitsi asiamiehen nimiin tehtyjä valtuuttamattomia hakemuksia kolmansilla oikeudenkäyttöalueilla, ei voi yksinään johtaa hakijan perusteltuihin odotuksiin siitä, että haltija ei vastustaisi yhteisön tavaramerkkihakemuksenkaan tekemistä. Päätös 31.1.2001, B 140 006, GORDON ja SMITH (kuvamerkki) (vahvistettu päätöksellä 7.7.2003, R 336/2001-2) Pelkästään se, että väitteentekijät eivät ole välittömästi vastustaneet hakijan toimia tavaramerkin rekisteröimiseksi saatuaan ilmoituksen asiasta, ei tarkoita suostumusta. Se, että haltija suvaitsee sopimuksen rajojen ulkopuolista toimintaa (kuten merkin käyttöä) ei tarkoita sitä, että yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekeminen ei rikkoisi vakiintunutta luottamusvelvoitetta, jos suostumus ei ole selvä, täsmällinen ja ehdoton. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 15
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Yhdistetyt asiat T-537/10 ja T-538/10, FAGUMIT Hakija (yhteisön tavaramerkin haltija mitättömyysmenettelyssä) keskittyi perusteluissaan merkin haltijan väitetysti antamaan suostumukseen. Tuomioistuin katsoi (kuten valituslautakuntakin), että merkin rekisteröintiä edustajan tai asiamiehen nimiin varten annettavan suostumuksen on oltava selvä, täsmällinen ja ehdoton (22 23 kohta). Yhteisön tavaramerkin haltijan esittämää asiakirjaa ei voida katsoa suostumukseksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan merkityksessä (28 kohta). Yhteisön tavaramerkin haltijaa ei mainittu asiakirjassa, eikä siinä viitattu mahdollisuuteen rekisteröidä merkki tavaramerkiksi. Yhteisön tavaramerkin haltija ei voi luottaa siihen, että peruutuksen hakija ei vastusta sitä, että muut kuin asiakirjassa tarkoitetut yritykset käyttävät merkkiä. Merkkien käyttö tapahtui peruutuksen hakijan valmistamien tavaroiden myyntiin saattamisen aikana. Tällainen käyttö kuuluu kuitenkin peruutuksen hakijan ja sen tavaroiden jakelijoiden välisen yhteistyön logiikkaan, eikä se osoita minkäänlaista merkin hylkäämistä, joka mahdollistaisi sen, että kuka tahansa voisi hakea merkin tai sen hallitsevan osatekijän rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi (27 kohta). Vaikka haltijan suostumuksen katsottaisiin olevan selvä, täsmällinen ja ehdoton, on määritettävä, kestääkö kyseinen suostumus haltijan vaihtumisen omaisuuden myynnin myötä. Tuomio 6.9.2006, T-6/05, FIRST DEFENSE (I) Yleinen tuomioistuin lähetti tällaisen asian takaisin valituslautakuntaan, jotta se määrittäisi, kestäisikö yhteisön tavaramerkin hakijan saama suostumus aikaisemman tavaramerkin haltijan omaisuuden hankinnan ja sitoisiko kyseinen suostumus vielä uutta tavaramerkin haltijaa Yhdysvalloissa merkin rekisteröinnin hakupäivänä. Jos suostumus ei enää sitoisi väitteentekijää, yleinen tuomioistuin totesi, että lautakunnan pitäisi sitten määrittää, onko hakijalla pätevät perustelut, joilla voitaisiin korvata kyseisen suostumuksen puuttuminen. 4.4 Hakijan perustelujen puuttuminen Kuten edellä on mainittu, todistustaakka käännetään, koska väitteentekijä ei pysty todistamaan suostumuksen puuttumista, ja hakijan on osoitettava, että haltija on antanut luvan hakemuksen tekemiseen. Vaikka tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa käsitellään haltijan suostumuksen puutetta ja hakijan pätevien perustelujen puuttumista kahtena erillisenä edellytyksenä, nämä vaatimukset menevät suurelta osin päällekkäin siinä määrin, että jos hakija toteaa, että hakemuksen tekeminen perustui johonkin siitä tehtyyn sopimukseen tai yhteisymmärrykseen, sen on myös annettava toimistaan pätevät todisteet. Hakija voi lisäksi vedota mihin tahansa muihin olosuhteisiin, jotka osoittavat, että yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekeminen sen omiin nimiin oli perusteltua. Jos suorasta suostumuksesta ei kuitenkaan ole todisteita, vain poikkeukselliset syyt hyväksytään päteviksi perusteluiksi, jotta voitaisiin välttää haltijan oikeutettujen etujen rikkominen ilman riittäviä osoituksia siitä, että sen aikomuksena oli antaa asiamiehen tehdä hakemus omiin nimiinsä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 16
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Voisi esimerkiksi olla mahdollista viitata siihen, että haltija on hiljaisesti suostunut hakemuksen tekemiseen, jos se ei reagoi kohtalaisessa ajassa sen jälkeen, kun hakija on ilmoittanut aikovansa hakea yhteisön tavaramerkkiä omiin nimiinsä. Sellaisessakaan tapauksessa ei kuitenkaan voitaisi olettaa, että haltija on antanut hakemukselle luvan, jos asiamies ei olisi tehnyt haltijalle riittävän selväksi etukäteen, kenen nimiin se tekisi hakemuksen. Toinen pätevän perustelun tapaus voisi olla se, että haltija saa asiamiehen uskomaan, että se on hylännyt merkin tai että se ei ole enää kiinnostunut hankkimaan tai säilyttämään mitään oikeuksia kyseessä olevalla alueella esimerkiksi keskeyttämällä merkin käytön suhteellisen pitkäksi ajaksi. Se, että haltija ei halua käyttää rahaa tavaramerkkinsä rekisteröintiin, ei anna asiamiehelle oikeutta toimia omasta aloitteestaan, koska haltija saattaisi edelleen olla kiinnostunut käyttämään tavaramerkkiään alueella, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Tällaista liiketoimintapäätöstä ei voida itsessään pitää merkkinä siitä, että haltija on luopunut oikeuksista merkkiinsä. Yksinomaan hakijan taloudellisiin etuihin liittyviä perusteluja, kuten sitä, että investointeja on suojattava perustamalla paikallinen jakeluverkosto ja edistämällä merkkiä asiaankuuluvalla alueella, ei voida katsoa päteviksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa varten. Hakija ei voi myöskään väittää puolustuksekseen, että sillä on oikeus taloudelliseen korvaukseen toimenpiteistään ja kuluistaan, jotka liittyvät merkin mainearvon rakentamiseen. Vaikka kyseinen korvaus olisikin hyvin ansaittu tai siitä olisi nimenomaan määrätty asiamiessopimuksessa, hakija ei voi käyttää merkin rekisteröintiä omiin nimiinsä tapana saada rahaa väitteentekijältä tai taloudellisen korvauksen sijasta, vaan sen pitäisi yrittää selvittää riita haltijan kanssa joko sopimalla tai vaatimalla vahingonkorvauksia. Päätös 4.10.2011, 4443 C, CELLO Päätös 10.1.2011, 3253 C, MUSASHI (kuvamerkki) Perustelusta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkihakemus tehtiin suojaamaan EU:ssa merkin mainearvoa, joka oli saatu aikaan vain jakelijan kaupankäyntitoimien tuloksena, mitätöintiosasto totesi, että se seikka, että jakelija (yksinomainen tai muu) kehittää haltijan tavaramerkin mainearvoa sille osoitetulla alueella, on osa sen tavallisia jakelijan velvollisuuksia eikä voi olla itsessään ja muiden olosuhteiden puuttuessa pätevä perustelu sille, että jakelija käyttää hyväkseen haltijan merkkiä. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen tehneen osapuolen taloudellisia vaatimuksia koskevasta perustelusta ja sen väitteestä, että se on oikeutettu taloudelliseen korvaukseen luvasta, jonka nojalla merkki saa suojan EU:n tasolla ja että se voitaisiin siirtää mitätöinnin hakijalle, katsottiin, että se ei voi olla pätevä perustelu 8 artiklan 3 kohdan merkityksessä. Vaikka korvaus olisikin ansaittu, yhteisön tavaramerkin haltija ei voi käyttää merkin rekisteröintiä omiin nimiinsä keinona saada maksuja (mitätöinnin hakijalta) (47 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 17
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Päätös 7.7.2003, R 336/2001-2, GORDON ja SMITH (kuvamerkki) Toimenpidettä, joka vaarantaa tavaramerkin haltijan edut, kuten tavaramerkkihakemuksen tekeminen asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan suostumusta, ja jonka tavoitteena on ainoastaan suojata asiamiehen tai edustajan omat edut, ei katsota perustelluksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa varten. Sama koskee hakijan toista perustelua, jonka mukaan sen tekeminen oli perusteltua, koska se kattoi rekisteröintikustannukset. Tavaramerkin haltijan edut eivät voi olla vähemmän tärkeitä kuin asiamiehen tai edustajan taloudelliset kustannukset. Se, että väitteentekijä ei ehkä halua aiheuttaa itselleen mitään taloudellisia kustannuksia tavaramerkin rekisteröinnistä, ei automaattisesti anna asiamiehelle tai edustajalle oikeutta jatkaa tavaramerkin rekisteröintiä omiin nimiinsä. Tämä rikkoisi asiamiehen tai edustajan velvoitetta luottamukseen ja lojaaliuteen tavaramerkin haltijaan nähden (24 kohta). 4.5 Identtisiä merkkejä laajempi sovellettavuus tavarat ja palvelut Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkihakemusta ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä. Tällaisesta yksiselitteisestä viittauksesta haltijan tavaramerkkiin saa ensi näkemältä vaikutelman, että haettavan yhteisön tavaramerkin on oltava sama kuin aikaisempi merkki. Siksi tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen tulkinta johtaisi siihen, että sen soveltaminen on mahdollista vain, jos asiamies tai edustaja aikoo rekisteröidä haltijan merkin kanssa identtisen merkin. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa ei myöskään viitata tavaroihin ja palveluihin, joista hakemus on tehty ja joiden osalta aikaisempi merkki on suojattu, ja siten siinä ei anneta ohjeita siitä, mikä täsmällinen suhde asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen välillä pitäisi olla, jotta artiklaa sovellettaisiin. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen yksinomaan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen identtisiin merkkeihin tekisi tästä säännöksestä suurelta osin tehottoman, koska sen nojalla hakija voisi välttää sen seuraukset pelkästään tekemällä vähäisiä muutoksia joko aikaisempaan merkkiin tai tavaroiden ja palvelujen eritelmiin. Siinä tapauksessa haltijan edut heikkenisivät huomattavasti erityisesti, jos aikaisempi merkki olisi jo käytössä ja hakijan tekemät muunnelmat eivät olisi riittävän huomattavia epäselvyyksien poistamiseksi. Jos hakemuksen annettaisiin lisäksi edetä rekisteröintiin huolimatta sen samankaltaisuudesta aikaisemman merkin kanssa, hakija voisi estää alkuperäistä haltijaa tekemästä aikaisemman merkin rekisteröintejä ja/tai käyttämästä sitä myöhemmin EU:ssa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan 1 kohdan tai kansallisen lainsäädännön vastaavien säännösten nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 18
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Yhteenvetona voidaan sanoa, että kun haltijaa on suojattava tehokkaasti sen edustajien epäasianmukaisilta käytännöiltä, on vältettävä tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan rajoittavaa tulkintaa. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa on näin ollen sovellettava silloin, kun asiaankuuluvat merkit ovat identtisiä mutta myös silloin, kun edustajan tai asiamiehen hakemuksen kohteena oleva merkki toistaa olennaisilta osin aikaisemman merkin vähäisin muutoksin, lisäyksin tai poistoin, jotka eivät vaikuta ratkaisevasti sen erottumiskykyyn, ja kun ristiriidassa olevat tavarat ja palvelut liittyvät tiiviisti toisiinsa tai ovat kaupallisesti vastaavia. Toisin sanoen loppujen lopuksi tärkeää on se, että yleisö saattaa pitää hakijan tavaroita tai palveluja ˮluvan saaneina tuotteina, joiden laadun väitteentekijä edelleen jotenkin takaa ja jotka väitteentekijän olisi voinut kohtuullisesti olettaa saattavan myyntiin aikaisemman merkin nojalla suojattuina tavaroina ja palveluina. Seuraavat ovat esimerkkejä ristiriidassa olevista merkeistä, joista virasto katsoi, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa voidaan soveltaa. Aikaisempi merkki Yhteisön tavaramerkkihakemus FIRST DEFENSE (kaksi aikaisempaa oikeutta Yhdysvalloissa) Päätös 4.5.2009, R 0493/2002-4, First Defense (II) Päätös 13.4.2011, T-262/09, FIRST DEFENSE (II) Päätös 3.5.2012, R 1642/2011-2, Maritime Acopafi (kuvamerkki) Päätös 3.8.2010, R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (kuvamerkki) BERIK (sanamerkki) (kaksi aikaisempaa oikeutta) Päätös 3.8.2010, R 1231/2009-2, BERIK (kuvamerkki) BERIK (sanamerkki) (kaksi aikaisempaa oikeutta) NORAXON Päätös 19.6.1999, B 3 436, NORAXON Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 19
miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus Aikaisempi merkki Yhteisön tavaramerkkihakemus APEX Päätös 26.9.2001, B 150 955 ja B 170 789, APEX Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 20