OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 1 REKISTERÖINNIN MUUTOKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 1

2 Sisältö 1 Luopuminen Yleiset periaatteet Oikeusvaikutus Muodolliset edellytykset Lomake Kieli Maksut Luopumisilmoituksen pakolliset tiedot Osittainen luopuminen Allekirjoitus Edustus, valtakirja Edellytykset tapauksissa, joissa on rekisteröity käyttölupa tai jokin muu oikeus yhteisön tavaramerkkiin Tutkinta Toimivalta Rekisteriin merkitseminen tai hylkääminen Tavaramerkin muuttaminen Yleiset periaatteet Muodolliset edellytykset Lomake ja kieli Maksut Pakolliset tiedot Muuttamisen sisällölliset edellytykset Esimerkkejä hyväksyttävistä muutoksista Esimerkkejä muutoksista, joita ei voitu hyväksyä Julkaiseminen Nimen tai osoitteen muuttaminen Yhteismerkin käyttömääräysten muuttaminen Muutettujen käyttömääräysten rekisteröinti Jakaminen Yleiset säännökset Muodolliset edellytykset Lomake ja kieli Maksut Pakolliset tiedot Rekisteröinti Uusi asiakirjavihko, julkaiseminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 2

3 6 Aiemmuuden vaatiminen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen Yleiset periaatteet Oikeusvaikutus Muodolliset edellytykset Lomake Kieli Maksut Pakolliset tiedot Tutkinta Sisällön tutkinta Kolme samanlaisuutta koskevaa vaatimusta Yhdenmukaistetut aiemmuutta koskevat tiedot Rekisteröinti ja julkaiseminen Aiemmuutta koskevien vaatimusten peruuttaminen Yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 3

4 1 Luopuminen Tavaramerkkiasetuksen 50 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 36 sääntö 1.1 Yleiset periaatteet Yhteisön tavaramerkin haltija voi luopua tavaramerkistä joko kokonaan tai osittain milloin tahansa sen rekisteröinnin jälkeen. Luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti virastolle. (Tietoa yhteisön tavaramerkkihakemusten peruuttamisesta ennen rekisteröintiä on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 1, Menettelyt, kohdassa 5.1.) 1.2 Oikeusvaikutus Tavaramerkkiasetuksen 50 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 36 sääntö Luopumisen oikeusvaikutus alkaa sinä päivänä, jona se merkitään yhteisön tavaramerkkirekisteriin (jäljempänä rekisteri ). Luopumisen rekisteröinti voidaan keskeyttää muun vireillä olevan menettelyn aikana (ks. jäljempänä kohta 1.4.1). Haltijan oikeudet rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin, samoin kuin käyttöluvan haltijoiden ja muiden tavaramerkkioikeuksien haltijoiden oikeudet, lakkaavat siitä ajankohdasta alkaen, jona luopuminen merkitään rekisteriin. Luopumisella ei siten ole taannehtivaa vaikutusta. Luopumisella on menettelyllisiä ja aineellisia vaikutuksia. Menettelyn kannalta tarkasteltuna yhteisön tavaramerkki lakkaa olemasta, kun luopuminen on merkitty rekisteriin, ja siihen liittyvät menettelyt virastossa päättyvät. Luopumisen aineelliset vaikutukset kolmansiin osapuoliin nähden merkitsevät sitä, että yhteisön tavaramerkin haltija luopuu kaikista tavaramerkistään johtuvista oikeuksista tulevaisuudessa. Luopumisilmoitus sitoo ilmoittajaa rekisteröintimenettelyn aikana edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: a) Virastoon ei saavu ilmoituksen peruutusta samana päivänä, jona se on saanut luopumisilmoituksen. Tämä tarkoittaa, että jos luopumisilmoitus ja kirje, jossa luopuminen peruutetaan, saapuvat virastoon samana päivänä (täsmällisestä vastaanottoajankohdasta riippumatta), ne kumoavat toisensa. Kun ilmoituksesta tulee pätevä, sitä ei voida peruuttaa. b) Ilmoitus täyttää kaikki muodolliset edellytykset, etenkin jäljempänä kohdassa esitetyt. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 4

5 1.3 Muodolliset edellytykset Lomake Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79, 79 a, 80 ja 82 sääntö Viraston pääjohtajan päätös nro EX Haltijan on ilmoitettava luopumisesta virastolle kirjallisesti. Ilmoitukseen sovelletaan tiedoksiantoa virastolle koskevia yleisiä sääntöjä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 1, Viestintätavat ja määräajat). Luopumisilmoitus on pätemätön, jos se sisältää ehtoja tai määräaikoja. Ilmoitusta ei esimerkiksi voida tehdä sillä ehdolla, että virasto tekee tietyn päätöksen tai inter partes -menettelyssä toinen osapuoli tekee menettelyä koskevan ilmoituksen. Esimerkiksi menettämis- ja mitätöintimenettelyn aikana tavaramerkkiä ei voida luovuttaa (osittain) sillä ehdolla, että menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen esittäjä peruuttaa vaatimuksensa. Tämä ei kuitenkaan estä osapuolia sopimasta asiasta keskenään tai sitä, että molemmat osapuolet pyytävät peräkkäisiä toimia (esimerkiksi tavaramerkistä luopumista ja menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen peruuttamista) samassa virastolle lähettämässään kirjeessä Kieli Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön b alakohta Tavaramerkkiasetuksen 119 artiklan 2 kohta Luopumisilmoitus on tehtävä jollakin viraston viidestä kielestä Maksut Luopumisilmoituksesta ei peritä maksua Luopumisilmoituksen pakolliset tiedot Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 36 säännön 1 kohta Luopumisilmoituksessa on oltava tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 36 säännön 1 kohdassa tarkoitetut tiedot eli yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero yhteisön tavaramerkin haltijan nimi ja osoite tai pelkästään haltijan SMHVtunnistenumero jos luopuminen koskee ainoastaan joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, joko ne tavarat ja palvelut, joita luopumisilmoitus koskee, tai maininta niistä tavaroista ja palveluista, joita varten Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 5

6 tavaramerkin rekisteröinti pysyy voimassa tai molemmat (ks. jäljempänä kohta 1.3.5, Osittainen luopuminen) Osittainen luopuminen Yhteisön tavaramerkistä voidaan luopua osittain eli joidenkin sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Osittainen luopuminen on voimassa vasta sinä päivänä, jona se merkitään rekisteriin. Jotta osittainen luopuminen voitaisiin hyväksyä, sen on täytettävä seuraavat kaksi tavaroihin ja palveluihin liittyvää ehtoa: a) uusi sanamuoto ei saa merkitä tavaroiden ja palvelujen luettelon laajentamista b) osittaisessa luopumisessa on kuvattava tavarat ja palvelut pätevästi. Lisätietoa hyväksyttävistä rajoituksista on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 3, Luokitus Allekirjoitus Jollei tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79 säännössä muuta säädetä, yhteisön tavaramerkin haltijan tai hänen asianmukaisesti nimeämän edustajansa (ks. jäljempänä kohta 1.3.7) on allekirjoitettava luopumisilmoitus. Jos ilmoitus toimitetaan virastolle sähköisesti, lähettäjän nimen katsotaan vastaavan allekirjoitusta. Jos virastolle lähetetään ilmoitus, jota ei ole allekirjoitettu, virasto kehottaa asianomaista osapuolta korjaamaan puutteen kahden kuukauden määräajassa. Jos puutetta ei korjata asetetussa määräajassa, luopuminen hylätään Edustus, valtakirja Yhteisön tavaramerkin haltijan, joka tekee luopumisilmoituksen, edustamiseen sovelletaan tavanomaisia edustusta koskevia sääntöjä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus). Tavaramerkkiasetuksen nojalla tässä yhteydessä ei sovelleta tietyissä jäsenvaltioissa voimassa olevia menettelysääntöjä, joiden mukaan valtakirja ei käsitä oikeutta ilmoittaa tavaramerkistä luopumisesta, ellei sitä ole nimenomaisesti yksilöity valtakirjassa Edellytykset tapauksissa, joissa on rekisteröity käyttölupa tai jokin muu oikeus yhteisön tavaramerkkiin Luopumista ei voida rekisteröidä, jos kolmansilla osapuolilla on rekisteröityjä oikeuksia yhteisön tavaramerkkiin (kuten käyttölupia, esineoikeuksia jne.), elleivät tietyt lisäedellytykset täyty. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 6

7 Jos käyttölupa tai jokin muu oikeus yhteisön tavaramerkkiin on merkitty rekisteriin, sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia. a) Jos käyttölupa tai esineoikeus on merkitty rekisteriin, yhteisön tavaramerkin haltijan on esitettävä riittävät todisteet siitä, että se on ilmoittanut käyttöluvan tai esineoikeuden ym. haltijalle aikeestaan luopua tavaramerkistä. Jos haltija osoittaa virastolle, että käyttöluvan tai esineoikeuden haltija tms. on antanut suostumuksensa luopumiseen, luopuminen merkitään rekisteriin heti kyseisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Jos yhteisön tavaramerkin haltija esittää pelkästään todisteita siitä, että se on ilmoittanut käyttöluvan tai esineoikeuden haltijalle aikeestaan luopua tavaramerkistä, virasto ilmoittaa haltijalle, että luopuminen merkitään rekisteriin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun virasto on saanut todisteet (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 36 säännön 2 kohta). Virasto pitää jäljennöstä haltijan käyttöluvan tai esineoikeuden haltijalle lähettämästä ilmoituksesta riittävänä todisteena. Tämä edellyttää, että on kohtuullisen todennäköistä, että ilmoitus on tosiasiallisesti lähetetty käyttöluvan tai esineoikeuden haltijalle ja että tämä on vastaanottanut sen. Sama pätee käyttöluvan tai esineoikeuden haltijan allekirjoittamaan kirjalliseen vakuutukseen siitä, että sille on ilmoitettu luopumisaikeesta. Haltijan valaehtoista todistusta ei tarvita. Tavaramerkkiasetuksen 50 artiklan 3 kohdassa käytetty käsite todistaa ei viittaa täyteen varmuuteen vaan kohtuulliseen todennäköisyyteen, kuten käy ilmi säännöksen muista kieliversioista (50 artiklan 3 kohdan ranskankielisessä versiossa justifie, italiankielisessä dimostra ja saksankielisessä glaubhaft macht ). Asiakirjat voidaan toimittaa jollakin Euroopan unionin 23 virallisesta kielestä. Virasto voi kuitenkin vaatia niiden kääntämistä kielelle, joka on valittu luopumisilmoitusta varten, tai ilmoittajan valinnan mukaan jollekin viraston viidestä kielestä. Jos todisteita ei esitetä tai ne ovat riittämättömiä, virasto pyytää esittämään ne tai täydentämään niitä kahden kuukauden määräajassa. b) Jos rekisteriin on merkitty pakkotäytäntöönpano, luopumisilmoitukseen on liitettävä pakkotäytäntöönpanon osalta toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta luopumiseen (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, 4 luku, Pakkotäytäntöönpano). c) Jos rekisteriin on merkitty maksukyvyttömyysmenettely tai vastaava menettely, selvittäjän on pyydettävä luopumisilmoitusta (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, 5 luku, Maksukyvyttömyysmenettely tai vastaavat menettelyt). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 7

8 1.4 Tutkinta Toimivalta Virasto on toimivaltainen tutkimaan luopumisilmoituksen. Jos luopumisilmoitus (tai ilmoitus osittaisesta luopumisesta, joka koskee kaikkia tavaroita ja/tai palveluja, joihin kohdistuu menettämis- tai mitätöintivaatimus) tehdään luopumisen kohteena olevasta tavaramerkistä vireillä olevan menettämis- tai mitättömyysmenettelyn aikana, asiasta ilmoitetaan kyseiselle osastolle (esimerkiksi mitätöintiosastolle), ja virasto keskeyttää luopumisen rekisteröinnin. Mitätöintiosasto kehottaa mitätöintivaatimuksen esittäjää ilmoittamaan, haluaako se jatkaa menettelyä. Jos esittäjä haluaa jatkaa menettelyä, menettämis- tai mitätöintimenettely jatkuu, kunnes asiapäätös on tehty. Kun menettämisestä tai mitättömyydestä on tehty lopullinen päätös, luopuminen rekisteröidään vain niiden tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, joiden yhteydessä riitautettua yhteisön tavaramerkkiä ei ole mahdollisesti menetetty tai julistettu mitättömäksi (ks. tuomio , C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 39 kohta; päätös , R 0463/ MAGENTA, kohta ja päätös , R 2264/ SHAKEY S ). (Ks. ohjeiden osa D, Menettäminen ja mitätöinti, jakso 1, Menettämistä tai mitätöintiä koskevat menettelyt, kohta 7.3). Jos yhteisön tavaramerkistä on vireillä valitus valituslautakunnassa, sen toimivaltainen jaosto päättää luopumisesta. Jos yhteisön tavaramerkistä on vireillä asia unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa, luopumisilmoitus on tehtävä virastolle (eikä edellä mainituille tuomioistuimille). Virasto ilmoittaa unionin yleiselle tuomioistuimelle tai unionin tuomioistuimelle siitä, pitääkö se luopumista hyväksyttävänä ja pätevänä. Luopumismenettely kuitenkin keskeytetään, kunnes unionin yleinen tuomioistuin tai unionin tuomioistuin on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen (ks. vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ) Rekisteriin merkitseminen tai hylkääminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 87 sääntö Jos ilmoituksessa havaitaan puutteita, virasto antaa ilmoittajalle kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet. Jos puutteita, jotka on saatettu ilmoittajan tietoon, ei korjata asetetussa määräajassa, virasto hylkää pyynnön luopumisen merkitsemisestä rekisteriin kokonaisuudessaan. Jos virasto merkitsee luopumisen rekisteriin, se ilmoittaa asiasta vastaavasti yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kaikille kyseisen tavaramerkin osalta rekisteriin merkityille oikeudenhaltijoille. Kun virasto ilmoittaa osittaisen luopumisen merkitsemisestä rekisteriin, vahvistuskirjeeseen sisältyy jäljennös uudesta tavaroiden ja palvelujen luettelosta menettelyn kielellä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 8

9 2 Tavaramerkin muuttaminen 2.1 Yleiset periaatteet Tavaramerkkiasetuksen 48 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 sääntö Tässä ohjeiden jaksossa ja edellä mainituissa säännöksissä käsitellään yksinomaan sellaista yhteisön tavaramerkin muuttamista, jota haltija pyytää omasta halustaan. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen ja rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin muuttaminen eroavat toisistaan. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen muuttamisesta säädetään tavaramerkkiasetuksen 43 artiklassa sekä tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 ja 26 säännössä. Rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin muuttamisesta taas säädetään tavaramerkkiasetuksen 48 artiklassa sekä tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 ja 26 säännössä (lisätietoa yhteisön tavaramerkkihakemuksen muuttamisesta on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta). Tätä jaksoa ei sovelleta virastosta aiheutuneiden tavaramerkin rekisteritiedoissa tai rekisteröinnistä julkaistavissa tiedoissa olevien ilmeisten virheiden korjaamiseen. Virasto oikaisee tällaiset virheet ex officio tai haltijan pyynnöstä tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 14 ja 27 säännön mukaisesti (lisätietoja on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jaksossa 6, Päätösten kumoaminen, rekisterimerkintöjen poistaminen ja virheiden korjaaminen). Asetuksissa säädetään mahdollisuudesta hakea tavaramerkin esityksen muuttamista (tavaramerkin muuttamista), mikäli muutos koskee haltijan nimeä ja osoitetta ja mikäli se ei vaikuta huomattavasti tavaramerkin tunnistamiseen sellaisena kuin se on alun perin rekisteröity. Asetuksissa ei säädetä mahdollisuudesta muuttaa muita yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin osia. 2.2 Muodolliset edellytykset Lomake ja kieli Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan 2 kohta Hakemus tavaramerkin, toisin sanoen sen esityksen, muuttamisesta on tehtävä virastolle kirjallisesti jollakin viraston viidestä kielestä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 9

10 2.2.2 Maksut Maksuasetuksen 2 artiklan 25 kohta Hakemuksesta peritään 200 euron maksu. Pyyntöä ei katsota tehdyksi ennen kuin maksu on suoritettu (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen) Pakolliset tiedot Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 säännön 1 kohta Hakemuksessa rekisteröinnin muuttamiseksi on oltava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero yhteisön tavaramerkin haltijan nimi ja osoite tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos haltijalle on aiemmin annettu viraston tunnistenumero, riittää, että ilmoitetaan tunnistenumero ja haltijan nimi. maininta siitä, mitä tavaramerkin esityksen kohtaa on tarkoitus muuttaa, ja kyseinen kohta muutettuna muutettu merkin esitys, joka täyttää tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 3 säännössä esitetyt muodolliset edellytykset. Yhdellä muutoshakemuksella voidaan hakea usean yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin muuttamista, edellyttäen että sekä yhteisön tavaramerkin haltija että muutettava osatekijä ovat samat kaikissa tapauksissa. Maksu on kuitenkin suoritettava jokaisesta muutettavasta rekisteröinnistä. 2.3 Muuttamisen sisällölliset edellytykset Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan 2 kohdassa sallitaan tavaramerkin kuvauksen muuttaminen vain hyvin rajoitetuissa tapauksissa, nimittäin vain, kun yhteisön tavaramerkki sisältää haltijan nimen ja osoitteen ja muutosta haetaan näiden osalta ja muutos ei vaikuta huomattavasti tavaramerkin tunnistamiseen sellaisena kuin se on alun perin rekisteröity. Tähän sovelletaan tiukkoja sääntöjä: Jos haltijan nimi tai osoite kuuluu tavaramerkin erottamiskykyisiin osiin, esimerkiksi siten, että se on osa sanamerkkiä, muuttaminen ei ole mahdollista, koska se vaikuttaisi huomattavasti tavaramerkin tunnistamiseen. Poikkeus voidaan hyväksyä vain tavanomaisissa lyhenteissä, jotka liittyvät yrityksen oikeudelliseen rakenteeseen. Tavaramerkin muuttaminen on mahdollista vain, jos yhteisön tavaramerkin haltijan nimi tai osoite esiintyy kuviomerkissä, esimerkiksi pullon Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 10

11 etiketissä, toissijaisena osatekijänä pienin kirjaimin. Tällaisia osatekijöitä ei tavallisesti otettaisi huomioon määritettäessä suojan alaa tai käyttöä koskevan vaatimuksen täyttymistä. Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan tarkoituksena on nimenomaisesti estää sellainen rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin muuttaminen, joka voisi vaikuttaa sen suojan alaan tai käyttöä koskevan vaatimuksen arviointiin, niin että muuttaminen vaikuttaisi kolmansien osapuolten oikeuksiin. Mitään muuta tavaramerkin osatekijää ei saa muuttaa, vaikka kyseessä olisi vain pullon etiketissä pienin kirjaimin esiintyvä toissijainen osatekijä, joka on luonteeltaan kuvaileva, kuten merkintä viinin alkoholiprosentista. Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan 2 kohdassa ei myöskään sallita tavaroiden ja palvelujen luettelon muuttamista (ks. päätös , R 0585/ SAGA, 16 kohta). Rekisteröinnin jälkeen tavaroiden ja palvelujen luetteloa voidaan muuttaa vain tavaramerkkiasetuksen 50 artiklassa säädetyn osittaisen luopumisen kautta (ks. edellä kohta 1.3.5) Esimerkkejä hyväksyttävistä muutoksista MERKKI, SELLAISENA KUIN SE ON REKISTERÖITY EHDOTETTU MUUTOS Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 11

12 2.3.2 Esimerkkejä muutoksista, joita ei voitu hyväksyä MERKKI SELLAISENA KUIN SE ON REKISTERÖITY EHDOTETTU MUUTOS Yhteisön tavaramerkki ROTAM INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY ROTAM INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY Yhteisön tavaramerkki MINADI MINADI Occhiali MINADI Yhteisön tavaramerkki CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE Yhteisön tavaramerkki SLITONE ULTRA SLITONEULTRA Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 12

13 MERKKI SELLAISENA KUIN SE ON REKISTERÖITY EHDOTETTU MUUTOS Yhteisön tavaramerkki Kaikissa tapauksissa ehdotettu muutos hylättiin, koska se vaikuttaa huomattavasti yhteisön tavaramerkin tunnistamiseen sellaisena kuin se on alun perin rekisteröity (tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan 2 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan 2 kohdassa sallitaan vain rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin sisältämän haltijan nimen ja osoitteen muuttaminen edellyttäen, ettei se vaikuta huomattavasti tavaramerkin tunnistamiseen. 2.4 Julkaiseminen Jos rekisteröintiä voidaan muuttaa, muutos rekisteröidään ja julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehden osassa C.3.4. Julkaisu sisältää yhteisön tavaramerkin esityksen sellaisena kuin se on muutettuna. Kolmen kuukauden kuluessa muutoksen julkaisemisesta kolmannet osapuolet, joiden oikeuksiin muuttaminen voi vaikuttaa, voivat riitauttaa muutoksen rekisteröinnin. Tähän menettelyyn sovelletaan soveltuvin osin väitemenettelyä koskevia säännöksiä. 3 Nimen tai osoitteen muuttaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 ja 84 sääntö Rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijan tai hänen edustajansa nimeä, osoitetta tai kansallisuutta voidaan muuttaa. Hakemus muutoksen rekisteröimisestä on tehtävä jollakin viraston viidestä kielestä. Muutos merkitään rekisteriin ja julkaistaan. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön mukaan haltijan tai hänen edustajansa nimeä, mukaan lukien mainintaa oikeudellisesta muodosta, ja osoitetta voidaan muuttaa vapaasti, edellyttäen että haltijan nimen osalta muutos ei johdu luovutuksesta edustajan nimen osalta edustajaa ei korvata toisella. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan mukaisesti maininta oikeushenkilön rekisteröintivaltiosta tai kansallisuudesta voidaan myös muuttaa tai lisätä edellyttäen, ettei se johdu luovutuksesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 13

14 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 1 kohdassa tarkoitettu haltijan nimen muutos on muutos, joka ei vaikuta haltijan henkilöllisyyteen, kun taas luovutus on muutos, jossa haltija vaihtuu toiseksi. Sellaisissa tapauksissa, joissa on epäselvää, kuuluuko muutos tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan soveltamisalaan, sovellettavasta menettelystä on lisätietoja ohjeiden osassa E, Rekisteröintitoimet, jaksossa 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, 1 luvussa, Luovutus. Samoin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 6 kohdassa tarkoitettu edustajan nimen muutos koskee pelkästään muutosta, joka ei vaikuta nimetyn edustajan henkilöllisyyteen, esimerkiksi jos nimi muuttuu avioliiton myötä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 6 kohtaa sovelletaan myös, jos edustajien ryhmittymän nimi muuttuu. Tällainen nimenmuutos on erotettava edustajan korvaamisesta toisella, mihin sovelletaan edustajien nimeämistä koskevia sääntöjä. Lisätietoja on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jaksossa 5, Ammattimainen edustus. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön mukainen nimen, osoitteen tai kansallisuuden muuttaminen voi johtua muuttuneista olosuhteista tai hakemuksessa tehdystä virheestä. Nimen ja osoitteen muutoksen rekisteröimiseksi haltijan tai hänen edustajansa on jätettävä hakemus virastoon. Hakemuksessa on oltava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero sekä haltijan (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti) tai hänen edustajansa (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti) nimi ja osoite sekä sellaisina kuin ne on merkitty asiakirjavihkoon ja sellaisina kuin ne ovat muutettuina. Muutoksesta ei yleensä tarvitse esittää näyttöä tai todisteita. Epäselvässä tapauksessa tutkija voi kuitenkin pyytää todisteita, kuten kaupparekisterin antaman todistuksen. Nimen tai osoitteen muuttamisen rekisteröimistä koskevasta hakemuksesta ei peritä maksua. Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvässä tapauksessa tutkija voi pyytää todisteita oikeushenkilön oikeudellisesta muodosta tai erityisesti osoitteesta. Virallista nimeä ja osoitetta käytetään myös oletusyhteysosoitteena. Ihannetapauksessa haltijalla on vain yksi yhteysosoite. Haltijan virallisen nimen tai virallisen osoitteen muutos rekisteröidään kaikkien kyseisen haltijan nimissä olevien yhteisön tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien osalta. Virallisen nimen tai osoitteen muutosta ei voida rekisteröidä vain tiettyjen oikeuksien osalta, toisin kuin yhteysosoitteen muutos. Näitä sääntöjä sovelletaan lähtökohtaisesti vastaavasti edustajiin. 4 Yhteismerkin käyttömääräysten muuttaminen Tavaramerkkiasetuksen 71 artikla Tavaramerkkiasetuksen 71 artiklan mukaan yhteisön yhteismerkkien haltijoiden on ilmoitettava virastolle muuttuneista käyttömääräyksistä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 14

15 Hakemus yhteismerkin käyttömääräysten muuttamisen rekisteröimisestä on tehtävä kirjallisesti jollakin viraston viidestä kielestä. 4.1 Muutettujen käyttömääräysten rekisteröinti Tavaramerkkiasetuksen 69 artikla ja 71 artiklan 3 ja 4 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan e alakohta Muutosta ei merkitä rekisteriin, jos muutetut käyttömääräykset eivät täytä tavaramerkkiasetuksen 67 artiklan 2 kohdan edellytyksiä tai niitä koskee jokin tavaramerkkiasetuksen 68 artiklassa tarkoitetuista hylkäysperusteista. Jos käyttömääräysten muuttamisen rekisteröinti hyväksytään, muutos rekisteröidään ja julkaistaan. Hakija täsmentää rekisteriin merkittävän muutettujen käyttömääräysten osan, joka voi olla hakijan nimi ja liikepaikan osoite yhteenliittymän tarkoitus tai se tarkoitus, jota varten julkisoikeudellinen oikeushenkilö on perustettu ne elimet, joilla on oikeus edustaa yhteenliittymää tai mainittua oikeushenkilöä jäsenyysehdot henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä mahdollisesti merkin käytön ehdot, mukaan lukien seuraamukset jos merkki osoittaa tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän, kullekin henkilölle, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella, myönnetty lupa liittyä yhteenliittymän jäseneksi. Kolmannet henkilöt, joiden oikeuksiin muutos saattaa vaikuttaa, voivat riitauttaa muutettujen käyttömääräysten rekisteröinnin kolmen kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta. Tähän menettelyyn sovelletaan soveltuvin osin kolmansien osapuolten huomautuksia koskevia säännöksiä. 5 Jakaminen 5.1 Yleiset säännökset Tavaramerkkiasetuksen 49 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 a sääntö Rekisteröinti voidaan jakaa eri osiin paitsi osittaisen luovutuksen seurauksena (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, 1 luku, Luovutus) myös yhteisön tavaramerkin haltijan aloitteesta. Tavaramerkin jakaminen on erityisen hyödyllistä riitautetun tavaramerkin eristämiseksi tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta ja rekisteröinnin pitämiseksi voimassa muiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Tietoa yhteisön tavaramerkkihakemusten jakamisesta on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 1, Menettelyt. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 15

16 Osittaisesta luovutuksesta ei peritä maksua, mutta siihen liittyy haltijan vaihdos. Tavaramerkin jakamista koskevasta ilmoituksesta taas peritään 250 euron maksu, ja tavaramerkki säilyy samalla haltijalla. Jos maksua ei suoriteta, ilmoitusta ei katsota tehdyksi. Ilmoitus on tehtävä jollakin viraston viidestä kielestä. Madridin pöytäkirjan mukaan EU:n nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä ei voida jakaa. Kansainvälisten rekisteröintien rekisteriä ylläpidetään yksinomaan WIPOssa. Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolla ei ole valtuuksia jakaa kansainvälistä rekisteröintiä. 5.2 Muodolliset edellytykset Lomake ja kieli Hakemus rekisteröinnin jakamisesta on tehtävä kirjallisesti jollakin viraston viidestä kielestä Maksut Tavaramerkkiä koskevan maksuasetuksen 2 artiklan 22 kohta Hakemuksesta peritään 250 euron maksu. Hakemusta ei pidetä tehtynä ennen kuin maksu on suoritettu (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen) Pakolliset tiedot Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 a sääntö Ilmoituksessa on oltava jaettavan yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero haltijan nimi ja osoite. Jos virasto on aiemmin antanut haltijalle tunnistenumeron, riittää, että ilmoitetaan tunnistenumero ja haltijan nimi. luettelo tavaroista ja palveluista, jotka muodostavat jaetun rekisteröinnin, tai kun tarkoituksena on luoda useampi kuin yksi jaettu rekisteröinti, luettelo tavaroista ja palveluista kunkin jaetun rekisteröinnin osalta luettelo tavaroista ja palveluista, jotka jäävät alkuperäiseen rekisteröintiin. Tavarat ja palvelut on jaettava alkuperäisen yhteisön tavaramerkin ja uuden yhteisön tavaramerkin kesken siten, etteivät alkuperäisen ja uuden yhteisön tavaramerkin sisältämät tavarat ja palvelut ole päällekkäisiä. Nämä kaksi määritelmää eivät saa yhdessä tarkasteltuina olla laajempia kuin alkuperäinen määritelmä. Tietojen on siten oltava selviä, täsmällisiä ja yksiselitteisiä. Esimerkiksi kun kyse on useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita tai palveluja käsittävästä yhteisön tavaramerkistä ja Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 16

17 jakaminen uuteen ja vanhaan rekisteröintiin koskee kokonaisia luokkia, riittää, että ilmoitetaan uuden rekisteröinnin muodostavat luokat tai voimassa pysyvän rekisteröinnin muodostavat luokat. Kun ilmoituksessa jakamisesta mainitaan tavarat ja palvelut, jotka on mainittu nimenomaisesti alkuperäisessä tavaroiden ja palvelujen luettelossa, virasto säilyttää automaattisesti alkuperäisessä yhteisön tavaramerkissä ne tavarat ja palvelut, joita ei ole mainittu luovutusilmoituksessa. Esimerkiksi jos alkuperäiseen luetteloon sisältyvät tavarat A, B ja C ja jakamisilmoitus koskee C:tä, virasto säilyttää A:n ja B:n alkuperäisessä rekisteröinnissä ja luo uuden rekisteröinnin C:tä varten. Sen arvioimiseen, onko luettelon soveltamisalaa rajoitettu tai laajennettu, sovelletaan tällaisiin tilanteisiin yleisesti sovellettavia sääntöjä (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 3, Luokitus). Kaikissa tapauksissa on erittäin suositeltavaa laatia selkeä ja täsmällinen luettelo jaettavista tavaroista ja palveluista sekä selkeä ja täsmällinen luettelo alkuperäiseen rekisteröintiin jäävistä tavaroista ja palveluista. Alkuperäistä luetteloa on lisäksi täsmennettävä. Esimerkiksi jos alkuperäinen luettelo koski alkoholijuomia ja luovutus koskee viskiä ja giniä, alkuperäistä luetteloa on muutettava rajaamalla se alkoholijuomiin, lukuun ottamatta viskiä ja giniä. Virasto ilmoittaa haltijalle tältä osin todetuista puutteista ja antaa haltijalle kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet. Jos puutteita ei korjata, jakamista koskeva ilmoitus hylätään (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 a säännön 2 kohta). On myös tiettyjä ajanjaksoja, joiden kuluessa jakamisilmoitusta ei voida tehdä prosessiekonomisista syistä tai kolmansien osapuolten oikeuksien turvaamiseksi. Näistä ajanjaksoista säädetään tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 2 kohdassa ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 25 a säännön 3 kohdassa. Niin kauan kuin virastossa on vireillä menettämis- tai mitätöintimenettely (menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vaatimus), alkuperäisestä tavaramerkistä voidaan jakaa erilleen vain ne tavarat ja palvelut, joihin menettämis- tai mitättömyysvaatimus ei kohdistu. Virasto tulkitsee tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 2 kohdan a alakohtaa siten, että siinä estetään jakaminen silloin, kun alkuperäisestä tavaramerkistä jaetaan joitain riitautetuista tavaroista, jolloin menettämis- tai mitätöintimenettely olisi jaettava, ja että siinä estetään myös kaikkien riitautettujen tavaroiden jakaminen alkuperäisestä tavaramerkistä. Tässä tapauksessa yhteisön tavaramerkin haltijalle annetaan kuitenkin mahdollisuus muuttaa jakamisilmoitusta jakamalla alkuperäisestä tavaramerkistä muut tavarat ja palvelut, toisin sanoen ne, joita ei ole riitautettu menettämis- tai mitätöintimenettelyssä. Niin kauan kuin menettely on vireillä valituslautakunnassa, unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa, menettelyn lykkäävän vaikutuksen vuoksi alkuperäisestä tavaramerkistä voidaan jakaa vain ne tavarat ja palvelut, joihin menettely ei vaikuta. Samoja ehtoja sovelletaan, jos yhteisön tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne. Tämä käsittää ajanjakson, joka alkaa siitä päivästä, jona vastakanne on saatettu yhteisön tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja päättyy sinä päivänä, jona yhteisön tavaramerkkejä käsittelevän Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 17

18 tuomioistuimen päätöstä koskeva merkintä on tehty rekisteriin tavaramerkkiasetuksen 100 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 5.3 Rekisteröinti Jos virasto hyväksyy jakamisilmoituksen, uusi rekisteröinti luodaan kyseisestä päivästä alkaen eikä taannehtivasti ilmoituksen tekemispäivästä alkaen. Alkuperäisen rekisteröinnin hakemispäivä sekä etuoikeus- ja aiemmuuspäivät säilyvät samoina jaetussa rekisteröinnissä. Tavaroista ja palveluista riippuen aiemmuusvaikutus voi olla osittainen. Alkuperäistä rekisteröintiä koskevat pyynnöt ja hakemukset sekä suoritetut maksut, jotka, on tehty ennen sitä päivää, jona virasto on vastaanottanut jakamista koskevan ilmoituksen, katsotaan tehdyiksi tai suoritetuiksi myös jaetun rekisteröinnin tai jaettujen rekisteröintien osalta. Alkuperäisestä rekisteröinnistä asianmukaisesti suoritettuja maksuja ei palauteta (tavaramerkkiasetuksen 49 artiklan 6 kohta). Tämän säännöksen käytännön vaikutuksia voidaan havainnollistaa seuraavasti: Jos hakemus käyttöluvan rekisteröimisestä on tehty ja maksu sen rekisteröinnistä suoritettu virastolle ennen jakamista koskevaa ilmoitusta, käyttölupa rekisteröidään alkuperäiseen rekisteröintiin nähden ja merkitään uuden rekisteröinnin asiakirjavihkoon. Muita maksuja ei tarvitse suorittaa. Jos kuusi luokkaa sisältävä yhteisön tavaramerkin rekisteröinti jaetaan kahdeksi rekisteröinniksi, joista kumpikin sisältää kolme luokkaa, muita luokkamaksuja uudistamisesta ei tarvitse suorittaa siitä päivästä alkaen, jona jakaminen merkitään rekisteriin. Sen sijaan on suoritettava kaksi uudistamisen perusmaksua, yksi kummastakin rekisteröinnistä. Jos jakamista ei hyväksytä, alkuperäinen rekisteröinti säilyy muuttumattomana. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä, jos jakamista koskevaa ilmoitusta ei pidetä tehtynä maksun puuttumisen vuoksi jos ilmoitus on hylätty, koska se ei täytä muotovaatimuksia (ks. edellä kohta 5.2). Kummassakaan kahdesta viimeksi mainitusta tapauksesta maksua ei palauteta. Jos virasto päättää, ettei jakamista koskevaa ilmoitusta voida hyväksyä jostakin edellä mainituista syistä, hakija voi tehdä uuden jakamista koskevan ilmoituksen, josta peritään uusi maksu. 5.4 Uusi asiakirjavihko, julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 2 kohta ja 3 kohdan w alakohta Jakamisen rekisteröintiä varten on luotava uusi asiakirjavihko. Sen on sisällettävä kaikki asiakirjat, jotka on toimitettu alkuperäistä rekisteröintiä varten, sekä kaikki Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 18

19 jakamista koskevaan ilmoitukseen liittyvä kirjeenvaihto samoin kuin uutta rekisteröintiä koskeva tuleva kirjeenvaihto. Jakaminen julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan w alakohdassa säädetään, että rekisteröinnin jakamisen julkaiseminen käsittää myös tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 2 kohdassa tarkoitetut tiedot jaetun rekisteröinnin osalta sekä alkuperäiseen rekisteröintiin, sellaisena kuin se on muutettuna, sisältyvän luettelon tavaroista ja palveluista. 6 Aiemmuuden vaatiminen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen Tavaramerkkiasetuksen 35 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 28 sääntö Tiedonanto nro 2/00, Päätös nro EX-03-5, Päätös nro EX-05-5, Yleiset periaatteet Aikaisemman jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltija mukaan lukien myös kansainvälisesti ja jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröidyt tavaramerkit jolla on identtinen yhteisön tavaramerkki, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta samojen tavaroiden tai palvelujen osalta kuin ne, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity tai joihin ne sisältyvät, sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten tavaramerkki on rekisteröity. Aiemmuutta voidaan vaatia milloin tahansa yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. 6.2 Oikeusvaikutus Aiemmuuden ainoa vaikutus on se, että jos yhteisön tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta kansallisen tavaramerkin rekisteröinnistä tai antaa sen raueta, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity. Tämä tarkoittaa, että yhteisön tavaramerkki merkitsee aikaisempien kansallisten rekisteröintien jatkamista. Jos haltija vaatii aiemmuutta yhdelle tai usealle aikaisemmin rekisteröidylle kansalliselle merkille, haltija voi päättää jättää uusimatta aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit. Hän on silti samassa asemassa kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity niissä jäsenvaltioissa, joissa aiemmat merkit oli rekisteröity. Virasto suosittaa haltijaa odottamaan, kunnes se saa vahvistuksen aiemmuusvaatimuksen hyväksymisestä, ennen kuin haltija antaa kansallisen tavaramerkin raueta (ks. myös jäljempänä kohta 6.4.2, Kolme samanlaisuutta koskevaa vaatimusta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 19

20 Aiemmuutta voidaan vaatia aikaisempien kansallisten rekisteröintien lisäksi EU:n jäsenvaltion nimeävälle kansainväliselle rekisteröinnille. Aiemmuutta ei kuitenkaan voida vaatia aikaisemmalle yhteisön tavaramerkin rekisteröinnille tai paikallisille rekisteröinneille, vaikka alue kuuluisikin Euroopan unioniin (esim. Gibraltar). 6.3 Muodolliset edellytykset Lomake Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79, 79 a, 80 ja 82 sääntö Viraston pääjohtajan päätös nro EX Aiemmuutta koskeva vaatimus on tehtävä virastolle kirjallisesti. Siihen sovelletaan yhteydenpitoa viraston kanssa koskevia yleisiä sääntöjä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 1, Viestintätavat ja määräajat). Virasto on asettanut yleisön saataville maksutta lomakkeen, jota voidaan käyttää aiemmuuden vaatimiseen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. Rekisteriin kirjaamista koskevan lomakkeen voi ladata viraston verkkosivustolta ( Kieli Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön b kohta Hakemus, jolla vaaditaan aiemmuutta, on jätettävä jollakin viraston viidestä kielestä Maksut Hakemuksesta, jolla vaaditaan aiemmuutta, ei peritä maksua Pakolliset tiedot Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 28 sääntö Päätös nro EX-05-5, Hakemuksessa on oltava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero yhteisön tavaramerkin haltijan nimi ja osoite tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos virasto on aiemmin antanut haltijalle tunnistenumeron, riittää, että ilmoitetaan tunnistenumero ja haltijan nimi. Euroopan unionin jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa aikaisempi tavaramerkki, jonka osalta aiemmuutta vaaditaan, on rekisteröity Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 20

21 merkityksellisen aikaisemman rekisteröinnin (rekisteröintien) rekisteröinnin numero ja hakemispäivä. Päätöksen EX-05-5 mukaan, joka on annettu , haltijan ei tarvitse esittää jäljennöstä rekisteröinnistä, jos tarvittavat tiedot ovat viraston saatavilla asianomaisen kansallisen viraston verkkosivustolla. Jos jäljennöstä rekisteröinnistä ei toimiteta, virasto etsii ensin tarvittavia tietoja asianomaiselta verkkosivustolta, ja pyytää haltijaa toimittamaan jäljennöksen vain, jos tietoja ei ole saatavilla. Päätöksen nro EX artiklan mukaan hyväksyttäviä asiakirjoja ovat jäljennös (valokopio riittää) rekisteröinnistä ja/tai todistus uudistamisesta tai ote rekisteristä, ote asianomaisesta kansallisesta tavaramerkkilehdestä tai ote tai tuloste tietokannasta. Esimerkkejä otteista, joita ei hyväksytä, ovat DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK tai COMPUMARK, SAEGIS. 6.4 Tutkinta Sisällön tutkinta Aiemmuutta voidaan vaatia vain aikaisemman rekisteröinnin perusteella, ei aikaisemman hakemuksen perusteella. Aikaisempaa tavaramerkkiä koskevien päivämäärien on oltava aikaisempia kuin yhteisön tavaramerkin vastaavien päivämäärien (hakemispäivä tai mahdollinen etuoikeuspäivä). Tutkijan on tarkastettava, että vaatimuksen esittämishetkellä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröity eikä aikaisempi rekisteröinti ei ollut rauennut (lisätietoja kansallisten tavaramerkkien suojan kestosta on ohjeiden osassa C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat, kohdassa ). Aiemmuutta ei voida vaatia jos aikaisempi rekisteröinti on ollut vaatimuksen esittämishetkellä rauennut, vaikka sovellettavassa kansallisessa tavaramerkkilaissa annettaisiinkin kuusi kuukautta aikaa uusimiselle raukeamisen jälkeen. Vaikka joissakin kansallisissa laeissa suodaankin lisäaikaa, merkin katsotaan kuitenkin olevan rekisteröimätön siitä päivästä lukien, jolloin se olisi pitänyt uudistaa, jos uudistamisesta ei ole maksettu. Siksi vaatimus ei ole hyväksyttävä, ellei hakija osoita uudistaneensa aiemman rekisteröinnin tai aiemmat rekisteröinnit. Ottaen huomioon EU:n laajenemisen on pidettävä mielessä seuraavat seikat: jos kansallinen tavaramerkki tai kansainvälinen rekisteröinti, joka on voimassa uudessa jäsenvaltiossa, on rekisteröity ennen aiemmuusvaatimusta, aiemmuutta voidaan vaatia, vaikka yhteisön tavaramerkin, jota aiemmuusvaatimus koskee, etuoikeus-, hakemis- tai rekisteröintipäivä olisi aikaisempi kuin kansallisen merkin tai uudessa jäsenvaltiossa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeus-, hakemis- tai rekisteröintipäivä. Tämä johtuu siitä, että asianomainen yhteisön tavaramerkki on voimassa uudessa jäsenvaltiossa vasta liittymispäivästä lukien. Siksi kansallinen tavaramerkki tai kansainvälinen rekisteröinti, joka on voimassa uudessa jäsenvaltiossa ja jonka perusteella aiemmuutta vaaditaan, on aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkki tavaramerkkiasetuksen 35 artiklassa tarkoitetussa mielessä, jos kansallisen tavaramerkin tai uudessa jäsenvaltiossa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin aiemmuus-, hakemis- tai rekisteröintipäivä on aikaisempi kuin liittymispäivä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 9, Laajentuminen, Liite 1). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 21

22 Esimerkkejä hyväksyttävistä uusia jäsenvaltioita koskevista aiemmuusvaatimuksista Yhteisön tavaramerkki TESTOCAPS PEGINTRON Hakemispäivä Aiemmuusvaatimuksen maa Kypros Unkari Liittymispäivä Aikaisemman oikeuden hakemispäivä REDIPEN Bulgaria HydroTac Kroatia Selitys: Vaikka yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämispäivä olisi aikaisempi kuin haettavaan aiemmuuteen liittyvän merkin hakemispäivä, kaikki asianomaiset valtiot liittyivät Euroopan unioniin yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämispäivän jälkeen. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen suoja on voimassa kyseisissä jäsenvaltioissa liittymispäivästä lukien. Aiemmuutta voidaan siten hakea kaikille ennen liittymispäivää haetuille kansallisille merkeille. Jos aiemmuusvaatimus on asianmukainen, virasto hyväksyy sen ja tiedottaa asiasta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen rekisteröinnin jälkeen kyseisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastolle (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 8 säännön 3 kohta) Kolme samanlaisuutta koskevaa vaatimusta Pätevä aiemmuutta koskeva vaatimus edellyttää, että seuraavat kolme samanlaisuutta koskevaa ehtoa täyttyvät: rekisteröidyn tavaramerkin on oltava identtinen yhteisön tavaramerkin kanssa yhteisön tavaramerkin sisältämien tavaroiden ja palvelujen on oltava samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai sisällyttävä niihin haltijan on oltava sama. (ks. tuomio , T-103/11, Justing ) Aiemmuutta koskevien vaatimusten tutkiminen rajoittuu muodollisiin edellytyksiin ja tavaramerkkien identtisyyteen (ks. viraston pääjohtajan antama tiedonanto nro 2/00). Haltijan tehtävänä on varmistaa, että kolme samanlaisuutta koskevaa ehtoa täyttyvät. Virasto tutkii tavallisesti vain sitä, ovatko tavaramerkit identtisiä. Se ei tutki sitä, onko haltija sama ja ovatko tavarat ja palvelut samat. Kun tarkastellaan tavaramerkkien identtisyyttä, sanamerkkien tarkastelussa ei yleensä oteta huomioon kirjasintyyppiä, jolla ne on rekisteröity. Merkkejä arvioidessaan virasto ei esimerkiksi kiistä identtisyyttä, jos yksi merkki on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja toinen pienillä. Sen sijaan yhden kirjaimen lisääminen tai poistaminen on riittävä peruste sille, että merkkejä ei pidetä identtisinä. Kuviomerkkien osalta virasto vastustaa, jos Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 22

23 merkkien ulkoasussa on eroa (tuomio , T-103/11, Justing, 17 kohta ja tuomio , T-378/11, Medinet ). Unionin yleinen tuomioistuin on todennut tästä seuraavaa: [ ] Vaikka [tavaramerkkiasetuksen] 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja sen 34 artiklan päämäärät eivät ole samat, molemmissa nimittäin asetetaan niiden soveltamisen edellytykseksi se, että kyseiset tavaramerkit ovat samat. [ ] [ ] On todettava aluksi, ettei sitä, että tavaramerkki on rekisteröity tietyn värisenä tai päinvastoin että siinä ei nimetä mitään erityistä väriä, voida katsoa kuluttajan kannalta merkityksettömäksi seikaksi. Tavaramerkin aikaansaama vaikutelma on nimittäin erilainen silloin, kun se on värillinen, ja silloin, kun siinä ei nimetä mitään erityistä väriä. (ks. tuomio , T-378/11, Medinet, 40 ja 52 kohta). Jos aiemmuutta koskeva vaatimus ei täytä muotovaatimuksia tai jos tavaramerkit eivät ole identtisiä, virasto ilmoittaa asiasta haltijalle ja antaa sille kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet tai esittää huomautuksia. Jos puutteita ei poisteta, virasto ilmoittaa haltijalle, että aiemmuutta koskeva vaatimus on hylätty. Esimerkkejä aiemmuutta koskevista vaatimuksista, jotka voidaan hyväksyä, ja vaatimuksista, joita ei voida hyväksyä, on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta, kohdassa Yhdenmukaistetut aiemmuutta koskevat tiedot Jotta aiemmuusasioita voitaisiin hallita asianmukaisesti, kaikkien järjestelmään syötettyjen aiemmuusvaatimusten on oltava kansallisten virastojen tietokannoissa käytettävässä muodossa. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ja asianomaisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen yhdenmukaisuuden lisäämiseksi on laadittu luettelo siitä, missä muodossa aiemmuutta koskevat tiedot on esitettävä. Luettelossa kuvataan muoto/muodot, jota tai joita käytetään kussakin kansallisessa virastossa, siltä osin kuin se on määritelty. Siksi tutkijoiden on varmistettava aiemmuuden tutkimisen yhteydessä, että aiemmuuden muoto viraston järjestelmässä vastaa kansallisella tasolla käytettyä muotoa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 23

24 6.5 Rekisteröinti ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan f alakohta Jos aiemmuusvaatimus on asianmukainen, virasto hyväksyy sen ja tiedottaa asiasta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen rekisteröinnin jälkeen kyseisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastolle (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 8 säännön 3 kohta). Aiemmuusvaatimus julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Julkaisu sisältää seuraavat tiedot: yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero tiedot aiemmuutta koskevasta vaatimuksesta: maa, rekisteröintinumero, rekisteröintipäivä, hakemispäivä, etuoikeuspäivä aiemmuusvaatimuksen rekisteriin merkitsemisen päivä ja rekisteröintinumero päivä, jona merkintä julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan f alakohdassa säädetään, että aiemmuusvaatimus rekisteröidään yhdessä 84 säännön 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen kanssa. 6.6 Aiemmuutta koskevien vaatimusten peruuttaminen Yhteisön tavaramerkin haltija voi milloin tahansa pyytää aiemmuusvaatimuksen poistamista rekisteristä omasta aloitteestaan. Aiemmuusvaatimukset voidaan peruuttaa myös kansallisen tuomioistuimen päätöksellä (ks. direktiivin 2008/95/EY 14 artikla). Aiemmuusvaatimuksen peruuttaminen julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan r alakohdan mukaan aiemmuuden peruuttaminen merkitään rekisteriin yhdessä 84 säännön 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen kanssa. 7 Yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä Tavaramerkkiasetuksen 157 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 2 kohta Madridin pöytäkirjan 4 bis artikla Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan yleisten määräysten 21 sääntö Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan 4 bis artiklan mukaisesti Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi pyytää virastoa merkitsemään rekisteriinsä, että yhteisön tavaramerkin rekisteröinti korvataan vastaavalla kansainvälisellä rekisteröinnillä. Haltijan oikeuksien EU:ssa katsotaan alkavan aikaisemman yhteisön tavaramerkin rekisteröintipäivästä. Virasto merkitsee siten Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 24