TRUST. IPR-SOPIMUKSET. Yrityksen sopimukset Mika J. Lehtimäki & Jan Lindberg

Transkriptio

1 IPR-SOPIMUKSET Yrityksen sopimukset Mika J. Lehtimäki & Jan Lindberg

2 Luennon rakenne Taustaa Vaihtoehdoista teknologian kaupallistamisessa Yhtiön omat keinot IPR-siirtosopimukset IPR- ja teknologialisensointi Keskeisistä sopimusehdoista teknologialisensoinnissa Tapauksen analysointia

3 Huomioitavat asiat Lista muutamista keskeisistä asioista, joihin teidän pitäisi pystyä vastaamaan luennon jälkeen: Mitä immateriaalioikeuksia on olemassa? Mitkä ovat yrityksen keskeiset tavat hyödyntää immateriaalioikeuksia liiketoiminnassaan? Patentin ja tekijänoikeuden erot näkyvät käytännössä? Miten lisenssilausekkeita kannattaa laatia: a) lisenssinsaajan; b) lisenssinantajan näkökulmasta? Mitkä ovat oleellisia sopimusoikeudellisia tekijöitä arvioitaessa vastuukysymyksiä immateriaalioikeuksien loukkaustilanteessa? Assignment - license erottelu Mitä tarkoittaa foundry? Patentti- ja tekijänoikeuslisensointi noudattavat erilaisia pelisääntöjä!

4 Millaisiin immateriaalioikeuskysymyksiin kiinnitetään huomiota? - Siirretty Target Oy:lle - Sisäänlisensointi TARGET OY Sopimusehdot ja kilpailuoikeus! - IP-lisensointi - Teknologialisensointi - Tuotetoimitukset Työsuhdekeksinnöt ja siirtokirjat Työ- ja johtajasopimukset Lainsäädäntö

5 Taustaa Immateriaalioikeudet voidaan jaotella rekisteröitäviin ja ei-rekisteröitäviin Lisäksi immateriaalioikeuksiin kuuluu salassapidettävä tieto Mitä oikeuksia kuvaan liittyy? Rekisteröitäviä immateriaalioikeuksia mm.: Patentit ja hyödyllisyysmallit Toiminimet Mallioikeus Tavaramerkit ja verkkotunnukset Kasvinjalostajan oikeudet, integroidun piirin piirimalli yms

6 Keskeistä ymmärtää oikeuksien ominaispiirteet! Patentti suojaa toiminnallisuutta eli funktiota riippumatta toteutustavasta (ns. blocking effect ) Tekijänoikeuden alla on periaatteessa mahdollista toteuttaa (esim. ohjelmoida tietokoneohjelma) sama toiminnallisuuus usealla eri tavalla Patenttikriittisillä toimialoilla keskeisempää oman toimintavapauden (freedom-to-operate) turvaaminen

7 VAIHTOEHDOISTA TEKNOLOGIAN KAUPALLISTAMISESSA

8 Vaihtoehdoista teknologian kaupallistamisessa IPR-sopimuksissa lähtökohtaisesti sopimusvapaus keskeisemmät sopimusvapauden rajoitukset aiheutuvat: Kilpailuoikeudesta Työoikeudesta; ja Immateriaalioikeuslainsäädännöstä Oma hyödyntäminen Resurssit (valmistus, henkilöstä jne.), tietotaito ja oikeudet Myyntiorganisaatio Kv-markkinoille mahdollisuus agentti- ja jälleenmyyntijärjestelyjen kautta

9 IPR-siirtosopimukset Siirronsaaja Omistusoikeus Yhtiö Teknologia

10 Yleinen sopimusrakenne (IP Assignment Agreement) 1. Johdanto 2. Määritelmät 3. Sopimuksen liitteet 4. Oikeuksien siirtäminen 5. Teknisen informaation toimitus 6. Takuut 7. Maksuehdot 8. Vastuunrajoituslausekkeet 9. Immateriaalioikeusloukkaukset 10. Luottamuksellisuus 11. Soveltuva laki ja riidanratkaisu 12. Muut ehdot

11 IPR-siirtosopimukset Lähtökohtaisesti kyseessä immateriaalioikeuksien (sekä niihin liittyvän tietotaidon) omistusoikeuden siirto (ns. assignment ) Terminologia ei ole täysin vakiintunutta kauppalain mukainen kauppa X hereby irrevocably assign patents specified in Appendix 1 Muotovaatimuksiin ja rekisteröintiin liittyeen eri maissa vaihtelevia käytäntöjä Suomessa rekisteröinti ei ole pakollista, mutta siihen liittyy oikeusvaikutuksia A oli B:lle omistusoikeuden suomalaisiin patenttirekisteriin merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiaariin merkittyyn patenttihakemukseen sekä ulkomaisiin patentteihin ja patenttihakemuksiin. A:n velasta voitiin ulosmitata patenttirekisteriin merkitty patentti, kun omistusoikeuden luovutuksesta ei ollut tehty merkintää patenttirekisteriin, mutta ei suomalaista patenttihakemusta eikä ulkomaisia patentteja ja patenttihakemuksia. KKO:1993:

12 IPR-siirtosopimukset Vastuukysymykset Lain rajoitukset (esim. tavaramerkkien luovutukset) Eroja muihin malleihin verrattuna: Lopullisuus Omistusoikeuden siirtyessä myös oma oikeus lakkaa Tyypillistä liiketoiminnan muutostilanteissa tai karsittaessa rönsyjä Ei vaadi (jatko)investointeja Onko mahdollista tarjota muita tuotteita tai palveluja tai lisensoida muita immateriaalioikeuksia teknologiasiirron yhteydessä? Selvitettävä kilpailuoikeuden asettamat rajoitukset

13 IPR- ja teknologialisensointi Lisenssinsaaja Käyttöoikeus Yhtiö Teknologia Omistusoikeus

14 Yleinen sopimusrakenne 1. Johdanto 2. Määritelmät 3. Sopimuksen liitteet 4. Käyttöoikeuslausekkeet 5. Alihankinta ja alilisensointi 6. Rekisteröintivelvoitteet 7. Teknisen informaation toimitus 8. Vastuunrajoituslausekkeet 9. Immateriaalioikeudet 10. Takuut ja immateriaalioikeusloukkaukset 11. Laatuvaatimukset 12. Tekninen tuki- ja palvelut 13. Maksuehdot ja tilintarkastus 14. Voimassaolo ja iritisanominen 15. Luottamuksellisuus 16. Soveltuva laki ja riidanratkaisu 17. Sopimussakot 18. Kilpailukiellot 19. Muut ehdot

15 IPR- ja teknologialisensointi Johdannon ja määritelmien merkitys Licensed technology vs. licensed patents vs. necessary claims Mitä immateriaalioikeuksia sopimuksen kohteena olevan teknologian hyödyntäminen edellyttää? määriteltävä tarkasti sopimuksessa? Lisensoidaanko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia vai rajataanko ne sopimuksen ulkopuolelle? Licensed product -määritelmä

16 IPR- ja teknologialisensointi Käyttöoikeuslausekkeet Yhtiö antaa lisenssinsaajalle käyttöoikeuden toimiin, jotka olisivat muutoin patenttilainsäädännön nojalla kiellettyjä esim.: The Company grants to the Licensee a non-exclusive and limited license to make, have made, sell, offer to sell, lease, import and otherwise dispose of the Technology (i.e. Patents and Know-how)... Lisärajoitteita mm: Field of Use Products - Territory Erilaiset käyttöoikeustyypit: exclusive, non-exclusive ja sole Alilisensointi/alihankinta patenttilisensoinnissa saattaa johtaa kilpailuaseman menettämiseen! Rekisteröinnistä kts. edellä

17 IPR- ja teknologialisensointi Teknisen informaation toimitus Mihin tarkoitukseen määritykset laaditty? Päivitysoikeus ja/tai velvollisuus uudet innovaatiot? Tavaramerkit liittyen teknologiaan ja/tai tuotteisiin Vrt. yhtiön toiminimi ja siihen liittyvät tavaramerkit Tavaramerkkiohjeistus oikeus kieltää

18 IPR- ja teknologialisensointi Sopimuksen aikana syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta kysymys parannuksista TSRPA: vaihtoehdot lisenssinsaajan parannuksista sovittaessa Non-severable improvements assignment Severable improvements non-exclusive license

19 IPR- ja teknologialisensointi Takuut ( Warranties ) Ymmärretään pohjoismaissa usein IT-alan käytännön kautta virhekorjauksina Takuulausekkeet voivat asettaa myös muita velvoitteita, kuten selvitysvelvollisuuden immateriaalioikeusasioista Vaikutukset ja suhde vahingonkorvausvastuuseen

20 IPR- ja teknologialisensointi Oikeudenloukkaukset Kauppalaissa ei ole säädöksiä immateriaalioikeuksien loukkaustilanteista Sopimuksessa tulisi luoda menettelytavat oikeudenloukkaustilanteiden varalle aina kun on kyse immateriaalioikeuksista Yleensä laaditaan vastuunrajoituksen muotoon jos laaditaan lainkaan Vakuutussuoja ja liiketoimintasopimukset Indemnity Warranty

21 IPR- ja teknologialisensointi Down payment Vaihtoehtoja maksuehtojen laadinnassa esim.: Valmistetut tuotteet, toimitetut tuotteet, maksetuista tuotteista, kertakorvaus, kausiluonteiset lisenssimaksut, minimirojaltit lisättynä tuotekohtaisilla maksuilla... Miten käsitellään tuotteita, jotka eivät mene myyntiin? Hintojen muutokset ja raportointi Yleensä vähintään kerran vuodessa Auditointi Minimimyyntitavoitteet tai rojaltit erityisesti yksinomaisen käyttöoikeuden yhteydessä

22 TAPAUSESIMERKKI

23 Ensiksi taustaa Omien immateriaalioikeuksiesi lisäksi, kiinnitä huomiota siihen, mitä paljastat omasta teknologiastasi Kriittiset elementit toiminnallisuuksista voisivat tässä casessa olla tärkeysjärjestyksessä esimerkiksi: Lähdekoodi Ohjelmarajapinnat (eli ns. APIt) Tekninen dokumentaatio Binäärikoodi

24 Voisiko tapauksessa käydä esimerkiksi näin?? Konserniyhtiön asiakas konserniyhtiö 1) Lisenssisopimus asiakas NEL - tuotteiden valmistus, kehitys ja markkinointi Asiakkaan konserniyhtiö Gates Computers Inc. 2) Gates Computers tutkii aineistoa ja huomaa NELin loukkaavan heidän patenttiaan

25 Liiketoimintaa suojaavat ehdot Suojaavat ehdot voidaan jakaa ajallisesti aikaan ennen ja jälkeen sopimusta Ennen sopimusta syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta NELin liiketoimintavapautta voidaan suojata eri tavoilla mm. minä annan lisenssin sinulle ja sinä minulle ( two-way license ) vs. minä annan lisenssin sinulle ( one-way license ) Vapautan sinut patentinloukkauksesta ajalta ennen sopimusta ( Release for past infringements ) Sopimuksen aikana syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta kysymys parannuksista?

26 Liiketoimintaa suojaavat ehdot The fixed fee payable by Licensee to the Licensor under this Agreement shall be five million USD ( USD) Onko tämä kannattava business case? Riippuu onko oma liiketoiminta suojattu Erot ohjelmisto- ja patenttilisensoinnin liiketoimintamalleissa hinnoittelun valossa huomioitava!

27 Lisensoitavan tuotteen määritteleminen Licensed Product shall mean any hardware or software product of the Licensor or any components or intermediate products thereof. NELin näkökulmasta tarkka määrittely voi tuoda strategista etua Vertaa aiemman esimerkin valossa esimerkiksi: Licensee-branded LCD-TV product specified in Appendix X excluding all other functionalities & standards. Välituotteet ja komponentit voiko johtaa immateriaalioikeussuojamme kiertämiseen?

28 Lisensoitavan teknologian määritteleminen Licensed Technology shall mean Licensor s optoelectronic technology as may be described in more detail in specifications, technical information, algorithms), as well as the related software components (in both source and object code form), including all future updates of the foregoing. Licensed Technology vs. Licensed Patents, Software & Knowhow Määritelmävaihtoehtoja Patents specified in Appendix X - Patents necessarily infringed by the implementation - Technology Toimittajan parannukset Taloudelliseen arviointiin? Vaikutukset casen sopimuskauteen?

29 Käyttöoikeuslauseke The Licensor hereby grants to the Licensee and its affiliates a fully paid-up, perpetual, non-transferable and non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, make, have made, distribute, import, and otherwise exploit the Licensed Technology in the Licensed Products and the related services in the territory of the United States. The license granted to the Licensee under this Agreement includes a right to grant sublicenses to third parties for the purposes of Licensee s OEM business. Eri immateriaalioikeuksiin liittyy erilaiset käyttöoikeuslausekkeet! Casessa uloslisensointitilanne eli suositeltavaa erotella erillisiksi kohdiksi Esim. Modify patenttilisenssissä saattaa johtaa arvaamattomiin seurauksiin

30 Käyttöoikeuslauseke Termi foundry agreements tarkoittaa yleensä vahingossa annettua liian laajaa lisenssiä: Cyrix Corp v. Intel Corp. & Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech.: Intel entered into a crosslicensing deal by which each party received a license to any products. Afterwards, Hp agreed to make microprocessors to ULSI and Cyrix (Intel s main competitors). Intel sued ULSi and Cyrix for patent infringement, but they claimed that their products were licensed (as they were manufactured by HP). The court agreed that Intel s patent rights were exhausted. Eli liian laaja lisenssi johti oikeuksien raukeamiseen ja Intel: Menetti mahdollisuuden hankkia lisärojalteja Menetti mahdollisuuden käyttää patentteja suojaavaan tarkoitukseen (esim. patenttiriidan sovintosopimusneuvotteluissa) Ns. hiljaisten lisenssien (implied licenses) vaikutukset

31 Vastuu oikeudenloukkauksista, voimassaoloaika ja soveltuva laki Licensor shall defend Licensee and its affiliates from and against any third party suits or other legal proceedings claiming that the Licensed Technology and/or the Licensed Product infringes patens or other intellectual property rights of any third party (hereinafter Claim ) and shall pay all damages, costs, and expenses (including reasonable attorneys fees) finally awarded against Licensee and/or its affiliates by a court of competent jurisdiction or agreed to in a written settlement agreement signed by Licensor arising out of such Claim