TAVARA- MERKKI JA TOIMINIMi IMMATERIAALIOIKEUDELLISIA ERITYISKYSYMYKSIÄ CC lakimiesliiton kustannus Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 3 31.3.2010 14:55:19
Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-040-0 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu: Maria Mitrunen Sivunvalmistus: Keski-Suomen Sivu Oy HansaBook 2010, Hansaprint Direct Oy, Vantaa Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 4 31.3.2010 14:55:19
SISÄLLYs Esipuhe...13 5 OSA I Niklas Bruun Suojajärjestelmistä ja eri suojamuotojen välisistä suhteista sisällys Kansallinen tavaramerkkijärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa...17 1 Tausta...17 2 EU:n tavaramerkkijärjestelmän kehityksestä...18 3 Kansalliset tavaramerkkirekisteröinnit Suomessa...20 4 Onko rinnakkaisrekisteröinti ongelma?...22 5 Tarvitaanko kansallinen tavaramerkkijärjestelmä?...22 6 Relatiivisten rekisteröintiesteiden ennakkotutkimus...23 7 Käyttöpakko...25 8 Lopuksi...26 Rainer Oesch Tunnusmerkkien kansainvälinen suoja...29 1 Tunnusmerkkien kansainvälisen suojan kehityspiirteitä: Pariisista 1883 Marrakeshiin 1994...29 2 Pariisin yleissopimus ja tunnusmerkkien suoja...33 3 Pariisin konvention velvoite suojata ulkomaisia yleisesti tunnettuja merkkejä...34 4 WIPOn 1999 suositus yleisesti tunnetuista merkeistä...36 5 Telle quelle -sääntö...38 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 5 31.3.2010 14:55:19
6 Toiminimien kansainvälistä suojaa koskevaa Pariisin yleissopimuksen 8 artikla universaaliperiaatteen ilmentäjänä...39 7 Tunnusmerkkien kansainvälinen suoja oikeuskäytännössämme...41 8 TRIPS-sopimuksen vaatimukset tunnusmerkkisuojalle...45 6 sisällys 9 Päätelmiä...46 Essi Pokela Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeus ja sen soveltuminen toiminimen käyttöön...47 1 Johdanto...47 2 Tavaramerkkioikeudellisen kielto-oikeuden laajuus ja tavaramerkin funktiot...48 3 Toiminimen ja tavaramerkin kollisio...53 3.1 Lähtökohtia...53 3.2 Elinkeinotoimintakriteeri ja suostumuskriteeri...54 3.3 Kriteeri toimialan ja tuotelajin yhtenäisyydestä...55 3.4 Tunnusmerkkikriteeri...56 4 Etuoikeuden määräytyminen...59 4.1 Aikaprioriteettisääntö...59 4.2 Hyvään liiketapaan perustuva oikeutettu käyttö...59 4.3 Kriteerit hyvään liiketapaan perustuvan poikkeuksen soveltamiselle...61 5 Loppupäätelmiä...65 Taina Pihlajarinne Milloin SopMenL kieltää tuotteiden ja tuotenimien jäljittelyn? Uusinta ratkaisukäytäntöä sekaantumisen vaaran arvioinnista erityisesti arvioinnin ajankohdan kannalta...69 1 Johdanto...69 2 SopMenL:n yleislausekkeen soveltamisedellytyksistä tuote- ja tuotenimien jäljittelyyn...71 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 6 31.3.2010 14:55:20
3 Ratkaisu KKO 2009:33 (Marmorikynttilä Oy v. Finnmari Oy)...73 4 MAO 332/08 (Crocs Inc, Crocs Finland ja Jibbitz v. Mirnet Oy)...78 5 MAO 535/08 (Oy Stella Konditoria Ab:n konkurssipesä v. Stockmann Oy)...83 6 Johtopäätökset...86 OSA II TAVARAMERKIN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ Gunilla Nyström RÄTT ATT ÅBEROPA ANNANS VARUMÄRKE VID MARKNADSFÖRING AV RESERVDEL, TILLBEHÖR ELLER LIKNANDE...91 7 1 Inledning...91 2 Varumärkesinnehavarens ensamrätt innebär en förbudsrätt...92 3 Undantagsbestämmelsen och dess tolkning...95 4 Rättsläget före EUD:s förhandsavgörande i Gillette-målet...97 5 Rättsläget i och med Gillette-målet...100 5.1 Bakgrund...101 5.2 EUD:s resonemang...103 5.3 Analys av Gillette-målet samt rättsläget idag...106 6 Konklusioner...110 Marianne Luotio YHTEISÖN TAVARAMERKIN TOSIASIALLINEN KÄYTTÖ...113 1 Lähtökohtia...113 2 Tavaramerkin käyttäminen ja tosiasiallinen käyttäminen...114 2.1 Tosiasiallinen käyttö tavaramerkkioikeuksien säilymisen edellytyksenä...114 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 7 31.3.2010 14:55:20
2.2 Tavaramerkin tosiasiallisen käyttämisen merkitys...118 3 Unionin tuomioistuimen muotoilemat tosiasiallista käyttämistä koskevat periaatteet...120 8 4 Yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön osaalueet OHIMin suuntaviivojen ja tapausten mukaan...122 4.1 Tosiasiallisen käytön osa-alueet OHIMin suuntaviivojen mukaan...122 4.2 Käytön luonne...123 4.2.1 Merkin käyttö liiketoiminnassa 123 4.2.2 Ulospäin suuntautuva käyttö ja liittäminen tuotteeseen 124 4.3 Käytön paikka...127 4.4 Käytön aika...127 4.5 Käytön laajuus...129 4.6 Käyttö niille tavaroille ja palveluille, joille merkki on rekisteröity...130 5 Lopuksi...132 5.1 Johtopäätöksiä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä...132 5.2 Tavaramerkin käyttäminen tulee huomioida yrityksen strategiassa...134 OSA III SUOJAN TOTEUTTAMISESTA Kirsi Ruuhonen Taloudelliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset tuoteväärennöstapauksissa...139 1 Tuoteväärennökset tavaramerkinhaltijan riesana...140 2 Taloudelliset seuraamukset...141 2.1 Hyvitys ja vahingonkorvaus tuoteväärennöstapauksissa...141 2.2 Hyvitys...142 2.3 Vahingonkorvaus...143 3 Rikosoikeudelliset seuraamukset...145 3.1 Rikosoikeudelliset seuraamukset tuoteväärennöstapauksissa...145 3.2 Rikosvastuu Suomen oikeuden mukaan...147 3.3 Tavaramerkkirikkomus...149 3.4 Teollisoikeusrikos...149 3.5 Rikosoikeudellisten seuraamusten yhdistäminen...152 3.6 Rangaistuksen merkitys...152 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 8 31.3.2010 14:55:20
4 Rikos- ja siviilioikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä tuoteväärennöstapauksissa...154 5 Osapuolet tuoteväärennöstapauksissa...157 5.1 Todistustaakasta tuoteväärennöstapauksissa...157 5.2 Kantaja...158 5.3 Vastaaja...161 Matti-Pekka Kuuttinen TAVARAMERKINHALTIJAN KIELTO-OIKEUS JA KAUTTAKULJETUS...165 1 Johdanto...165 2 Kauttakuljetuksen käsitteestä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä...166 2.1 Kauttakuljetuksen käsite...166 2.2 Kauttakuljetuksen vapaus oikeusperiaatteena...167 2.3 Kauttakuljetuksen sääntelystä...167 9 3 Tavaramerkin tavaramerkinhaltijalle luoma yksinoikeuden ala...168 3.1 Suomen tavaramerkkilain tavaramerkinhaltijalle luoma kielto-oikeus...168 3.2 Kauttakuljetukseen vaikuttavat yksinoikeuden rajoitukset...170 4 EY:n tuoteväärennösasetus kauttakuljetuksen rajoittajana...171 4.1 EY:n tuoteväärennösasetuksen merkitys tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kauttakuljetuksessa...171 4.2 Tuoteväärennösasetuksen soveltamisala kauttakuljetuksessa...171 4.3 Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö tuoteväärennösasetusta ja kauttakuljetusta koskevissa tapauksissa...172 5 Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden laajuus kauttakuljetuksessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan...174 5.1 Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä immateriaali- oikeuksien ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden ristiriitatilanteissa...174 5.2 Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ennen ratkaisuja C-115/02 Rioglass, C-405/03 Class International ja C-281/05 Diesel...175 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 9 31.3.2010 14:55:21
5.3 C-115/02 Rioglass...176 5.4 C-405/03 Class International...178 5.5 C-281/05 Diesel...181 5.6 Yhteenveto EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä...183 10 6 Tavaramerkkilain 4.1 :n tavaramerkinhaltijalle antaman kielto-oikeuden laajuus kauttakuljetuksessa...184 6.1 Tavaramerkkilain 4.1 :n tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden soveltamisalan kauttakuljetuksessa ulottuminen tuoteväärennöksiä laajemmalle...184 6.2 Tavaramerkkilain 4.1 :n suhde tavaramerkkidirektiivin 5 (3) artiklaan ja sen mukaisen EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön soveltamisalaan...185 OSA IV EPÄTAVALLISISTA TAVARAMERKEISTÄ Sami Tenhunen SOUNDS AS TRADEMARKS CONDITIONS AND SCOPE OF PROTECTION...191 1 Introduction...191 2 Registration of Sounds as Trademarks...192 2.1 Graphical Representation of Sounds...193 2.1.1 Describing Musical Sounds 195 2.1.2 Describing Non-Musical Sounds 198 2.2 Distinctiveness of a Sound Mark...202 2.2.1 Inherent and acquired distinctiveness (secondary meaning) 204 2.2.2 Indistinctiveness and Functionality of a Sound 205 2.2.3 Can a Sound Mark Be Inherently Distinctive At All? 206 3 The Scope of Protection...208 3.1 Wide Scope of Protection...209 3.2 Narrow Scope of Protection...210 3.3 Assessing Likelihood of Confusion between Two Sounds...211 3.4 Relationship between Wide and Narrow Scope...213 4 Conclusions...213 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 10 31.3.2010 14:55:21
Katri Kukkonen ULKOASUMERKIN EROTTAMISKYVYN ARVIOINTI...217 1 Johdanto...217 2 Tavaran ja pakkauksen ulkoasu tavaramerkkinä...218 2.1 Aluksi...218 2.2 Ulkoasumerkin rekisteröintiedellytyksistä...218 2.3 Ulkoasumerkin ehdottomat rekisteröintiesteet...220 11 3 Ulkoasumerkin erottamiskyvyn arviointi...222 3.1 Ulkoasumerkin erottamiskyvystä...222 3.2 Arviointi suhteessa muihin muotoihin...223 3.3 Kuluttajan näkökulma ulkoasumerkin erottamiskyvyn arvioinnissa...226 4 Ulkoasun erottamiskyvyn arviointi oikeuskäytännössä...228 4.1 Aluksi...228 4.2 Tupakka-askin ulkoasurekisteröinti...229 4.2.1 Tupakka-aski alalle tavanomaisen muodon muunnelmana 229 4.2.2 Kuluttajien käsitys tupakka-askin ulkoasusta 231 4.3 Astianpesuainetabletin ulkoasu tavaramerkkinä...232 5 Kokoavia näkökulmia...233 Kotimainen oikeuskäytäntö...233 Euroopan unionin oikeuskäytäntö...239 Muu oikeuskäytäntö...245 Lähteet...247 Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 11 31.3.2010 14:55:21