6 tapaa säästää brändin suojaamisessa

Transkriptio

1 6 tapaa säästää brändin suojaamisessa

2 Kiitos oppaan lataamisesta. Suomalaiset yritykset suojaavat brändejään heikommin kuin läntiset ja eteläiset naapurimme. Kansainvälisessä taloudessa kuluttajat ja ammattilaiset tekevät ostopäätöksen usein brändin perusteella. Brändin kehittäminen ja sen suojaaminen on tärkeä osa kansainvälisen tai kansainvälistyvän yrityksen toimintaa. Se pienentää liiketoiminnallisia riskejä, nostaa yrityksen arvoa, ja helpottaa luotettavien kumppaneiden saamista (lue lisää täältä ). Tässä oppaassa kerromme sinulle tiiviisti, millaisilla toimenpiteillä voit pienentää brändin suojaamiseen liittyviä kustannuksia. Helsingissä Ipriq Oy / tavaramerkki.fi

3 1. Tee nimestä ennakkotutkimus ennen valintaa Ennen nimen valintaa kannattaa selvittää, onko se ylipäätään vapaana suojattavaksi ja käytettäväksi. Jos jollain toisella yrityksellä on samankaltainen nimi rekisteröitynä samalla toimialalla, voi se tulla rekisteröinnin esteeksi. Tällöin on myös riskinä, että merkin käyttö loukkaa kyseisen yrityksen oikeuksia. Vaikka toinen yritys toimisikin eri toimialalla, voi sen aiempi rekisteröinti kuitenkin aiheuttaa turhia kustannuksia. Eri maiden virastot saattavat asettaa toisen yrityksen tekemän rekisteröinnin merkkisi rekisteröinnin esteeksi siitä huolimatta, että tavaramerkkien samankaltaisuus vaikuttaa vähäiseltä ja yritykset toimivat eri toimialoilla. Ratkaiseva kysymys on se, mille tavaroille ja palveluille aiempi merkki on rekisteröity, ja mille tavaroille ja palveluille olet rekisteröimässä omaa merkkiäsi. Kaikki rekisteröinnin

4 hakemusvaiheessa esitettävät estehuomautukset (välipäätökset) kasvattavat brändin suojaamisen kustannuksia. Lue lisää välipäätöksistä täältä. Usein estehuomautuksista päästään kohtuullisin kustannuksin, mutta jos niitä tulee useassa maassa, voivat kokonaiskustannukset olla kuitenkin varsin korkeat. Yritä siis löytää sellainen nimi, jonka kaltaista muut eivät ole aiemmin rekisteröineet samankaltaisille tavaroille/palveluille. Paras tapa kartoittaa aiempia rekisteröintejä on selvittää tärkeiden maiden tavaramerkkirekistereistä, onko vastaavaa merkkiä rekisteröity. Käytännössä voit tehdä tällaisen alustavan selvityksen esimerkiksi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston TmView-palvelussa. Palvelussa on yli 60 maan tavaramerkkitietokantojen tiedot. Näin teet alustavan kartoituksen itse: 1. Mene palveluun (avautuu uuteen ikkunaan) 2. Valitse "tarkennettu haku" 3. Kirjoita "tavaramerkin teksti" kenttään tuotteesi tai palvelusi nimi 4. Suorita haku painamalla "etsi" painiketta Näin saat listan aiemmin rekisteröidyistä merkeistä. Jos listalle ei tule mitään, voit laajentaa hakua tekemällä sen uudestaaan siten, että valitset hakulomakkeesta kohdan "sumea haku". Näin haku laajenee myös sellaisiin merkkeihin, jotka eivät ole identtisiä. Jos hakutuloksia tulee liiaksi, voit täsmentää hakua siten, että se koskee vain samankaltaisia tuotteita ja palveluja. Kirjoita tällöin hakulomakkeen kohtaan "Nizzan luokka" se tavaramerkkiluokka (luokkanumero), johon tuotteesi tai palvelusi kuuluu. Voit katsoa oikean luokkanumeron täältä. Huomaa, että voit joutua valitsemaan useita luokkia, jos tuotevalikoimaasi kuuluu toisistaan poikkeavia

5 tavaroita/palveluja tai sekä tavaroita että palveluja. Luokkanumerot erotetaan TmView-haussa toisistaan pilkulla. Saatuasi listan aiemmista oikeuksista voit tarkastella niitä tarkemmin. Katso rekisteröinneistä ainakin se, mille tavaroille ja palveluille se on rekisteröity. Myös maa, jossa merkki on rekisteröity, on hyvä katsoa, sillä tavaramerkkioikeus on voimassa vain siinä maassa, jossa merkki on rekisteröity. Jos aiempi rekisteröinti on yli 5 vuotta (joissakin maissa 3 vuotta) vanha, se voi olla kumottavissa merkin käyttämättömyyden perusteella. Merkin käyttöä voit tutkia internet-hauilla itse sen kartoittamiseksi, voisiko aiemmasta rekisteröinnistä päästä eroon merkin käyttämättömyyden perusteella. Mikäli haluat apua tulosten tulkitsemiseen tai täsmällisemmät hakutulokset, kannattaa ottaa yhteyttä IPR-lakimieheen. Itse tehty tutkimus on joka tapauksessa parempi kuin kokonaan tutkimatta jättäminen. Nyrkkisääntönä voi pitää ainakin sitä, että jos samassa tavara- tai palveluluokassa on aiempi rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus identtiselle tai lähes identtiselle merkille, kannattaa harkita nimen vaihtamista tai ottamista yhteyttä asiantuntijaan. Tällaisen nimen suojaaminen voi olla kallista ja sen käyttöön voi liittyä riski toisten oikeuksien loukkauksesta.

6 2. Valitse merkki, joka erottuu Tavaramerkin erottamiskyvyllä tarkoitetaan merkin kykyä erottaa haltijan tuotteet muiden tuotteista. Käytännössä usein on kyse siitä, että merkki ei kuvaile niitä tavaroita, joita sillä tarjotaan loppukäyttäjille. Esimerkiksi nimi verkkokauppa on kuvaileva verkkokauppapalveluille, ja useat elinkeinonharjoittajat käyttävät sitä kuvailemaan verkossa tapahtuvaa myyntipalvelua. Näin ollen Verkkokauppa ei ole tavaramerkkinä erottamiskykyinen myyntipalveluille. Etenkin sähköisten palvelujen kohdalla on yleistä, että palvelun nimi kuvailee hyvinkin suoraan tarjottavia palveluja. Tällaisen nimen vahvuutena on, että se saatetaan löytää helpommin internet-hauissa. Heikkoutena on, että sitä ei voida kovinkaan helposti suojata eli saada

7 nimeen yksinoikeutta. Toisin sanoen muutkin voivat käyttää nimeä tai hyvin samankaltaista nimeä oman palvelunsa tunnuksena. Verkkotunnuksen päätettä (.fi,.com jne.) ei lähtökohtaisesti oteta huomioon merkin erottamiskykyä arvioitaessa, mutta pitkän ja laajan käytön ansiosta palvelun kuvaileva nimi ja verkkotunnuksen pääte saattavat kokonaisuutena vakiintua rekisteröintikelpoiseksi tunnukseksi (esim. verkkokauppa.com). Nimiä, jotka suoraan tai lähes suoraan kuvailevat tuotetta tai palvelua, ei voi siis lähtökohtaisesti rekisterö idä tavaramerkiksi. Tällaisten merkkien suojaamisen edellytyksenä on jo edellä mainittu merkin vakiintuminen, jonka osoittaminen on käytännössä kallista ja työl ästä. Vaikka yksinoikeus tällaiseen nimeen (vuosien käytön jälkeen) saataisiinkin, on suoja-ala kuitenkin tyypillisesti kapea, eli yksinoikeudesta huolimatta muut tahot voivat joka tapauksessa käyttää hyvinkin samankaltaisia nimiä. Jos brändin suojauksessa halutaan päästä mahdollisimman helpolla ja edullisesti, useimmiten parhaat nimet ovat sellaisia, jotka ovat täysin keksittyjä (esim. Xerox kopiokoneille), asiayhteydestä erotettuja eli eivät kuvaile merkin käsittämiä tuotteita (Apple elektroniikkalaitteille) tai vihjailevia eli suggestiivisia (Jaguar auton nimenä antaa mielikuvan nopeudesta ja urheilullisuudesta). Alla lyhyesti erottamiskyvyn eri kategoriat: Täysin geneerinen nimi. Ei voida suojata, koska kaikilla elinkeinon harjoittajilla tulee olla oikeus käyttää sitä. Esimerkki: Maito maitotuotteille, Rotsi vaatteille Kuvaileva nimi. Kuvailevaa nimeä ei voida lähtökohtaisesti suojata. Vuosien vakiinnuttamisen perusteella merkkiin voidaan saada kuitenkin yksinoikeus. Tällöinkin yksinoikeuden osoittaminen on kallista, ja muiden kiistäessä sen voi seurauksena olla pitkä ja kallis oikeudenkäynti. Yksinoikeuden ylläpitäminen edellyttää käytännössä sitä, että merkin haltija ei anna muiden käyttää samankaltaisia

8 merkkejä. Vaikka yksinoik eus saadaan pidettyä, voivat muut kuitenkin käyttää varsin samankaltaisia merkkejä. Kuvailevat nimet ovat siis suojauksen ja loukkauksiin puuttumisen kannalta varsin kallis ja hankala vaihtoehto. Esimerkki: Kotipizza ravintolapalveluille, MaxiMix makeisille Vihjaileva nimi. Vihjaileva nimi antaa epäsuoran mielikuv an tuotteen ominaisuudesta tai käyttötarkoituksesta. Mikäli nimen kuvailevuus ei ole liian suoraa ja konkreettista, voidaan nimi rekisteröidä. Vihjailevat, eli suggestiiviset nimet ovat siis kustannustehokas valinta, vaikkakin niiden osalta on olemassa pieni riski, että kuvailevuuden aste katsotaan liian korkeaksi. Vihjailevien nimien saama suoja on usein vahva. Esimerkki: Keiju margariineille, Airbus lentokoneille Asiayhteydestä irrotetut nimet. Tällaiset nimet ovat sanoja, jotka eivät kuitenkaan liity merkin käsittämiin tavaroihin tai palveluihin. Tällainen merkki voidaan siis rekisteröidä ja sille saadaan rekisteröinnillä vahva yksinoikeus. Kyseessä on siis kustannustehokas valinta. Esimerkki: Apple (omena) elektroniikkalaitteille, Pantteri makeisille Keksityt nimet. Keksittyjen nimien yksinoikeus on yleensä kaikkein vahvin ja suojaamisessa ei pitäisi olla ongelmia. Kyseessä on siis myös kustannustehokas valinta. Esimerkki: Pepsi virvoitusjuomille, Kodak kameroille

9 3. Rekisteröi oikeutesi Tavaramerkin rekisteröinti on ylivoimaisesti edullisin tapa saada oikeudet nimeen. Rekisteröimällä merkin autat myös muita välttämään loukkauksia. Luottaminen siihen, että nimeen saa käytön kautta oikeuksia on kallis strategia. Kun merkki on rekisteröity, on oletuksena kaikkia muita kohtaan, että sinulla on merkkiin oikeudet. Jos joku haluaa kiistää oikeutesi, on heidän osoitettava, että merkki on rekisteröity lainvastaisesti. Jos luotat vakiintuneisiin oikeuksiin, olettamana on, että oikeuksia ei ole. Tällöin sinun on siis kussakin tapauksessa osoitettava oikeutesi. Käytännössä oikeudet os oitetaan mm. esittämällä näyttöä merkin käytöstä ja tunnettuudesta. Hyvänä nyrkkisääntönä onkin, että ilman ulkompuolisen tekemää markkinatutkimusta kohderyhmässä merkin tunnettuudesta vakiintumista on hyvin vaikea osoittaa.

10 Markkinatutkimus ja muun materiaalin hankkiminen omien oikeuksien osoittamiseksi maksaa tyypillisesti moninkertaisesti rekisteröintiin verrattuna. Rekisteröinnillä on myös se hyvä puoli, että muut tahot omia ennakkotutkimuksia tehdessään tulevat tietoiseksi oikeuksistasi. Rekisteröinnillä voit siis jonkin verran pienentää todennäköisyyttä siitä, että joku loukkaa oikeuksiasi. Koet siis vähemmän nimiin liittyviä riitoja, ja ne ratkeavat helpommin, nopeammin, halvemmin ja usein sinulle paremmalla tavalla kuin jos brändiäsi ei olisi suojattu. Jos joku loukkaa oikeuksiasi, on asian selvittäminen joka tapauksessa varsin kallista. Loukkausten minimointi tavaramerkin suojauksella on hyvä tapa pienentää brändin suojaamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia.

11 4. Ajattele laajasti laatiessa tavaraluetteloa Kun laadit tavaraluetteloa hakemusta tehdessä, yritä ennakoida mahdollisimman hyvin mihin liiketoimintasi on menossa. Älä rajoita rekisteröinnin käsittämiä tavaroita/palveluja vain niihin, joille nyt käytät merkkiäsi. Tämä siitä syystä, että tavara- ja palveluluetteloa ei voi myöhemmin laajentaa. Tavaraluetteloa voi ainoastaan supistaa ja täsmentää. Ota mukaan ainakin liitännäisiä tavaroita ja palveluja, joille brändiäsi voisi laajentaa, ja sellaisia, joille et haluaisi muiden käyttävän samaa nimeä. Esimerkiksi virvoitusjuomien hiilihapotuslaitteita valmistavan yrityksen kannattaa suojata brändi hiilihapotuslaitteiden lisäksi myös ainakin pulloille ja makusiirapeille. Jos nämä liitännäiset tuotteet eivät

12 ole hakemuksessa mukana, ja niille halutaan myöhemmin tavaramerkkisuoja, on tehtävä uusi hakemus. Uuden hakemuksen tekeminen on kalliimpaa kuin tuotteiden sisällyttäminen ensimmäiseen hakemukseen. Ajattele siis tavaraluetteloa laatiessa laajasti, mutta realistisesti. Mitä enemmän tavaraluokkia hakemukseen sisältyy, sitä suurempi on muiden oikeuksista johtuva esteriski ja sitä korkeammat ovat hakemuksen viranomaismaksut. Näistä lisäluokista aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti p ienemmät, kuin uuden hakemuksen tekeminen.

13 5. Valitse yhden brändin strategia Yhden brändin rakentaminen, sen tunnetuksi tekeminen ja suojaaminen on halvempaa kuin monien brändien luominen ja suojaaminen. Usean brändin strategia voi olla joissain tapauksissa järkevä riskinhallinnan kannalta (esimerkiksi Procter and Gamble valmistaa sekä myrkkyjä että lasten ruokia, jolloin on järkevää olla niille eri brändit), mutta se ei ole kovinkaan kustannustehokasta. Jos sinulla on useita tuotteita, on hyvä strategia se, että on yksi pääbrändi ja sen alla tuotteet eroteltu kuvailevilla nimillä (esim. Google Play, Google Trends, Google Maps, Google Earth, Google Analytics, jne.). Kuvailevaa nimeä ei voi eikä kannata suojata, ja tällaisten kuvailevien tuotenimien käyttäminen kasvattaa pääbrändin (yllä

14 mainitussa esimerkissä Google ) tunnettuutta. Yhden brändin strategia on kustannustehokas vaihtoehto.

15 6. Valitse hyvä kumppani Hyvän asiamiehen valitseminen on erinomainen tapa säästää brändin suojaamisen kustannuksissa. Hyvä asiamies voi esimerkiksi kertoa, milloin nimi on sellainen, että sitä ei voi suojata tai sen suojaaminen on kallista. Hyvä asiamies ajattelee parastasi, ja tekee suosituksia, jotka voivat olla hänen omien etujenkin vastaisia (esim. suosittelee olla hakematta rekisteröintiä sellaiselle nimelle joka ei ole suojattavissa). Suomalaisista tavaramerkkihakemuksista jää hyväksymättä huomattavasti suurempi osa silloin, kun niissä ei ole käytetty asiamiestä. Valitse asiamies, johon luotat ja joka on IPR-alan erityisosaaja. Amerikkalaisen Red Adairin sanoin " if you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.

16 Tavaramerkki.fi Tavaramerkk i.fi palvelu on helpoin ja nopein tapa hoitaa brändin suojaus kustannustehokkaasti. Palvelu auttaa sinua tekemään oikeita valintoja hyvän hakemuksen tekemiseksi. Kokenut IPR-juristi tarkistaa lopulta hakemuksen ennen vireille laittamista. Voit palvelun avulla suojata brän disi n. 100 maassa. Ipriq Intellectual Property Law Tavaramerkki.fi palvelun tarjoaa Ipriq Intellectual Property Law. Ipriq on kahden kokeneen IPR-juristin vuonna 2016 perustama toimisto, joka keskittyy etenkin startup-yritysten, kasvuyritysten ja pk-yritysten auttamiseen. Haluamme tarjota yrityksille vaihtoehdon, jossa ne saavat ison toimiston osaamisen pienen toimiston ketteryydellä ja kustannusrakenteella. Toimimme aiemmin Suomen isoimmassa IPR-lakitoimistossa, jossa olimme molemmat osakkaina ja johtotehtävissä. Meillä on pitkä kokemus brändin suojaamisesta pienistä startup-yrityksistä merkittäviin kansainvälisiin yrityksiin ja luksusbrändeihin saakka. Panostamme erityisesti alan parhaiden sähköisten palveluiden kehittämiseen. Ipriq Oy Eteläesplanadi Helsinki @ipriq.com