Tavaramerkkiopas. Immateriaalioikeudet tutuksi

Transkriptio

1 Tavaramerkkiopas Immateriaalioikeudet tutuksi

2 Immateriaalioikeudet tutuksi Immateriaalioikeudet tutuksi -oppaamme avaavat eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Sarjassa kerromme konkreettisten esimerkkien valossa, miten eri suojamuotojen hakemusprosessit toimivat ja mitä hakijan on tärkeää ottaa huomioon. Tavaramerkkiopas Tavaramerkkiopas on laadittu tavaramerkkeihin erikoistuneen asiantuntijamme, IP-juristi Laura Roseliuksen kanssa. Ensimmäinen osa käsittelee EU-tavaramerkin rekisteröinnin vaiheita hakijan näkökulmasta, toinen osa kertoo EU-tavaramerkkiä vastaan tehdystä väitteestä ja väitekäsittelyn kulusta ja kolmannessa osassa pureudutaan tavaramerkin valvontaan ja puolustukseen. Tämä tavaramerkkiopas sisältää: Mikä on tavaramerkki? Miten tavaramerkki rekisteröidään? Väite tavaramerkkiä vastaan Tavaramerkin valvonta ja puolustus

3 Mikä on tavaramerkki? Rekisteröinti antaa tuotemerkille suojan Yrityksen tuotemerkit, nimi ja sloganit ovat tärkeä osa yrityksen aineetonta pääomaa, ja ne voidaan suojata tavaramerkkirekisteröinneillä. Rekisteröinti antaa oikeuden estää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä ja vähentää samalla merkin käyttöön liittyviä juridisia riskejä. Mikäli merkkiä ei rekisteröidä, se on käytännössä vapaasti muiden käytettävissä. Tavaramerkit ovat tärkeä osa yrityksen brändiä ja markkinointia. turvaavat tuotteiden ja merkkien kehitystyön investoinnit ja estävät muita hyötymästä merkkien maineesta. vähentävät muiden esittämien loukkaussyytösten riskiä. kannattaa suojata koko EU-alueella rekisteröimällä merkit EU-tavaramerkeiksi. tavaramerkkipalveluihin kuuluu olennaisena osana ennakkotutkimus, joka selvittää, liittyykö merkin käyttöön tai rekisteröintiin jotain riskejä. Mitä tavaramerkkirekisteröinnillä voi suojata? Tavaramerkkirekisteröinti oikeuttaa merkin omistajaa kieltämään muita tahoja käyttämästä tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Tavaramerkin haltija voi kieltää omaan merkkiinsä

4 sekoitettavissa olevan merkin käytön, kunhan merkkiä käytetään samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden tunnuksena. Kielto-oikeus koskee merkin käyttöä esimerkiksi tavarassa tai sen pakkauksessa, mainonnassa, markkinointija laskutusaineistossa tai merkin käyttöä suullisesti. Tavaramerkki suojaa merkkiä sekä suoralta kopioinnilta että merkin muunnelmia vastaan. Merkkien sekoittumista arvioidaan niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella. Tavaramerkiksi voi rekisteröidä minkä tahansa merkin, jonka avulla tuotteiden tai palveluiden jakeluketju ja loppukuluttajat pystyvät erottamaan markkinoitavat tuotteet ja palvelut toisten yritysten samankaltaisista tavaroista ja palveluista. Perinteisesti tavaramerkit jaetaan sana-, kuvio- tai yhdistelmämerkkeihin, mutta olemassa on muitakin, kuten iskulauseet. Esimerkiksi Nike on rekisteröinyt iskulauseensa Just do it EUtavaramerkiksi. Tavaramerkiksi voidaan hyväksyä myös äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Nestlen Perrier-pullon ulkomuotoa suojaa EU-tavaramerkki. Hyvin poikkeuksellisesti tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä myös väri tai haju. Fazer on rekisteröinyt tummansinisen Pantone 280C-sävyn maitosuklaalle. Yhteisömerkit ja tarkastusmerkit Tavaramerkkien lisäksi on olemassa yhteisömerkkejä ja tarkastusmerkkejä. Yhteisömerkeillä tarkoitetaan merkkejä, joita käytetään tietyn yhteisön jäsenten harjoittamassa elinkeino- ja ammattitoiminnassa. Tunnettu yhteisömerkki on esimerkiksi Suomalaisen Työn Liiton avainlippumerkki. Tarkastusmerkkejä puolestaan käytetään tunnuksena tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät tarkastusmerkin haltijan asettamat erityiset laatuvaatimukset. Suomessa esimerkiksi kotimaisten vihannesten pakkauksista löytyy usein Kotimaiset Kasvikset ry:n tarkastusmerkki, jonka käyttö kertoo tuotteen alkuperä- ja laatuvaatimusten täyttymisestä. Tavaramerkkisuojan syntyminen Tavaramerkkisuoja syntyy pääsääntöisesti rekisteröimällä merkki tavaramerkiksi. Useimmissa maissa suoja voi syntyä myös pelkän käytön myötä. Merkki on vakiintunut, kun asianomaiset kuluttaja- tai muut piirit tunnistavat vakiintuneen tavaramerkin pitkäaikaisen käytön perusteella. Ns. common law -maissa kuten Yhdysvalloissa, tietty suoja syntyy heti merkin ensikäytön myötä. Tavaramerkin voimassaolo ja uudistaminen Tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä tai joissain maissa tavaramerkin hakemuspäivästä. Tavaramerkkirekisteröinti voidaan uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa. Merkin omistaja voi kuitenkin menettää tavaramerkkinsä, mikäli tavaramerkkiä ei ilman hyväksyttävää syytä ole tosiasiallisesti käytetty viimeisten viiden, tai joissain maissa kolmen, vuoden aikana. Käytössä oleva tavaramerkki on uudistamismahdollisuudesta johtuen periaatteessa ajallisesti rajoittamaton, kunhan uudistamismaksut maksetaan joka kymmenes vuosi.

5 Miten tavaramerkki rekisteröidään? Merkin valinta lähtee asiakkaan tarpeista Prosessin lähtökohtana on yleensä asiakkaan yhteydenotto ja toive suojata joku tietty tavaramerkki. Tässä vaiheessa kartoitamme ensin nopeasti, löytyykö rekistereistä jo vastaavia identtisiä merkkejä. Vaikka ennakkotutkimukset ovat usein tärkeitä, yksittäisen hakemuksen kohdalla ei välttämättä aina kannata tehdä liian laajoja tutkimuksia, sillä niiden kustannukset voivat nopeasti nousta turhan korkeiksi hyötyyn nähden. Tutkimukset eivät välttämättä takaa merkin rekisteröitävyyttä. Silti jonkinlainen kokonaiskuva merkin rekisteröitävyydestä kannattaa aina hankkia ennakkoon. Toiseksi selvitämme, minkälainen merkki sopii parhaiten asiakkaan tarpeeseen: sana, kuvio, näiden yhdistelmä, äänimerkki vai jokin muu. Joskus merkkiversioita tarvitaan enemmän kuin yksi. Esim. jos asiakas ei aio käyttää merkkiään pelkästään logo-muodossa, voi olla tärkeää saada yksinoikeus kohdistettua myös merkin sanaan sellaisenaan. On tärkeää miettiä jo tässä vaiheessa, miten saadaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarvetta vastaava merkki, jolla on todennäköiset mahdollisuudet tulla hyväksytyksi virastokäsittelyssä. Kolmanneksi pohdimme, missä asiakas tarvitsee suojaa maantieteellisesti. Vaikka tuotteet saattavat olla digitaalisia ja siten usein globaaleja, tavaramerkkisuoja on silti aina paikallinen. Usein päädytään EU-merkkiin, sillä se on kustannustehokas ja hallinnollisesti yksinkertainen ratkaisu. Perusmaksu EU:n tavaramerkkivirastossa (EUIPO) on 850 yhdeltä tavaramerkkiluokalta ja yksi hakemus kattaa kaikki 28 maata vertailuksi hakemusmaksut kahdesta-kolmeen yksittäisestä jäsenvaltiosta ovat samaa luokkaa. Lisäksi rekisteröintiprosessit on tällöin suoritettava erillisenä, jolloin sekä paperimäärä että hallittavat kokonaisuudet voivat muodostua hankalaksi.

6 Neljänneksi mietimme, millainen hakemuksen suojapiiri tulisi olla, eli mille tavaroille tai palveluille merkkiä haetaan ja mille sitä käytetään nyt ja tulevaisuudessa. Jos hakemus on esimerkiksi IT-alaa koskeva, kannattaa hakemuksessa huomioida itse ohjelmiston tai laitteen lisäksi siihen liittyvät palvelut, kuten asennus, ylläpito ja IT-konsultointi. Jo vireille laitettua hakemusta ei voi täydentää myöhemmin, joten kaikki merkkiin ja sen käyttöön liittyvät tarpeet on mietittävä tarkasti etukäteen. EU:n tavaramerkkiviraston käsittely ei yleensä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä Asiantuntijana me hoidamme tavaramerkkihakemuksen jättämisen EU:n tavaramerkkivirastoon (EUIPO), joten tässä vaiheessa asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä. Täytämme hakemuksen EUIPO:n sähköisessä portaalissa ja käännämme tavaraluettelot toiselle EU-kielelle (yleisin asiakkaidemme käyttämä kieliyhdistelmä on suomi ja englanti). Hakemuksen jättämisen jälkeen saamme vahvistuksen virastosta, että hakemus on vireillä. Luonnollisesti pidämme asiakkaamme joka vaiheessa ajan tasalla hakemusprosessin etenemisestä. Virasto tekee muodollisen tarkastuksen, eli katsoo, että hakemuksen muodolliset vaatimukset täyttyvät. Tähän kuuluu mm. tavaraluetteloiden sanamuotojen tarkistus. Jos hakemuksen hyväksymisen esteenä on nk. absoluuttinen rekisteröintieste, viraston tutkija antaa hakemusta koskevan lausunnon eli välipäätöksen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkijan näkemyksen mukaisesti haettu merkki kuvailee suojattavia tuotteita tai palveluita, mikä ei ole sallittua. EU-virastolla on erittäin tiukka käytäntö merkin erottautumiskyvyn arvioinnissa ja se katsoo aina kuvailevuuden ehdottomaksi esteeksi rekisteröinnille. Välipäätökseen voidaan joko vastata tai, mikäli tilanne näyttää ylitsepääsemättömältä, laatia kokonaan uusi hakemus. Viranomaisen mielen muuttaminen hyvällä argumentoimalla onnistuu välillä, mutta erityisen tärkeää on pohtia erottautumiskykyyn liittyviä asioita jo ennakkoon tällaisten tilanteiden välttämiseksi. Klassinen esimerkki erottautumiskyvystä on Apple: se tuskin menisi läpi esim. omenia sisältäville ruoka- tai juomatuotteille, mutta esim. mobiililaitteille se on erinomainen merkki, koska se ei kuvaile tuotteita millään tavalla. Annamme aina asiakkaallemme suosituksen, miten välipäätöksen sattuessa kohdalla kannattaa edetä. Neuvottelut asiakkaan ja kolmansien osapuolien välillä tavanomaisia ennen rekisteröintiä Mikäli välipäätöstä ei lainkaan anneta tai vastaus annettuun välipäätökseen on hyväksytty, EUIPO koostaa ennakkotutkimusraportin, johon sisältyy kaikki identtiset ja samankaltaiset EU-tavaramerkit sekä mahdollisesti hakijan pyynnöstä myös vastaavat EU-jäsenmaiden kansalliset merkit. Virasto lähettää raportissa mainituille kolmansille osapuolille tiedon uudesta vireillä olevasta hakemuksesta. Tosin se, muodostuuko raportissa esiintynyt merkki hakemuksen mahdollisesti kaatavaksi kompastuskiveksi, riippuu lopulta estemerkin haltijan halukkuudesta puuttua asiaan. Hakemusta koskeva väiteaika alkaa viraston julkaistessa merkin. Kolmen kuukauden aikana kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tehdä väite hakemusta vastaan perustuen omiin identtisiin tai samankaltaisiin merkkeihin ja tunnuksiin. Väitteet ovat hyvin yleisiä, joten asiakkaan ei tarvitse ajatella hakemuksen kaatuvan siihen. Usein päästään hyviin molempia osapuolia tyydyttäviin sovintoratkaisuihin neuvottelemalla, ja

7 yritykset voivat jatkaa merkkien rinnakkaiseloa. Jotta neuvottelut olisivat menestyksekkäitä, molemmilla osapuolilla täytyy olla halukkuutta kompromissiin: asiakas ei esimerkiksi saa kaikkia haluamiaan nimikkeitä tavaraluettelossa läpi. Mainio esimerkki on merkki HELKA, jota on haettu sekä päähineille että kengille. Aikaisemman HELGA-merkin haltija tekee hakemusta vastaan väitteen. Aikaisempi merkki suojaa laajempaa nimikettä vaatteet. Neuvotteluiden tuloksena HELKA-merkin haltija suostuu rajoittamaan oman hakemuksensa koskemaan ainoastaan nimikettä kengät. Tähän HELGA-merkin haltija on tyytyväinen, sillä he eivät itse markkinoi kenkiä oman merkkinsä alla. Koska osapuolet ovat päässeet keskenään sopuun, väiteprosessia ei ole tarpeen jatkaa ja väitteentekijä peruu tehdyn väitteen. Mikäli sopuun ei päästä tai neuvotteluja ei lainkaan käydä, etenee väiteprosessi, josta voit lukea lisää tästä oppaasta kohdassa Väite tavaramerkkiä vastaan. Raportoimme väiteajan aina asiakkaalle ja mikäli väiteitä ei hakemusta vastaan tehdä, merkki lopulta rekisteröidään. EU-virasto lähettää meille hakemusta koskevan rekisteröintitodistuksen. Tavaramerkki on voimassa periaatteessa rajattoman ajan, mutta se täytyy uudistaa kymmenen vuoden välein suorittamalla uudistusmaksu. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että rekisteröityyn tavaramerkkiin kohdistuu tietyn ajan kuluttua vaatimus sen käyttämisestä. Tosin asiakkaankaan kannalta ei ole järkevää ylläpitää sellaisia tavaramerkkisuojia, jotka eivät ole enää käytössä ja siten ehkä jo kaupallisesti merkityksettömiä. Merkinhaltija on vastuussa tavaramerkkinsä valvonnasta ja puolustuksesta Tavaramerkin valvonta ja puolustus ovat merkinhaltijan vastuulla. Valvontaan tarvitaan hyviä työkaluja, ja siksi tarjoammekin valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön aina, kun uusi hakemus on laitettu vireille jossain päin maailmaa. Valvonta kohdistuu eri maiden tavaramerkkirekistereihin ja tarkoituksena on valvoa, hakeeko kilpailija suojaa samankaltaiselle merkille samalla maantieteellisellä alueella. Valvonnan kautta saamme tietoomme kaikki identtiset ja samankaltaiset merkit ja voimme ajoissa yhdessä asiakkaan kanssa punnita, mikäli löydökset vaativat toimenpiteitä, esimerkiksi väitteiden muodossa. Ensimmäisen vuoden valvontamme on maksuton. Tänä aikana asiakas ehtii saada kuvan siitä, miltä kilpailukenttä näyttää hänen merkkinsä näkökulmasta ja onko kolmansien osapuolien rekisteröinteihin syytä puuttua.

8 Väite tavaramerkkiä vastaan Kolmas osapuoli voi vastustaa merkin rekisteröintiä Pelkkä Euroopan tavaramerkkiviraston (EUIPO) hakemuskäsittely ja viraston hyväksyntä eivät johda suoraan merkin rekisteröintiin, vaan myös kolmansille osapuolille on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää vastalauseita merkin rekisteröimiselle hakemusprosessin aikana. Tätä kutsutaan väiteajaksi, joka alkaa merkin julkaisemisesta ja antaa kolmansille osapuolille tilaisuuden tehdä väite merkkiä vastaan kolmen kuukauden sisällä sen julkaisusta. Kuten kerrottu edellä Miten tavaramerkki rekisteröidään -osiossa, EUIPO koostaa ennen tavaramerkin rekisteröimistä ennakkotutkimusraportin, josta käy ilmi identtiset ja samankaltaiset EU-tavaramerkit sekä mahdollisesti hakijan pyynnöstä myös vastaavat EU-jäsenmaiden kansalliset merkit. Virasto lähettää raportissa mainituille kolmansille osapuolille tiedon uudesta vireillä olevasta hakemuksesta, mikä tarjoaa heille mahdollisuuden reagoida esimerkiksi väitteen muodossa. Vaikka väitteet EU-tavaramerkkihakemuksia vastaan ovat hyvinkin tavanomaisia, eivät raportissa mainitut kolmannet osapuolet suinkaan aina automaattisesti vastusta uuden merkin rekisteröintiä. Kolmannella osapuolella täytyy myös olla väiteperuste pohjautuen omiin identtisiin tai samankaltaisiin merkkeihin tai tunnuksiin. Myös tavaramerkkien kattamien tuotteiden ja palveluiden on oltava vähintään samankaltaisia, jotta väite voisi menestyä. Väite merkkiä vastaan ei tarkoita, että hakemus olisi jotenkin huono tai ettei merkkiä voisi saada rekisteröidyksi. Usein päästään hyviin molempia osapuolia tyydyttäviin sovintoratkaisuihin neuvottelemalla. Tällöin merkit voivat jatkaa rinnakkaiseloa rekisterissä ja markkinoilla,

9 ja väite perutaan. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä ennen väiteajan loppumista tai neuvotteluja ei käydä lainkaan, alkaa varsinainen väitekäsittely EUIPO:ssa. Osapuolet voivat neuvotella väiteajan päätyttyäkin EUIPO lähettää hakijalle tiedon hakemusta vastaan tehdystä väitteestä tai väitteistä. Väite on hallinnollinen tapa estää merkin rekisteröinti, ja tässä vaiheessa virasto tutkii väitteen vain siltä osin, että se täyttää sille annetut muodolliset vaatimukset. Virasto kertoo tiedoksiannossaan hakijalle, kuka on väitteentekijä, mitä merkkiä väite koskee ja mihin merkin kattamiin nimikkeisiin se kohdistuu. Väite ei välttämättä kohdistu merkkiin kokonaisuudessaan vaan ainoastaan joihinkin tavaraluettelon nimikkeisiin, jotka vastapuoli kokee päällekkäiseksi oman merkkinsä suojapiirin kanssa. Ilmoitamme asiakkaalle väitteestä ja annamme suosituksen, miten väiteasiassa kannattaa edetä. Esimerkiksi maidon ja jugurtin valmistukseen erikoistunut Lehmäinen Oy on suojannut kuviomerkkikokonaisuuden Power-Jugu kaikenlaisille maitotuotteille. Lehmäinen Oy ei valmista piimää eikä piimän valmistaminen ole myöskään sen suunnitelmissa. Piimäinen Oy on hakenut tavaramerkkisuojaa merkille Power-P jugurtille ja piimälle. Lehmäinen Oy tekee väitteen Power-P -merkkiä vastaan jugurttituotteiden osalta. Sen sijaan piimätuotteet eivät ole väitteen kohteena. Neuvottelemalla voidaan päätyä ratkaisuun, jossa Piimäinen Oy saa rekisteröidyksi merkin Power-P piimätuotteiden osalta muttei jugurttituotteille. Kolmen kuukauden aikarajan umpeuduttua virasto asettaa väiteprosessille aikataulun. Prosessi alkaa kahden kuukauden nk. cooling off -vaiheella, jolloin osapuolilla on ensin mahdollisuus neuvotella sopimusratkaisusta keskenään. Ainahan neuvotteluja ei ehditä käydä ennen väiteajan umpeutumista, sillä väite saatetaan jättää vasta hyvin lähellä aikarajan päättymistä, tai neuvottelut voivat olla vielä kesken. Sen sijaan väiteprosessin aikaista cooling off -vaihetta voidaan pidentää jopa 22 kuukauteen asti, mikäli osapuolten väliset neuvottelut venyvät. Ensisijaisesti kannattaa hyödyntää mahdollisuus sopia osapuolten kesken merkkien rinnakkaiselosta, mikä toki edellyttää kompromissia tai mahdollisesti kaupallista ratkaisua asiakkaan suunnalta. Mikäli sovinto saadaan aikaan, tästä ilmoitetaan virastoon ja hakemus voidaan rekisteröidä sovitussa suojapiirissä. Hakija saa mahdollisuuden vastata väitteeseen Mikäli sovintoa ei synny tai osapuolten välillä ei päästä neuvotteluihin, jatkuu varsinainen väitekäsittely virastossa. Virasto antaa hakijalle kaksi kuukautta aikaa vastata väitteeseen, ja laadimme vastineen asiakkaan ohjeisiin perustuen. Vastineessa esitetään argumentointia merkkien ja tavaroiden/palveluiden erilaisuudesta ja siitä, etteivät ne sekoitu markkinoilla. Argumentointia tukevaa materiaalia voidaan aina tuoda esille, esim. tarkempaa tietoa merkin käytöstä tai siitä kenelle merkin kattamat tavarat on suunnattu. Argumentoinnissa voidaan myös viitata viraston tai EU-tuomioistuimen tavaramerkkiratkaisuihin. Mikäli vastineessa esitetään täysin uusia argumentteja, antaa virasto vielä vastapuolelle mahdollisuuden vastata kertaalleen. Kun osapuolten vastaukset on jätetty virastoon, EUIPO antaa päätöksensä. Virasto punnitsee merkkejä ja niiden yhtäläisyyksiä: ovatko ne visuaalisesti, foneettisesti (esim. Helka vs. Helga) tai

10 käsitteellisesti (esim. kissa vs. cat) samankaltaisia. Virasto tutkii myös, edustavatko yritykset samaa toimialaa ja ovatko niiden merkit siten käytännössä sekoitettavissa. Esimerkiksi kaksi identtistä Salama-tavaramerkkiä eivät todennäköisesti ole sekoitettavissa, jos toinen yritys toimii kampaamo- ja toinen autoalalla. Lisäksi virasto tarkistaa, onko merkkien tuotteet tai palvelut suunnattu samalle kohderyhmälle onko kyse toisessa tapauksessa esim. ammattilaistuotteista ja toisessa kuluttajatuotteista. Lääkealalla voidaan tarkastella esimerkiksi, onko toisaalta kyseessä reseptilääkkeestä ja toisaalta käsikauppavalmisteesta. Näillä eroilla voi olla suuri vaikutus viraston päätöksenteossa. Usein merkin saa rekisteröityä jossain muodossa Viraston punnittua edellä mainittuja asioita, se antaa päätöksensä. Tämä tarkoittaa, että virasto joko hylkää väitteen kokonaan tai osittain, jolloin hakija voi jatkaa merkin rekisteröintiä tosin mahdollisesti suppeammassa muodossa kuin alun perin haettu. Yleensä nämä rajoitukset kohdistuvat tavaraluetteloon, jolloin jostain päällekkäisistä nimikkeistä täytyy luopua. Mikäli virasto hyväksyy väitteen kokonaisuudessaan, ei haettua merkkiä lainkaan rekisteröidä. Päätöksestä voi valittaa EUIPO:n valituslautakuntaan. Neuvomme asiakastamme aina tapauskohtaisesti, onko tällainen valitus kannattava jättää vai kannattaako hakemuksesta luopua, ja mahdollisesti tehdä kokonaan uusi, erilainen hakemus. Vaikka väitteet ovat melko yleisiä, väiteprosessit, jotka päätyvät rekisteröinnin täydelliseen hylkäämiseen ovat sen sijaan melko harvinaisia. Yleensä neuvottelut osapuolten välillä sujuvat kitkattomasti ja merkki hyväksytään jossain muodossa. EU-tavaramerkin rekisteröintiprosessi kestää yleensä puolisen vuotta, mutta väiteprosessin osuessa kohdalle aikaa voi upota helposti useakin vuosi. Vireillä oleva hakemus tarjoaa kuitenkin tänäkin aikana parempaa suojaa merkille kuin rekisteröimätön merkki.

11 Tavaramerkin valvonta ja puolustus Tavaramerkin valvonta on merkinhaltijan vastuulla Rekisteröity tavaramerkki antaa merkinhaltijalle vahvan suojan niille tavaroille ja palveluille (esim. kengille luokassa 25 tai koulutuspalveluille luokassa 41) sekä maantieteellisille alueille (esim. EU), joille merkki on rekisteröity. Mikään EU:n viranomaistaho ei kuitenkaan valvo automaattisesti merkinhaltijan etua, vaan merkinhaltija on aina itse vastuussa merkkinsä valvonnasta ja puolustuksesta kolmansia osapuolia vastaan. Toki esimerkiksi EU:n tavaramerkkivirasto (EUIPO) lähettää merkinhaltijoille tiedon, mikäli kolmas osapuoli hakee samankaltaisen tai identtisen merkin rekisteröintiä, mutta EUIPO ei ota kantaa, miten aiemman merkinhaltijan pitäisi toimia tässä tilanteessa. Merkkien valvontaan tarvitaan hyviä työkaluja, ja siksi tarjoammekin valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön uuden tavaramerkkirekisteröinnin myötä. Valvontamme kohdistuu niiden maiden tavaramerkkirekistereihin, joissa merkki on rekisteröity tai vireillä, ja tarkoituksena on valvoa, hakeeko kilpailija suojaa samankaltaiselle merkille samalla maantieteellisellä alueella. Ensimmäisen vuoden valvontamme on maksuton. Tänä aikana asiakas ehtii saada kuvan siitä, miltä kilpailukenttä näyttää hänen merkkinsä näkökulmasta ja onko kolmansien osapuolien rekisteröinteihin yleensäkään syytä puuttua. Valvontapalvelussamme tietoomme tulevat kaikki asiakkaidemme merkkien kanssa identtiset ja samankaltaiset tavaramerkkihakemukset samoissa tavara- ja palveluluokissa. Valvonta kohdistuu eri maiden tavaramerkkirekistereihin aina asiakkaan merkin suoja-alueen mukaan. Kaksi tavaramerkkiasiamiestämme tarkistaa ja arvioi nämä löydökset päivittäin. Vaikka osumia tuleekin runsaasti, kaikkeen ei välttämättä

12 tarvitse puuttua. Asiakkaalle raportoimmekin ainoastaan merkittävät löydökset, esimerkiksi identtiset merkit tärkeillä markkina-alueilla. Annamme myös asiakkaalle aina suosituksen, miten mahdollisen ongelmamerkin kanssa kannattaa menetellä. Mitään yleispätevää suositusta ei ole, vaan katsomme aina tapauskohtaisesti, kannattaako samankaltaiseen merkkiin puuttua. Arvioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. löydetyn merkin maantieteellinen kattavuus, mitä tavaroita/palveluita se koskee ja minkälainen merkki on kyseessä. Neuvotteleminen on yleensä paras ratkaisu Jatkuvan valvonnan kautta mahdollistamme sen, että voimme ajoissa yhdessä asiakkaan kanssa punnita, minkälaiset löydökset vaativat toimenpiteitä väitteen tai neuvottelujen muodossa. Kun samankaltainen merkki on löytynyt ja olemme päättäneet asiakkaan kanssa ryhtyä toimenpiteisiin tätä merkkiä vastaan, aloitamme usein varoituskirjeellä tai lähestymällä vastapuolta neuvottelupyynnöllä. Väitteen tekemistä virastoon ensisijaisena ratkaisuna ei suositella, sillä neuvottelujen kautta päädytään usein hyviin sopuratkaisuihin. Tosin joskus väite on paras ratkaisu eikä aina ole edes aikaa neuvotella ennen väiteajan umpeutumista (esim. EUIPO:ssa väiteaika on vain kolme kuukautta merkin julkaisemisesta). Toisinaan väite kannattaa jättää varmuuden vuoksi väiteajan puitteissa, mutta samalla jatkaa neuvotteluja väiteprosessin ulkopuolella. Otamme siis ensin yhteyttä vastapuoleen ja pyydämme heitä usein peruuttamaan tavaramerkkihakemuksensa tai rajoittamaan sitä tapauksesta riippuen. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen tai jos vastapuolesta ei kuulu mitään, väitettä kannattaa harkita. Eri maiden kohdalla on syytä punnita, kannattaako väite jättää: esimerkiksi Yhdysvalloissa väite on kallis ja raskas, oikeudenkäynnin kaltainen prosessi, kun taas EU:ssa se on ainoastaan hallinnollinen prosessi. Käytämme eri maissa aina paikallisia asiantuntijoita arvioimaan paikallisen oikeuskäytännön valossa, minkälaiset mahdollisuudet väitteellä on menestyä, ja tarvittaessa viemään asiakkaidemme prosessia läpi kyseisessä maassa. Oman tavaramerkin puolustaminen kannattaa Suoraan kilpailevan toiminnan ollessa kyseessä, väitteen tekeminen on usein suositeltavaa. Muuten on olemassa riski oman tilan kapenemisesta, sillä väitteen tekemättä jättäminen voidaan tulkita rinnakkaisen merkin hiljaiseksi hyväksynnäksi. Hakemus- tai rekisteröintivaiheessa tehty väite on kevyt prosessi verrattuna mahdollisuuksiin saada kilpailija myöhemmin luopumaan jo rekisteröidystä ja käyttöönotetusta tavaramerkistä. Tällöin kilpailija on saattanut jo panostaa merkkiin merkittävästi investointien muodossa ja tekemällä sen eteen laajaa markkinointia. Valvomalla ja puolustamalla omaa merkkiään varmistaa kaiken tunnettuuden sitomisen omaan tavaramerkkiinsä. Omaa merkkiä puolustaessa on tärkeää tehdä kotiläksyt ja ottaa ainakin seuraavanlaisia asioita huomioon: Väite ei menesty, mikäli tavara- ja palveluluettelot koskevat täysin erilaisia tuotteita ja palveluita (esim. aurinkokennoja suojaavaa merkkiä O SOLE MIO ei kannata pitää väitteen perustana SOLE-kahvimerkkiä vastaan). Toiseksi voi nyrkkisääntönä sanoa, että sanamerkki antaa vahvimman suojan verrattuna muunlaisiin tavaramerkkeihin, sillä se antaa yksinoikeuden merkkiin sisältyvälle erottamiskykyiselle sanalle. Sitä vastoin kuviomerkki on aina sidottu kuvioon, ja suoja kohdistuu kuvioon tai kuvion ja sanan yhdistelmään. Väitettä harkittaessa on siis syytä punnita oman tavaramerkin vahvuus.

13 Kolmas tärkeä näkökulma on käytön dokumentointi. Tavaramerkinhaltijan on konfliktin sattuessa yleensä viiden vuoden kuluttua merkin rekisteröinnistä pystyttävä osoittamaan, että merkki on ollut käytössä sille rekisteröidyssä tarkoituksessa. Tämän takia käytön kaikenlainen dokumentointi on erityisen tärkeää heti, kun merkki on otettu käyttöön. Mahdollisia todisteita merkin käytöstä ovat mm. myynti- ja markkinointimateriaalit, vuosikertomukset, kotisivut, erilaiset lausunnot ja todistukset (mieluiten ulkopuoliselta taholta) sekä kuluttajatutkimukset. Tänä päivänä tavaramerkkejä käytetään ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa. Kaikessa käyttönäyttömateriaalissa on tärkeää, että merkki näkyy selvästi ja että materiaalista käy ilmi mihin tavaroihin tai palveluihin merkin käyttö kohdistuu. Koska oman tavaramerkin käyttö täytyy voida osoittaa menestyäkseen väitteessä, ei tarpeettomia, eiaktiivisesti käytössä olevia merkkejä kannata haalia IPR-salkkuunsa. Kahden-kolmen vuoden horisontti on toki järkevä ottaa huomioon merkkejä hakiessa, mutta tarpeettomista tai vanhoista, jo käytöstä poistuneista merkeistä kannattaa suosiolla luopua. Tavaramerkki, jota yritys ei käytä ei välttämättä ole puolustettavissa kilpailijoita vastaan, ja saattaa näin ollen olla yritykselle pelkkä kustannuserä. Tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta sen rekisteröimisestä, ja se voidaan uusia periaatteessa rajattoman ajan aina kymmenen vuoden välein maksamalla uudistamismaksu. EU:ssa tavaramerkin uudistamisen virallinen perusmaksu on 850. Tässä ei kuitenkaan kannata tuijottaa pelkästään edullista uudistamishintaa, vaan miettiä IPR-salkkuaan kokonaisuutena ja muistaa, että vain aktiivisessa käytössä oleva merkki tuo yritykselle arvoa. Merkinhaltijan on pidettävä silmät auki loukkausten varalta Tarjoamme valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön ensimmäiseksi vuodeksi maksutta jokaisen uuden tavaramerkkihakemuksen kohdalla. Kun asiakas on saanut kuvan kilpailukentästä merkin ympärillä, hänen on helpompi tehdä päätös, onko valvontapalvelulle tarvetta jatkossakin kyseisen merkin osalta. Yleensä valvonta on aina suositeltavaa, jotta merkinhaltija saa riittävän ajoissa tiedon identtisistä ja samankaltaisista tavaramerkeistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että valvonta kohdistuu ainoastaan virallisiin tavaramerkkirekistereihin, jolloin esimerkiksi rekisteröimättömät merkit jäävät tämän valvonnan ulkopuolelle. Asiakkaan onkin siis syytä pitää myös itse silmät ja korvat auki alan tapahtumissa, messuilla ja myymälöissä. Myös jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta voi tulla tärkeitä havaintoja mahdollisista loukkaavista merkeistä. Tuoteväärennökset ovat tietysti merkittävä ryhmä tavaramerkkiloukkauksissa kuten myös pakkaukset, joissa on jäljitelty esim. toisen merkin värimaailmaa tai logoa. Mahdollisia loukkaustapauksia on tullut esiin Google AdWords-markkinoinnissa, jossa toinen yritys oli hyödyntänyt asiakkaan merkkiä tarpeettomasti ainoastaan hakusanamielessä. Omasta tavaramerkistään kannattaa tehdä Google-hakuja aika ajoin, sillä tavaramerkin loukkauksia tapahtuu ja niitä havaitaan nykyään usein verkossa.

14 Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä. IP-lakimies Laura Roselius hoitaa eurooppalaisia, kotimaisia ja kansainvälisiä tavaramerkkihakemuksia ja mallioikeusasioita sekä suorittaa tavaramerkki- ja toiminimitutkimuksia. Hän on mukana laatimassa asiakkaiden tavaramerkkien suojausstrategioita ja konsultoi tuoteväärennöstapauksissa. Hän laatii tavaramerkki- ja IPR-asioiden sopimuksia, kuten lisenssisopimuksia ja neuvoo domain-tunnuksien rekisteröintiä ja loukkauksia koskevissa asioissa. Laura Roselius p / Boco IP on kansainvälisesti toimiva patenttitoimisto, joka on perustettu vuonna Boco IP:n tavoitteena on tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä maksimoida asiakkaiden immateriaalioikeuksien arvo. Lue lisää: