SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi Suomi hakija / valittaja edustajanaan BERGGREN OY AB, Antinkatu 3 C, FI-00100 Helsinki, Suomi Yhteisön tavaramerkkihakemusta nro 8 681 835 koskeva VALITUS ENSIMMÄINEN VALITUSLAUTAKUNTA joka toimi kokoonpanossa: Th. Margellos (puheenjohtaja), D.T. Keeling (esittelijä) ja Ph. von Kapff (jäsen) kirjaaja: C. Bartos on tehnyt seuraavan Menettelyn kieli: suomi
2 päätöksen Yhteenveto tosiasioista 1 Lapin Liha Oy (jäljempänä hakija) jätti 12.11.2009 hakemuksen sanamerkin FRESH AND FROZEN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi luokkiin 29, 31, 35 ja 41 kuuluvia tiettyjä tavaroita ja palveluja varten. 2 Tutkija ilmoitti hakijalle 4.12.2009 päivätyssä kirjeessä, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdan perusteella tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä seuraavia tavaroita ja palveluja varten: Luokka 29 Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat; Luokka 31 Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet; maltaat. Luokka 35 Tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut. 3 Tutkijan perustelut voidaan tiivistää seuraavasti: Rakenteellisesti ilmaus FRESH AND FROZEN ei poikkea englannin kielen kielioppisäännöistä, vaan on pikemminkin niiden mukainen. Siten asianomainen kuluttaja ei miellä ilmaisua epätavanomaiseksi, vaan ennemminkin merkitseväksi: tuoreena pakastettu. Ilmaus FRESH AND FROZEN kokonaisuutena kertoo kuluttajille välittömästi ja suoraan haettavien tavaroiden olevan tuoreista raaka-aineista valmistettuja pakasteita. Vastaavasti hakemuksen kattamien tukku-, vähittäisja jälleenmyyntipalvelujen osalta merkki kertoo palvelujen käsittävän tuoreista raaka-aineista valmistettujen pakasteiden myyntipalvelut. - Näin ollen ilmauksessa on ilmeistä ja suoraa tietoa hakemuksen sisältämien tavaroiden lajista ja laadusta ja suoraa tietoa hakemuksen sisältämien palvelujen muusta ominaispiirteestä, eli siitä, että kyseiset tukku-, vähittäisja jälleenmyyntipalvelut käsittävät tuoreista raaka-aineista valmistettujen pakasteiden myynnin. Koska merkki FRESH AND FROZEN on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen tavaroihin ja palveluihin nähden, asianomainen kohdeyleisö vastaanottaa sen ensisijaisesti kuvailevana, mikä siten hämärtää vaikutelmaa merkin mahdollisesti ilmaisemasta kaupallisesta alkuperästä.
3 4 Hakija muutti luokassa 35 hakemiensa palvelujen luetteloa 18.1.2010 vaihtamalla ilmauksen tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut ilmaukseen elintarvikkeiden ja juomien tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut. 5 Hakija yritti osoittaa rekisteröintiä vastaan esitetyt väitteet vääriksi tutkijalle 4.2.2010 toimittamillaan kirjallisilla perusteluilla. 6 Tutkija hylkäsi edellä 2 kohdassa lueteltuja tavaroita ja palveluja koskevan tavaramerkkihakemuksen 5.10.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), koska se ei täyttänyt tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. 7 Hakija jätti riidanalaista päätöstä koskevan valituksen 23.4.2010 ja toimitti valituksen perusteet sisältävän kirjelmän 24.5.2010. Valitusperusteet 8 Hakijan perusteet voidaan tiivistää seuraavasti: Merkki FRESH AND FROZEN on yllättävä sanayhdistelmä, joka ei kuvaile tuotetta. Siihen sisältyy käsitteellinen ristiriita, koska kuluttajat ostavat hakemuksessa tarkoitetut tuotteet tuoreina (fresh) tai pakastettuina (frozen), eivät molemmissa muodoissa samanaikaisesti. Jos elintarvike on pakastettu (frozen), kuluttajat eivät enää miellä sitä tuoreeksi (fresh). Tuotteen luokittelu tuoreeksi (fresh) tai pakastetuksi (frozen) määrää sen sijainnin myymälässä, jossa pakasteet ja tuoretuotteet sijoitetaan eri osastoille. Merkkiä ei voida pitää erottamiskyvyttömänä tai kuvailevana hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta, koska palveluja ei kuvailla sanoilla tuore tai pakastettu eikä varsinkaan sanoilla tuore ja pakastettu. Viraston on otettava huomioon, että rekisteriin on jo hyväksytty samankaltaisia merkkejä luokissa 29, 30 ja 31, nimittäin merkit FRESH & WILD, FRESH AND FUSION, SPRING FRESH ja SNAP FROZEN. Perustelut 9 Valitus on yhteisön tavaramerkkiasetuksen 58 60 artiklan ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 48 säännön mukainen. Se voidaan näin ollen ottaa käsiteltäväksi. 10 Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on Ehdottomat hylkäysperusteet, säädetään olennaisin osin seuraavaa: 1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: (b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
4 (c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; 2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. 11 Riidanalainen päätös perustuu tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan. Näistä b alakohta estää rekisteröimästä merkkejä, joilla ei kyetä osoittamaan kuluttajille, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä; c alakohdassa puolestaan kielletään suoja tavaramerkeiltä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita muut toimijat voivat tarvita osoittamaan tavaroidensa tai palvelujensa ominaisuuksia. Nämä kaksi säännöstä ovat tietyiltä osin päällekkäiset, koska kuluttajat eivät todennäköisesti miellä kaupallisen alkuperän osoittajiksi sellaisia ilmauksia, jotka välittävät helppotajuisesti objektiivista tietoa tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksista, ja koska muut toimijat todennäköisesti tarvitsevat näitä ilmauksia voidakseen välittää kuluttajille samat objektiiviset tiedot tavaroidensa tai palvelujensa luonteesta. 12 Valituslautakunta panee merkille, että riidanalaisen päätöksen jälkeen ilmaus tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut luokassa 35 vaihdettiin ilmaukseen elintarvikkeiden ja juomien tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut. 13 Kyseiset tavarat ja palvelut on suunnattu pääasiallisesti suurelle yleisölle. 14 Hakijan merkin rekisteröitävyyden puolesta esittämät väitteet perustuvat ilmauksen FRESH AND FROZEN suppeaan tulkintaan. Sanat FRESH ja FROZEN voivat tietyissä olosuhteissa merkitä elintarvikkeiden vastakkaisia ominaisuuksia, nimittäin silloin, kun sanalla tuore (FRESH) viitataan eri elintarvikkeisiin kuin sanalla FRESH ja kun sitä käytetään sanan pakastamaton (NOT FROZEN) synonyymina. Englanninkielisen sanan FRESH tavanomainen merkitys on kuitenkin seuraava: retaining its original qualities; not deteriorated or changed by lapse of time; not stale, musty, or vapid (Oxford English Dictionary Online), suomeksi alkuperäisessä muodossaan säilynyt; pilaantumaton tai vanhentumaton; ei kuivunut, ummehtunut tai väljähtynyt. Hakijan tavaroiden ja palvelujen yhteydessä sana FRESH ymmärretään todennäköisesti nimenomaan edellä kuvaillussa merkityksessä, joka ei sulje pois ominaisuutta FROZEN. 15 Tuore, toisin sanoen alkuperäisessä muodossaan säilynyt, pilaantumaton ja vanhentumaton elintarvike, joka ei ole kuivunut, ummehtunut tai väljähtynyt, voidaan hyvinkin myydä pakastettuna. Sanojen FRESH ja FROZEN välillä ei siten ole minkäänlaista käsitteellistä ristiriitaa, kuten hakija väittää. Näin ollen merkki FRESH AND FROZEN kokonaisuutena kertoo kuluttajille välittömästi ja suoraan tavaroiden olevan tuoreista raaka-aineista valmistettuja pakasteita.
5 Vastaavasti palvelujen osalta merkki kertoo, että elintarvikkeiden ja juomien tukku-, vähittäis- ja jälleenmyyntipalvelut käsittävät tuoreena pakastettujen elintarvikkeiden ja juomien myyntipalvelut. 16 Valituslautakunnan mukaan on selvää, että kuluttaja, joka tarkastelee merkkiä kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, ymmärtää välittömästi ja suoraan yhteyden merkin ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä. 17 Hakija vaatii virastoa ottamaan huomioon useita aiempia tavaramerkkirekisteröintejä, joihin sisältyy sana FRESH tai sana FROZEN. Näillä rekisteröinneillä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole merkitystä, sillä merkit FRESH & WILD, FRESH AND FUSION, SPRING FRESH ja SNAP FROZEN eroavat huomattavasti merkistä FRESH AND FROZEN. Lisäksi on huomattava, etteivät virastoa sido nämä aiemmat päätökset, koska jokainen tapaus on käsiteltävä erikseen ja omassa yhteydessään. 18 Edellä esitetyn arvioinnin perusteella valituslautakunta katsoo, että merkiltä FRESH AND FROZEN puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja että tutkija on perustellusti hylännyt sen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Hylkäyspäätöksen perusteena on käytetty aivan oikein tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, koska haettu merkki muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen luonnetta.
6 Määräys Näillä perusteilla VALITUSLAUTAKUNTA on määrännyt seuraavaa: Valitus hylätään. Th. Margellos D.T. Keeling Ph. von Kapff Kirjaaja: C.Bartos