Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan

2 Patentit USA TEKSTI MARJUT HONKASALO AIA (America Invents Act) muuttaa patentoinnin käytäntöjä Syyskuussa 2011 presidentti Obama allekirjoitti kolmessa vaiheessa voimaan astuvan uuden patenttilain AIA, joka mullistaa patentteihin (utility patent) ja mallisuojiin (design patent) liittyviä käytäntöjä. Jotkut pitävät muutosta merkittävimpänä 175 vuoteen, toiset 60 vuoteen. Muutoksia on paljon, ja artikkelin lopussa olevassa taulukossa on esitetty niistä vain muutama. Kolster Infossa 3/11 mainittiin merkintävaatimusten muuttumisesta. Nykyään riittää, että tuotteessa viitataan ilmaiselle sivustolle esimerkiksi merkinnällä Patent: Jos yrityksellä on kaksi tuotetta, sivusto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta: YRITYS In accordance with Section 287(a) of Title 35 of the United States Code, notice is made of YRITY s rights in the United States Patents listed on this webpage and associated with the following products: PRODUCT A PRODUCT B US 1, 234, 567 US 1, 234, 567 US 1, 234, 568 US D365,123 Additional patent applications pending US 13/987,654 USA:n patenttivirasto USPTO käytti oikeuttaan asettaa maksuja nostamalla hintoja 15 % syyskuun 2011 lopussa. Nyt USPTO on ehdottanut maksumuutoksia, joilla pyritään ohjaamaan hakijoita virastoystävällisempään käyttäytymiseen. Helmikuussa julkaistu ehdotus nostaisi esimerkiksi vähimmäissisäänjättömaksuja patenttihakemuksilla 47 % ja mallisuojahakemuksilla 123 %, itsenäisten vaatimusten lisämaksua 84 %, epäitsenäisten 67 %, jatkotutkimuspyyntöä (RCE) 83 % ja valitusmaksuja 230 %. Vuosimaksut nousisivat %, mutta myöntämisen yhteydessä maksettavat maksut alenisivat 53 %. Vaatimusten määrän aiheuttama työ otetaan huomioon myöntämisen jälkeisissä maksuissa. Esimerkiksi Post Grant Review n hinta riippuu patentin vaatimusten lukumäärästä, halvimmillaan se on USD. Tulevan syyskuun muutoksista käytännössä merkittävin on se, että hakija voi olla joku muukin kuin keksijä, ja hakemuksen voi jättää ilman siirtokirjaa esimerkiksi työsuhdekeksinnöissä. Mielestäni merkittävin muutos ensi vuoden maaliskuussa on se, että sen jälkeen tunnettu tekniikka ei rajoitu vain patentteihin, kirjallisiin julkaisuihin ja USA:ssa tapahtuneeseen julkiseen käyttöön ja myymiseen, vaan mukaan luetaan myös USA:n ulkopuolella tapahtunut julkistaminen missä muodossa tahansa; esimerkiksi Suomessa tapahtunut myynti kelpaa tunnetuksi tekniikaksi. Omia tai jonkun kanssa yhdessä omistettuja aikaisempia, tekemispäivänä salaisia hakemuksia ei enää lueta tekniikan tasoon keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Provisionaalihakemusta ei tarvita mahdollisimman aikaiselle estevaikutukselle muille hakijoille effective filing date -määrittelyn käyttöönoton jälkeen; hakemus toimii patentoitavuuden esteenä prioriteettihakemuksen päivästä lähtien riippumatta siitä, mihin maahan prioriteettihakemus on jätetty. Koska USA on ns. case law -yhteiskunta, moni uudessa laissa oleva asia selviää vasta pitkän ajan kuluttua, kun tuomioistuimet ovat asian ratkaisseet. Voimaan syksyllä 2011 Voimaan Voimaan USPTO:lle maksujen asettamisoikeus Yritys voi olla heti hakija Ennakkokäyttöoikeus laajenee Inter Partes Reexaminationiin onnistumisehto Track one -nopeutettu käsittely Merkintäedellytykset ja väärän merkinnän seuraukset muuttuivat Väitettä muistuttava Post Grant Review Inter Partes Review korvaa Inter Partes Reexaminationin Supplemental Examination Ex Parte Reexaminationin rinnalle First-inventor-to-file (otetaan huomioon grace period) Derivation proceedings (parempi oikeus keksintöön) Interference proceedings poistuu Tekniikan taso muuttuu effective filing date korvaa termit date of invention ja date of filing Eurooppapatenttiasiamies Marjut Honkasalo seuraa aktiivisesti eri patenttivirastojen laki- ja sääntömuutoksia. Hän on myös vaikuttamassa alan kehitykseen epi:n (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) valtuutettuna ja hallituksen jäsenenä sekä European Patent Practise Committeen jäsenenä. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki kolster@kolster.fi Turku Lemminkäisenkatu C Turku turku@kolster.fi Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere tampere@kolster.fi Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki seinajoki@kolster.fi Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa vaasa@kolster.fi Oulu Elektroniikkatie Oulu oulu@kolster.fi Päätoimittaja Anne Suutala anne.suutala@kolster.fi Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Antti Hovi Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti petra.henriksson@kolster.fi Parempi katsoa kuin katua! Pääkirjoitus Maailma, jossa elämme, komplisoituu ja globalisoituu. Päinvastaisista, käytäntöjen harmonisointiin tähtäävistä pyrkimyksistä huolimatta näin näyttää tapahtuvan myös patenttimaailmassa. Yhdysvaltain uusi patenttilaki on tästä valitettava esimerkki. Se vaikuttaa, jos mahdollista, vieläkin monimutkaisemmalta kuin edeltäjänsä. Valitettavasti on myös niin, että uusien, aloittavien teknologiayritysten täytyy jo liiketoimintaansa aloittaessaan ottaa huomioon tämä muuttuva toimintaympäristö ja toimialaansa liittyvät immateriaalioikeudet (IPR = intellectual property rights), käytännössä maailmanlaajuisesti. Näin jo siitäkin syystä, että yritys ylipäänsä voisi laillisesti ryhtyä tekemään sitä, mitä on suunnitellut. Ei siis ihme, että toiminnanvapausselvitykset (FTO = freedom to operate) ja erilaiset markkina- ja teknologiaselvitykset ovat merkittävästi lisänneet suosiotaan. Myös pääomasijoittajat ovat ymmärtäneet immateriaalioikeuksien arvon ja merkityksen liiketoiminnassa sekä hyvässä että pahassa. Itse omistettu IPR on usein se kivijalka, jolle menestyvä liiketoiminta rakennetaan. Toisaalta tietoisuus toisten omistamista immateriaalioikeuksista on välttämättömyys yrityksen toiminnanvapauden säilyttämiseksi ja toisten omistamiin IPR:iin liittyvien liiketoimintariskien minimoimiseksi. Yritystä, joka joutuu Yhdysvalloissa patentinloukkausoikeudenkäyntiin, voidaan hyvästä syystä onnitella, koska siitä on tullut alallaan merkittävä tekijä sikäläisillä markkinoilla. Jos tähän tilanteeseen kuitenkin joudutaan valmistautumattomana, voi käsillä olla myös katastrofi. Parempi siis katsoa kuin katua! Antti Peltonen toimitusjohtaja > antti.peltonen@kolster.fi KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Arvokasta startup-yrityksen menestykselle: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit Pegasor Oy on vuonna 2008 perustettu korkean teknologian kasvuyritys, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen pienikokoisen, reaaliaikaisen ja jatkuvatoimisen anturiteknologian pienhiukkaspitoisuuden mittaukseen. Tavoitteena on globaali liiketoiminta lisensoinnin vauhdittamana. Arvokkaana apuna tavoitteen saavuttamisessa on verkottuminen muiden lisensointia hyödyntävien yritysten kanssa sekä oikeiden kumppaneiden löytäminen unohtamatta hyvin liiketoimintaan sisään ajettua patenttiasiamiestä, Pegasorin IP Manager Markku Rajala sanoo. Pegasor tavoittelee asemaa yrityksenä, jonka hiukkasanturit ovat must silloin, kun halutaan mitata jatkuvatoimisesti pienten hiukkasten pitoisuutta. Pegasor Pienhiukkasten mittaukseen keskittyvä liiketoiminta on Rajalan mukaan vasta kehittymässä, joten Pegasorin pyrkimyksenä on patentoida perusteknologia mahdollisimman laajasti. Sen lisäksi suojattavaa löytyy prosesseista ja erilaisista käyttökohteista. Pieneksi yritykseksi Pegasor onkin hyvin aktiivinen patentoija. - Alan kehittymättömyys vaikuttaa siihen, että vielä on mahdollista saada geneerisiä patentteja, joita kannattaa pitää voimassa täydet 20 vuotta. Pegasorilla on tunnistettu tähän mennessä nelisenkymmentä tuotteisiin liittyvää keksintöä. Näistä on jätetty parikymmentä suomalaista patenttihakemusta sekä kymmenkunta kansainvälistä PCT-hakemusta, Rajala summaa. - Saman patenttihakemuksen sisällä on usein sekä tuote-, prosessi- että käyttövaatimuksia. Näin voimme pelata aikaa ja jättää myöhemmin jaettuja hakemuksia sitä mukaa kun kaupalliset tuotteet kehittyvät. Rajalan mukaan pienhiukkasmittauksessa kiinnostavia alueita ovat tulevaisuudessa erityisesti terveysvaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät sovellukset. Kumpaakaan käyttöaluetta ei ole täydessä mittakaavassa vielä kaupallistettu. Ajoneuvoteollisuus on yksi lupaavimmista toimialoista. Tavoitteena on, että ajoneuvojen pienhiukkaspäästöjen mittauksessa Pegasorin teknologiasta muodostuisi alan standardi. - Olisi kovin tavoiteltavaa, että vaikkapa kaikissa katsastusasemien hiukkasmittauslaitteistoissa näkyisi Pegasor-tavaramerkki. Siksi myös tavaramerkki on meille patentin ohella tärkeä; se jatkaa patentin suoja-aikaa. Tällainen ikuinen suoja on Pegasorin tavoite. 4 KOLSTER Info

5 Patenttisalkun oltava kassavirtapositiivinen Pegasorin IPR-strategian kulmakivi on ollut alusta lähtien se, että patenttisalkun on oltava kassavirtapositiivinen. - Kulut on pidettävä mahdollisimman pieninä, ja IPR-portfolion on oltava sellainen, että se mahdollistaa lisensoinnin, Rajala sanoo. - Liiketoimintaa tukevaa portfoliota ei voi kuitenkaan rakentaa ilman kuluja. Siksi lisensoinnin on oltava suhteellisen aggressiivista, ja se on sidottava asiakasprojektiin alusta lähtien. Kuluja pyritään optimoimaan markkina-alueiden mukaan: patenttia ei esimerkiksi haeta maissa, joissa patenttien loukkaamisesta ei voi saada järkevää korvausta. Silloin pyrkimyksenä on ensisijaisesti rekisteröidä hyödyllisyysmalleja tai käyttää tavaramerkkiä. Patentoinnin kannalta keskeisimmät alueet ovat Eurooppa, Japani ja Kiina USA:n markkinat ovat haaste: - Harkitsemme tarkkaan, ennen kuin lähdemme viemään läpi patentointiprosessia, joka vaikuttaa kalliilta ja sattumanvaraiselta. Jos ei ole isoa kumppania, joka ottaa vastuun mahdollisista oikeudenkäyntikustannuksista lisenssisopimuksen kautta, pienellä yrityksellä ei ole mahdollisuutta puolustautua, Rajala huokaa. Sen sijaan kokemukset sekä patenttiettä hyödyllisyysmallisuojauksesta Kiinassa ovat rohkaisevia. - Jos et itse suojaa Kiinassa, voit olla varma, että kiinalaiset kyllä suojaavat. Kiinassa olemme hakeneet patenttia perusteknologialle. Kiinassa tunnetaan hyvin myös hyödyllisyysmalli, ja siellä sitä myös käytetään aktiivisesti samalla tavalla kuin Venäjällä ja Saksassa. Kiinassa käytämme hyödyllisyysmallia erityisesti estämään ennalta IPR-kiistoja. Tapaus Chint vs. Schneider osoitti, että hyödyllisyysmallin loukkaus voi Kiinassa tulla erittäin kalliiksi. Tavoitteena nostaa IPR-toimintojen ammattimaisuutta Tulevaisuuden tärkeäksi kehityskohteeksi Rajala nostaa IPR-toimintojen tehokkaamman hallinnoinnin. - Patenttijärjestelmän pitää vastata siihenkin haasteeseen, että liiketoiminta voidaan joskus myydä. Yrityksen arvo ei saa due diligence -prosessissa pudota puutteiden takia. IPR-portfolion ja sen hallinnan pitää täyttää kaikki ne lupaukset, jotka me siitä annamme, samalla tavalla kuin lupausten, jotka annamme itse tuotteesta. Kaikki IPR-dokumentit keksintöilmoituksesta lähtien siirtyvät jatkossa sähköiseen työkaluun, jonka myötä Pegasor integroituu myös Kolsterin käyttämään järjestelmään. IP Manager Markku Rajala, Pegasor Oy Kehityskohteeksi Rajala nimeää lisäksi keksintöjen tunnistamisen entistä täsmällisemmin. - Meidän tulee löytää tuotteistamme se, mikä niissä on uniikkia ja suojaamisen arvoista. Niin keksinnöllinen yritys kuin olemmekin, ei tehtyjen keksintöjen tunnistaminen ole aina suoraviivaista. Erityisesti tämä koskee keksintöjä, joilla olisi käyttöarvoa myös muualla kuin omassa hiukkasmittarissamme. Verkostot ja hyvät kumppanit arvossaan Lisensoinnista Pegasor haluaa oppia edelleen lisää ja on jäsenenä lisensointiammattilaisten maailmanlaajuisessa yhdistyksessä. - Olemme aktiivisesti mukana LES Scandinavian toiminnassa, ja täytyy sanoa, että kaikille lisensoinnista kiinnostuneille se on organisaatio, jonka tuotos-panossuhde on suurin! Pyrimme verkottumaan jatkossa entistä paremmin lisensoinnin ammattilaisten kanssa, Rajala kertoo. Pegasor on onnistunut toistaiseksi solmimaan yhden erittäin merkittävän lisenssisopimuksen kansainvälisen kumppanin kanssa, jonka liikevaihto on noin 1000 kertaa suurempi kuin yrityksen oma liikevaihto. - Meidän onnemme on ollut, että perustuotteemme myynti on ollut niin kannattavaa, että lisenssisopimusneuvotteluille on ollut riittävästi aikaa. Lisämausteen neuvotteluun on tuonut se, että meillä ei ole toistaiseksi myönnettyjä patentteja. Tällöin sen määrittely, mitä oikeastaan lisensoidaan, on hyvin tärkeää. Neuvotteluissa sovitaan usein myös osaamisen siirrosta ja jopa prototyyppien kehittämistä. Tuolloin myös uuden IPR:n omistuksesta ja molemminpuolisesta lisensoinnista tulee muistaa sopia. Periaatteena on, että lisensoinnin on tuettava perustuotteiden myyntiä. Pitkän tähtäimen tuotekehityksessä lisenssisopimusten tuottotavoitetta arvioidaan peilaamalla sitä ajateltuun voittoon, mikäli yritys itse kykenisi tekemään tarvittavan investoinnin. - Tästä on se etu, että voimme myydä pakettia joko toiselle yritykselle, jolla on tuotantoon tai investointeihin valmiudet, tai sitten rahoittajalle, jolla on valmiudet rahoittaa tarvittavat investoinnit. Tärkeää onnistuneiden lisenssineuvotteluiden ja oikeiden partnereiden löytämisen ohella on Rajalan mielestä sujuva yhteistyö patenttiasiamiehen kanssa. - Patenttiasiamiehen kanssa tarvitsemme ensisijaisesti älykästä, keskustelevaa vuoropuhelua. Hakemusten laadinnan osaaminen on toki tärkeää, mutta se jää mekaaniseksi suoritukseksi, ellei myös asiamiehemme ymmärrä busineksemme tarkoitusta. Tästä syystä jatkuvuus toiminnassa luottoasiamiehen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Meidän kohdallamme tällainen onnenpotku on toteutunut. KOLSTER Info 5

6 IPR & Lisensointi TEKSTI JYRKI NIKULA Lisensoinnin haasteet Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Lisensointi tuntuu olevan päivän muotisana. Kansainvälisten yritysten lisenssiriidat ovat ylittäneet uutiskynnyksen suomalaisessa mediassa useamman kerran viimeisen vuoden aikana. Olemme lukeneet toistuvasti suurista korvausvaatimuksista ja jopa tuotteiden markkinoinnin keskeyttämisestä Euroopan väkirikkaimmissa maissa. Kaikki tämä saattaa tuntua melko kaukaiselta arkipäivän yrityselämässä, mutta lisensointi on itse asiassa lähempänä kuin monet arvaavatkaan. Käyttöoikeudet kuntoon vakiosopimuksilla Yhdistämme lisensoinnin helposti suuriin patenttiriitoihin, mutta monet hyvinkin arkipäiväiset asiat perustuvat lisensointiin. Esimerkiksi musiikin soittaminen ja jakelu radiolla, cd:llä tai tietokoneella ladattavassa muodossa perustuvat tekijänoikeuksien lisensointiin. Samoin elokuvien katseleminen joko vuokraamosta tai online-palvelusta hankittuna on itse asiassa käyttöoikeuden lisensointia. Monet kansainväliset kauppaketjut tai vaikkapa vaate- ja autovalmistajat lisensoivat tavaramerkkinsä paikallisille toimijoille, jotka voivat tarjota palveluita tai tuotteita tavaramerkin alla vaikka eivät itse omistakaan brändiä. Useat tietokoneohjelmien valmistajat lisensoivat oman ohjelmansa yritysten tai yksityisten ihmisten käyttöön käytöstä tulee maksaa tapauksesta riippuen vakiosuuruinen tai erikseen sovittava lisenssimaksu, joka voi olla voimassa tietyn ajan, kuten esimerkiksi vuoden tai ohjelmistoversion eliniän ajan. Erilaisiin tilanteisiin käytetään hyvinkin erilaisia lisensointisopimuksia. Useimmat arkipäiväiset lisensointitilanteet hoidetaan niin kutsutuilla vakiosopimuksilla tai vakiolausekkeilla. Loppukäyttäjällä ei käytännössä ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä hänelle tarjottu, valmiiksi painettu lisenssisopimus tai sitten jättää ottamatta lisenssi tai vuokraamatta vaikkapa elokuva. Niin kutsutussa massalisensoinnissa vakiosopimusten käyttäminen onkin järkevä tapa hoitaa erilaisista käyttöoikeuksista sopiminen. Käytä IPR-oikeuksien lisensoinnissa asiantuntijatiimiä IPR-oikeuksia lisensoitaessa tulee kuitenkin olla tarkkana. Tämä pätee sekä patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, mallioikeuksien että knowhow:n lisensointiin. Mikäli lisenssinantaja tulee vahingossa antaneeksi liian laajat oikeudet tai antaa lisenssinsaajalle liian suuren vapauden päättää myyntitoimen laajuudesta ja vähimmäismyyntimääristä, saattaa aluksi hyvältä vaikuttanut sopimus päätyä tilaan, jossa sopimuksesta ei ole kummallekaan osapuolelle hyötyä. Pahimmassa tapauksessa saattaa jopa käydä niin, että lisenssinsaaja kehittää ja suojaa teknologiaa eteenpäin niin etevästi, että tämä haittaa alkuperäisen perusteknologian kehittäjän toimintaa markkinoilla. Lisenssisopimukset eivät yleensä ole monimutkaisia, mutta osapuolten tulee elää niiden varassa hyvinkin pitkiä aikoja. Olosuhteet voivat muuttua paljonkin, jolloin huolellisesti mietitty sopimus suojaa osapuolia yllättäviltä tapahtumilta. Tärkeää on kuitenkin se, että lisensointi ei ole pelkästään osa IPRtai legal-funktiota, vaan kytkentä liiketoiminnan, juridiikan ja tekniikan välillä on tehty ennen neuvotteluvaihetta. Merkittävissä lisensointineuvotteluissa on hyvä käyttää eri alojen asiantuntijoista koostettua tiimiä, jossa on yleensä mukana liiketoiminnasta vastaavan henkilön lisäksi juristi ja tekninen asiantuntija. Tällainen tiimi harjaantuu nopeasti neuvottelemaan hyviä sopimuksia, koska edustettuina ovat kaikki kolme elementtiä jo alkuvaiheessa. Valmiiksi neuvotellun sopimuksen jälkikäteen tarkistuttaminen juristilla ei yleensä ole kovin järkevää, koska tällöin on yleensä hyvinkin vaikea avata sopimuksesta sellaisia kohtia, joista ei edes ole keskusteltu varsinaisten neuvotteluiden aikana. Tekniikan ja tuotekehityksen asiantuntijat voivat antaa arvokkaita kommentteja kilpailijoiden aktiviteeteista samalla tekniikan alalla tai vaik- 6 KOLSTER Info

7 Kuva: Vesa Lahtinen kapa uuden kehitteillä olevan tekniikan vaatimista erilaisista ratkaisuista. Joskus seuraava tuotesukupolvi saattaa poiketa edellisestä niin paljon, että itse tuotteeseen liittyvät IPR-oikeudet muuttuvat täysin siirryttäessä uuteen tuotesukupolveen. Suhteuta tuotot panostukseen huomioi myös tietotaidon siirto Yksikönjohtaja, Legal Counsel Jyrki Nikulan vastuualueina Kolsterilla ovat IPR Legal, tavaramerkit, verkkotunnukset ja mallioikeudet. Kolster panostaa jatkossa erityisesti IPR Legal -palveluiden edelleen kehittämiseen: - Pääpainomme tulee olemaan sopimuksissa, lisensoinnissa ja riita-asioissa sekä näiden lisäksi erityisesti tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien käyttämisessä osana liiketoimintaa, Nikula sanoo. Kaikkiin neuvotteluihin ei kuitenkaan tarvita suurta asiantuntijatiimiä. Pienemmissä asioissa kannattaa suhteuttaa sopimuksen laajuus ja siitä tulevaisuudessa saatavat potentiaaliset lisensointimaksut siihen, kuinka paljon neuvotteluihin satsataan. Perusasiat tulee kuitenkin käydä läpi myös yksinkertaisissa sopimuksissa, jotta sopimuksesta ei tule yritykselle taakkaa. Esimerkiksi patentin ylläpidosta useammassa maassa koituu vuosien varrella tietty määrä kustannuksia. Mikäli yritys ei itse käytä patenttia hyväkseen, eikä patentteihin perustuvasta tekniikasta tai lisensoinnista kerry merkittävää liikevaihtoa, saattaa patenttisalkun myyminen olla järkevin vaihtoehto. Kannattaa myös pitää mielessä, että joidenkin patenttien tai muiden IPR-oikeuksien arvo voi realisoitua vasta pitkän ajan kuluttua patentin tai oikeuden hakemisajankohdasta tällöin liian halvalla lisensoitu patentti voi tuoda ikävän yllätyksen muutaman vuoden päästä. Olen törmännyt useisiin tapauksiin, joissa patentilla on saatu suojattua perustekniikka mallikkaasti. Mutta kun tuotetta on lähdetty lisensoimaan, on huomattu, että valmistamiseen liittyy merkittävä määrä know-how:ta, koska tuote on vaikea valmistaa ja vaatii erityistä tietämystä. Tällaisessa tilanteessa ei pelkkä patenttilisenssi ole riittävä, vaan lisenssin tulee myös kattaa riittävä tietotaidon siirto, jotta lisenssin saaja pystyy valmistamaan laadukasta tuotetta markkinoilla kilpailukykyiseen hintaan. Know-how saattaa olla patentilla suojattua, mutta hyvin usein valmistustekniikkaan ja -menetelmiin liittyy sellaista tietämystä, jota ei voida suojata patentilla tai muilla IPR-oikeuksilla. Tällöin hyvin tehty lisenssisopimus on todella tärkeä, koska lisenssinantajan tulee siirtää riittävä määrä salassapidettävää tietoa valmistajalle, mutta kuitenkin siten, että kaikki luottamuksellinen tieto pysyy luottamuksellisena. Lisensointi ja oikeudenkäynti saman kolikon eri puolia Lisensointi on yksi tapa hyödyntää omia IPR-oikeuksia. Eräillä yrityksillä lisensointitulot muodostavat merkittävän osuuden tuloista. Hyvin laaditut ja neuvotellut lisenssisopimukset muodostavat perustan liiketoiminnan menestykselle. Maailmalla on myös niin kutsuttuja aggressiivisia lisensoijia. Eräät yritykset pyrkivät kirjoittamaan hyvin laajoja patentteja, ja niiden liiketoiminta perustuu hyvin suurelta osin lisenssien myymiseen mahdollisimman laajalle asiakasjoukolle. Tällöin itselle ehkä hieman vähämerkityksellisen patenttilisenssin hankkiminen voi tuntua tarpeettomalta, mutta pahimmassa tapauksessa tällainen lisensointitarjous voi johtaa myös oikeudenkäyntiin. Periaatteessa lisensointi ja oikeudenkäynti kun ovat saman kolikon eri puolia, riippuen siitä, kenen kannalta asiaa katsoo. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > IPR-vuosi 2011 tilastoissa Vuonna 2011 Euroopan patenttivirastoon (EPO) jätettiin heikosta taloustilanteesta huolimatta ennätysmäärä patenttihakemuksia ( ). Kasvua vuodesta 2010 kertyi 3 %. Myös kansainvälisiä PCT-hakemuksia jätettiin WIPOon (World Intellectual Property Office) ennätysmäärä ( ). Kasvua kertyi 10,7 %. USAn patenttivirasto USPTO raportoi patenttihakemuksille noin 5 %:n kasvua ( ). Mallisuojahakemusten määrä kasvoi vastaavasti noin 5 % (30 270). Tavaramerkkihakemusten määrä kasvoi vajaat 10 % ( ). OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) raportoi puolestaan yli 7 %:n kasvua yhteisön tavaramerkkihakemuksissa vuonna 2011 ( ) ja 6 %:n kasvua yhteisömallihakemuksissa (87 000). Patentinhakijat voivat ilmoittaa PCThakemuksessa halukkuudestaan lisensointiin Kansainvälinen tutkimus: Kolster patentti- ja tavaramerkkiyritysten kärkeä Kolster on jälleen kerran arvioitu ykköstasolle ( Tier 1 ) patentti- ja tavaramerkkihakemusten käsittelyssä Managing Intellectual Property -lehden alan yrityksiä arvioivassa kansainvälisessä tutkimuksessa. MIP-lehden tutkimuksessa oli mukana yli 80 maata. Nimityksiä OTK Jyrki Nikula on nimitetty yksikönjohtajaksi vastuualueinaan IPR Legal, tavaramerkit, verkkotunnukset ja mallioikeudet. Hänen tehtävänään on kehittää IPR-konfliktinhallintaa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien strategista hyödyntämistä. Vuoden 2012 alusta lähtien patentinhakijoiden on ollut mahdollista ilmoittaa kansainvälisessä PCT-hakemuksessa halukkuudestaan lisensoida haettavana oleva patentti. Tieto välittyy WIPOn (World Intellectual Property Office) PATENTSCOPE -tietokantaan. Ilmoituksen voi jättää joko hakemuksen yhteydessä, tai jo vireillä oleville hakemuksille PCT-hakemuksen 30 kk:n määräajan kuluessa. OTK, varatuomari Lotta Ahovaara on nimitetty IPR-lakimieheksi vastuualueinaan IPR-oikeudenkäynnit, lisensointi, sopimukset ja tuoteväärennökset. EPO korottaa maksuja 1.4. muutoksia myös hyväksymisvaiheeseen Euroopan patenttivirasto (EPO) korottaa kaikkia virallisia maksujaan alkaen. Samanaikaisesti EPO muuttaa hyväksyvään välipäätökseen vastaamismahdollisuuksia. Jos hyväksyvä välipäätös on annettu tai sen jälkeen, ja hakija vastaa, ettei hyväksy muotoa, jolla EPO olisi valmis myöntämään patentin, vaatimusten käännöksiä kahdelle muulle kielelle ei tarvitse tehdä vastauksen yhteydessä. Kääntäminen voidaan siirtää vaiheeseen, jossa vaatimusten sanamuoto on sekä EPOn että hakijan hyväksymä. Tässä suhteessa EPO palaa osittain noin kymmenen vuotta sitten voimassa olleeseen käytäntöön. DI Toni Korelin on nimitetty patenttiasiamieheksi Sähkö ja mekaniikka -yksikköön. Hän on työskennellyt IPRalalla vuodesta DI Jami Wilenius on nimitetty patenttiasiamieheksi Sähkö ja mekaniikka -yksikköön. Hän on työskennellyt IPR-alalla vuodesta Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.