IMMATERIAALIOIKEUDET, LISENSSISOPIMUKSET JA LISENSSIT 24.11.2015 Asianajaja, LL.M. (Helsinki), M.Jur (Oxford) Jan Lindberg Asianajotoimisto Trust Oy 18.10.2011 1
Agenda Yleistä tekijänoikeudesta Lisenssisopimukset ja avainehdot Saas-malliset sopimukset (software as a service) Sulautetut järjestelmät asiakkaan näkökulmasta Ostin laitteen, tarvitsenko lisenssin siinä olevan ohjelmistoon? Huomioita toimittajan näkökulmasta IPR:ien strateginen käyttö ja yrityksen rahoitusrakenne Mitä tarkoittaa foundry? Jakeluketjujen rakentaminen erillista ohjelmisto- ja patenttilisensointia ajatellen Avoin lähdekoodi ( OS, Open Source ) sulautetuissa järjestelmissä Kilpailuoikeus on esityksen ulkopuolella 18.10.2011 2 2
Tekijänoikeus IPR = Intellectual Property Right = Immateriaalioikeus tekijänoikeus sekä teollisoikeudet tässä pääpaino tekijänoikeudessa Tekijänoikeus (ohjelmistot, dokumentaatio, tietokannat jne.) kuuluu aina lähtökohtaisesti tekijälle (huom. alihankkijat ja siirtymisen varmistaminen) a) kopioiden valmistaminen b) muutosten tekeminen (myös virhekorjaus on muutos ) c) yleisön saataviin saattaminen Valmisohjelmistot räätälöinnit asiakaskohtaiset ohjelmistot 18.10.2011 3 3
Lisenssisopimuksen rakenne 1. Johdanto 2. Määritelmät 3. Sopimuksen liitteet 4. Käyttöoikeuslausekkeet 5. Alihankinta ja alilisensointi 6. Rekisteröintivelvoitteet 7. Teknisen informaation toimitus 8. Vastuunrajoituslausekkeet 9. Immateriaalioikeudet 10. Takuut ja immateriaalioikeusloukkaukset 11. Laatuvaatimukset 12. Tekninen tuki- ja palvelut 13. Maksuehdot ja tilintarkastus 14. Voimassaolo ja iritisanominen 15. Luottamuksellisuus 16. Soveltuva laki ja riidanratkaisu [17. Sopimussakot] [18. Kilpailukiellot] 19. Muut ehdot 18.10.2011 4 4
IPR- ja teknologialisensointi Johdannon ja määritelmien merkitys Licensed technology vs. licensed patents vs. necessary claims Mitä immateriaalioikeuksia sopimuksen kohteena olevan teknologian hyödyntäminen edellyttää? määriteltävä tarkasti sopimuksessa? Lisensoidaanko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia vai rajataanko ne sopimuksen ulkopuolelle? Licensed product -määritelmä 18.10.2011 5 5
IPR- ja teknologialisensointi Käyttöoikeuslausekkeet Yhtiö antaa lisenssinsaajalle käyttöoikeuden toimiin, jotka olisivat muutoin patenttilainsäädännön nojalla kiellettyjä esim.: The Company grants to the Licensee a non-exclusive and limited license to make, have made, sell, offer to sell, lease, import and otherwise dispose of the Technology (i.e. Patents and Know-how)... Lisärajoitteita mm: Field of Use Products - Territory Erilaiset käyttöoikeustyypit: exclusive, non-exclusive ja sole Alilisensointi/alihankinta patenttilisensoinnissa saattaa johtaa kilpailuaseman menettämiseen! Rekisteröinti patenttilisensoinnissa 18.10.2011 6 6
IPR- ja teknologialisensointi Teknisen informaation toimitus Mihin tarkoitukseen määritykset laaditty? Päivitysoikeus ja/tai velvollisuus uudet innovaatiot? Tavaramerkit liittyen teknologiaan ja/tai tuotteisiin Vrt. yhtiön toiminimi ja siihen liittyvät tavaramerkit Tavaramerkkiohjeistus oikeus kieltää 18.10.2011 7 7
IPR- ja teknologialisensointi Takuut ( Warranties ) Ymmärretään pohjoismaissa usein IT-alan käytännön kautta virhekorjauksina Takuulausekkeet voivat asettaa myös muita velvoitteita, kuten selvitysvelvollisuuden immateriaalioikeusasioista Vaikutukset ja suhde vahingonkorvausvastuuseen 18.10.2011 8 8
IPR- ja teknologialisensointi Oikeudenloukkaukset Kauppalaissa ei ole säädöksiä immateriaalioikeuksien loukkaustilanteista Sopimuksessa tulisi luoda menettelytavat oikeudenloukkaustilanteiden varalle aina kun on kyse immateriaalioikeuksista Yleensä laaditaan vastuunrajoituksen muotoon jos laaditaan lainkaan Vakuutussuoja ja liiketoimintasopimukset Indemnity Warranty 18.10.2011 9 9
IPR- ja teknologialisensointi Down payment Vaihtoehtoja maksuehtojen laadinnassa esim.: Valmistetut tuotteet, toimitetut tuotteet, maksetuista tuotteista, kertakorvaus, kausiluonteiset lisenssimaksut, minimirojaltit lisättynä tuotekohtaisilla maksuilla... Miten käsitellään tuotteita, jotka eivät mene myyntiin? Hintojen muutokset ja raportointi Yleensä vähintään kerran vuodessa Auditointi Minimimyyntitavoitteet tai rojaltit erityisesti yksinomaisen käyttöoikeuden yhteydessä 18.10.2011 1010
Pilvipalvelut Software, platform tai infra Toimittaja Pilvipalvelutyypit: Software as Service (SaaS); Platform as Service (PaaS); Infrastructure as Service (IaaS). Asiakas 18.10.2011 1111
Sopimusrakenne-esimerkki Software Toimittaja Palveluntarjoaja Asiakas 18.10.2011 Castrén & Snellman 1212
Lisenssi ylläpito- ja muutostöihin Onko asiakkaalla tarve erilliseen lisenssiin esim. ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden takia? Toiminnan perusedellytykset: osaaminen materiaalit - oikeudet Tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevia erityissäännöksiä (3.4.1998/250) 25 j (24.3.1995/446): Joka on laillisesti hankkinut tietokoneohjelman, saa valmistaa ohjelmasta sellaiset kappaleet ja tehdä ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen. Tämä koskee myös virheiden korjaamista. 18.10.2011 1313
Lisenssi ylläpito- ja muutostöihin HELHO 2006:29: B on kertonut, että Robotor Oy:n Eholle toimittama rypytyslaite oli toiminut paineilmalla. Paineilman lämpötilamuutokset aiheuttivat rypytyskelkan kulussa ongelmia ja sitä oli jouduttu jatkuvasti säätämään. Tämän vuoksi Eho oli vuonna 1995 antanut Foodcon Automation Oy:lle toimeksi muuttaa rypytyslaite servomoottorein toimivaksi. korjaustyö on tehty Ehon toimeksiannosta. Ehon sopimuskumppani Robotor Oy oli tehnyt konkurssin Eholla oli koneen toimintahäiriöistä johtuva aihe korjata konetta, jotta se toimisi häiriöttä aiotussa tarkoituksessa. Käräjäoikeus katsoo, että Eholla on ollut tekijänoikeuslain 25 j :ssä tarkoitettu oikeuttamisperuste tietokoneohjelman muuttamiseksi vastaajien tekemällä tavalla. Kun vastaajat ovat tehneet muutostyön Ehon toimeksiannosta Ehon lukuun, he eivät ole loukanneet ohjelman tekijän tekijänoikeutta. 18.10.2011 1414
Patenttisopimukset ja foundry Termi foundry agreements tarkoittaa yleensä vahingossa annettua liian laajaa lisenssiä: Cyrix Corp v. Intel Corp. & Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech.: Intel entered into a crosslicensing deal by which each party received a license to any products. Afterwards, HP agreed to make microprocessors to ULSI and Cyrix (Intel s main competitors). Intel sued ULSI and Cyrix for patent infringement, but they claimed that their products were licensed (as they were manufactured by HP). The court agreed that Intel s patent rights were exhausted. liian laaja lisenssi johti oikeuksien raukeamiseen ja Intel: menetti mahdollisuuden hankkia lisärojalteja menetti mahdollisuuden käyttää patentteja suojaavaan tarkoitukseen (esim. patenttiriidan sovintosopimusneuvotteluissa) Ns. hiljaiset lisenssit (implied licenses) perusteltua sulkea pois 18.10.2011 1515
Toimitusketjujen rakentaminen Me Oy (NL) myöntää A Oy:lle oikeuden jaella teknologiaansa tuotteissaan Teknologia sisältää patentoidun toiminnallisuuden Z Me Oy:n oikeudet koskien toiminnallisuutta Z raukeavat A Oy toimittaa tuotteen asiakkaalleen LA Oy, Me Oy:n oikeudet toiminnallisuuteen Z raukeavat myös suhteessa LA Oy:ön ( passthrough right ) Me Oy A Oy LCD-TV LA Oy 18.10.2011 1616
Open source ja sulautetut järjestelmät Restrictive-lisenssi tai vastavuoroisuuslisenssi Perustuu ns. copyleft -ajatukseen, jossa tekijänoikeuden haltija sallii kopioinnin, muutokset ja jakelun edellytyksellä, että nämä lisensoidaan edelleen samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen versio. Eivät yleensä ole yhteensopivia suljetun lähdekoodin lisenssien kanssa (tai muiden restrictive-lisenssien). Lisenssinsaajan kiinnitettävä erityistä huomiota ohjelmistojakeluun liittyviin velvollisuuksiin ja rajoituksiin, jotta tekijänoikeusloukkaukset vältetään. Permissive-lisenssi tai Salliva lisenssi Pitkälti verrattavissa kaupallisiin ohjelmistolisensseihin Sallivat lisenssinsaajan yhdistää OSS-koodin ja suljetun lähdekoodin. 18.10.2011 1717
Lisenssinsaajan oikeudet eri lisensseissä Lisenssi Permissive / Restrictive BSD Lisenssi 2.0 Apache Lisenssi 2.0 GNU General Public License (GPL) 2.0 Voiko lisenssins aaja muuttaa lähdekoo dia? Voiko lisenssinsaaja jakaa lähdekoodia? Onko omistusohjelmi stojen lähdekoodin käyttö uhka niiden tekijänoikeuksil le? Tuleeko lisenssinsaajan paljastaa muutettu lähdekoodi vastavuoroisesti avoimen lähdekoodin yhteisölle, jos se: a) jakelee sitä kolmannelle? b) ei jakele sitä kolma nnelle? c) ei jakele sitä kolmannelle, mutta käyttää ohjelmistoa tarjotessaan kolmannelle palvelua tietokoneverkoston kautta? Voiko lisenssi nsaaja periä maksu n edellee n jakelu sta? Permissive Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Permissive Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Restrictive Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Voiko lisenssinsa aja periä maksun lisä- tai tukipalvel uista? GNU General Public License (GPL) 3.0 Restrictive Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1 Restrictive (mutta sallii linkittämisen ) Kyllä Kyllä Ei (edellyttäen, että omistuskoodi linkittyy vain LGPL-kooodiin) Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 18.10.2011 1818
Case GPL-lisenssistä What comes to you taking SW (such as XDB) that comes under GPL v2 License, as part of your commercial product the following things should be taken into consideration: GPL v2 license terms define that the SW (Let's call it X) can be used in any commercial purpose and it can be further licensed in accordance with the applicable terms Any changes you do on X, must be further licensed under GPL v2 terms. Regardless of whether you find it is your proprietary change or not. You can, however, use different licensing terms to your own proprietary SW (let's call it Y) but to keep you safe the Y should be completely delivered as a separate package (or as a mere aggregation of two independent programs on a CD as an example). Just to minimize your risks, you could also say in your delivery that the X (let it be XDB of Linux kernel) is not included into the delivery but the Licensee must download it from xxx.org. All additions/changes that you can, you should implement into the Y to keep it to yourself as well as deliver it in a separate package from X. Further you should actually treat your proprietary plug-in Y and GPL program X codes do that they are not tangled (ideally they run within 2 different processes) and that the interface is clean and minimal (no large data structures shared) then you should be ok. 18.10.2011 1919
Jan Lindberg, Partner LLM 2001 (University of Helsinki) MJur 2003 (University of Oxford) e-mail: Jan.Lindberg@theTrust.fi mobile: +358 04 82 36 031 Jan Lindberg is one of the leading Finnish experts in mergers & acquisitions, private equity and venture capital, as well as in IP and technology matters. He works closely in particular with patent-intensive business sectors such as telecom, high-tech, cleantech and pharmaceutics advising clients in different transactions and their financing, joint ventures, EPC and construction contracts, licensing, cooperation arrangements and outsourcing, as well as in contentious and noncontentious IP and technology law assignments IT disputes in particular. In addition, Mr Lindberg acts in corporate advisory roles in several start-ups, boards and management teams. Jan Lindberg has won numerous surveys and is recognized as the Leading Technology Lawyer in Finland 2013 by Best Lawyer magazine and recognized as the Leading Individual in TMT and Recommended in M&A by respected Legal 500 publication. As an examples of his work, he advised in the investment round of the leading Nordic cleantech production facility project for renewable energy worth several hundreds of millions, in the IT infra outsourcing of a Nasdaq OMX listed Finnish company and represented Nordic consumer brand in an unfair competition litigation in the Markets Court. Expertise Mergers and Acquisition, Outsourcing Private Equity and Venture Capital Joint Ventures Intellectual Property and Litigations IT and Technology, IT Disputes 18.10.2011 2020
Attorneys-at-law TRUST. Jan Lindberg jan.lindberg@thetrust.fi +358 40 823 6031 Bulevardi 12 A, 5.krs 00100 Helsinki Finland Stay up to date and read my blog: http://janlindberg.blogspot.fi/ 1.3.2012 18.10.2011 The Baltic Sea Region Law Firm 21 21