Tavaramerkkien kielletty ja sallittu jäljittely erityisesti suoja-alan laajentumisen, liike-elämän tarpeiden sekä kilpailuoikeuden näkökulmista

Transkriptio

1 Tavaramerkkien kielletty ja sallittu jäljittely erityisesti suoja-alan laajentumisen, liike-elämän tarpeiden sekä kilpailuoikeuden näkökulmista Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Immateriaali- ja kilpailuoikeus Päivi Holma 2017

2 I Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Tavaramerkkien kielletty ja sallittu jäljittely erityisesti suoja-alan laajentumisen, liike-elämän tarpeiden sekä kilpailuoikeuden näkökulmista Tekijä: Päivi Holma Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Oikeustiede Työn laji: Tutkielma_x_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XIII + 71 Vuosi: 2017 Tiivistelmä: Tavaramerkeistä on tullut yhä keskeisempi osa markkinointipainotteista liike-elämää. Samalla tavaramerkkien taloudellinen arvo on kasvanut usein jopa niin, että tavaramerkki itsessään muodostaa elinkeinonharjoittajalle merkittävän kilpailullisen strategiaedun. Kehitys on johtanut myös siihen, että kilpailijoiden houkutus jäljitellä menestyneitä tavaramerkkejä on oletettavasti kasvanut. Tutkielmassa tarkasteltavaksi tuleekin, missä määrin tällaisia brändin rakentamisen kannalta olennaisia elementtejä on mahdollista monopolisoida tavaramerkkeinä. Oikeusdogmatiikkaa metodinaan hyödyntävän tutkielman tavoitteena on tutkia tavaramerkin haltijan ja tämän kilpailijoiden välistä intressien yhteentörmäystä. Selvitettävänä on kysymys siitä, miten pitkälle tavaramerkkejä voidaan jäljitellä sallitusti, ja onko sallitun ja kielletyn jäljittelyn rajaa toisaalta mahdollista löytää. Ratkaisua tähän kysymykseen haetaan tarkastelemalla tavaramerkkien erottamiskykyä ja sekaannusvaaraa suojaa määrittävinä tekijöinä. Kielletyksi katsottava jäljittely voi riippua myös tavaramerkin tunnettuisuusasteesta siten, että niin sanotut laajalti tunnetut tavaramerkit saavat kattavampaa suojaa. Välttämättä kyse ei ole edes tavaramerkin haltijan kärsimästä vahingosta, vaan kilpailijan aiheettomasta tavaramerkin käytöstä saamasta epäoikeudenmukaisesta hyödystä. Viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella tavaramerkkioikeudellinen suoja-ala on yleisesti ottaen antanut viitteitä laajentumisesta. Suuntausta ei toisaalta voida pitää aivan ongelmattomana kilpailuoikeudellisesta ja perustavanlaatuisten oikeuksien näkökulmasta. Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä on, ettei tavaramerkkien sallitun tai kielletyn jäljittelyn erolle voida asettaa mitään yleisiä rajaviitteitä. Pääsääntöisesti, jos jäljittely ei aiheuta sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä, on sitä pidettävä sallittuna. Kyseisen arvioinnin on taas perustuttava yksittäistapaukselliseen kokonaisarviointiin. Tutkielmassa tarkasteltavaksi tulevat tällaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat, osittain myös tavaramerkkejä suunnittelevan tahon näkökulmasta. Lisäksi tutkielmassa luodaan katsaus tavaramerkkioikeuden kehittymiseen tulevaisuudessa ja brändityyppisen ajattelun sille asettamiin haasteisiin. Avainsanat: tavaramerkki, jäljittely, erottamiskyky, sekaannusvaara, kilpailuoikeus Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_(vain Lappia koskevat)

3 II SISÄLLYS LÄHTEET... IV KUVALÄHTEET... XII LYHENTEET... XIII 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustat Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus Tutkimusmenetelmät ja tutkielman rakenne TAVARAMERKKI IMMATERIAALIOIKEUDEN JÄRJESTELMÄSSÄ Immateriaalioikeus luovuuden suojana ja tavaramerkki sen asettamassa viitekehyksessä Tavaramerkkioikeuden historiallinen tausta ja tarve Yksinoikeuden hankkiminen tavaramerkin käyttöön Tavaramerkkisuojan sisältö ja vaikutukset Perinteiset tavaramerkit ja niiden alaluokat Uudentyyppiset tavaramerkit Väritavaramerkki Tuoksumerkki Äänimerkki Kosketustuntuma, maku ja ele tavaramerkkeinä EROTTAMISKYKY Erottamiskyky rekisteröinnin edellytyksenä ja suoja-alan laajuutta määrittävänä tekijänä Toimialan vaikutus tavaramerkin erottamiskyvylle asetettaviin vaatimuksiin Luontainen ja käytön kautta hankittu erottamiskyky Tavaramerkin haltijan oma vaikutus merkin erottamiskyvyn säilymiseen Tavaramerkkien suunnittelussa käytettävissä oleva vapaus SEKAANNUSVAARA JA MIELLEYHTYMÄ ERONA KIELLETTYYN JÄLJITTELYYN Sekaannusvaara käsitteenä Samankaltaisuusarviointi Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus Kohderyhmän määrittely Laajalti tunnetut tavaramerkit poikkeuksena pääsääntöön Yhteys tavaramerkkien välillä... 44

4 4.2.2 Aikaisemman tavaramerkin tunnettuisuus Laajalti tunnettujen tavaramerkkien samankaltaisuusarviointi Vesittyminen Jäljittelyn hyvän liiketavan vastaisena keinona ja SopMenL suhteutuminen TMerkkiL:n säännöksiin TAVARAMERKKIEN JÄLJITTELYÄ PUOLTAVAT NÄKÖKULMAT Kilpailun vapaus Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja kilpailuoikeudellisena rajoituksena Perustavanlaatuiset oikeudet Yksinoikeuksien laajentuminen LOPPUPOHDINNAT Lähtökohdat tavaramerkkien kielletyn ja sallitun jäljittelyn erottamiseksi Brändi-ajattelun vaikutus ja tavaramerkkien suunnittelu tulevaisuudessa III

5 IV LÄHTEET Kirjallisuus ja artikkelit Castrén, Martti: EU-Suomen markkinaoikeus. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Cornish, William; Llewelyn, David: Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. Sixth Edition. Sweet & Maxwell. London Drockila, Lauri: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Ellis, Sara R.: Copyright Couture: An Examination of Fashion Design Protection and Why The DPPA and IDPPPA Are a Step Towards The Solution to Counterfeit Chic. University of Tennessee Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum. Helsinki Haarmann, Pirkko-Liisa; Mansala Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet. Talentum. Helsinki Hakulinen, Y. J.: Tavaramerkkioikeus. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B- sarja N:o 65. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Helsinki Hoppu, Kari: Jäljittely elinkeinotoiminnassa. Asiantuntija-artikkeli. Edilex Husa, Jaakko; Mutanen, Anna; Pohjolainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum. Helsinki Huuskonen, Mikko: Aineettomien tuotannontekijöiden omistusoikeus modernissa palveluliiketoiminnassa. Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 7 8/2013. Innanen, Antti; Jäske, Jukka: Brändin suoja. Edita Publishing. Porvoo Jimenez, Guillermo C.: Fashion Law: Overview of a New Legal Discipline Jimenez, Guillermo C.; Kolsun, Barbara (Eds.): Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys. Fairchild Books. New York Kankaanpää, Hannes: Toisen tavaramerkkiin viittaaminen markkinoinnissa oikeuskäytännön opetuksia. Teoksessa Kankaanpää, Hannes & Oesch,, Rainer (toim.): Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana. CC Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Jokitaipale, Päivi: Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja. Lakimies 1/2000 s Julkaistu Edilexissä Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt. Upplaga 9:1. Norstedts juridik Kolsun, Barbara; McDonald, Heather, J.: Counterfeiting. Jimenez, Guillermo C.; Kolsun, Barbara (Eds.): Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys. Fairchild Books. New York 2010.

6 Kruger, Hannelie; Boshoff Christo: The influence of trademark dilution on brand attitude: An empirical investigation. Bestuursdinamika/Management Dynamics. 2015, Vol. 24 Issue 4, p Kur, Annette; Dreier Thomas: European Intellectual Property Law: Text, cases and materials. Edward Elgar. Cheltenham Ojala, Maria: Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan rajat sallittu vapaamatkustus. Teoksessa Oesch, Rainer; Eloranta, Mikko; Heino, Mari; Kokko, Mira (toim.): Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. Alma Talent. Helsinki Pakarinen, Mia: Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis N:o 1/2006. Julkaistu Edilexissä Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o Palm, Jukka; EY-tuomioistuin historiallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen kynnyksellä. Teoksessa Kolehmainen, Esa (toim.): Business Law Forum Edita Publishing Oy. Helsinki Julkaistu Edilexissä Paloranta, Paula: Markkinointioikeus käytännössä. Talentum Media Oy. Tampere Paukku, Henna: Liiketoimintakonsepti ja sen jäljittely sopimattomana menettelynä. Teoksessa Kankaanpää, Hannes & Oesch, Rainer (toim.): Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana. CC Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Pihlajarinne, Taina: Verkkotunnuksiin liittyvä riidanratkaisumenettely UDRP tasapainottelua menettelyn tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä. Defensor Legis N:o 3/2006. Julkaistu Edilexissä Pihlarinne, Taina: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. CC Lakimiesliiton kustannus Pitkänen, Anu: Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Poutanen, Anna-Maija: Onko juusto mistään kotoisin? Maantieteelliset alkuperämerkinnät alkuperän ja laadun takeena. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Teollisoikeudellisia kirjoituksia VII. Turun yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta Salmi, Harri; Häkkänen, Petteri; Oesch, Rainer; Tommila; Marja: Tavaramerkki. Talentum. Helsinki Scafidi, Susan: Intellectual Property and Fashion Design. Intellectual Property and Information Wealth. Vol.1, N:o 115, Turpela: Heidi: Väritavaramerkin erottamiskyky ja suoja-ala oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa. Teoksessa Oesch, Rainer; Eloranta, Mikko; Heino, Mari; Kokko, Mira (toim.): Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. Alma Talent. Helsinki Weckström, Katja: Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus. Lakimies 5/2005 s Julkaistu Edilexissä V

7 VI Opinnäytteet Härkönen, Heidi Liisa Maria: Muotioikeus: fashion law n synty, ydin ja ongelmat. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Immateriaalioikeus. Pro gradu -tutkielma. Rovaniemi Keltto, Tuomas: Goodwill-arvon norkkiminen. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. Rovaniemi Julkaistu Edilexissä Schröder, Sarita: Look-alike tuotteet ja brändin goodwill-arvon suoja. Helsingin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Kauppaoikeus. Pro gradu tutkielma. Helsinki Kotimaiset virallislähteet ja viranomaisjulkaisut Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa /1061. Tavaramerkkilaki /7. Tekijänoikeuslaki /404. Tavaramerkkiasetus /296. HE 124/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi. HE 24/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 :n muuttamisesta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Laajalti tunnetut tavaramerkit. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Luokkaotsikot. Saatavilla osoitteesta < us/luokituksenperiaatteetjatietolahteet/luokkaotsikot.html> Viitattu Tavaramerkkien suojaa Suomessa. Saatavilla osoitteesta < erkkiensuojaasuomessa120vuotta.html> Viitattu PeVL 28/2005 vp. HE 259/2004 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. PeVL 17/2011 vp - HE 105/2011 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta.

8 Työ- ja elinkeinoministeriö :Asettamispäätös; tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmä. Saatavilla osoitteesta: < 01_ PDF> Viitattu VII Oikeuskäytäntö Korkein oikeus KKO 2016:16 KKO 2010:12 Korkein hallinto-oikeus KHO 2017:17 KHO 2015:73 KHO , taltionumero 1996 Markkinaoikeus MAO 753/16 MAO 32/17 MAO 453/15 MAO 132/04 MAO 398/14 MAO /5 EU-virallislähteet ja viranomaisjulkaisut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Euroopan unionin perusoikeuskirja 2000/C 364/0. EUIPO Ohjeet EUIPO:ssa suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan; osa ; väitemenettely; jakso 5; laajalti tunnetut tavaramerkit (tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohta). Saatavissa osoitteesta < _practice_manual/wp/part-c/05-

9 VIII part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_o pposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_fi.pdf> Viitattu Tavaramerkkien perusteet: arvo. Saatavissa osoitteesta < Viitattu Tavaramerkkien perusteet: brändit. Saatavissa osoitteesta < Viitattu Tavaramerkit Euroopan unionissa. Saatavilla osoitteessa < Viitattu EU-oikeuskäytäntö Unionin tuomioistuin (ent. yhteisöjen tuomioistuin) C-323/09 Interflora Inc. ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd, tuomio , ECLI:EU:C:2011:64. (Interflora) C-487/07 L Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Invetments LTD ja Starion International Ltd, tuomio , ECLI:EU:C:2009:378. (L Oréal) C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio , ECLI:EU:1999:408. (Chevy) C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, tuomio , ECLI:EU:C:2003:244. (Libertel) C-273/00 Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, tuomio , ECLI:EU:C:2002:748. (Sieckmann) C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, tuomio , ECLI:EU:C:1997:528. (Sabel) C-603/14 P El Corte Inglés v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), tuomio , ECLI:EU:C:2015:807. (El Corte Inglés) C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, tuomio , ECLI:EU:C:2003:641. (Shield Mark) C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tuomio , ECLI:EU:C:1998:442. C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., tuomio , ECLI:EU:C:1999:323. (Lloyd) C-108/97 ja C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) ja Franz Attenberger (C-109/97), tuomio , ECLI:EU:C:1999:230. (Windsurfing Chiemsee)

10 C-353/03 Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd, tuomio , ECLI:EU:C:2005:432. (Nestlé) C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, tuomio , ECLI:EU:C:2008:655. (Intel) IX C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenchaft mbh, tuomio , ECLI:EU:C:2009:611. C-100/11 P Helena Rubinstein SNC (T-345/08) ja L Oréal SA (T-357/08) v. OHIM ja Allergan Inc., tuomio , ECLI:EU:C:2012:285. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset Julkisasiamies E. Sharpston ratkaisuehdotus, , asiassa C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited, C-252/07, ECLI:EU:2008:370. Julkisasiamies P. Legerin ratkaisuehdotus, , asiassa C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2002:650. Unionin yleinen tuomioistuin (ent. yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) T-305/04 Eden SARL v. OHIM, tuomio , ECLI:EU:T:2005:380. T-509/12 Advance Magazine Publishers, Inc. v. OHIM, tuomio , ECLI:EU:T:2014:89. T-345/08 ja T-357/08 Helena Rubinstein SNC (T-345/08) ja L Oréal SA (T-357/08) v. OHIM, tuomio , ECLI:EU:T:2010:529. EUIPO:n valituslautakunnat (ent. OHIM:n valituslautakunnat) R 156/ Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, päätös R 711/ Myles Limited, päätös R 120/ Eli Lilly and Company, päätös R 865/ Allergan Inc. v. L oréal, päätös Kansainväliset sopimukset WIPO WTO Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Pariisin yleissopimus) SopS n:o 43/1975. Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994.

11 X Muut Garner Bryan A. (Ed.): Black s law dictionary. Thomson West. United States of America IPR- University Center, verkkolehti Holmila Erkki: Suomalaiset yritykset suojaavat brändejään heikosti EU:ssa, , IPRinfo 1/2016. Saatavilla osoitteesta < yritykset_suojaavat_brandejaan_heikosti_eu/ > KO:2005:5736, perehdytty IPR University Centerin kautta. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Lilja, Johanna: Designista tavaramerkiksi - Kolmiulotteiset tavaramerkit tuotteen ulkomuodon suojana, , IPRinfo 3/2012. Saatavilla osoitteesta < Kolmiulotteiset_tavaramerkit_tuotteen_ulkomu odon_suojana/> Viitattu Tiili, Virpi: Rasvasota: Voimariini / Oivariini ja Ingmariini , IPRinfo 1/2012. Saatavilla osoitteesta < Oivariini_ja_Ingmariini/> Viitattu Tuominen, Markku; Saaristo; Seija: Äänimerkistä tavaramerkkinä Suomessa ja Euroopan yhteisössä, , IPRinfo 2/2000. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Tuominen, Markku: Loppuvatko tavaramerkit, , IPRinfo 2/2002. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Tuominen, Markku: Toimiiko toiminimi? , IPRinfo 4/2007.Saatavilla osoitteesta < > Viitattu International Trademark Association, Christina S. Monteiro: A Nontraditional Per-Spectrum: The Touch of Trademarks, , INTABulletin, Vol. 65 No. 11. Saatavilla osoitteesta < Viitattu ISO Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011.

12 Kiviniemi, Jukka RE: Tutkielma tavaramerkeistä. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja: Päivi Holma Lapin yliopiston graafisen suunnittelun yliopisto-opettajan Jukka Kiviniemen kanssa käyty sähköpostikeskustelu. Mainostajien liitto, ohje tavaramerkkien käyttämiseksi ja suojaamiseksi. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Pantone LLC.Värijärjestelmä. Saatavilla osoitteesta < Viitattu WIPO Magazine, 1/2009, Smell, Sound and Taste Getting a Sense of Non-Traditional Marks. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Rekisterit PRH, tavaramerkkitietokanta. Saatavilla osoitteesta < Viitattu MARK, iskulauserekisteri. Saatavilla osoitteesta < Viitattu UK, Intellectual Property Office. Saatavilla osoitteesta < Viitattu USPTO, Trademark Electronic Search System (TESS). Saatavilla osoitteesta < Viitattu WIPO, The ROMARIN database. Saatavilla osoitteesta < Viitattu Seminaariesitelmät ja puheenvuorot Härkönen, Heidi: IPR strategies in the fashion industry: How can a fashion house benefit from a trademark and other IPRs, Intellectual Property for Business. Lapin yliopisto. Rovaniemi Nyholm-Kallio, Taru: IPR Strategies. Reseach & Industrial Property Rights seminaari, Hanken, Helsinki, XI

13 XII Kuvalähteet Kuva 1: BBS ja 885. Markkinaoikeus < isjatekijanoikeudellisetasiat/ html> Viitattu Kuva 2: Vogue. EUR-Lex < Viitattu Kuva 3: Elesa. EUIPO < Viitattu Kuva 4: Verkkokauppa.com. Finlex < Viitattu

14 XIII LYHENTEET EU EUIPO EUT EUYT ICC MARK OHIM PRH SopMenL TMerkkiA TMerkkiD TMerkkiL TRIPS USPTO WIPO WTO Euroopan unioni European Union Intellectual Property Office, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan unionin yleinen tuomioistuin International Chamber of Commerce, Kansainvälinen kauppakamari Suomen Markkinointiliitto ry Office for Harmonization in the Intellectual Property Organization, Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (nyk. Euipo) Patentti- ja rekisterihallitus Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa Tavaramerkkiasetus Tavaramerkkidirektiivi Tavaramerkkilaki Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista United States Patent and Trademark Office World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö

15 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustat Tavaramerkeistä on tullut yhä keskeisempiä markkinointipainotteisessa liike-elämässä. Vähiten tähän ei varmasti ole vaikuttanut moderni brändiajattelu. Sen lisäksi, että tavaramerkeillä pyritään erottamaan tuotteet kilpailijoiden tavaroista ja palveluista, tavaramerkeillä pyritään nykyään luomaan mielikuvia, positiivia assosiaatioita ja tätä kautta asiakasuskollisuutta. Ne ovatkin merkittävä osa menestyviä brändejä. Liikeelämän painottuessa tällaisiin brändeihin on myös tavaramerkkien taloudellinen arvo kasvanut. 1 Mainitunlainen kehitys on johtanut ymmärrettävästi myös siihen, että kilpailijoiden houkutus jäljitellä menestynyttä brändiä ja siihen liitettyä tavaramerkkiä kasvaa. Jäljittelemällä jo markkinoilla olevaa tuotetta, tai jopa kokonaista palvelukonseptia, on mahdollista saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä ilman vastaavia kustannuksia. Toisaalta toimiva markkinatalous jopa edellyttää tuotteiden tietynasteista jäljittelyä tehokkuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Kysymys onkin siitä, missä määrin jäljittelyä voidaan pitää vielä sallittuna, ja missä määrin yritykset voivat monopolisoida tuotteisiinsa kytkeytyvät ominaisuudet. 2 Ymmärrettävästi tavaramerkin haltijoiden intressissä on mahdollisimman laaja yksinoikeuksien ulottuvuusala. Toisaalta merkin monopolisoimismahdollisuuksia eivät rajaa vain kilpailuoikeudelliset, vaan myös muut, perustavanlaatuiset oikeudet. Yleinen tendenssi on tavaramerkkioikeuden, kuten yleensäkin immateriaalioikeuden, laajentuminen. Erityisen tunnettujen tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta vahingoittavan jäljittelyn ilmenemismuotoja on kehityksen myötä, tai ehkä pikemminkin sen osana, alettu myös tunnistaa aiempaa paremmin. Kysymys ei aina ole edes alkuperäisen tavaramerkin kärsimästä vahingosta, vaan kilpailijan epäoikeudenmukaisesta hyötymisestä tällaisen merkin kustannuksella. Esimerkiksi viimeksi mainittua, niin sanottuna maineen norkkimisenakin tunnettua ilmiötä, on käsitelty oikeuskirjallisuudessamme jo kauan, mutta sen varsinainen sisältö on ollut oikeuskäytännön tasolla hieman epäselvää aina viime vuosiin asti. 3 Maineen norkkiminen liitetään usein tavaramerkin vesittymiseen, jonka käsite alaryhmineen vaikuttaa tosin 1 Palm 2004, s Palm 2002, s Keltto 2015, s. 1.

16 2 olevan edelleen osittain muotoutumisvaiheessa. Kaiken kaikkiaan kyse on kuitenkin tavaramerkin identiteetin jäljittelyn tuloksena kärsimästä vahingosta ja siitä, miten tällainen vahinko syntyy. Havaitaan siis, ettei tavaramerkkien jäljittely negatiiviselta puoleltaan välttämättä edes edellytä suorina tavaramerkkiväärennöksinä esiintyviä jäljitelmiä. Vanhastaan tavaramerkkejä suojattiin niiden alkuperää osoittavan tehtävänsä vuoksi vain suhteessa saman lajisiin tuotteisiin, mutta nykyisellään suoja on laajentunut kattamaan myös toisenlaisia funktioita sekä eri lajisia tavaroita ja palveluita, milloin kyseessä on laajalti tunnettu tavaramerkki. Esimerkiksi julkisasiamies E. Sharpston osuvasti totesi omassa ratkaisuehdotuksessaan asiassa C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited (Intel), että Onkin ilmeisen ristiriitaista, että tunnetuimmat tavaramerkit ovat erityisen alttiita samankaltaisten tavaramerkkien olemassaololle jopa hyvin erilaisilla tuotealoilla, joilla tosiasiallinen sekaannus on epätodennäköistä. Tällaisilla tavaramerkeillä on lisäksi usein myös muitakin tehtäviä kuin vain yhdistää tavaroita tai palveluita yhteen ainoaan lähteeseen. Ne muodostavat voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta, hauskanpidosta, ylellisyydestä, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista elämäntavan ominaisuuksista, jotka eivät välttämättä yhdisty tiettyihin tuotteisiin mutta kykenevät itsessään esittämään vahvan markkinointiviestin (kohta 8). Sharpstonin lausunto kuvastaa tavaramerkkioikeuden nykyistä kehitystä hyvin. Tavaramerkkien merkitys ei ole enää pelkästään tuotteiden alkuperän osoittaminen tai erottaminen kilpailijoistaan, vaan ne ovat myös tärkeitä viestintävälineitä. Arvokkaimmat tavaramerkit kykenevät herättämään yleisössään voimakkaita mielikuvia, ja mitä paremmin ne viestivät, sitä positiivisemmin ne vaikuttavat haltijansa goodwill-arvoon. Tavaramerkeistä on tullut selvästi strategisia kilpailuvälineitä, joilla voi hyvin olla itseisarvoa ja joiden suojaaminen mahdollisimman laajalti on merkin haltijan intressien mukaista. 4 Luonnollisesti tavaramerkkien määrän kasvu vaikuttaa myös vapaana olevien, erottamiskykyisten merkkien määrään supistavasti. Erityisesti yhdistettynä 4 Ks. esim. Kur 2013, s. 158.

17 3 tavaramerkeille myönnettyyn pitkään suoja-aikaan tämä voi joidenkin näkemysten mukaan jopa johtaa suoranaiseen pulaan rekisteröimiskelpoisista tunnuksista. 5 Ainakin vapaana olevien merkkien vähäinen määrä voi lisätä kollisiotilanteita ja jäljittelyä vilpittömässä mielessä. Tavaramerkkien haltijat voivat toisistaan tietämättä rekisteröidä tavaramerkit, minkä ehkäisemiseksi on muun muassa perustettu erilaisia rekistereitä, kuten kansallisella tasolla Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) ylläpitämä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo tai Suomen Markkinointiliitto ry:n (MARK:n) ylläpitämä iskulauserekisteri. Toisaalta on otettava huomioon, etteivät tällaiset rekisterit esimerkiksi paljasta vakiinnuttamisen kautta hankittuja yksinoikeuksia. 6 Tavaramerkkioikeudellisen tutkielman perusteltavuutta lisää myös tavaramerkkisääntelyn uudistuminen. Kansallisen tavaramerkkilakimme /7 (TMerkkiL) osittaisuudistus astui voimaan lailla tavaramerkkilain muuttamisesta ja laki tullaan uudistamaan seuraavina vuosina 7 kokonaan ottaen huomioon voimaan astuneen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU 2015/2436) jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä asettamat lainsäädännön muutosvaatimukset. Perustelujensa mukaisesti tavaramerkkidirektiivin (TMerkkiD) uudistamisella pyritään tavaramerkkilainsäädännön yhdenmukaistamiseen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken. Tutkielman aiheen kannalta merkittävänä muutoksena voidaan pitää graafisen esittämismuodon vaatimuksen poistumista tavaramerkin määritelmästä sekä sekaannusvaaraopin täsmentymistä. Lisäksi voimaan tullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2015/2424) yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta (tavaramerkkiasetus) on keskeisiltä osiltaan muun muassa täsmentänyt EU-tavaramerkkien luokitusjärjestelmää. Kansallinen tuomioistuinjärjestelmämme puolestaan uudistui vuonna 2013 siten, että kaikki tavaramerkkejä koskevat asiat keskitettiin ensimmäisenä oikeusasteena markkinaoikeuteen. Tutkielman aiheen kannalta on huomattava, että tavaramerkin jäljittelyyn perustuva kanne on tietyissä tilanteissa mahdollista nostaa kahden eri lain nojalla: TMerkkiL:n ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL, 1978/1061) perusteella. Aikaisemmin TMerkkiL:in perustuvat kanteet 5 Tuominen , IPRinfo 2/ Tuominen , IPRinfo 2/ Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän TMerkkiL:n kokonaisuudistusta varten. Esitys uudeksi TMerkkiL:ksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysyistuntolukukauden alussa

18 4 käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa ja SopMenL:in perustuvat markkinaoikeudessa, kun taas tähän lakiin perustuvat vahingonkorvauskanteet käsiteltiin yleisessä tuomioistuimessa. Nykyään muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä lisäksi kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittely, kuten myös mainittuihin asioihin liittyvien turvaamistoimiasioiden käsittely on keskitetty markkinaoikeuteen. Hallituksen esityksen eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi HE 124/2012 mukaan muutoksen taustalla oli muun muassa tuomioistuinkäsittelyn asiantuntemuksen, korkean laadun ja nopeuden lisääminen. Uudistuksella haluttiin nimenomaisesti puuttua teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden tuomioistuinkäsittelyn hajaantuneisuuteen. Tutkielman taustoista on vielä todettava, että vaikka tavaramerkkejä ja niiden jäljittelyä on tutkittu oikeustieteessä suhteellisen paljon, vaikuttaa toisaalta siltä, että moni kysymys on jäänyt epäselväksi tai jopa kokonaan ratkaisematta. Osin tämä voi selittyä muun muassa liike-elämän nopeasti muuttuvilla tarpeilla ja sillä, ettei immateriaalioikeutta voida yleensäkään pitää kovin stabiilina oikeudenalana. Joka tapauksessa tavaramerkkioikeudellista, tai yleensäkin immateriaalioikeudellista, tutkimusta tarvitaan lisää vastaamaan kehittyvän yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin, ja samalla ehkäisemään yhteentörmäyksiä esimerkiksi kilpailuoikeuden kanssa. 1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus Tutkielman tavoitteena on selvittää toisinaan häilyvältä vaikuttavaa eroa tavaramerkkien kielletyn jäljittelyn ja toisaalta taas vapaan vaikutteiden ottamisen välillä. Kysymyksen kannalta on olennaista selvittää tavaramerkin erottamiskyvyn ja sekaannusvaaran käsitteitä, joista merkin saama suoja jäljittelyä vastaan keskeisesti riippuu. Tavaramerkin erottamiskyky on nähtävä suojaedellytyksenä, joka lisäksi vaikuttaa kyseisen suojan laajuuteen jäljittelyä vastaan. Näkökulmasta riippuen kyse voi olla siitäkin, kuinka samanlainen kilpailijan tavaramerkki voi vielä sallitusti olla, eli millaisia elementtejä tavaramerkeillä on mahdollista monopolisoida. Sekaannusvaaran käsite taas on olennaisesti kytköksissä merkin erottamiskykyyn ja itse kysymykseen siitä, missä menee kielletyn ja sallitun jäljittelyn raja. Toisaalta tavaramerkin kattaman suoja-alan laajuutta ei voida määrittää pelkästään immateriaalioikeudellisin keinoin, vaan yksinoikeuteen vaikuttavat myös muut,

19 5 perustavanlaatuiset oikeudet sekä vapaan kilpailun asettamat vaatimukset. Näiden huomioon ottaminen on välttämätöntä tutkittaessa yksinoikeuksien ulottumisalaa ja jäljittelyä. Tavaramerkin haltijan intressissä on luonnollisesti mahdollisimman kattava yksinoikeus, mutta tämä ei kilpailuoikeudellisesti ole välttämättä mahdollista. Tutkielmassa kilpailu- ja immateriaalioikeuden suhdetta tarkastellaankin siltä osin, minkälaiset reunaehdot ensiksi mainittu asettaa merkin haltijan yksinoikeudelle jäljittelyä vastaan. Näin ollen tutkielmassa keskitytään jäljittelyn suhteen kolmeen eri pääelementtiin: erottamiskykyyn, sekaannusvaaraan sekä kilpailuoikeudelliseen näkökulmaan, jonka yhteydessä tarkastellaan lisäksi perusoikeuksien suhteutumista yksinoikeuksiin. Vaikka tutkielma on pääpainopisteeltään edellä todetusti immateriaalioikeudellinen, ei aihetta toisaalta ole mahdollista käsitellä kattavasti ottamatta huomioon myös markkinaoikeudellista näkökulmaa hyvän liiketavan mukaisuudesta tai vastaisuudesta. Erityisesti tuomioistuinuudistuksen myötä tulevat tulevaisuudessa luultavasti yleistymään tapaukset, joissa yksinoikeuden loukkaamiseen vedotaan todennäköisesti ensisijaisesti TMerkkiL:n perusteella ja toissijaisesti SopMenL:n nojalla. Sen vuoksi tutkielmassa tarkastellaankin lyhyesti SopMenL:n suhdetta TMerkkiL:in ja jäljittelykysymykseen siltä osin kuin kyse voi olla TMerkkiL:a osin täydentävästä tai päällekkäisestä suojasta. Tutkimuskysymyksen lähestymistavan vuoksi tutkielmassa ei ole kuitenkaan mahdollisuutta perehtyä kovin syvällisesti SopMenL:n järjestelmään tai erinäisiin jäljittelymuotoihin, kuten esimerkiksi look-alike -tuotteisiin tai tavaramerkkiparodioihin, jotka usein kylläkin liikkuvat juuri sallitun ja kielletyn jäljittelyn rajamailla. Edelleen tutkimuskysymyksen asettelu ja aiheen rajaus eivät anna mahdollisuutta käsitellä tarkemmin tuoteväärennöksiä tai niiden rikosoikeudellisia seuraamuksia. Oikeuskäytännön suhteen tutkielmassa on keskitytty kansalliseen ja EUtavaramerkkioikeuteen ja rajattu pois jo opinnäytetasollakin kenties perinteiseksi muodostunut vertailu ruotsalaiseen tai yleensäkin pohjoismaiseen oikeuteen. Tavaramerkkien jäljittelyn tutkimiseksi on ensiksi selvitettävä, millaisia tavaramerkkejä on olemassa, eli mitä kaikkea yksinoikeuksilla voidaan ylipäänsä kattaa. Haasteita tältä kantilta asettaa myös TMerkkiL:n uudistuminen ja sen ennakoiminen, miten tämä tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan tavaramerkkeinä rekisteröitävien tunnuksien tyyppeihin. Perinteisimmillään tavaramerkit ovat olleet sana- ja kuviomerkkejä, mutta näiden rinnalle on tullut myös toisenlaisia, uudentyyppisiä tavaramerkkejä. Tietyllä tapaa oman tavaramerkkiryhmänsä muodostavat myös laajalti tunnetut tavaramerkit, jotka saavat

20 6 kaikkein kattavinta tavaramerkkisuojaa. Apuna tavaramerkkien ja niiden suojan tarpeen selvittämisessä käytetään tapaa, jolla tavaramerkit voidaan jäsentää eri funktioihin. Rekisteröintitasolla tutkielmassa keskitytään kansallisiin ja EU-tavaramerkkeihin. Kuriositeettina tutkielmaan on kuitenkin otettu joitain esimerkkejä Yhdysvalloista, jossa muun muassa tavaramerkkikatalogi on jossain määrin eurooppalaista laajempi, sekä Madridin pöytäkirjan mukaisesti rekisteröidyistä tavaramerkeistä. Oikeustieteessä tavaramerkkioikeuksia tutkittaessa on katsottu tavallisesti tarpeelliseksi ottaa huomioon merkin haltijan näkökulman lisäksi myös kilpailijan ja kuluttajan sekä yleisesti yhteiskunnalliset intressit. Näiden lisäksi tutkielmassa tavaramerkkien sallitun ja kielletyn jäljittelyn eroa selvitettäessä pyritään huomioimaan myös tavaramerkkejä suunnittelevan tahon näkökulma: Millaisia tavaramerkkien tulisi olla, jotta ne palvelisivat tarkoitustaan mahdollisimman hyvin? Missä määrin suunnittelija voi hakea vaikutteita ympäristöstään ilman, että sitä on katsottava kielletyksi, ja miten tavaramerkkien kehitys on nähtävä tulevaisuudessa? Yleinen painotus tutkielmassa on kuitenkin merkin haltijan näkökulma. Viime vuosina tavaramerkkioikeudellinen tutkimus vaikuttaa usein keskittyneen johonkin tiettyyn jäljittelymuotoon tai tavaramerkkityyppiin, kuten väritavaramerkkiin tai laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Tämän tutkielman haasteena on kuitenkin tarkastella jäljittelyä yleisestä näkökulmasta ja luoda eräänlainen yhteenveto siitä, miten nykyään paremmin tunnistettavat erinäiset jäljittelymuodot suhteutuvat toisiinsa. Lähestymistapaa voidaan pitää perusteltuna myös siinä mielessä, että lähtökohtaisesti jo kysymystä siitä, onko kysymyksessä laajalti tunnettu tavaramerkki vai ei, voidaan pitää tulkinnanvaraisena puhumattakaan siitä, milloin tavaramerkit ovat liian samanlaiset tai samankaltaiset keskenään. 1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkielman rakenne Tutkimusmenetelmistä etusija tutkielmassa on annettu lainopilliselle eli oikeusdogmaattiselle lähestymistavalle. Oikeusdogmatiikalla tarkoitetaan määrätyssä yhteisössä voimassa olevien oikeussääntöjen systemaattista tulkitsemista ja esittämistä. Tällöin lainopin päämääränä on saada selvyys voimassa olevan oikeuden sisällöstä

21 7 määrättyä oikeudellista ongelmaa koskien. Oikeuslähteitä tarkastellaan etusija- ja käyttöjärjestyssäännösten mukaisessa järjestyksessä. 8 Tutkielmassa lainsäädäntöön, oikeustapauksiin -sekä kirjallisuuteen on perehdytty tutkien niiden sisältöä, tarkoitusta sekä oikeutta luovaa vaikutusta: tavoitteena on selvittää eroa tavaramerkkien kielletyn jäljittelyn ja vapaan vaikutteiden ottamisen välillä. Tavaramerkkioikeutta voidaan pitää varsin käytännön läheisenä oikeuden alueena, minkä vuoksi oikeuskäytäntö on nähtävä tutkielman kannalta keskeisenä lähdemateriaalina. Tätä puoltaa myös tutkielman pyrkimys tuoda tutkimuskysymys mahdollisimman lähelle konkretiaa ja reaalisen liike-elämän tarpeita. Erityisen tärkeänä oikeuslähteenä tutkielman kannalta on pidettävä EUT:n ennakkopäätöksiä niiden oikeutta luovan ja ohjaavan vaikutuksen vuoksi. Myös kansallista oikeuskäytäntöä tutkitaan oikeussääntöjen systematikoimiseksi ja selvittämiseksi, mutta tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ole varsinaisesti vertailla oikeuden sisältöä kansallisella ja EU-tasolla. Tavaramerkkioikeudelliset ratkaisut ovat kotimaisessa oikeudessamme suhteellisen harvinaisia, minkä vuoksi yksittäisiäkin päätöksiä voidaan pitää usein merkittävinä. 9 Ennakkoratkaisujen ohella tutkielmassa on hyödynnetty myös muuta kotimaista sekä EUvirallisaineistoa. Oikeuskirjallisuuden lisäksi tutkielman ajantasaisuuden ja konkreettisen näkökulman vuoksi tutkielmassa on tietoisesti käytetty hyväksi myös erityyppistä, esimerkiksi Internetissä saatavilla olevaa muuta materiaalia, kuten IPR University Centerin julkaisuja. Pyrkimys käytännön hyötyyn näkyy tutkielmassa osin epätavanomaisenakin lähdemateriaalina. Tutkielmassa käytetään myös oikeusvertailevia, oikeustaloustieteellisiä ja oikeushistoriallisia menetelmiä perustellun syvyyden sekä eri näkökantojen saamiseksi: Oikeusvertailu on immateriaalioikeuden kansainvälisestä luonteesta johtuen aiheellista, muttei sinänsä tutkielman itseistarkoitus. Sama koskee oikeustaloustieteellistä tai markkinointioikeudellista näkökulmaa, sillä immateriaalioikeudet ovat keskeinen oikeustaloustieteen tutkimuskohde, ja markkinointioikeudelliset kysymykset liittyvät olennaisesti tavaramerkkeihin. Oikeustaloustieteellinen tai markkinointioikeudellinen lähestymistapa on perusteltua myös kilpailuoikeudelliselta kannalta. Lisäksi oikeushistoriaa hyödynnetään tutkielman alussa sen selvittämiseksi, mihin 8 Husa ym. 2010, s Ks. esim. Weckström 2005, s. 696.

22 tavaramerkeillä perustettuja yksinoikeuksia tarvitaan, ja miten niihin ja niiden loukkauksiin on historiassa suhtauduttu. 8

23 9 2 TAVARAMERKKI IMMATERIAALIOIKEUDEN JÄRJESTELMÄSSÄ 2.1 Immateriaalioikeus luovuuden suojana ja tavaramerkki sen asettamassa viitekehyksessä Oikeudenalojen systematiikassa immateriaalioikeus on varallisuusoikeuden ala, jolla suojataan aineettomia oikeuksia. Perinteisesti immateriaalioikeus on vielä jaettu tekijän- ja teollisoikeuteen riippuen siitä, millaista toimintaa on haluttu suojata. Tekijänoikeudella on suojattu kirjailijoiden, taiteilijoiden ja säveltäjien oikeuksia, kun taas teollisoikeudet on liitetty tiukemmin teollisiin tai kaupallisiin intresseihin. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi tavaramerkit, 10 patentit ja mallisuoja. 11 Luonteensa puolesta tavaramerkki poikkeaa selkeästi muista immateriaalioikeuksista: tavaramerkillä ei niinkään ensisijaisesti pyritä luovan työn tuloksen suojaamiseen, vaan kysymys on enemmänkin merkin haltijan myynnin edistämisestä, goodwill-arvosta ja markkinoinnista 12. Tavaramerkkinä voi toimia periaatteessa mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti 13 (TMerkkiL 2 ). Lainsäädännössämme ei ole tyhjentävää määritelmää siitä, millaisia tunnuksia voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä, eikä tämä ole tavallista myöskään kansainvälisesti vertaillen. Hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 :n muuttamisesta HE 24/2016 todetaan 2.n yksityiskohtaisten perustelujen osalta, että tavaramerkkinä on mahdollista rekisteröidä esimerkiksi kuvioita, sanojen ja kuvioiden yhdistelmiä, kirjaimia, numeroita, iskulauseita tai tavaran taikka päällyksen muotoja. On otettava huomioon, että tavaramerkki voi yksilöidä myös palvelun (TMerkkiL 1 2 mom.). Käsitetasolla tavaramerkki sotketaan usein myös brändiin. Terminä brändi ei kuitenkaan ole juridinen, toisin kuin esimerkiksi lailla suojattu tavaramerkki, joka taas usein on olennainen osa yrityksen brändiä. 10 Tavaramerkit ovat osa tunnusmerkkioikeutta, johon kuuluvat myös muun muassa toiminimet sekä maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset. Ks. lisää esim. Salmi ym. 2008, s ja Poutanen 2006, s Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin vain tavaramerkkeihin. 11 Haarmann 2014, s Toisaalta vaikka tavaramerkkiä käytetäänkin varsinaisen luovan tuotteen symbolina, se voi saavuttaa myös itseisarvoa (brand equity), jolloin tavaramerkistä tulee merkittävä kilpailustrateginen etu. Ks. esim. Kur 2013, s. 159 ja Palm 2002, s Edellytykset eivät koske 4 a 2 mom. mukaan vakiinnuttamisen kautta saatua tavaramerkkioikeutta. Lisäksi TMerkkiD ei enää edellytä tavaramerkiltä graafista esitettävyyttä. TMerkkiD:n 3 artiklan 1 mom. b-kohdan mukaan tavaramerkki on kuitenkin voitava esittää siten, että sen haltijan saaman suojan kohde on määritettävissä selkeästi ja täsmällisesti.

24 10 Käsitteenä brändiä on vaikea määrittää tarkasti, yleensä se koostuu markkinoinnillisista elementeistä ja ominaisuuksista. 14 Virallisena brändin määritelmänä voidaan esimerkiksi esittää kansainvälinen ISO standardi, jonka mukaan brändi on markkinointiin liittyvä aineeton omaisuuserä: Brändiin kuuluvaksi voidaan lukea muun muassa nimet, termit, logot ja mallit tai niiden yhdistelmät. Brändin tarkoituksena on yksilöidä tavarat, palvelut tai yhteisöt tai niiden yhdistelmät, luoda selvästi erottuvia mielikuvia ja mielleyhtymiä sidosryhmien mielissä ja tuottaa siten taloudellista hyötyä ja arvoa. ISO-standardin mukaisesti brändin arvoa määritettäessä on otettava huomioon taloudellinen, käyttäytymistieteellinen ja oikeudellinen elementti. Puhutaan myös brändin lisäarvosta eli brändipreemiosta, joka on se lisäarvo, jonka asiakas on halukas maksamaan erotuksena muihin vastaaviin geneerisiin tuotteisiin tai palveluihin 15. Tavaramerkin suoja käsittää merkin idean eli merkin abstraktisessa muodossaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkin kattama yksinoikeus anna suojaa pelkästään alkuperäiseen merkkiin verrattaessa identtisiä väärennöksiä vastaan. Tavaramerkkioikeutta loukkaava jäljittelytoiminta voidaan nähdä joko orjallisena mukailuna tai jäljittelynä, jota käytetään käsitteenä myös silloin, kun myöhempi tavaramerkki yhdistyy aiempaan pelkän mielikuvan perusteella. 16 Yleisesti orjallisella jäljittelyllä tarkoitetaankin pelkkää jäljittelyä yksityiskohtaisempaa alkuperäisen tavaramerkin mukailua. 17 Jäljittely taas on oikeuskirjallisuudessamme määritelty siten, että alkuperäisen merkin yksityiskohtia muutetaan niin, että lopputulos kuitenkin edelleen voimakkaasti muistuttaa alkuperäistä merkkiä: arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti merkin tunnusomaiset eli dominantit osat merkin antaman kokonaisvaikutelman ollessa ratkaiseva. 18 Käsitteenä jäljittelyn sopii siis myös tapauksiin, joissa myöhemmällä merkillä pyritään hyötymään kilpailijan tavaramerkin goodwill-arvosta 19. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei jäljittely käsitteenä ole oikeustieteessä sisällöllisesti aivan vakiintunut tai selkeästi erotettu esimerkiksi orjallisen jäljittelyn 14 Ks. mm. Salmi ym. 2008, s Innanen Jäske 2014, s Salmi ym. 2008, s Paloranta 2008, s Salmi ym. 2008, s Vrt. kuitenkin Castrén 1997, s Orjallisella jäljittelyllä pyritään yleensä käyttämään hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvoa.

25 käsitteestä. Johdonmukaisuussyistä tässä tutkielmassa käytetään jäljittelyä tavaramerkkien mukaillun yleiskäsitteenä Tavaramerkkioikeuden historiallinen tausta ja tarve Immateriaalioikeuden modernista kaiusta huolimatta sen ongelmakenttä on hyvin vanha. Vaikka tavaramerkkioikeuden historia itsessään on pitkä, on sen luonne kuitenkin muuttunut olennaisesti ajan saatossa. Ihmisillä oli jo esihistoriallisena aikana tarve erottaa esineet toisistaan erinäisin merkein, ja esimerkiksi jo varhaisissa käsityöläiskulttuureissa tavaramerkeillä oli merkityksensä tuotteiden markkinoinnissa. Vanhimmat tavaramerkit olivat nimenomaan niin sanottuja omistajanmerkkejä 20, jotka ilmaisivat tavaran omistajan. Antiikin Roomassa omistajanmerkkien lisäksi tavaroiden alkuperää alettiin osoittaa merkein. Muun muassa yli tuhannen saviastiamerkin lisäksi syntyi kopioita ja jäljitelmiä. Roomalaisista FORTIS-merkkisistä lampuista tuli niin kuuluisia ja suosittuja, että merkkiä väärennettiin muun muassa Ranskan, Saksan, Espanjan ja Yhdistyneiden kuningaskuntien alueilla. 21 Keskiajalla tavaramerkit toteuttivat alkuperän ohella myös garantiafunktiotaan 22. Osittain jo Antiikin Kreikassa käytössä olleet alkuperä- ja laatumerkinnät laajentuivat keskiajalla ammattikuntalaitoksen osalta jopa merkintäpakoksi. Tavallaan kyse oli lähinnä eri kiltalaitosten asemien vahvistamisesta, mutta osittain myös eräänlaisesta kuluttajansuojajärjestelmästä. Keskiajalla tavaramerkkejä käytettiin enemmänkin vapaan kilpailun esteenä ja kuluttajien palvelemiseksi melko päinvastaiseen tarkoitukseen siis kuin tänä päivänä. 23 Tavaramerkin kilpailuoikeudelliset piirteet alkoivat kehittyä 1800-luvun puolen välin jälkeen teollistumisen ja vapautuvan kilpailun myötä. Maailmankaupan kasvaessa nopeasti elinkeinonharjoittajat tarvitsivat suojakeinoja väärennöksiä ja halpatuontia vastaan. Merkkipakko vaihtui merkkioikeuteen ja tavaramerkin olennaiseksi tehtäväksi tuli elinkeinonharjoittajan tuotteiden menekin turvaaminen liike-elämässä Omistajanmerkkejä käytetään edelleen muun muassa poro- ja karjataloudessa esimerkiksi korvamerkkeinä. Ks. Salmi ym. 2008, s Salmi ym. 2008, s Ks. luku Salmi ym. 2008, s Salmi ym. 2008, s. 71.

26 12 Nykyään tavaramerkit ymmärretään niiden haltijan yhtenä olennaisena kilpailuoikeudellisena tekijänä. Erityisesti brändi-ajattelu on korostanut tavaramerkkien roolia elinkeinonharjoittajien ja heidän tuotteidensa markkinoinnissa. On otettava huomioon, että muutamat edelleen tänä päivänä käytössä olevat tavaramerkit syntyivät jo 1800-luvulla. Tällaisia tavaramerkkejä ovat esimerkiksi COCA-COLA (1886) ja SINGER (1851). 25 Väistämättä tavaramerkit ovat menettäneet ajan kuluessa erottamiskykyään, mutta sinällään niiden ajan kestäminen asettaa tavoitteita brändin omistajan näkökulmasta myös nykypäivän tavaramerkkien suunnittelulle. Vanhin suomalainen Suomessa rekisteröity tavaramerkki on Fazerin KISS-KISS, joka merkittiin rekiteriin vuonna Yksinoikeuden hankkiminen tavaramerkin käyttöön Tavaramerkki tuo haltijalleen yksinoikeuden tietyn tunnuksen käyttöön. Oikeus tavaramerkkiin on mahdollista saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla tunnus käytössä. Tavaramerkin suojelemiseksi jäljittelyltä olisi luonnollisesti viisainta hankkia oikeus rekisteröimisellä, ja mielellään heti merkin käyttöönoton suunnitteluvaiheessa, sillä aikaprioriteettiperiaatteen mukaisesti suojaa saa tavaramerkin ensimmäisenä rekisteröinyt taho. 27 Tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista kansallisesti TMerkkiL:n 2 luvussa säädetyllä tavalla PRH:ssa tai kansainvälisesti Madridin pöytäkirjan mukaisesti WIPO:ssa (World Intellectual Property Organization). EU:n maaliskuussa 2016 voimaan tulleen TMerkkiA:n mukaan EU-tavaramerkit rekisteröidään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa eli EUIPO:ssa, joka uuden TmerkkiA:n myötä korvasi vanhan OHIM:n. Yksinoikeudet ovat alueellisia eli ne ovat voimassa rekisteröinnin mukaisesti joko kansallisesti, kansainvälisesti tai EU:n jäsenvaltioissa. Rekisteröinnit voivat olla myös rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä. Mikäli tavaramerkkiä on tarkoitus käyttää kansallisten markkinoiden ulkopuolella, olisi se viisainta suojata suoraan 25 Salmi 2008, s PRH: Tavaramerkkien suojaa Suomessa. essa120vuotta.html Toisaalta kotimaisen oikeutemme mukaan merkin haltija voi saada tiettyjä oikeuksia ilman rekisteröintiäkin, jos merkki katsotaan vakiintuneeksi. Lisäksi aikaprioriteettisäännöstä on merkin haltijan passiivisuuteen perustuvia poikkeuksia. Pääsääntönä on kuitenkin merkin rekisteröijän aikaprioriteetti. Tähän sisältyy myös mahdollisuus laajentaa suojaa useampaan maahan rekisteröijän näin halutessa. Ulottumisalan laajentaminen on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa rekisteröinnistä. Innanen Jäske 2014, s. 93.

27 13 vähintään EU:n tasoisesti. 28 Jos tavaramerkkiä halutaan myöhemmin käytettävän EU:n jäsenmaissa, mutta markkinoilla havaitaankin esimerkiksi jo sama tai samankaltainen samoja tai samankaltaisia tuotteita käsittävä tavaramerkki, saa aiempi merkki suojaa aikaprioriteetin ja territoriaalisuuden mukaisesti, eikä myöhempi rekisteröinti ole enää mahdollinen. Tällaisessa tapauksessa kansallisen tavaramerkin haltija ei voi myöskään väittää, että tavaramerkkiä olisi loukattu sitä jäljittelemällä. TMerkkiL 4 a :n mukaan oikeus tunnusmerkkiin voi syntyä myös vakiinnuttamalla. Tällöin lain 4 a :n 3 momentin mukaan merkin tulee olla kyseisessä valtiossa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Vaikka merkin vakiintumista voidaan pitää jokaisen tavaramerkinhaltijan tavoitteena, on vakiinnuttamiseen silti suhtauduttava varauksellisesti yksinoikeuden hankintamuotona. Ongelmien ilmetessä on merkin haltijan vastuulla näyttää tavaramerkin vakiintuminen asianomaisissa piireissä sekä yksinoikeuden alkamisajankohta, mikä todennäköisesti voi olla hankalaa 29. Alueellisen ulottuvuuden lisäksi tavaramerkit ovat rajoitettuja myös ajallisesti. TMerkkiL 22 :n mukaan tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästään 30, minkä jälkeen se voidaan uusia seuraavaksi kymmenen vuoden jaksoksi. Periaatteessa tavaramerkkiä on siis kuitenkin mahdollista pitää voimassa ikuisuus Tavaramerkkisuojan sisältö ja vaikutukset Tavaramerkeillä markkinoilla saavutettavan suojan tarvetta, sisältöä ja vaikutuksia on pyritty jäsentämään konstruoimalla tavaramerkeille eri funktioita, joiden määrä vaihtelee oikeuskirjallisuudessa analyysin tarkkuuden mukaan. 32 Esimerkiksi EUT on enenevissä määrin antanut painoarvoa tavaramerkin funktioille arvioidessaan tavaramerkkien suojaalan laajuutta. 33 Tavaramerkin tehtävät voidaan jaotella esimerkiksi erottamis- ja 28 Innanen Jäske 2014, s Tavaramerkki on siis tavallisesti voimassa vain siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkkirekisteröintiä haetaan (territoriaalisuus). Salmi ym. 2008, s. 66. Erikoisuutena on aluetason suoja Benelux-maihin, jolloin Benelux-maiden teollisoikeuksien virastossa (Benelux Office of Intellectual Property, BOIP) hyväksytty tavaramerkki on samalla voimassa Alankomaissa, Belgiassa ja/tai Luxembourgissa. EUIPO, Tavaramerkit Euroopan unionissa Salmi ym. 2008, s Uusi TMerkkiD tulee muuttamaan kansallista lainsäädäntöämme siten, että voimassa olo lasketaan alkavaksi tavaramerkin hakemispäivästä. 31 Innanen Jäske 2014, s Pihlajarinne 2010, s Ojala 2017, s. 197.

28 14 alkuperäfunktioon, laatu- eli garantiafunktioon, kilpailufunktioon, mainos- tai kommunikointifunktioon sekä taloudelliseen funktioon. 34 Tämä tarkastelutapa on jo verrattain tarkkaa käsitteen määrittelyä, mutta sen toisaalta katsotaan olevan vakiintunut. Erottamisfunktio on kuvattu heti lain legaalimääritelmässä: tavaramerkillä pyritään tuotteen erottamiseen vastaavista markkinoilla olevista muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista. 35 Alkuperäfunktion voidaan katsoa olevan osittain päällekkäinen erottamisfunktion kanssa, ja toisinaan niitä on käsiteltykin pelkästään alkuperäfunktion kautta. 36 Alkuperäfunktion mukaisesti tavaramerkki osoittaa sillä varustettujen tuotteiden tulevan vähintäänkin samasta kaupallisesta alkuperästä, joka on myös vastuussa niiden laadusta. 37 Tässä mielessä alkuperäfunktio siis palvelee myös kuluttajien etua siten, että se voi helpottaa kuluttajan ostopäätöksen tekemistä. 38 Nykyään on tavallista, että tavaramerkki viittaa niin kutsuttuun anonyymiin lähteeseen eli sen ei tarvitse ilmaista merkin konkreettista alkuperää. Tavaramerkillä varustetut tuotteet eivät välttämättä tule samalta valmistajalta, vaan tavaramerkki saattaa osoittaa vain sillä varustettujen tuotteiden kaupallisen lähteen, esimerkiksi sen jakelijan tai markkinoijan. Tavaramerkkejä onkin mahdollista luovuttaa edelleen ja niitä voidaan lisensoida. 39 Alkuperäfunktion merkityksestä on tämän vuoksi esitetty viime vuosina eriäviä mielipiteitä oikeustieteilijöiden kesken 40. Perinteisesti sitä on kuitenkin pidetty tavaramerkin funktioista tärkeimpänä. 41 Tavaramerkin garantia- eli laatufunktio kytkeytyy olennaisesti alkuperäfunktioon, jopa niin ettei garantiafunktiota toisinaan ole katsottu edes tarpeelliseksi erottaa omaksi funktiokseen. Garantiafunktiolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti tavaramerkin merkitystä laadun takaajana, vaikkei sitä absoluuttisesti tai legaalisesti olekaan. Yleensä tavaramerkkien haltijat kuitenkin haluavat pitää tavaramerkillä saavuttamaansa kilpailuetua yllä huolehtimalla tuotteidensa laadusta. Funktio onkin ymmärrettävä lähinnä kuluttajien oletuksena siitä, että samalla tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat 34 Näin esim. Innanen Jäske 2014, s ja Salmi ym. 2008, s Salmi ym. 2008, s Pihlajarinne 2010, s Haarmann 2014, s Salmi ym., 2008, s Innanen Jäske 2014, s. 62 ja Pihlajarinne 2010, s Alkuperäfunktion on toisinaan väitetty menettäneen osittain tai jopa kokonaan tarkoituksensa osana tavaramerkkiä kts. esim. Pihlajarinne 2010, s. 55. Ks. esim. myös Turpela 2017, s. 214: kehitys uuden tyyppisten tavaramerkkien suuntaan vie painopistettä pois alkuperä- ja erottamisfunktioista merkkiin sijoitettujen investointien suojaamiseen. 41 Salmi ym. 2008, s. 52.

29 15 laadultaan yhtäläisiä. 42 Jos merkin haltijan menettää tavaramerkin sen vuoksi, ettei se enää kykene täyttämään laatufunktionsa asettamia vaatimuksia, tarjoilee tämä taas vapaan väylän merkin jäljittelijöille. Jäljittely tässä mielessä taas aiheuttaa helposti sekaannusvaaraa merkkien välillä. 43 Tavaramerkin mainos- tai kommunikointifunktiolla viitataan tavaramerkin arvoon tuotteen markkinoinnissa. Tavaramerkeillä kuluttajille on mahdollista antaa suoraan informaatiota, mikä osaltaan voi olla sekä huomattava kilpailuetu tai myös kannustaa kilpailijoita tuoteväärennöksiin. 44 Mainosfunktion merkityksen tavaramerkkien käytössä ja niiden suojaamisessa voidaan todeta kasvaneen viime vuosina. 45 Asiassa C-323/09 Interflora Inc. ja Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd (Interflora) antamassaan ratkaisussa EUT katsoi, että tavaramerkin mainosfunktioon liittyy läheisesti myös investointitehtävä, joka voi olla mainosfunktion kanssa osin päällekkäinenkin. Ratkaisussaan EUT totesi, että tavaramerkin haltija voi käyttää merkkiään alkuperän osoittamisen ja mainonnallisten syiden lisäksi sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tässä tarkoituksessa merkin haltija voi käyttää hyväkseen erilaisia kaupallisia keinoja mainonnan lisäksi. Jos kolmas osapuoli käyttää merkin haltijan alkuperäiseen merkkiin nähden samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä samojen tai samankaltaisten tuotteiden yhteydessä, ja tämä aiheuttaa huomattavaa haittaa vanhemman merkin haltijalle tämän pyrkiessä luomaan tai ylläpitämään merkkiuskollisuutta, voi tämä merkitä alkuperäisen merkin investointitehtävän loukkausta. Yhtälailla investointitehtävän loukkaamisesta on kyse, jos edellä mainitun kaltainen kilpailija vahingoittaa alkuperäisen merkin haltijan jo hankkimaa mainetta tai vaarantaa sen ylläpitämisen. Interflora-ratkaisussaan EUT totesi kuitenkin myös, että merkin haltijan on siedettävä normaalin kilpailun asettamia vaatimuksia, eikä tavaramerkin haltijan kilpailijaa voida kieltää käyttämästä merkkiä, joka ei loukkaa vanhemman merkin alkuperäfunktiota. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merkin haltija voi joutua vastaamaan kilpailuun nostamalla panostustaan maineensa hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, ja toisaalta tämä voi tarkoittaa myös joistakin asiakkaista luopumista (kohdat 60 64). 42 Haarmann 2014, s Salmi ym. 2008, s Salmi ym. 2008, s Ojala 2017, s Ks. kuitenkin esim. Weckström, jonka mukaan tavaramerkin kommunikaatiofunktio ei ole laintulkinnassa keskeinen. Weckström 2005, s. 702.

30 16 Tavaramerkin kilpailufunktio voidaan nähdä eräänlaisena funktioiden yhdistelmänä: se käsittää tavaramerkin haltijalleen tuoman kilpailullisen edun 46. Kuluttaja tunnistaa tuotteen merkin perusteella ja ollessaan siihen tyytyväinen ostaa sitä myös uudestaan. Mainonnalla voidaan vahvistaa merkkiuskollisuutta, joka tuo haasteensa myös merkin omistajan kilpailijoille. 47 Erityisesti muoti- ja trendituotteiden osalta tavaramerkeillä on kuluttajille usein jo symbolinomaista arvoa, ja tätä pyritään vain vahvistamaan markkinoinnin keinoin 48. Merkkiuskollisuus ilmenee siten, että kilpailijoiden on enää vaikea saada kohderyhmiä muuttamaan ostokäyttäytymistään, jolloin tavaramerkki edustaa haltijalleen merkittävää kilpailustrategista etua. 49 Kilpailufunktioon liittyy olennaisesti tavaramerkin taloudellinen funktio. Suurin taloudellinen arvo on kaikkein vahvimmilla tavaramerkeillä ja brändeillä. Tavaramerkit ovat käytännössä aineetonta pääomaa, jota voidaan myydä, käyttää vakuutena, lisensoida tai käyttää vaikkapa franchising-sopimuksen pohjana. 50 Tavaramerkkien taloudellinen arvo kytkeytyy erityisesti niillä luotuihin mielikuviin ja goodwill-arvoon. Toisinaan tämä voi tarkoittaa myös ongelmia tavaramerkin haltijalle jäljittelystä aiheutuneiden vahinkojen määrittämisessä ja osoittamisessa. Kilpailijoiden houkutus jäljittelyyn kuitenkin kasvaa tavaramerkin taloudellisen arvon noustessa, ja tämä luonnollisesti lisää merkin haltijan intressiä tavaramerkkinsä mahdollisimman laajaan suojaamiseen. Kaiken kaikkiaan tavaramerkin funktioihin liittyy joitakin ratkaisemattomia kysymyksiä, joihin esimerkiksi EUT ei ole oikeuskäytännössään ottanut kantaa. Tällä hetkellä esimerkiksi funktioiden lukumäärä on jäänyt kunnolla selventämättä, eli tarkkaa jäsennystä siitä, montako funktiota tavaramerkillä on, ja toisaalta, mitä niillä suojataan, ei ole. Toisaalta myös kysymys siitä, ovatko kaikki tavaramerkin funktiot suojattuja ja missä määrin, on sekin jäänyt avoimeksi. Lähtökohtana voidaan joka tapauksessa pitää sitä, että tavaramerkillä on alkuperäfunktion lisäksi myös muunlaista sisältöä ja tehtäviä. Esimerkiksi laajennetun tavaramerkkisuojan suhteen on epäselvää, onko kaikkia edellä esiteltyjä funktioita suojattava. 51 Muun muassa asiassa C-487/07 L Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Invetments LTD ja Starion International Ltd (L oréal), EUT:n antamaa 46 Innanen Jäske 2014, s Innanen Jäske 2014, s. 66 sekä Salmi ym. 2008, s Kolsun McDonald 2010, s Ojala 2017, s Salmi ym. 2008, s Ojala 2017, s

31 17 tuomiota on kritisoitu siitä, että se merkitsee suhteettoman suurta laajennusta tavaramerkkisuojaan. Ratkaisussaan EUT totesi tavaramerkillä olevan alkuperäfunktion lisäksi myös tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät (kohta 58). Lisäksi funktioiden suhteen ongelmana on nähty, että ne voivat johtaa tavaramerkkisuojan tarkasteluun pelkästään merkin haltijan näkökulmasta, mikä puolestaan merkitsee ongelmia kilpailulliselta kannalta. Useampien funktioiden soveltaminen voi herkästi näkyä tavaramerkkisuojan kohtuuttomana laajentumisena ja hämärtää sen ulottuvuutta selventämisen sijasta Perinteiset tavaramerkit ja niiden alaluokat Luvussa 2.1 todetusti mitä tahansa voi teoriassa olla mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä, kunhan merkki vain täyttää lain asettamat edellytykset, eikä rekisteröinnille ole esteitä. Yleisimpiä tavaramerkkejä ovat sanamerkit. Merkki voi tällöin käsittää yhden tai useamman sanan, sanayhdistelmän tai olla jopa henkilön nimi 53, kunhan se on erottamiskykyinen. Tavaramerkiksi on mahdollista rekisteröidä myös pelkkiä kirjaimia tai numeroita 54. Vanhimpia tavaramerkkejä ovat kuviomerkit 55 (logot). Kuviomerkit voivat muodostua esimerkiksi piirroksesta, kaksiulotteisesta kuvasta tai symbolista. Ne voivat olla myös yhdistelmämerkkejä, jolloin kuviosommitelma sisältää esimerkiksi muotoiltuja sanoja, kirjaimia tai numeroita antaen kuitenkin kokonaisvaikutelman kuviosta. Yleensä kuviomerkkeihin luetaan myös niin sanotut sijaintimerkit (position marks), joissa määrätty elementti (kuten väri tai kuvio) esiintyy aina samassa tuotteen kohdassa ja samassa koossa joko absoluuttisena tai suhteessa tuotteen kokoon. Sijaintimerkki voi olla kolmiulotteinen tai sisältyä kolmiulotteiseen merkkiin. 56 Tavaramerkiksi on mahdollista rekisteröidä myös liikkuva kuva. Rekisteröintihakemuksessa on tällöin esitettävä kuvasarjalla tai muulla tavoin, miten merkki liikkuu esimerkiksi näyttöpäätteellä. Liikkuvien merkkien (movement marks) suoja-ala on toistaiseksi nähtävä perinteisempiä kuviomerkkejä epämääräisempänä, eikä niistä vielä ole juuri oikeuskäytäntöä. Usein myös tavallisen kuviomerkin on katsottu 52 Ojala 2017, s Salmi ym. 2008, s Koktvedgaard Levin 2007, s Haarmann 2014 s Salmi ym. 2014, s

32 18 riittävän liikkuvan kuvan suojaamiseksi. EUIPO:n käytännön perusteella on tähän mennessä epäselvää, käsittääkö suoja myös pelkän liikkeen ilman erottamiskykyistä tekstiainesta. Pelkkä liike tuskin riittää tekemään tavaramerkistä erottamiskykyisen, vaan merkin tulisi oletettavasti aina koostua nähtävässä olevasta objektista ja sen liikkeestä. 57 Mielenkiintoinen esimerkki erilaisista kuviomerkeistä jäljittelyä ajatellen ovat myös niin sanotut muuttuvat merkit (fluid marks). Perinteisesti on ajateltu, että tavaramerkkiä tulee käyttää aina samassa muodossa ja muuttumattomana. Esimerkiksi Google muuntelee sanamerkkiään usein laajalti tunnetuilla doodle -merkeillä. Usein muuttuvat merkit ovatkin sanamerkkejä. 58 Iskulauseet eli sloganit ovat myös rekisteröitävissä tavaramerkkeinä. Tavallisesti ne ovat erottamiskykyisiä, jos ne eivät ole ainoastaan tuotteen laatua tai paljoutta kuvailevia markkinoinnillisia ilmaisuja. Sloganit voidaan lisäksi yhdistää jo rekisteröityyn tavaramerkkiin, milloin ne yleensä katsotaan erottamiskykyiseksi. Vastaavasti kuvioelementin lisääminen iskulauseeseen saattaa hieman nostaa sen erottamiskykyä. Kuitenkaan täysin vailla erottamiskykyä oleva slogan ei todennäköisesti kelpaa rekisteröitäväksi vain pienin kuvallisin lisäyksin. 59 PRH:n tavaramerkkirekisteriä vastaavaa rekisteriä iskulauseista hallinnoi MARK. Rekisteröityjä iskulauseita ovat esimerkiksi Ruokakeskon Kaupan päälle hyvä mieli ja K-Kengän Kun etsit uutta paria. 60 Rekisteröityjen tavaramerkkien keskuudessa hologrammit ovat melko harvinaisia, edelleen koska graafisen esittämismuodon vaatimus on osoittautunut ongelmalliseksi niiden suhteen. Kuitenkin myös hologrammeja on rekisteröity niin kansallisesti 61 kuin kansainvälisestikin. 62 Tavaramerkillä voidaan suojata myös tavaran tai päällyksen muotoa (3Dtavaramerkki). 63 Tällöin tavaran muodon on poikettava jollain tapaa sen käytännöllisistä ominaisuuksista tai tyypillisistä piirteistä, koska tietyt perusmuodot on pidettävä kilpailun mahdollistamiseksi vapaana. Kritiikkinä on lisäksi esitetty, että tuotteen ulkoasuun 57 Salmi ym. 2014, s Innanen Jäske 2014, s Esimerkiksi sanamerkkien suhteen on suositeltu, että merkkiä käytettäisiin aina samassa muodossa, muuntelematta ja taivuttamatta sanaa. Ks. esim. KHO:2015: Innanen Jäske 2014, s MARK, iskulauseet nro 2139 ja nro PRH, esim. merkkinro WIPO, kansainvälinen rekisterinro Innanen Jäske 2014, s. 74.

33 19 perustuva tavaramerkki ei kykene osoittamaan sen alkuperää riittävällä tavalla. 64 Hyvä esimerkki 3D-merkistä on Toblerone-suklaapatukka. 65 Tyypillinen esimerkki ulkoasulle rekisteröidyistä tavaramerkeistä ovat lisäksi hajuvesipullot, joiden ulkoasun suhteen on nähty erityisesti vaivaa. PRH:n rekisteristä löytyvät muun muassa Calvin Klein Cosmetic Corporationille 66 ja Parfums Christian Diorille 67 rekisteröidyt tuoksupullot. Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan ensisijainen suojamuoto käyttötaiteelle ja designille on mallioikeus. Tavanomaisin suojamuoto tavaroiden muodoille onkin mallioikeus tai teoskynnyksen ylittyessä tekijänoikeus. Suojamuodot eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia. On silti otettava huomioon, että uutuuden tai omaperäisyyden saavuttaminen tekijän- tai mallioikeuden näkökulmasta ei vielä takaa että tuote olisi TMerkkiL:n vaatimalla tavalla erottamiskykyinen Uudentyyppiset tavaramerkit Perinteisten sana- ja kuviomerkkien ohella nähdään yhä useammin uudentyyppisiä, esimerkiksi väriin, ääneen, tuoksuun tai kosketustuntumaan, perustuvia tavaramerkkejä. 69 Tämän kehityksen voidaan myös odottaa jatkuvan etenkin, koska graafisen esittämismuodon vaatimus on poistunut EU-tavaramerkin määritelmästä uuden TMerkkiD:n myötä. Erityisesti brändäyksen kannalta tavaramerkkikäsitteen laajentuminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Aisteihin perustuva brändäys sensory branding tunnetaankin jo käsitteenä. 70 Brändin omistajalle edellä kuvaillun kaltaiset, uudentyyppiset tavaramerkit tarjoavat silkkoja mahdollisuuksia. Esimerkiksi valmistaja tai palveluntarjoaja, joka kenties jo valmiiksi yhdistetään, tai haluaa tulla yhdistetyksi, vaikkapa mielikuvaan luksuksesta, saattaisi hyötyä aistiin perustuvasta tavaramerkistä tässä suhteessa. Esimerkiksi kosketustuntuman osalta sametti tai silkki luovat heti mielikuvan luksuksesta. Vastaavat voimakkaat assosiaatiot ovat mahdollisia yhtälailla muun muassa äänen tai tuoksun perusteella. Ylellinen tuoksu tai vaikkapa klassinen sävellys voivat yhdistää tavaran tai 64 Lilja , IPRinfo 3/ WIPO, kansainvälinen rekisterinro PRH, tavaramerkkinro PRH, tavaramerkkinro Lilja , IPRinfo 3/ Innanen Jäske 2014, s Innanen Jäske 2014, s. 103.

34 20 palvelun esimerkiksi hienostuneisuuteen kohderyhmästä riippuen, ja tämä siis tapahtuisi jokaisella kerralla kuluttajan haistaessa tuoksun tai kuullessa äänen. Väistämättä kuvaillun kaltaiset yksinoikeudet tarkoittaisivat kuitenkin kilpailijoiden vapauksia suhteellisen laajasti rajoittavia monopoleja ja osittain tästä syystä tavaramerkkioikeuksia myönnetäänkin, ja tulisikin myöntää, vain erittäin harvakseltaan kuvaillun kaltaisiin elementteihin. Sinänsä tämä ei ole ongelma, koska aisteihin perustuvien tavaramerkkien on vaikea täyttää lain edellyttämiä vaatimuksia, vaikka lakimuutoksen myötä graafista esitettävyyttä ei enää vaadittaisikaan tulevaisuudessa edes kansallisesti. Lisäksi liian löysin perustein myönnetyt yksinoikeudet voimakkaasti markkinoita rajoittaviin merkkeihin merkitsisivät ongelmaa myös jäljittelytapauksiin puuttumisen kannalta. Milloin esimerkiksi kilpailijan tuoksu olisi arvioitava liian samankaltaiseksi suhteessa alkuperäiseen tavaramerkkiin? Uudentyyppisten tavaramerkkien suhteen ongelmia myös aiheuttaa, että niillä saatetaan pyrkiä suojaamaan tuotteiden ominaisuuksia niiden erottavien elementtien sijaan: esimerkiksi hajuveden tuoksu on tällainen funktionaalinen ominaisuus. Jotta tuoksua voitaisiin käyttää tavaramerkkinä, sillä ei tulisi olla varsinaisesti mitään tekemistä itse tuotteen kanssa. Mahdollisesti esimerkiksi puhdistusaineen haju voitaisiin rekisteröidä tavaramerkkinä. Yleisesti ottaen epätavallisten tavaramerkkien rekisteröimisen voidaan nähdä vievän painopistettä alkuperä- ja erottamisfunktioiden suojaamisesta enemmänkin merkin haltijan investointien suojaamiseen: kehityksenä tämä ei taas palvele merkin kilpailijoita eikä kuluttajia Väritavaramerkki Perinteisestä poikkeavista tavaramerkeistä todennäköisesti eniten on rekisteröity värimerkkejä, joista löytyy myös jo jonkin verran tavaramerkkioikeudellista tutkimusta. Väritavaramerkit lienevätkin uudentyyppisistä tavaramerkeistä helpoiten esitettävissä ja näköaistein todennettavissa rekisteröintiä ajatellen. Tästä huolimatta pelkkä väri sinällään harvoin riittää rekisteröintiedellytysten täyttymiseen. Yksinoikeuden hankkimiseksi väriin sen on oltava kuvailtavissa tai muutoin määritettävissä värikoodia käyttämällä. 72 Olennaista värimerkkienkin suhteen on erottamiskyky. EUT totesi asiassa C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, (Libertel) antamassaan 71 Cornish Llewelyn 2007, s. 689 sekä Turpela 2017, s Innanen Jäske 2014, s Esimerkiksi usein käytetty Pantonen värijärjestelmä käsittää jokaiselle värille oman koodin. Ks. lisää

35 21 ratkaisussa, että ei voida lähteä siitä, että väri sellaisenaan muodostaa merkin. Tavallisesti väri on pelkkä esineen ulkoinen ominaisuus. Se voi kuitenkin muodostaa merkin. Tämä riippuu siitä asiayhteydestä, jossa kyseistä väriä käytetään. Joka tapauksessa väri sellaisenaan voi suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muodostaa merkin (kohta 27). Kotimainen tunnettu väritavaramerkki on esimerkiksi Fazerin sininen, joka on rekisteröity Pantonen värijärjestelmää käyttämällä sävyssä 280 C luokassa 30, suklaa. 73 Fiskars taas on hyödyntänyt Natural Colour Systemi:ä (NCS) rekisteröimällä oranssin värimerkin (värikoodi S1080-Y4OR) luokassa 8, sakset Tuoksumerkki Kenties haastavimmaksi tavaramerkin graafisen esittämismuodon vaatimus on osoittautunut tuoksuun perustuvien tavaramerkkien osalta. EUT katsoi asian C-273/00 Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, (Sieckmann) osalta antamassaan ratkaisussa, ettei graafisen esitettävyyden vaatimus ollut täytettävissä kemiallisella kaavalla, sanallisella hajun kuvauksella, talletetulla hajunäytteellä tai näiden yhdistelmällä (erityisesti kohta 73). Tuoksut luovat ihmisille helposti voimakkaita assosiaatioita, minkä vuoksi tuoksumerkeistä olisi merkittävää etua brändien rakentamisessa ja markkinoimisessa. Graafisen esittämisen vaatimuksen poistumisen luulisi hieman helpottavan tuoksumerkkien rekisteröimistä tulevaisuudessa. Muun muassa Palm on väitöskirjassaan kritisoinut graafisen esittämismuodon vaatimusta tuoksumerkkien suhteen. Hänen mukaansa olisi ollut alun perinkin järkevämpää, että rekisteröitävän tuoksun olisi voinut kuvailla jollakin toisella tapaa, kuten esimerkiksi näytteellä. 75 Ongelmallista tuoksunäytteidenkin suhteen on kuitenkin se, etteivät ne säily ajan kuluessa samoina, vaan muuttuvat väkisinkin. 76 Tämän vuoksi tuoksumerkin suojaaminen olisi myös hyvin haastavaa. Palmin mukaan tuoksun rekisteröimisen edellytykseksi olisi tullut lisäksi asettaa tuoksun vakiintuminen markkinoilla, eli se että yleisö tunnistaa tuoksun tavaramerkiksi. Tämä 73 PRH, tavaramerkkinro , PRH, tavaramerkkinro , Palm 2002, s WIPO Magazine 1/2009,

36 22 voisi myös ehkäistä mahdollisia ristiriitoja patenttioikeuden kanssa. 77 Tällä hetkellä tuoksuihin perustuvia tavaramerkkejä on kuitenkin erittäin vähän, poikkeuksena tästä eräs hollantilainen yritys on onnistunut rekisteröimään vastaleikatun ruohon tuoksun tennispalloilleen. 78 Esimerkiksi tuoreiden mansikoiden tuoksu tavaramerkkinä ei EUYT:n asiassa T 305/04 Eden SARL v. OHIM antaman ratkaisun mukaan ollut rekisteröimiskelpoinen. Perusteluissaan tuomioistuin totesi erityisesti, ettei kypsän mansikan tuoksu ollut riittävän täsmällinen ja erottamiskykyinen, sillä se voi viitata useisiin mansikkalajikkeisiin, jotka tunnetusti poikkeavat toisistaan tuoksultaan (kohta 33). Yksinoikeuden saamiseksi tuoksumerkkiin tuoksun tulisi siis olla hyvin voimakkaasti yksilöity ja rajattu Äänimerkki Kolmas esimerkki epätyypillisistä tavaramerkeistä ovat äänet. Äänet voivat toimia tavaramerkkeinä edellyttäen, että ne täyttävät graafisen esitettävyyden vaatimuksen. Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi nuotein tai ääniaaltopiirustuksilla. Käytännössä haettaessa äänimerkkiä PRH:lta on toimitettava lisäksi äänitallenne, jotta äänimerkki voidaan vielä todentaa. Menettely perustuu kansallisen tavaramerkkiasetuksen ( /296) 10 :n 1 momenttiin. Äänimerkki saa näin ollen suppea suojaa. Ilman äänitallennetta merkin olisi oletettava olevan voimassa kaikilla instrumenteilla soitettuna 79 ja tämä taas olisi omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaratilanteita. Menettely ei eroa EU-äänimerkin suhteen muutoin kuin, että äänitallenteen toimittaminen on vapaaehtoista. 80 Äänimerkkien osalta on myös otettava huomioon, että ne herkästi ylittävät tekijänoikeuden syntymiseen vaadittavan teoskynnyksen. Äänenä rekisteröidyn tavaramerkin kannalta kaksoissuoja tekijänoikeuden kannalta ei ole ongelmallinen, mutta tavaramerkkinä ei voida rekisteröidä tekijänoikeutta loukkaavaa merkkiä (TMerkkiL 14.1 kohta 5). Tässä suhteessa kansallinen sääntelymme eroaa EU:n tavaramerkkioikeudesta, sillä tekijänoikeus ei EU-lainsäädännössä muodosta relatiivista 77 Palm 2002, s R 156/ Vastaavasti mustavalkoisena tai harmaasävyisenä rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröimisen on vanhastaan tulkittu kattavan kaikki väriyhdistelmät. Tämä käytäntö on kuitenkin vähitellen murtumassa. Innanen Jäske 2014, s Tuominen Saaristo , IPRinfo 2/2000.

37 rekisteröinnin estettä. Tekijänoikeuden loukkaukseen on mahdollista vedota ainoastaan jo rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan vaatimalla merkin mitätöimistä Kosketustuntuma, maku ja ele tavaramerkkeinä Tavaramerkki voi perustua myös kosketustuntumaan (tactile marks), jos se voidaan esittää graafisesti, eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla. Asiassa C- 283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. (Shield Mark) antamassaan ratkaisussa EUT tulkitsi direktiiviä 89/104/ETY 2 siten, että tavaramerkki, jota ei voida näköaistein havaita, on kuitenkin hyväksyttävä, jos merkki voidaan esittää graafisesti siten, että esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (kohta 64). Tähän asti kosketukseen perustuvat merkit ovat niin ikään olleet harvinaisia. Euroopassa kosketustuntumaa on käytetty hyväksi sokeainkirjoituksella laadittujen merkkien rekisteröimiseksi tässä esimerkkiä on näyttänyt Saksa. 82 Kosketustuntumalla voisi olla merkitystä myös tekstiili- ja muotiteollisuuden tavaramerkkirekisteröinneille. Esimerkiksi Louis Vuitton on rekisteröinyt Yhdysvalloissa kosketustuntumaan perustuvan tavaramerkin laukuilleen. 83 Kosketukseen perustuvasta tavaramerkistä voisikin olla edellä todetusti hyötyä erityisesti niin sanottujen luksusbrändien omistajille, sillä samoin kuin tuoksuilla, myös kosketuksella on helppo luoda samankaltaisia mielikuvia esimerkiksi ylellisyydestä. 84 Teoriassa tavaramerkki voi myös perustua makuun. Rekisteröintiedellytysten täyttyminen vaikuttaa kuitenkin erittäin haastavalta, jos ei graafisuuden, niin ainakin erottamiskyvyn perusteella. Asiassa R 120/ antamassaan päätöksessä EUIPO:n valituslautakunta ei esimerkiksi tästä syystä pitänyt keinotekoista mansikanmakua tavaramerkkinä rekisteröitävissä olevana ominaisuutena, koska kuka hyvänsä voi peittää tuotteen maun keinotekoisella esanssilla (erityisesti kohdat 15 16). Toisaalta ongelmana voi myös olla, etteivät kuluttajat voi maistaa tuotetta ennen ostopäätöksen tekemistä, jolloin maku ei toimi erottavana tekijänä muihin tuotteisiin 81 Tuominen Saaristo , IPRinfo 2/ Innanen Jäske 2014, s United States Patent and Trademark Office, trademark number Ks. esim. Monteiro, INTA Bulletin, Vol. 65 No

38 24 nähden. 85 Makumerkki on nähtävä ongelmallisena paitsi rekisteröimisedellytystensä, myös kilpailua voimakkaasti rajaavan vaikutuksensa vuoksi. Eleet ovat myös yksi mahdollinen rekisteröimiskohde (gesture marks), johon on tähän mennessä kuitenkin suhtauduttu erittäin varauksellisesti. Toisaalta tällainen tavaramerkki on ollut mahdollista saavuttaa vahvan käyttönäytön kautta esimerkiksi Isossa- Britanniassa. 86 EUIPO:n rekisteristä tällaisia merkkejä ei kuitenkaan löydy. Jäljittelyn kannalta eleeseen perustuvaa tavaramerkkiä olisi kenties helpompi valvoa kuin esimerkiksi makua tai tuoksua, mutta toisaalta sillä on ehkä vaikeampi synnyttää kohderyhmässä haluttuja assosiaatioita, joten sen merkitystä kilpailuetuna on vaikeampaa nähdä. 85 WIPO Magazine 1/2009 Smell, Sound and Taste Getting a Sense of Non-Traditional Marks Salmi ym. 2008, s. 139 ja UK, Intellectual Property Office, merkki UK

39 25 3 EROTTAMISKYKY 3.1 Erottamiskyky rekisteröinnin edellytyksenä ja suoja-alan laajuutta määrittävänä tekijänä Lähtökohtaisesti tavaramerkin on suojaa saadakseen oltava erottamiskykyinen. Tästä säädetään TMerkkiL:n 3 :ssä. Lain kohdan mukaan tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin kuvailevaa tunnusta ei ole katsottava erottamiskykyiseksi. Merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korostavasta muodosta, ei näin ollen myöskään voida pitää erottamiskykyisinä (TMerkkiL 5 ). Erottamiskyvyn arvioinnissa on kyse ennen kaikkea kokonaisuudesta. TMerkkiL:n 3 :ssä säädetyllä tavalla merkin erottamiskykyä arvioitaessa huomiota on kiinnitettävä kaikkiin asianhaaroihin, erityisesti siihen kuinka kauan, ja miten laajalti tavaramerkkiä on käytetty. EUT on oikeuskäytännössään useasti todennut, että merkki, joka ei kykene viittaamaan tuotteen alkuperään, ei ole erottamiskykyinen. Erottamiskyky voi merkkityypistä riippuen perustua muun muassa sen ulkomuotoon, ääntämiseen ja/tai tarkoitukseen merkin käytön yhteydessä. Sen arvioimiseksi, onko joku merkki esimerkiksi liian kuvaileva, on tarkasteltava merkin antamaa yleisvaikutelmaa ja otettava huomioon myös ne tavarat ja palvelut, joita varten merkkiä on haettu rekisteröitäväksi. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä muun muassa tavaramerkin kohderyhmään ja sen tietoisuuden tasoon sekä merkin kilpailijoiden intresseihin. Erottamiskyvyn kriittinen arviointi rekisteröimisvaiheessa on tarkoituksenmukaista senkin vuoksi, että merkin vahva erottamiskyky on suoraan yhteydessä sen toteamiseksi, onko merkkiä jäljitelty yksinoikeutta loukkaavalla tavalla ja toisaalta suojan saamiseksi jäljittelyä vastaan. 87 Erittäin erottamiskykyisiä, vahvoja tavaramerkkejä on vaikeampaa mukailla niin, ettei kyse olisi pikemminkin kielletystä kuin sallitusta jäljittelystä. Tavaramerkin rekisteröimisedellytysten lisäksi erottamisaste määrittää siis olennaisesti merkin suoja-alan laajuutta. 88 Lähtökohtaisesti laajaa tavaramerkkisuojaa nauttivilta tavaramerkeiltä edellytetään korostettua erottamiskykyä. Erottamiskyvyn osalta 87 Salmi ym. 2008, s Weckström 2005, s. 703.

40 26 tavaramerkit on oikeuskirjallisuudessa jaettu viiteen eri luokkaan: Erittäin erottamiskykyisiä ovat tavaramerkit, jotka ovat yksilöllisiä, mielikuvituksellisia fantasiasanoja, kuten esimerkiksi KODAK tai LEGO. Erottamiskyvyltään erittäin vahvojen tavaramerkkien tunnetuksi tekeminen edellyttää helposti mittavia investointeja sekä aikaa, mutta investoinnit tehdään juurikin siinä toivossa, että ne myös lopulta näkyisivät tavaramerkin taloudellisessa arvossa. Tässä mielessä erittäin erottamiskykyisten tavaramerkkien laajempi tavaramerkkisuoja on ansaittua. 89 Toisena erottamiskyvyn asteena voidaan Turpelan mukaan nähdä yleiskieliset, alkuperäiseltä erottamiskyvyltään heikot sanat, joita kuitenkin käytetään sellaisten tavaroiden yhteydessä, joita merkki ei kuvaa. Yleisesti käytetty esimerkki tällaisesta tavaramerkistä on tietotekniikkatuotteille rekisteröity APPLE. Nimi Apple ei kerro itse tuotteesta mitään, toisin kuin jos sillä yritettäisiin myydä omenoita. 90 Samoin erottamisasteeltaan vahvana voidaan pitää CAMEL-tupakkamerkkiä, koska tavaramerkki tässä yhteydessä ei indikoi itse tuotetta millään tavalla. 91 Kolmantena luokkana erottamiskykyyn nähden ovat niin sanotut suggestiiviset merkit, jotka eivät vielä kuvaa suoraan itse tuotetta, mutta herättävät jo mielikuvia ja mielleyhtymiä niihin liittyen. Esimerkkinä suggestiivisesta merkistä voisi mainita vaikka LAPIN KULTA -olutmerkin tai OPIUM-hajuveden. Nämä tavaramerkit eivät vielä kuvaile itse tuotetta, mutta antavat siitä vihjeitä, kuten esimerkiksi viittauksen voimakkaaseen tuoksuun. Poikkeuksellisen omintakeisen tai kekseliään suggestiivisen merkin osalta myös vahva tavaramerkkisuoja on mahdollinen, mutta useinkin on niin, että tällaiset merkit ovat todellisuudessa lähellä suoraan deskriptiivisiä merkkejä. Deskriptiivinen tavaramerkki kuvailee jo selvästi sillä myytävän tuotteen ominaisuuksia tai siihen liittyviä mielteitä ja etuja. Kuvaileva tavaramerkki voi antaa viitteitä esimerkiksi tavaran lajista, käyttötarkoituksesta, hinnasta, valmistusajasta -tai paikasta. Se voi olla muodostettu jostain yleiskielen sanasta vain vähäisin muunteluin tai siinä on voitu hyödyntää jotain suhteellisen kulunutta aihetta, kuten esimerkiksi tähtiä, kruunua tai vaikkapa jotain eläintä. Tavaramerkkien tarkoitukseen nähden paradoksaalisesti yritykset yleensä haluavat käyttää juuri tämän tyyppisiä kuvailevia tavaramerkkejä, jotka jollain tapaa viittaavat välittömästi itse tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin. Ongelmana kuitenkin 89 Salmi ym. 2008, s Turpela 2017, s Salmi ym. 2008, s. 152.

41 27 on, että liian kuvailevana tavaramerkki on erottamiskyvyltään erittäin heikko 92, eikä se silloin edes välttämättä täytä rekisteröimisedellytyksiä. Jos suojaa annetaan, se ulottuu lähinnä vain sellaisia melkein identtisiä merkkejä vastaan, joita käytetään samoissa tai hyvin samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa. 93 Suojan suppeus johtaa siihen, että markkinoilla voi olla useita erittäin paljon toisiaan muistuttavia tavaramerkkejä, joiden edustamat tavaralajit voivat myös olla samoja tai lähellä toisiaan, eikä tämä ole kiellettyä. Erottamiskyvyltään kaikkein heikoimmat tavaramerkit ovat geneerisiä: ne tarkoittavat samaa kuin edustamansa tavaralajin yleisnimitys, vaikkapa kahvi tai tupakka. Lähtökohtaisesti tällaisia merkkejä koskee kilpailun vaatima absoluuttinen vapaanapitotarve, eikä niitä ole mahdollista rekisteröidä tavaramerkkeinä. Geneeristen nimitysten tulisi olla kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä, eikä niitä saisi monopolisoida pelkästään yhdelle Toimialan vaikutus tavaramerkin erottamiskyvylle asetettaviin vaatimuksiin Tavaramerkin edustamalla toimialalla voi olla myös merkitystä merkin erottamiskykyyn ja sille asetettaviin vaatimuksiin. Tietyillä elinkeinoelämän aloilla yksinoikeuksia rekisteröidään tai hankitaan vakiinnuttamisen kautta toisia enemmän. Tällaisilla vilkkaan liiketoiminnan aloilla tavaramerkkien käyttöä voidaan pitää pitkälti kilpailun sanelemana. 95 Esimerkiksi Suomessa selvästi eniten tavaramerkkejä rekisteröidään ICTalalla (19,6%), jota seuraavat elintarvikkeet (8,2%), markkinointi, yrityshallinto ja kauppa (6,6%), koulutus, viihde ja media (5,6%) sekä muotiteollisuus (4,8%) 96. Tavaramerkkien osalta taas tietyt merkkityypit ovat toisia suositumpia. Perinteisesti eniten tavaramerkkeinä on käytetty sana- ja kuviomerkkejä sekä näiden yhdistelmiä. Nyt on otettava huomioon, että tavaramerkkejä rekisteröidään koko ajan, eikä niitä välttämättä poistu markkinoilta samaa tahtia. Lisäksi tavaramerkkejä rekisteröidään joihinkin tavara- 92 Kuvailevien merkkien heikkoudestakin on esitetty eriäviä mielipiteitä, tarjoavathan ne toisaalta heti enemmän informaatiota edustamastaan tuotteesta. Kuvailevat tavaramerkit saattavat psykologisista syistä herättää kohderyhmänsä mielenkiinnon erittäin erottamiskykyisiä merkkejä helpommin ks. esim. Drockila 1986, s Esimerkiksi Mainostajien Liitto kehottaa tavaramerkkejä koskevissa ohjeistuksissa elinkeinonharjoittajia suoraan olemaan sallimatta kilpailijoilleen liian kuvailevia tavaramerkkejä, jotta kyseisenlaiset merkit eivät vaikuttaisi heidän omien brändiensä käyttöön Salmi ym. 2008, s Turpela 2017, s Tuominen , IPRinfo 2/ Holmila , IPRinfo 1/2016.

42 28 ja palveluluokkiin toisia enemmän, muun muassa tavaraluokissa 3, 5, 9, 16, 25, 38, 41 ja 42 on erittäin paljon rekisteröintejä. 97 Sana- ja kirjainmerkkien suosio on vaikeuttanut erityisesti lyhyiden 2 4 kirjaimesta koostuvien merkkien rekisteröintiä. Vapaana olevien tavaramerkkien määrä on sitä pienempi, mitä vähemmän kirjaimia merkissä on. Yleisesti ottaen sekaannusvaara tämän tyyppisten merkkien suhteen onkin korkea. Kuitenkin virasto- ja tuomioistuinkäytännössä vapaana olevien tavaramerkkien rajallinen määrä on huomioitu siten, että vähäisetkin eroavuudet ovat riittäneet merkin rekisteröimiseen. 98 Esimerkiksi tavallisesti on katsottu, ettei sekaannusvaara ole käsillä, jos kolmekirjaimisen merkin yksikin kirjain on eri kuin vertailun kohteena olevan merkin, jos merkkien sisältämillä kirjainyhdistelmillä ei ole itsenäistä merkitystä 99. Kilpailuoikeudelliset argumentit voivat siis osaltaan vaikuttaa erottamiskyvyltään heikompienkin merkkien rekisteriin hyväksymiseen. Esimerkiksi jo kuviomerkkien osalta tilanne on hieman parempi vapaana olevien merkkien suhteen, sillä niiden tyyppi mahdollistaa enemmän variaatioita. Lisäksi värien käytöllä on mahdollista vähentää sekaannusvaaraa tavaramerkkien välillä. Toisaalta jo olemassa olevista kuviomerkeistä on sanamerkkejä vaikeampaa saada tietoa. 100 On lisäksi otettava huomioon, että vaikka TMerkkiL ei määrittelekään tavaramerkkiä tunnuksena tyhjentävästi, on kuitenkin olemassa joitakin alakohtaisia sääntöjä siitä, millainen tavaramerkki voi olla. Esimerkiksi lääkelupaviranomaiset tutkivat uuden lääkkeen nimen hyväksyttävyyden ja vertaavat sitä aiempiin lääkemerkkeihin 101. Tämä seikka yhdistettynä siihen, että lääkemerkkejä rekisteröidään paljon samassa tavaramerkkiluokassa, luokassa numero viisi, on johtanut suppeampaan valikoimaan tavaramerkkejä. Jotta uusien kilpailijoiden olisi mahdollista päästä markkinoille, ei erottamiskyvylle asetettavia vaatimuksia voida asettaa kovin korkealle. Toisaalta esimerkiksi juuri lääkealalle vaikuttaa olevan tyypillistä, että alun perin tavaramerkkinä rekisteröity tunnus muuttuu lopulta geneeriseksi yleisnimitykseksi, kuten esimerkiksi 97 Tuominen , IPRinfo 4/2007. Esimerkiksi tavaraluokka numero kolme kattaa muun muassa pesu- ja puhdistusaineet, hajuvedet sekä saippuat ja luokkaan viisi taas on rekisteröity muun muassa farmaseuttiset, lääkinnälliset ja eläinlääkintävalmisteet. PRH, aatteetjatietolahteet/luokkaotsikot.html Tuominen , IPRinfo 2/ Salmi ym. 2008, s Erityisesti sekaannusvaaraa ei yleensä ole katsottu aiheutuvan, jos ero on ensimmäisten kirjainten välillä ja merkit sisältävät vielä toisistaan poikkeavia kuvioelementtejä. 100 Tuominen , IPRinfo 2/ Tuominen , IPRinfo 2/2002.

43 29 voidaan todeta käyneen aspiriinille 102 Myös esimerkiksi burana-kipulääkkeen 103, voidaan katsoa jo pesiytyneen puhekieleen yleisesti käytetyksi kipulääkkeen synonyymiksi. Tietyn lääkkeen yksilöimisen sijasta tavaramerkeistä on muodostunut yleisnimike kipulääkkeille. 3.3 Luontainen ja käytön kautta hankittu erottamiskyky Tavaramerkin erottamiskyky voi olla joko luontaista tai käytössä hankittua. Muun muassa antamassaan ratkaisussa yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ja Franz Attenberger (Windsurfing Chiemsee) EUT totesi, että käytössä saavutettua erottamiskykyä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki seikat, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tavara voidaan tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tuotteeksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (kohta 49). 104 Käyttöön perustuvaa erottamiskykyä arvioitaessa huomioon voidaan ottaa esimerkiksi kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, tunnetuksi tekemiseen uhratut investoinnit, missä laajuudessa asianomainen kohderyhmä yhdistää merkin perusteella tuotteen tiettyyn yritykseen, sekä erilaisten liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (kohta 51). Esimerkiksi korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2016:16 (Verkkokauppa.com) kantajan, Verkkokauppa.com Oyj:n rekisteröimää tavaramerkkiä, Verkkokauppa.com, ei voitu pitää luontaisesti erityisen erottamiskykyisenä siltä osin kuin sanamerkin etuosa on palvelun laatua kuvaileva ja loppuosa yleinen verkkotunnuspääte. Tapauksessa korkein oikeus kuitenkin katsoi tavaramerkin saavuttaneen käytössä laajalti tunnetuille tavaramerkille ominaisen tunnettuisuuden tason, joka edellyttää väistämättä myös sitä, että merkki voidaan jotenkin erottaa muista markkinoilla olijoista (kohdat 10 21). Verkkokauppa.com.-tapauksessa tavaramerkin laaja tunnettuisuus siis sivuutti merkin heikon erottamiskyvyn. Toisenlainen esimerkki käytön perusteella hankitusta erottamiskyvystä on vielä lainvoimaa vailla oleva markkinaoikeuden ratkaisu, MAO 753/ Kallio-Nyholm, IPR Strategies. Reseach & Industrial Property Rights seminaari, Hanken, Helsinki, PRH, tavaramerkkitietokanta, tavaramerkkinro ks. myös esim. C-353/03, Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd (Nestlé kohta 31).

44 30 Tapauksessa markkinaoikeus katsoi, ettei sinänsä tunnettu brändi Valio ollut tullut rekisteröintihakemuksen tekohetkellä sanamerkkinä erottamiskykyiseksi kuluttajien keskuudessa nimenomaisesti sen hakemien tavara- ja palveluluokkien osalta: erottamiskykyä arvioidaan niiden tavara- ja palveluluokkien mukaan, joihin rekisteröintiä haetaan. Tapauksessa markkinaoikeuden totesi, että sanaa valio oli pidettävä deskriptiivisenä, joten erottamiskyky olisi tullut saavuttaa käytön perusteella. Sanakirjamerkityksensä mukaisesti sana valio oli ymmärrettävä laatua kuvaileva sanana, missä tarkoituksessa sitä edelleen käytetään. Näin ollen rekisteröitäväksi haetulta sanamerkiltä puuttui lain edellyttämä itsenäinen erottamiskyky, eikä sitä oltu vielä saavutettu käytön perusteella rekisteröinnin kannalta relevanteissa tavara- tai palveluluokissa. Toisaalta käyttöön perustuvan erottamiskyvyn osalta on vielä otettava huomioon, että erottamiskyvyn saavuttaminen ei välttämättä edellytä tavaramerkin itsenäistä käyttöä. Esimerkiksi ratkaisussa C-353/03, Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd (Nestlé) EUT edelleen totesi, että käytön kautta hankittu erottamiskyky on mahdollista saavuttaa myös siten, että tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellyttäen, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (kohta 32). 3.4 Tavaramerkin haltijan oma vaikutus merkin erottamiskyvyn säilymiseen Tosiasiassa alkujaan erottamiskyvyltään vahvatkin tavaramerkit muuttuvat usein käytön myötä geneerisiksi 105, kuten esimerkiksi on käynyt hakukone Googlelle tai Fiskarsin saksille. Tavaramerkki ei palvele tarkoitustaan enää silloin, kun sitä käytetään yleisnimityksenä kaikille samanlaisille palveluille tai tuotteille. On lisäksi mahdollista, että erottamiskykyinen tavaramerkki sisältää erottamiskyvyltään geneerisiä osia, missä tapauksessa geneeriseksi muuttuneen osan poissulkeminen suoja-alasta jää tuomioistuimen varaan. Rekisteröintivaiheessa kyseisenlaisen tavaramerkin geneeriset osat voidaan rajata yksinoikeuden ulottamisalan ulkopuolelle niin sanotulla erottamislausumalla. Jos jo jonkin rekisteröidyn merkin osa on muuttunut käytössä geneeriseksi, jää sen poissulkeminen suoja-alasta tuomioistuimen varaan. 106 Joka 105 Ks. luku Vesittyminen. 106 Weckström 2005, s. 703.

45 tapauksessa tavaramerkin haltija ei voi enää perustellusti pitää yksinoikeutta geneeriseksi muuttuneeseen tavaramerkkiin. 31 Tavaramerkin muuttumista geneeriseksi voidaan yrittää ehkäistä kiinnittämällä huomiota sen käyttöön. Muun muassa sanamerkin käyttäminen taivutetussa muodossa tai vaikkapa yhdyssanan osana ei ole tältä kantilta suositeltavaa. Paras tapa käyttää merkkiä olisikin vain siinä nimenomaisessa muodossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity. Sen lisäksi, että tämä voi estää merkin muuttumisen osaksi yleiskieltä, rekisteröidyn muodon käyttäminen takaa myös huomattavasti paremman suojan riitatilanteessa. 107 Merkin esitysasun vaihteleminen voi tarjota jäljittelylle tuottoisan pohjan, jolloin jäljittelijä voi lisäksi vedota siihen, ettei merkkiä ole käytetty sen rekisteröidyssä muodossa. Tavaramerkki voi menettää erottamiskykyään myös jäljittelyn seuraamuksena, jolloin puhutaan merkin vesittymisestä. Vesittynyt tavaramerkki ei kykene enää osoittamaan tuotteen alkuperää, koska sillä ei ole enää erottamiskykyä suhteessa lukuisiin muihin markkinoille tulleisiin sitä läheisesti muistuttaviin merkkeihin. 108 Erottamiskyky on myös kytköksissä tavaramerkille jäljittelystä aiheutuneeseen vahinkoon. Mitä erottamiskykyisempi ja tunnetumpi merkki, sitä todennäköisemmin sille aiheutuu jäljittelystä vahinkoa. 109 Tavaramerkin erottamisaste on suoraan yhteydessä sekaannusvaaraan suhteessa toisiin tavaramerkkeihin. Tiivistäen voidaan todeta, että erottamiskykyinen tavaramerkki palvelee myös sen tarkoitusta paremmin tuotteen erottamista muista markkinoilla olevista, vastaavista tuotteista. Heikosti erottuvaa geneeristä merkkiä on lisäksi vaikeampi suojata kuin erottamiskyvyltään vahvempaa tavaramerkkiä. Toisaalta esimerkiksi brändin rakentamisen kannalta vahvan tavaramerkin rakentaminen on kalliimpaa, koska vahva tavaramerkki edellyttää niin sanotusti kuluttajien kouluttamista Mainostajien liitto, Ohje: tavaramerkkien käyttämiseksi ja suojaamiseksi Ks. luku Vesittyminen. 109 Ks. esim. C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA , Chevy, kohta Nyholm-Kallio: IPR Strategies, Research & Industrial Property Rights -seminaari, Hanken, Helsinki,

46 Tavaramerkkien suunnittelussa käytettävissä oleva vapaus Edellisissä luvuissa käsiteltyjen näkökulmien pohjalta, muun muassa tavaramerkkien lisääntyvän käytön, graafisen esittämisvaatimuksen poistumisen tavaramerkin määritelmästä, toimialakohtaisten ohjeiden ja yritysten yleisen mieltymyksen kuvaileviin tavaramerkkeihin, on mielenkiintoista myös pohtia, miten tällaiset seikat tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan tavaramerkkien suunnitteluun. Tavaramerkin tehtävänä ei ole olla itsessään samanlainen luovan työn suoja kuin esimerkiksi tekijänoikeuden tai mallioikeuden. Kuitenkin hyvä tavaramerkki on määritelmänsä mukaisesti erottamiskykyinen, eli suunnittelulla voi olla olennaista merkitystä myös tavaramerkin saaman suoja-alan laajuuden kannalta. Runsaasti goodwill-arvoa luovilla ja sisältävillä tavaramerkeillä on kyky jäädä mieleen ja synnyttää mielikuvia 111. Tässä mielessä on myös huomattava, että tavaramerkin suoja-ala voi olla osittain tai kokonaan päällekkäinen tekijän- tai mallioikeuden kanssa. 112 Esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisu MAO /5 113 (Erätukku) on mielenkiintoinen ajatellen suunnittelijan vapautta. Kenties hieman erikoisesti kilpailijat olivat tapauksessa teettäneet riidanalaiset tuotteensa, joihin kohdistui lumicamo-kuvion osalta kantajan tavaramerkkioikeuksia, mukaan lukien myös väitetty vakiintunut tavaramerkkioikeus, sekä yhteisömalli samalla suunnittelijalla. Seikalla ei ollut asiassa tavaramerkkioikeudellista merkitystä, mutta on mielenkiintoista pohtia, voisiko kilpailevien tuotteiden osalta saman suunnittelijan käyttämisellä olla positiivista tai negatiivista vaikutusta esimerkiksi tavaramerkin omaperäisyyteen. Suunnittelutyössä käytettävissä olevaan vapauteen markkinaoikeus otti kantaa asian mallioikeudellisessa arvioinnissa, jolloin markkinaoikeus totesi talvisten metsäaiheiden olevan tavallisesti suunnittelijan perusvalinta talvisia metsästysasuja suunniteltaessa, ja että eroavaisuudet asianosaisten tuotteiden välillä johtuivat nimenomaan suunnittelijan luovan työn tuloksesta (kohta 93). Markkinaoikeus huomautti suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan talvimetsästysasun kuosin olevan elementtien ja värien suhteen suhteellisen rajattu, mitä tulee suunnittelijan vapauteen (kohta 92). Tässä mielessä siis Erätukulle myönteinen 111 Pitkänen 2016 s. s Pitkänen 2016, s Lisäksi on otettava huomioon, että tavaramerkki voidaan luoda paitsi toimeksiantona, myös esimerkiksi valmiin teoksen pohjalta, joka voidaan nähdä myös keinona siirtää mielikuvia jo valmiina tavaramerkkiin. Erätukku-tapauksen havainnollistamalla tavalla tekijänoikeudenalaisia teoksia, kuten esimerkiksi kuoseja, on kuitenkin kyettävä käyttämään tavaramerkkioikeudelle tyypilliseen yhdenmukaiseen tapaan ja viittauksena tuotteen kaupalliseen alkuperään. 113 Ks. myös luku 4.3 Jäljittelyn kiellettyisyys hyvän liiketavan vastaisena keinona ja SopMenL:n suhteutuminen TMerkkiL:n säännöksiin.

47 33 ratkaisu olisi merkinnyt tosiasiallisesti jokseenkin huomattavaa kilpailuoikeudellista rajoitusta. SopMenL:n mukaisessa arvioinnissa kyse oli myös osittain tuotteiden kuosien ja kuvioiden lähellä funktionaalisuutta olevista ominaisuuksia. Tällaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi myös geneeriset ilmaukset ja geometriset perusmuodot, on nähty tarpeelliseksi pitää vapaana kaikkien käytettäväksi. Tavaramerkeillä rajatut yksinoikeudet rajoittavat kilpailun ohella omalla tavallaan myös suunnittelun vapautta. Sama vaikutus on luonnollisesti muillakin immateriaalioikeuksilla. On mahdollista, että markkinaoikeuden ratkaisua MAO /5 vastaavat tapaukset tulevat yleistymään jatkossa tavaramerkkien määrän lisääntyessä. Kyseisessä tapauksessa tavaramerkin väitetty vakiintunut suojakohde oli kuitenkin myös ainakin toistaiseksi jonkin verran epätyypillinen. Perinteisesti esimerkiksi muodin osalta tavaramerkkirekisteröinnit ovat kohdistuneet etenkin logoihin, sana- tai kuviomerkkeihin. Aiheesta esimerkiksi Härkönen on todennut, että muotituotteiden kuorruttamiseen tavaramerkeillä olisi suhtauduttava varauksellisesti, sillä se supistaa mahdollisuuksia alalle tarpeelliseen luovaan ilmaisuun ja heikentää tuotteiden innovaatiotasoa 114. Lisäksi tavaramerkkien esimerkiksi mallioikeuksia kenties voimakkaampaa vaikutusta kilpailun vapauteen voidaan pohtia. 114 Härkönen 2013, s. 52.

48 34 4 SEKAANNUSVAARA JA MIELLEYHTYMÄ ERONA KIELLETTYYN JÄLJITTELYYN 4.1 Sekaannusvaara käsitteenä Tärkein käsite tavaramerkkien jäljittelyä ja käyttöä tarkasteltaessa on sekaannusvaara (likelihood of confusion). Sekaannusvaaraa aiheuttava tavaramerkki on katsottava kielletyksi siinä mielessä, että sekaannusvaara estää tällaisen merkin rekisteröimisen 115 tai myöhemmin oikeuttaa vanhemman merkin haltijan kieltämään sekaannusvaaraa aiheuttavan merkin käytön. Sekaannusvaaran katsotaan myös käsittävän vaaran mielleyhtymästä merkkien välillä. Omana suojatasonaan voidaan nähdä vielä laajalti tunnetut tavaramerkit, joita käsitellään erikseen luvussa 4.2. TMerkkiD:ssä ja TMerkkiL:ssa säädelty merkin haltijan 116 kielto-oikeuteen perustuva tavaramerkkisuoja pohjautuu Pariisin yleissopimukseen teollisoikeuksien suojelemisesta (SopS n:o 43/1975, 6 bis artikla) sekä sopimukseen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä yksityiskohdista (TRIPS-sopimus), joka artiklan 16 puolesta on suoraan yhteydessä Pariisin sopimuksen 6 bis artiklaan. Lisäksi TRIPS-sopimuksessa edellytetään muutenkin Pariisin konvention noudattamista sen artikloiden 1 12 ja artiklan 19 osalta (artikla 2 kohta 1). Molemmat sopimukset rakentuvat niin sanottujen minimisuojan ja kansallisen kohtelun periaatteiden varaan. Sekaannusvaara ilmenee TMerkkiL:n 6 :n 1 momentista jonka mukaan merkinhaltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, mikäli mainittu käyttö aiheuttaa 115 Oikeuskirjallisuudessa on keskusteltu myös sekaannusvaaran suhteesta rekisteröinnin estävään tavaramerkin harhaanjohtavuuteen. Ks. esim. Drockila 1986, s TMerkkiL:n 14 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Hieman ongelmalliseksi lainkohdan tekee se, ettei se määrittele tarkemmin, minkälainen tunnus on harhaanjohtava. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että tällainen tavaramerkki voisi esimerkiksi antaa väärän kuvan merkin alkuperästä, laadusta, arvosta tai muusta ominaisuudesta. Käsitteen täsmällisempi määrittely on vaikeaa, koska ihmiset kokevat harhaanjohtavuuden eri tavoin. Ks. esim. Salmi ym. 2008, s. 262 ja Drockila 1986, s Usein harhaanjohtavuus liitetään tavaramerkeistä hiukan poikkeavien maantieteellisten alkuperänimitysten ja tunnusten yhteyteen. Harhaanjohtavuus mainitaan myös SopMenL:ssa vilpillisenä kilpailukeinona (SopMenL 2 ). Lisäksi on otettava vielä huomioon, että tavaramerkistä voi tulla harhaanjohtava myös vasta rekisteröimisen tai vakiintumisen jälkeen, jolloin oikeus merkkiin menetetään (kts. esim. TMerkkiL 26 1 mom. kohta 2). Käytännössä tämä on mahdollista siinä melko harvinaisessa tilanteessa, että tavaramerkki on myyty rekisteröimisen jälkeen toiselle yritykselle. Ks. Salmi ym. 2008, s Selvennyksenä todettakoon, että myös laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan kielto-oikeus perustuu kyseisiin sopimusten kohtiin. Lisäksi EU:n TMerkkiA:ssa säädetään yhteisön tavaramerkistä TMerkkiD:hen nähden samansisältöisesti artikloissa 8 ja 9.

49 35 yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lain kohdan mukaan sekaannusvaara on siis mahdollinen, jos samat tai samankaltaiset tavaramerkit käsittävät samoja tai samankaltaisia tavaroita. Samoilla tai samankaltaisilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita tai palveluita, jotka voivat erehdyttää kuluttajia tavaramerkkien alkuperän suhteen. Tavallisesti näin on silloin, kun tuotteet ovat kilpailusuhteessa keskenään. 117 Laajalti tunnetut tavaramerkit voidaan kuitenkin nähdä poikkeuksena tavaralajien identtisyyden tai samankaltaisuuden vaatimukseen. Aiemmin, ennen vuoden 2016 osittaisuudistusta, sekaannusvaarasta säädettiin TMerkkiL:n 4 ja 6 :ssä. Hallituksen esityksen HE 24/2016 mukaan TMerkkiL:n osittaisuudistuksella lakia haluttiin muokata enemmän TMerkkiD:n sanamuodon mukaiseksi. Käytännössä tämä ei muuttanut kansallista oikeustilaa mitenkään, mutta tarkoituksena oli poistaa epäselvyys sen suhteen, olisiko mielleyhtymä mahdollisesti tulkittava sekaannusvaaran vaihtoehdoksi 118. TMerkkiL:n 6 :ää on uudistuksen myötä täsmennetty siten, ettei vaara mielleyhtymästä nimenomaisesti ole vaihtoehto sekaannusvaaralle, vaan se ainoastaan täydentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. 119 Hallituksen esityksestä ilmenevällä tavalla TMerkkiL:in on haluttu tuoda tavaramerkkidirektiiviä vastaava suoja, joka näkyy nyt myös TMerkkiL:n 6 :ssä eri tasoilla: säännöstä ei sovelleta tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa, mutta silloin, kun sekä merkit että tavara- tai palvelulajit ovat samoja (double identity), sekaannusvaaraa ei edellytetä. TMerkkiD:ssä ja TMerkkiL:ssa merkin haltijan yksinoikeuden katsotaan käsittävän sekä niin sanotun identtisyyssuojan että sekaannusvaaran, jotka on erotettu sekä direktiivissä että TMerkkiL:ssa selkeästi toisistaan. TMerkkiD:n 10 artiklan kohdan 2 alakohtien a ja 117 Hakulinen 1954, s Ennen lain muutosta , TMerkkiL:ssa käytettiin sekaannusvaarakäsitteen sijasta termiä sekoitettavuus. Myös oikeuskirjallisuudessamme on tähän asti puhuttu sekoitettavuusopista, sekoitettavuudesta ja sekaannusvaarasta. Mitä sekaannusvaaralla tai sekoitettavuudella tarkkaan ottaen on tarkoitettu, oli jäänyt kuitenkin kansallisen oikeutemme tasolla hieman epäselväksi. Oikeuskirjallisuudessa sekoitettavuuden tulkittiin perustuvan tuotteiden alkuperästä erehtymiseen ja suojaan identiteettielämyksen perusteella. Jälkimmäisellä tarkoitetaan oppia siitä, että tavaramerkkien tulee olla joko identtisiä tai muistuttaa toisiaan siten, että syntyy identiteettielämys. Identiteettielämyksen perusteella suoja on mahdollinen myös tilanteessa, jossa kuluttaja erehtyy assosioimaan tavaramerkin toiseen oman haalistuneen mielikuvansa perusteella. Sekoitettavuuskäsitteeseen sisältyi siis sekä identtisyyssuoja että suoja sekaannusvaaraa vastaan. Ks. esim. Pihlajarinne 2010, s EU:n alueella esimerkiksi Benelux-maat ovat tavaramerkkioikeudellisesti tunnettuja direktiiviä laajemmasta assosiaatio-opin soveltamisesta. Myös kansallisessa oikeuskirjallisuudessamme sekaannusvaaraa on usein venytetty tähän suuntaan.

50 36 b mukaan merkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä elinkeinotoiminnassaan mitään merkkiä, jos a ) merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (identtisyyssuoja), ja b) merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä (sekaannusvaaraan perustuva suoja) Sekaannusvaaran käsite jäsentyy selkeästi EU-tavaramerkkioikeuden klassikoksi muodostuneessa EUT:n ratkaisussa asiassa C-251/95, SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, (Sabel) annetussa ratkaisussa sekaannusvaara jaettiin kolmeen eri alaryhmään, eli tilanteisiin, joissa kuluttajakohderyhmä: A) sekoittaa merkit toisiinsa (välitön tai suora sekaannusvaara) B) erehtyy luulemaan, että merkkien välillä on kaupallinen yhteys ja sekoittaa merkit toisiinsa (välillinen tai epäsuora sekaannusvaara) C) yhdistää myöhemmän merkin aiempaan muistikuvan perusteella, muttei kuitenkaan sekoita näitä toisiinsa (assosiaatiovaara suppeassa merkityksessä tai assosiaatiosuoja 120 ) Ratkaisussa EUT torjui tavaramerkin suoja-alan laajentamisen sekaannusvaaran ulkopuolelle niin, että suojan saamiseksi olisi riittänyt pelkkä mielleyhtymä merkkien välillä assosiaatioteorian mukaisesti. Myöhemmissä ratkaisuissaan asioissa C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ja C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vastaan Klijsen Handel BV (Lloyd) EUT otti kuitenkin etäisyyttä myös alkuperäoppia suosivaan teoriaan, jonka mukaan tavaramerkkiä suojataan vain silloin, kun aiheutuu sekaannusvaara tuotteen alkuperästä. Ratkaisujen myötä sekaannusvaaraoppi kehittyi EU-tavaramerkkioikeudessa nykyiselleen niin, että 120 Pihlajarinne 2010, s. 32 ja Palm 2002, s. 149.

51 37 lähtökohtana on alkuperäfunktion suojaaminen sisältäen laajalti tunnettujen tavaramerkkien laajemman suojan. 121 Milloin kyse on tavaramerkin haltijan niin sanottuun kielto-oikeuteen johtavasta sekaannusvaarasta, on pääteltävä tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella. Asiassa C-251/95 Sabel, antamassaan ratkaisussa EUT totesi, että huomiota tulisi ainakin kiinnittää tavaramerkin tunnettuisuuteen markkinoilla, siihen liitettyihin mielleyhtymiin sekä tavaramerkkien samankaltaisuuden asteeseen kuten myös merkkien edustamien tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuteen. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioiminen taas tulee tehdä ottaen huomioon merkkien kohderyhmään kuuluvan keskivertokuluttajan näkemys (kohdat 22 23). Näitä kokonaisarvioinnissa huomioitavia seikkoja tarkastellaan erikseen luvuissa Samankaltaisuusarviointi Tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointiin liittyy useita tulkinnallisia kysymyksiä, mutta kenties vaikeinta on kuitenkin sen määritteleminen, milloin merkkien voidaan katsoa olevan samankaltaisia. Samankaltaisuus on arvioitava ennen kysymystä itse sekaannusvaarasta jälkimmäisen perustuessa edelliseen. 122 Sabel-ratkaisun C-251/95 mukaan huomiota on kiinnitettävä merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan ja erityisesti tavaramerkkien hallitseviin ja erottamiskykyisiin osiin (kohta 23). EUT:n ratkaisukäytännön osoittamalla tavalla samankaltaisuuden asteen noustessa näin käy myös todennäköisyydelle siitä, että yleisö assosioi myöhemmän merkin vanhempaan. 123 Esimerkiksi C-251/95 Sabel-tapauksen mukaan samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon tavaramerkkien visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen samankaltaisuus (kohta 23). Eroavaisuus yhdenkin tällaisen elementin osalta voi riittää, mutta toisaalta jos eroavaisuuksia löytyy kaikkien kolmen osalta, ei eroavaisuuksien tarvitse olla niin merkittäviä. Vastaavasti jos esimerkiksi vertailtavat tavaramerkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaiset, täytyisi merkityssisällöllisen eroavaisuuden olla jo selvästi olennainen, jotta merkit eivät olisi lain tarkoittamalla tavalla samankaltaiset. 124 Ratkaisussa C-342/97 Lloyd EUT totesi, että eri elementtien samankaltaisuuden keskinäisessä painotuksessa olennaista on huomioida tavaramerkin 121 Weckström 2005, s Pakarinen 2006, s Ojala 2017, s Salmi ym. 2008, s. 314.

52 38 kattamien tavaroiden ja palveluiden luonne sekä markkinointiolosuhteet (kohta 27). Jos tavaramerkkiä hyödynnetään erityisesti vaikkapa visuaalisesti, tulee tällaisen elementin painoarvon olla vertailussa suurempi 125. Samankaltaisuusvertailu perustuu nimenomaan tavaramerkkien suojattuun muotoon, jossa merkin eri osat painottuvat erottamiskykynsä mukaan. Jos tavaramerkki sisältää erottamiskyvyttömiä osia, ovat ne joko niin heikkoja, että jäävät kokonaan pois arvioinnista tai niiden painoarvo arvioinnissa on vähäisempi. Erottamiskyvyn osalta huomiota on kiinnitettävä myös siihen maantieteelliseen tai kielelliseen alueeseen 126, jolla tavaramerkkejä käytetään, jolloin foneettinen ja merkityssisällöllinen samankaltaisuus on arvioitava tavaramerkin käyttöalueella erikseen kaikilla käytettävillä kielillä. 127 Kuva 1: BBS ja 885. kuvalähde: isetasiat/ html Esimerkki kuviomerkeistä, jotka markkinaoikeus arvioi vielä lainvoimaa vailla olevassa ratkaisussaan MAO 32/17 kokonaisuutena liian samankaltaisiksi. Markkinaoikeus totesi antamassaan ratkaisussa, ettei värien käyttäminen riittänyt poistamaan merkin 885 samankaltaisuutta suhteessa aiempaan tavaramerkkiin BBS. Samoin ei riittänyt kirjasinten sisällyttäminen pallon sisään: pallokuviota on pidettävä yksinkertaisena geometrisenä perusmuotona, joka rajautuu näin erottamiskyvyttömänä pois vertailusta. Tavaramerkkejä oli pidettävä tapauksessa visuaalisesti huomattavan samankaltaisina ottaen erityisesti huomioon merkkien havainnointiin liittyvät olosuhteet (kohdat 15 18). 125 Salmi ym. 2008, s On kuitenkin otettava huomioon, että esimerkiksi Euroopassa ymmärretään englannin kieltä varsin hyvin, millä voi olla merkitystä arvioinnissa. Salmi ym s Ks. myös jäljempänä luku 6.4 ja alaviite C-603/14P, El Corte Inglés v. OHIM, Pakarinen 2006, s

53 39 Samankaltaisuuden arvioinnissa tulee muutenkin huomioida myös merkkityyppi. Jos kysymyksessä on visuaalinen merkki, kuten esimerkiksi kuvio-, väri- tai kolmiulotteinen merkki, on arvioinnissa kiinnitettävä huomiota visuaalisiin seikkoihin. Toisaalta visuaalista vertailua ei voida sivuuttaa myöskään sanamerkkien osalta. Tällöin vertailu pitää sisällään kirjainten ja sanojen määrän vertailua sekä merkkien rakenteen analysointia. On kuitenkin otettava huomioon, että sanamerkeissä suojattu on itse sana, joten esimerkiksi kirjainkoolla tai kirjasintyypillä ei ole arvioinnissa merkitystä. Entäpä jos vastakkain ovat erityyppiset merkit, kuten vaikkapa sana- ja kuviomerkki? Tällöinkin arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota merkkien dominantteihin osiin. Jos lähestulkoon sama sana on merkissä hallitsevassa roolissa, eivät kuviot usein riitä tekemään eroa merkkien välille. 128 Foneettisella samankaltaisuudella tarkoitetaan sekaannusvaaran syntymistä siten, että sanamerkit lausutaan samalla tavalla. Erityisesti keskivertokuluttaja hahmottaa merkit tavallisesti nimenomaan kokonaisuutena ja viittaa merkkeihin foneettisesti. Tällainen samankaltaisuus ei edellytä, että merkit myös kirjoitettaisiin samankaltaisesti. Foneettisen samankaltaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi äänteet, painotukset lausunnassa ja ääntämisrytmi. Samankaltaisuus voi perustua esimerkiksi vokaalien ja konsonanttien yhtäläiseen järjestykseen tai äänteiden samankaltaisuuteen. Olosuhteilla voi myös olla merkityksensä esimerkiksi se, että tavaramerkkituotetta ostetaan pyytämällä sitä myyjältä edellyttäen, että tämä on tavallinen tuotteen myyntitapa. Toisaalta, jos kohderyhmällä on mahdollisuus samanaikaisesti nähdä tavaramerkillä varustettu tavara, ei merkin lausuntatavalle ole annettava vastaavan suurta merkitystä. Esimerkiksi ostaessaan vaatteita ihmiset antavat tavallisesti etusijan niiden ulkonäölle, jolloin tavaramerkkien foneettisille samankaltaisuuksille ei ole annettava kovin suurta merkitystä. 129 Pääsääntönä tavaramerkkien visuaalisen ja foneettisen vertailun osalta on pidetty, että huomiota on kiinnitettävä tavaramerkin loppuosaa enemmän merkin etuosaan, johon yleisön havainnoinnin ajatellaan painottuvan 130. Jos merkin etuosat ovat kovin samanlaiset, on se usein indikaattori sekaannusvaaran olemassaolosta. Toisaalta 128 Salmi ym. 2008, s Salmi ym. 2008, s Toisaalta on esitetty myös, että arvioinnissa tulisi painottaa samalla perusteella sanamerkkien runkoosaa suhteessa päätteisiin. Ks. Hakulinen 1954 s. 58. Arvioinnissa on kuitenkin aina huomioitava kohdeyleisö ja sen ymmärtämä kokonaisvaikutelma samoin kuin eroavaisuudet merkin eri osien erottamiskyvyssä.

54 tämäkään lähtökohta ei sovellu kaikkiin tapauksiin kuten EUYT huomautti asiassa T- 509/12, Advance Magazine Publishers, Inc. v. OHIM, jossa väliintulijana oli myös Nanso Group Oy, antamassaan ratkaisussa (kohta 40) Tapauksessa tuomioistuin piti sanamerkkejä VOGUE ja TEEN VOGUE sekaannusvaara aiheuttavalla samankaltaisina tavaramerkkien kattamien samanlaisten ja samankaltaisten tuotteiden osalta. Myöhemmän tavaramerkin etuliitettä teen ei voitu nähdä tarpeeksi erottavana tekijänä. Asiaan liittyi myös kuviomerkki Vogue (kuva alla). 40 Kuva 2: Vogue. kuvalähde: Korkein hallinto-oikeus taas totesi asiassa KHO 2017:17, että tavaramerkkien keskiosassa sijaitseva kirjaineroavaisuus oli sellaisessa merkkien alkuosassa, johon kysymyksessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja kiinnittää huomiota sanakokonaisuudessa. Visuaalisessa mielessä sanamerkkejä ELISA ja ELESA voitiin korkeimman hallinto-oikeuden mukaan pitää tapauksessa samankaltaisina, muttei kuitenkaan varsin samankaltaisina tai identtisinä. Niin ikään foneettisen samankaltaisuuden suhteen korkein hallinto-oikeus katsoi, että merkkejä voitiin pitää lausuntatavaltaan vain jonkin verran samankaltaisina. Käsitteellistä samankaltaisuutta merkeillä ei ollut: Tavaramerkki ELISA tunnettiin Suomessa naisen nimenä ja lisäksi merkki voitiin pitää ominaan herättämään mielleyhtymän yleisesti tunnettuna pidettävään suomalaiseen tietoliikenne- ja telekommunikaatioalan yritykseen Elisa Oyj:hin. Sen sijaan merkeillä ELESA ja elesa ei ole vastaavaa suomenkielessä yleisesti tunnettua merkityssisältöä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan merkkejä ei tullut pitää sekaannusvaaraa aiheuttavalla tavalla samankaltaisina. Asiaan liittyi myös tyylitelty yhteisön kuviomerkki (kuva alla). Kuva 3: Elesa. kuvalähde:

55 41 Merkityssisällöllisen samankaltaisuuden osalta voidaan todeta, että tämä vain harvoin yksinään riittää sekaannusvaaran aiheuttamiseen. Erityisesti näin on, jos tavaramerkki viittaa käsitesisällöltään sen kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Kokonaisuuden ratkaistessa voi kuitenkin käsitteellinen samankaltaisuus yksistäänkin olla indisio sekaannusvaarasta Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus Tavaramerkkien samankaltaisuuden vertailun jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta. Erottamiskyvyltään tavallisten tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointi koskee edellä todetusti aina samaa tavara- tai palvelulajia edustavia tavaramerkkejä. Tavaramerkkiä ei ole mahdollista monopolisoida niin sanotusti eri lajista tavaramerkkiä vastaan, ellei kysymyksessä ole laajalti tunnettu tavaramerkki. Tavaramerkit rekisteröidään aina johonkin tiettyyn tavaratai palveluluokkaan, mutta tavaralajien samanlaisuutta tai samankaltaisuutta tutkittaessa huomiota kiinnitetään tavaraluokkia enemmänkin siihen, ovatko tuotteet keskenään kilpailevia vai ovatko ne toisensa korvaavia. 132 Suurin merkitys tavara- tai palvelulajien samankaltaisuutta määritettäessä on sillä, voivatko kyseessä olevat tavaramerkit antaa yleisölleen väärän kuvan alkuperästään (alkuperäfunktio). Jos tavara- tai palvelulajit eivät osoittaudu samankaltaisiksi, on turha jatkaa tavaramerkkien vertailua enää varsinaiseen sekaannusvaara-arviointiin. Tavara- tai palvelulajien määrittäminen tulisi tehdä sekin ennen sekaannusvaaran arvioimista. 133 Samoin kuin tavaramerkkien samankaltaisuusarviointi, myös tavaramerkkien kattamien tavara- ja palvelulajien samankaltaisuusarviointi on yksittäistapauksellista. EUT:n ja EUIPO:n oikeuskäytännön perusteella tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuusarvioinnissa tulisi ottaa huomioon ainakin tavaroiden tai palveluiden luonne sekä käyttötapa -ja tarkoitus, mahdollinen kilpailurelaatio tai toisiaan täydentävä ominaisuus, jakelukanavat, normaali alkuperä ja relevantti yleisö. Lista ei ole tyhjentävä ja se on olennaista suhteuttaa kyseessä olevan teollisuuden alan tai kaupan vakiintuneisiin tapoihin. On otettava huomioon, että erityisesti kauppatavat kehittyvä jatkuvasti Salmi ym. 2008, s Arvioinnissa merkitystä ei ole myöskään esimerkiksi tavaroiden tai palveluiden valmistusmateriaaleilla tai -menetelmillä. Hakulinen 1954, s Haarmann 2014, s Salmi ym. 2008, s. 349.

56 42 Tavaramerkkien samankaltaisuus ja niiden kattamien tavaroiden tai palveluiden vastaava ominaisuus on joskus myös yhdistetty toisiinsa niin sanotun tulosäännön perusteella. Ruotsalaisiin komiteamietintöihin pohjautuen esimerkiksi Drockila on esittänyt, että kysymys on eräänlaisesta kompensaatiosta tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden edustamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden välillä: jos merkit ovat vähemmän samankaltaiset, on tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden oltava suurempi ja toisinpäin. Kysymyksessä on varsin joustava tulkintaohje, joka on saanut oikeuskirjallisuudessa myös paljon kritiikkiä osakseen. 135 Kuitenkin tulosäännön mukaiseen ajatusmalliin selkeästi viitataan aina toisinaan oikeuskäytännössä. 136 Rekisteröityjen tavaramerkkien osalta tavaroiden tai palveluiden rekisteriluokilla ei ole tuomioistuimia sitovaa vaikutusta arvioitaessa tuotteiden oikeudellista samankaltaisuutta. 137 TMerkkiD:n artiklan 39 kohdassa 7 mainitaan nimenomaisesti, ettei tavaroita ja palveluja voida pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen 138 samassa luokassa, tai vastaavasti, tavaroita ja palveluita ei voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät eri luokissa Kohderyhmän määrittely Olennainen osa sekä sekaannusvaara-arviointia että myöhemmin tarkemmin käsiteltävää mielleyhtymän arviointia on tavaramerkin kohderyhmän määrittäminen. Ratkaisussa C- 342/97 Lloyd EUT totesi, että mikäli kysymyksessä ei ole esimerkiksi mikään asiantuntijayleisö, on myös analysoitava sitä, miten kyseeseen tulevia tavaroita tai palveluita ostava keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit. Tavallisesti tällainen asiakas hahmottaa merkit kokonaisuutena, eikä ryhdy tutkimaan niiden välisiä eroavia yksityiskohtia. 139 Keskivertokuluttajan voidaan olettaa olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen huomaavainen ja tarkkaavainen. On kuitenkin otettava huomioon, että tällaisen kuluttajan on usein turvauduttava ainoastaan epätäydelliseen muistikuvaan, joka 135 Drockila 1986, s Ks. esim. C-342/97 Lloyd (kohta 19). 137 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa samankaltaisuusarvioinnissa tavaramerkkien luokituksen merkityksettömyys on muotoiltu usein varovaisesti siten, ettei kysymys ole ratkaisevasta asiasta pääpainon ollessa alkuperään perustuvassa arvioinnissa. Ks. esim Haarmann 2014, s Samansuuntaisesti myös Innanen Jäske 2014, s. 82: samankaltaisuusarvioinnissa apuna saatetaan käyttää myös luokkaotsikoita. 138 Nizzan sopimus tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten, solmittu Ks. myös esim. C-251/95 Sabel (kohta 23).

57 43 hänellä on tavaramerkeistä. Lisäksi keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (kohdat 25 26). Liian tarkkarajaistakaan kohderyhmän määrittelyä ei voida pitää oikeuskäytännön perusteella järkevänä. Esimerkiksi edellä käsitellyssä markkinaoikeuden tuoreessa, vielä lainvoimaa vailla olevassa ratkaisussa, MAO 32/17, markkinaoikeus totesi, että kohderyhmän abstraktissa arvioinnissa tuotteiden hinta- ja laatueroilla ei ole merkitystä, vaan kohdeyleisön oli tapauksessa katsottava koostuvan tavanomaisen tarkkaavaisista, suomalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat henkilöautojen omistajia tai haltijoita (kohta 14). 4.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit poikkeuksena pääsääntöön Laajalti tunnetut tavaramerkit muodostavat poikkeuksen TMerkkiD:n 10 artiklan pääsääntöön, jonka mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeus ulottuu vain samoja tai samankaltaisia tavara- tai palvelulajeja edustaviin merkkeihin. TMerkkiD:n 10 artiklan 2 kohdan alakohdan c mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä elinkeinotoiminnassaan merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin vanhempi tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö merkkiä samoja tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita varten, joita varten aiempi tavaramerkki on rekisteröity. Sillä, ovatko tavaralajit samoja, samankaltaisia, tai kokonaan erilaisia, ei siis ole asiassa merkitystä. Edellytyksenä laajalti tunnetun merkin haltijan kielto-oikeuden käyttämiselle kuitenkin on mainitun TMerkkiD:n kohdan ja TMerkkiL:n 6 :n 2 momentin mukaisesti, että tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista vanhemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka on näille haitaksi 140. Yksikin näistä kolmesta riittää kielto-oikeuden käyttämiselle, mikäli se tarkoittaa kolmannen epäoikeudenmukaista hyötymistä. Ratkaisussa C-487/07 L Oréal, EUT määritteli epäoikeudenmukaisen hyötymisen laajahkosti siten, että kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia 140 Ks. tarkemmin vanhemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta hyötyminen luku Vesittyminen, free riding.

58 44 toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (kohta 49). Laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin kytkeytyvä goodwill-arvo 141 houkuttelee helposti kilpailijoita jäljittelemään menestynyttä tavaramerkkiä, jolloin niiden kattavampi, tavaralajista riippumaton, suojaaminenkin on perusteltua. Toisaalta, jos kilpailijan tavaramerkin käytölle löytyy jokin hyväksyttävä syy, tai lain nykyisen sanamuodon mukaan käyttö ei ole ollut aiheetonta, on vanhemman tavaramerkin haltijan siedettävä jäljittelevän tavaramerkin käyttö Yhteys tavaramerkkien välillä Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kannalta yleisön mieltämä yhteys merkkien välillä on välttämätön, vaikka tavaramerkkien ei edellytetäkään kattavan välttämättä samoja tavaroita tai palveluita. Tällainen mielleyhtymä on kuitenkin mahdollinen vain, jos aiempi tavaramerkki nauttii tietyn asteista tunnettuisuutta yleisönsä keskuudessa. Toisaalta pelkästään kahden tunnetun tavaramerkin keskinäistä kollisiota ei voida pitää suorana indisiona maineen tai tunnettuisuuden hyväksikäytöstä, jolloin laajempi suojakaan ei ole perusteltu. Joka tapauksessa ilman mielleyhtymää ei kyse voi myöskään olla maineen tai tunnettuisuuden epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä. 143 Asiassa C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd (Intel) antamassaan ratkaisussa EUT totesi, että mielleyhtymän syntyminen tavaramerkkien välillä edellyttää, että merkit ovat jossain määrin samankaltaisia keskenään (kohta 30). Tätä yhteyttä, ja samalla tavaramerkeille niille jäljittelystä aiheutunutta haittaa, on arvioitava tavaramerkin kohderyhmän näkökulmasta ja tällä kohderyhmällä on ymmärrettävä tavanomaisesti valistuneita, kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia 141 Goodwill-arvoa ei ole sitäkään määritelty yksiselitteisesti oikeustieteessä. kts. esim. Schröder 2010, s. 12. Mm. Black Law Dictionary määrittelee goodwill-arvon seuraavalla tavalla: A business s reputation, patronage, and other intangible assets that are considered when appraising the business, esp. for purchase; the ability to earn income in excess of the income that would be expected from the business viewed as a mere collection of assets. 142 Ks. tarkemmin aiheettomasta käytöstä tai hyväksyttävästä syystä luku Ojala 2017, s

59 45 keskivertokuluttajia (kohdat 34 35). Jos myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä, tarkoittaa tämä mielleyhtymän olemassaoloa (kohta 60). Mielleyhtymän syntymisen toteaminen perustuu samankaltaiseen yksittäistapaukselliseen kokonaisarvointiin kuin sekaannusvaarakin. EUT:n oikeuskäytännön perusteella arvioinnissa otetaan huomioon seikkoja kuten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus, kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, maineen voimakkuus ja mahdollinen sekaannusvaara yleisön keskuudessa. 144 Voidaan siis todeta, että mielleyhtymän arviointi muistuttaa suuresti tavaramerkkien samankaltaisuusvertailua sekaannusvaaran arvioimiseksi. Vaaditaanko laajalti tunnetuilta tavaramerkeiltä mielleyhtymän toteamiseksi yhtä suurta samankaltaisuutta kuin sekaannusvaaran yhteydessä, on jäänyt kuitenkin oikeuskäytännön perusteella vielä avoimeksi Aikaisemman tavaramerkin tunnettuisuus Ymmärrettävästi tavaramerkin haltijan intressissä on merkin mahdollisimman laaja tunnettuisuus sekä suoja-ala. Milloin merkin voidaan kuitenkin katsoa olevan laajalti tunnettu, on hieman ongelmallista. Sekä TMerkkiD:stä että kansallisesta säädännöstämme puuttuu tarkka määritelmä siitä, milloin tavaramerkki on tarpeeksi tunnettu ollakseen laajalti tunnettu. Asiassa C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA (Chevy) EUT:n antamassa ratkaisussa todettiin, että merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnistettava tavaramerkki (kohta 26), mutta jäsenvaltioille on konkreettisesti jätetty laaja harkintavalta sen suhteen, milloin kyseinen tavaramerkki on katsottava laajalti tunnetuksi. Esimerkiksi mitään tiettyä prosenttiosuutta ei ole EUT:n toimesta jäsenmaille asetettu 146. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessamme on ehdotettu muun muassa, että vähintään % kohderyhmästä tulisi tunnistaa merkki tai vaihtoehtoisesti noin 50 % kohderyhmästä tunnistaisi merkin. 147 Olennaista on joka 144 Ks. esim. C-252/07 Intel. 145 Tiili , IPRinfo 1/ Ks. esim. C-375/97 Chevy kohta Pihlajarinne 2010, s Toisinaan kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että tavaramerkin laaja tunnettuisuus vastaisi vakiintumisen kautta syntyneiden yksinoikeuksien tunnettuisuuden tasoa. Ks. esim. Jokitaipale 2001, s. 102.

60 tapauksessa sen toteaminen, että tavaramerkki on laajalti tunnettu jonkin tietyn kohderyhmän keskuudessa. 46 Ratkaisussa C-375/97 Chevy EUT totesi edelleen, että tavaramerkin kohderyhmä määräytyy sillä markkinoidun tuotteen tai palvelun perusteella. Kohderyhmä voi olla tällöin joko suuri yleisö tai asiantuntevampi, rajatumpi ryhmä, esimerkiksi jotkin ammattipiirit (kohta 24). Tutkittaessa tunnettuisuutta kohderyhmän keskuudessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat kuten tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (kohta 27). Chevy-ratkaisussa C-375/97 EUT:n antamaa listausta ei ole pidettävä tyhjentävänä 148, mutta esimerkiksi erityisesti mainittujen markkinaosuuden ja maantieteellisen laajuuden perusteella voidaan saada arvokasta tietoa tavaramerkin laajasta tunnettuisuudesta. Tällöin on huomattava, että markkinaosuuden suhteen on tarkasteltava erilaisille markkinoille tyypillisiä olosuhteita: Voi olla mahdollista, että merkin tunnistaa sen varsinaista kohderyhmää laajempikin yleisö, mikä on oletettavaa esimerkiksi tiettyjen jokapäiväisten tuotteiden, kuten sanoma- tai aikakausilehtien osalta, ja toisaalta esimerkiksi myös joidenkin ylellisyystuotteiden osalta. Harva voi väittää, ettei tunnistaisi vaikkapa Rolex-merkkistä kelloa tai Ferrari-autoa. 149 Maantieteellinen tunnettuisuus ei puolestaan edellytä sitä, että esimerkiksi EU-tavaramerkin olisi välttämättä oltava tunnettu kaikissa unionin jäsenvaltioissa 150. Esimerkiksi asiassa C-301/07 PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenchaft mbh antamassaan ratkaisussa EUT totesi, että saadakseen laajennettua suojaa tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu olennaisessa osassa unionia, mihin voi riittää, että merkki on laajalti tunnettu yhdessäkin jäsenvaltiossa (kohdat 27 30). EUIPO:n ohjeissa yhteisöjen tavaramerkkien tunnettuisuudesta todetaan, että tavaramerkin käytön intensiivisyydestä puolestaan voidaan saada tietoa muun muassa tavaramerkin alla myytyjen tuotteiden myyntiluvuista ja liikevaihdoista. Kyseisiä lukuja 148 Muita huomion arvoisia seikkoja voivat olla esimerkiksi aiemmat tapaukset, joissa suoja on myönnetty, rekisteröintien määrä, palkinnot, sertifikaatit sekä tavaramerkkiin liitetty arvo. 149 Salmi ym. 2008, s Tavaramerkit rekisteröidään aina tietyn maantieteellisen alueen kattavina. Suomessa PRH pitää luetteloa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

61 47 on kuitenkin pidettävä enemmänkin epäsuorina todisteina, joita on verrattava suhteessa muihin todisteisiin. Myyntiluvut on suhteutettava kohdemarkkinoiden koko väestömäärään, tavaroiden lajiin, arvoon sekä kestävyyteen. Pitkään jatkunut tavaramerkin käyttö markkinoilla puhuu sekin tavaramerkin laajan tunnettuisuuden puolesta. EUIPO:n mukaan, jos tavaramerkki on ollut markkinoilla 45, 50 tai yli sata vuotta, on se vahva todiste laajasta tunnettuisuudesta. Huomiota on kiinnitettävä ennen kaikkea tavaramerkin jatkuvaan käyttöön. Lisäksi tarkasteltaessa tavaramerkin haltijan merkin tunnetuksi tekemiseen tähdättyjen toimien luonnetta ja laajuutta, voidaan saada viitteitä siitä, onko kysymyksessä laajalti tunnettu tavaramerkki. Pitkäkestoiset, intensiiviset ja laajat mainoskampanjat viittaavat vahvasti tähän suuntaan. 151 Toisaalta tavaramerkkien kohderyhmien tarkkarajainen määrittely voi olla toisinaan hyvinkin vaikeaa. Toimialalla saattaa edellä todetusti olla merkittävä vaikutus kuluttajaryhmän määräytymiseen ja siihen, mitä tällaisen ryhmän käyttäytymisestä tai valistuneisuudesta voidaan olettaa. Esimerkiksi matalan kynnyksen verkkokauppa tavoittaa suuren joukon tietyllä tapaa näkymättömiä kuluttajia erilaisine tarpeineen, mikä asettaa haasteita tunnusmerkeille muun muassa KKO 2016:16, Verkkokauppa.comtapauksessa nähdyllä tavalla. Internetissä tapahtuvan myynnin kohderyhmien määritteleminen voi olla vaikeampaa kuin perinteisten kivijalkakauppojen. Kotimaisessa oikeuskäytännössä esimerkiksi markkinaoikeuden linja on ollut suhteellisen tiukka sen suhteen, milloin tavaramerkki on katsottu laajalti tunnetuksi. Muun muassa markkinaoikeuden antamassaan ratkaisussa tapauksessa MAO 453/15, markkinaoikeus totesi, ettei pelkästään markkinanjohtajan asema riitä kertomaan tavaramerkin käytön intensiivisyydestä tai sen tunnettuisuuden asteesta (kohta 35) Laajalti tunnettujen tavaramerkkien samankaltaisuusarviointi Kuten aina tavaramerkkien samankaltaisuuden vertailussa, on myös laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta kyse tapauskohtaisesta kokonaisarvioinnista. Mitään ehdottomia sääntöjä tai määritelmiä, milloin tavaramerkit ovat riittävän samankaltaiset sekaannusvaaran tai mielleyhtymän syntymiseksi, ei ole mahdollista muodostaa. On väistämätöntä, että tavaramerkkien samankaltaisuuden oikeudelliseen arviointiin liittyy 151 EUIPO, Ohjeet sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan; osa ; väitemenettely; jakso 5; laajalti tunnetut tavaramerkit (tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohta) s

62 48 helposti erilaisia subjektiivisia tai hahmopsykologisia elementtejä 152. Hyvä esimerkki tästä ovat ratkaisut KKO 2010:12 ja KHO taltionumero 1996, joissa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus arvioivat kilpailevien meijereiden sanamerkkien Ingmariini ja Voimariini sekä Oivariini samankaltaisuuden eri tavoin. Ratkaisussaan KKO 2010:12 korkein oikeus katsoi, että merkkien samankaltaisuusvaikutelma perustuisi lähinnä yhteisiin loppuosiin riini, ariini tai mariini, jotka antoivat keskivertokuluttajalle lähinnä viitteitä tuotteiden laadusta. Kun merkkien alkuosat erosivat huomattavasti toisistaan sekä kirjoitus- että foneettisen asunsa perusteella, tuli tavaramerkkejä kokonaisuutena arvostellen pitää erilaisina. Korkeimman oikeuden mukaan merkit eivät olleet sillä tavoin samankaltaisia, että keskivertokuluttaja yhdistäisi ne toisiinsa. Lisäksi korkein oikeus totesi keskivertosuomalaisen kuluttajan erottavan vastaajan ja kantajan maitotaloustuotteet toisistaan (kohdat 14 17). Perustelujen osalta korkeimman oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan ollut yksimielinen: eriävän mielipiteen jättänyt oikeusneuvos totesi, ettei tavaramerkkien samankaltaisuuden astetta voitu kirjoitusasun puolesta pitää tapauksessa heikkona ja oli ilmeistä, että kohdeyleisö yhdistäisi merkit toisiinsa. Korkein hallinto-oikeus arvioi ratkaisussaan, KHO taltionumero 1996, tavaramerkkien samankaltaisuutta olennaisesti korkeimman oikeuden aiemmasta ratkaisusta poikkeavasti siten, että tavaramerkkien päätteitä voitiin pitää kuvailevuuden asteeltaan korkeintaan suggestiivisina eli kysymyksessä olivat erottamiskykyiset elementit. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tavaramerkkien samankaltaisuusaste olisi riittävä, jotta kohdeyleisö assosioisi merkit keskenään. Koska korkeimman hallintooikeuden mukaan tämä viittasi vastaajan pyrkimykseen hyötyä Voimariini-tavaramerkin maineesta ja tunnettuisuudesta, oli Ingmariini- tavaramerkin rekisteröinti kiellettävä. Esimerkiksi OHIM.n valituslautakunnan antamassa päätöksessä R 865/ Allergan Inc. v. L oréal, valittajan ja kantajan tavaramerkkien kattamien tuotteiden katsottiin edustavan eri lajisia tavaroita lukuun ottamatta farmaseuttisia valmisteita ja kosmeettisia tuotteita (muun muassa voiteita). Näiden päällekkäisten tuotteidenkin osalta valituslautakunta arvioi tavaralajien samankaltaisuuden vähäiseksi. Valituslautakunta totesi, ettei tavaramerkkien välillä voitu katsoa olevan sekaannusvaaraa, mutta ottaen huomioon tavaramerkkien yhtäläiseksi käsitettävän kohderyhmän ja aiemman tavaramerkin laajan tunnettuisuuden, oli merkkien samankaltaisuus arvioitava sellaiseksi, 152 Tiili , IPRinfo 1/2012.

63 49 että se riitti synnyttämään mielleyhtymän suhteessa vanhempaan tavaramerkkiin. Rekisteröitäväksi haetut tavaramerkit BOTOCYL (myös muun muassa tavaramerkki BOTOLIST) sisälsivät vanhemman merkin, BOTOX, melkeinpä kokonaisuudessaan ja oli todennäköistä, että kohdeyleisö yhdistäisi saman alkuosan perusteella tavaramerkit vanhempaan. Valituslautakunta totesi erityisesti, että väite siitä, että nuoremmat merkit viittasivat BOTO-alkuosallaan yleisnimitykseen botulinum, olisi ollut uskottava, jos tavaramerkkien rekisteröintiä olisi haettu muodossa botu. Nykyisen etuliitteen käyttäminen taas viittasi siihen, että rekisteröitävien tavaramerkkien haltija pyrki epäoikeudenmukaisesti hyötymään vanhemman tavaramerkin maineesta ja erottamiskyvystä (kohdat 17 45) Vesittyminen Käytännössä TMerkkiL:n 6 :n 2 momentin mukainen haitta tai epäoikeudenmukaisen edun saaminen aiemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tarkoittaa vanhemman tavaramerkin vesittymistä. Vesittymisellä (dilution) tarkoitetaan alkuperäisen tavaramerkin erottamiskyvyn heikentymistä. Tällöin merkki on jo siinä mielessä arkipäiväistynyt, ettei se enää vedä kuluttajia entiseen tapaan puoleensa ja sen aikaisempi vaikutus kohderyhmänsä keskuudessa heikkenee. Muun muassa ratkaisussa C-487/07 L Oréal, EUT totesi, että vesittymisellä tai merkin hämärtymisellä (blurring) tarkoitetaan tavaramerkin identiteetille aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu siitä, että kolmas käyttää merkkiin nähden samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä. Tällöin tavaramerkki ei välttämättä enää aikaisemmalla tavalla herätä yleisössään välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (kohta 39). Kysymys voi olla myös siitä, että vanhemman tavaramerkin imago kärsii jäljitelmänsä heikosta laadusta tai markkinointiympäristöstä 154. Vesittymisen käsitteeseen liitetäänkin yleensä myös tavaramerkin niin sanottu pilaaminen tai heikentäminen (tarnishment). Ratkaisussa C-487/07 L oréal, EUT totesi, että tästä ilmiöstä on kyse silloin, kun kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä, jonka yksilöimät tavarat tai palvelut ovat sen laatuisia tai luontoisia, että kyseinen käyttö saattaa vähentää laajalti tunnetun tavaramerkin houkuttelevuutta tai sillä voi olla negatiivinen vaikutus sen 153 Asia on vahvistettu myöhemmin vielä EUYT:ssa (yhdistetyt asiat T-345/08 ja T-357/08) sekä EUT:ssa (asia C-100/11 P) 154 Palm 2002, s

64 50 imagolle (kohta 40). 155 Pohjoismaissa ilmiötä on nimitetty niin sanotusti rotanmyrkkyopiksi, millä viitataan siihen, että jos myöhemmän tavaramerkin haltija ryhtyy käyttämään esimerkiksi aiempaa tunnettua elintarviketavaramerkkiä vaikkapa rotanmyrkkyjen yhteydessä, tämä turmelee vanhemman tavaramerkin. Kyse voi olla yhtälailla mistä tahansa vanhemmalle merkille vahingollisesta assosiaatiosta. 156 Tavaramerkkiparodiat voivat olla lähellä tavaramerkin tahraamista. Tavaramerkkiparodiat eroavat muista jäljitelmistä siten, ettei niillä useinkaan pyritä sekaannusvaaran aiheuttamiseen tai edes laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta ja tunnettuisuudesta hyötymiseen, mutta ne saattavat kuitenkin olla vahingoksi tavaramerkin maineelle. 157 Tässä mielessä tavaramerkin parodioiminen saattaisi merkitä kiellettyä jäljittelyä joko vesittämismielessä tai hyvän tavan vastaisena menettelynä. Asia kuitenkin riippunee olennaisesti parodian luonteesta. Voihan toisaalta myös olla, että parodia vaikuttaisi suotuisasti tavaramerkin menestykseen periaatteella any publicity is good publicity. Näin ollen ei voitaisi suoraan vetää johtopäätöstä siitä, että kysymyksessä olisi tavaramerkkiä vahingoittava toiminta. 158 Vesittämiseen on yleensä liitetty myös laajalti tunnetun tavaramerkin maineen ja tunnettuisuuden norkkiminen (free riding tai parasitismi). Norkkimisella tarkoitetaan kilpailijan pyrkimystä hyödyntää laajalti tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoa niin, että laajalti tunnettuun tavaramerkkiin yhdistetyt positiiviset assosiaatiot siirtyvät myös kilpailijan merkkiin. Norkkiminen voidaankin nähdä nimenomaisesti keinona hankkia suoraan merkkiuskollisia asiakkaita sekä vältellä alkuperäisiä investointikustannuksia merkkiin ja sen tunnetuksi tekemiseen. Erona esimerkiksi tavaramerkin pilaamisen käsitteeseen norkkiminen ei niinkään yhdisty laajalti tunnetun tavaramerkin suoraan vahingoittamiseen, vaan kyse on enemmänkin kolmannen jäljittelystä saamasta hyödystä, mihin myös EUT viittasi ratkaisussa C-487/07 L oréal (kohta 41). 155 Yritys voi myös huonosti suunnitellulla brändistrategialla tulla vesittäneeksi itse oman tavaramerkkinsä. Esimerkiksi tavaramerkkien lisensoimiseen voi liittyä tässä mielessä joitakin riskejä. Näin mm. Härkönen, IPR strategies in the fashion industry: How can a fashion house benefit from a trademark and other IPRs, Intellectual Property for Business. Lapin yliopisto. Rovaniemi Ks. myös Kruger Boshoff 2015, s Salmi ym. 2008, s Pihlajarinne 2006, s Ks. samansuuntaisesti myös Cornish Llewelyn 2007, s Esimerkiksi Kraft Foodsin laajalti tunnetun Oreo-keksitavaramerkin muunteleminen Gay Pride -kuukauden tukemiseksi sai runsaasti palautetta osakseen, ja valtaosa tästä oli positiivista. Innanen Jäske 2014, s. 36.

65 51 Norkkiminen voi tarkoittaa pelkkää viittausta toisen elinkeinonharjoittajan tunnukseen, mutta se voi olla myös tätä yksityiskohtaisempaa jäljittelyä. 159 Esimerkiksi kilpailijan logon muunteleminen niin, ettei kyseessä kuitenkaan ole identtinen kopio, voi merkitä maineen norkkimista. Samoin niin sanotuissa look-alike -tuotteissa voi olla kyse markkinanjohtajan maineen norkkimisesta. Look-alike -tuotteet ovat erityisesti kaupan- ja elintarvikealalta tuttu ilmiö. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että jokaisella päivittäistavarakaupalla on omat merkkituotteensa (own label tai private label -tuotteet), jotka on suunniteltu muistuttamaan markkinanjohtajan tuotteita (brand leader) niin, etteivät jäljitelmätuotteet kuitenkaan ole sekoitettavissa näihin. Tyypillistä look-alike -tuotteille on, että ne on pyritty selkeästi erottamaan esikuvistaan esimerkiksi omilla tavaramerkeillään. Tavanomaista niille on myös alhaisempi hinta. Ilmiönä tällaiset tuotteet sijoittuvat sallitun ja kielletyn jäljittelyn välimaastoon. 160 Ongelmana ei niinkään ole kuluttajien harhaanjohtaminen tai yksittäisten tavaramerkkien loukkaaminen, vaan vanhemman tavaramerkin herättämien myönteisten assosiaatioiden ja imagon hyödyntäminen. Tällöin laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyky on vaarassa vesittyä. 161 Esimerkiksi tapauksessa KKO 2016:16, Verkkokauppa.com, korkein oikeus totesi, että vastaajan hyötymistarkoitukseen viittasi, että tämä oli ryhtynyt käyttämään tunnuksia vasta sen jälkeen, kun Verkkokauppa.comin oli katsottava saavuttaneen yleisönsä keskuudessa laajalti tunnetun tavaramerkin aseman. Vastaajan voitiin katsoa hyötyneen siitä, että sen kohderyhmä assosioi veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com merkit Verkkokauppa.comin todetusti laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. Oli todennäköistä, että vastaaja oli saanut näin myös asiakkaita hakusana-palveluiden kautta Internetissä. Korkeimman oikeuden mukaan free riding - tyyppiseen jäljittelyyn viittasi lisäksi vastaajan samankaltaisen merkin käyttäminen samankaltaisuuden asteeltaan samanlaisissa tuotteissa ja saman verkkotunnuksen,.com, käyttäminen vastaajalle myös myönnetyn.fi-päätteisten tunnusten sijasta. Viimeksi mainitun perusteen osalta korkein oikeus kuitenkin itsekin huomautti, että.comverkkotunnusta käytetään yleisesti kotimaisessakin verkkomyynnissä. Joka tapauksessa 159 Keltto 2015, s Schröder 2010 s Palm 2002, s. 218.

66 52 korkein oikeus totesi vastaajan myös pyrkineen visuaalisesti korostamaan yhteyttä merkkien välillä (kohdat 18 21). Vertailtaessa asianosaisten tunnusmerkkejä huomiota voidaan esimerkiksi kiinnittää tapaan, jolla vastaaja on erottanut etuliite Veneilijän loppuosasta verkkokauppa.com sekä molempien kuvioiden ja kirjasinlajien samankaltaisuuteen: Kuva 4: Verkkokauppa.com Kuvalähde: Kotimaisen oikeuskirjallisuuden, esimerkiksi Haarmannin mukaan 162, vesittyminen vaikuttaisi olevan vakiintumassa tai vakiintunut kaikkien kolmen, free riding n, blurring n ja tarnishment n yläkäsitteeksi. 163 Yleisesti voidaankin todeta, että vesittyminen näkyy negatiivisesti tavaramerkin erottamiskyvyssä, jolloin kyseessä on siis laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa vahingoittava toiminta, mikä taas tarkoittaa sitä, ettei jäljittelyä tällaisessa tapauksessa voida pitää sallittavana. TMerkkiD:ssä ja TMerkkiL:ssa vesittyminen on pyritty ottamaan huomioon laajalti tunnettujen merkkien laajempana suojana. Esimerkiksi TMerkkiL:n 6 :n mukaan laajalti tunnettu tavaramerkki saa tavaralajista riippumatonta suojaa, mikäli toisen samanlaisen tai samankaltaisen merkin aiheeton käyttäminen tarkoittaa epäoikeudenmukaisen edun saamista vanhemman merkin erottamiskyvystä tai maineesta tai on haitaksi jommallekummalle. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla on tällöin oikeus kieltää 162 Näin myös esim. Ojala 2017, s.174, samansuuntaisesti Palm 2002, s Vrt. kuitenkin Salmi, joka EUT:n tapaan erottelee käsitteet selkeästi toisistaan. Salmi ym. 2008, s Myös Tiili toteaa selkeästi, että termin vesittyminen tulisi kattaa vain tilanteet, joissa merkin erottamiskyvylle aiheutuu haittaa (hämärtymistilanteet). Tiili , IPRinfo 1/ Haarmann 2014, s. 371.