Värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyys tavaramerkiksi Euroopan unionissa

Transkriptio

1 Värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyys tavaramerkiksi Euroopan unionissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos OTM- tutkielma, kauppaoikeus Tekijä: Anu Nurmio Ohjaaja: Laura Tammenlehto

2 Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yksikkö Oikeustieteiden laitos Tekijä Anu Nurmio Työn nimi Värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyys tavaramerkiksi Euroopan unionissa Pääaine Työn laji Aika Sivuja Kauppaoikeus Tiivistelmä OTM -tutkielma XI 64 Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee epätavanomaisista tavaramerkeistä värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyyttä tavaramerkiksi Euroopan unionissa. Unionin tavaramerkkilainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu muun muassa poistamalla tavaramerkin graafista esittämistapaa koskeva vaatimus sekä laajentamalla tavaramerkin funktionaalisuutta koskevat säännökset muihinkin tavaramerkkityyppeihin lisäämällä säännöksiin ilmaisu muu ominaispiirre. Edellä mainituilla muutoksilla voidaan todeta olevan päinvastainen funktio: ensimmäisen on oletettu helpottavan epätavanomaisten tavaramerkkien rekisteröitävyyttä, toisen taas vaikeuttavan. Tutkielmassa tutkitaan siten ensinnäkin sitä, miten graafisen esittämisen vaatimuksen poistaminen vaikuttaa värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyyteen tavaramerkiksi. Toiseksi tutkimuksen kohteena on se, miten funktionaalisuutta koskevan tavaramerkkidirektiivin 4(1)(e) artiklan soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyyteen tavaramerkiksi. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan lainopillisella tutkimusmenetelmällä, jolloin voimassa olevaa oikeutta tutkitaan käyttäen oikeuslähteinä pääasiassa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sekä eurooppalaista oikeuskirjallisuutta. Yhdysvaltalaiseen oikeuskäytäntöön -ja kirjallisuuteen viitataan tarvittaessa. Tutkielmasta selviää, että graafisen esittämisvaatimuksen poistaminen ei ole toistaiseksi ratkaissut tutkielmassa käsiteltävistä merkeistä tuoksun ja maun esitettävyyteen liittyviä ongelmia eikä niiden rekisteröitävyys ole helpottunut. Tutkielmassa päädytään myös siihen, että niin väri, ääni, tuoksu kuin makukin voi muodostaa tavaramerkkidirektiivin 4(1)(e) artiklassa tarkoitetun muun ominaispiirteen ja olla funktionaalinen. Suurimman epävarmuustekijän kyseisten merkkien rekisteröitävyyteen tuo artiklan (iii) -alakohta tavaran arvoon olennaisesta vaikuttavasta muusta ominaispiirteestä, joka säännöksenä on tulkinnanvarainen. Avainsanat: tavaramerkki, väri, ääni, tuoksu, maku, rekisteröitävyys, tavaramerkkidirektiivi, Euroopan unioni, graafinen esittämistapa, funktionaalisuus

3 III SISÄLLYS LÄHTEET... II LYHENNELUETTELO... IV 1 JOHDANTO Johdatus tutkimusaiheeseen Tutkimuskysymys, tutkimusmenetelmä ja tutkielman rakenne TAVARAMERKIN REKISTERÖINTI Kansainväliset sopimukset Keskeiset säännökset Euroopan unionissa Tavaramerkin rekisteröintiä koskevat edellytykset Euroopan unionissa Tavaramerkin rekisteröintiä koskevat ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet Tavaramerkin rekisteröintiä koskevat suhteelliset hylkäys- ja mitättömyysperusteet EPÄTAVANOMAISET MERKIT TAVARAMERKKEINÄ Värin suojaaminen tavaramerkillä Äänen suojaaminen tavaramerkillä Tuoksun suojaaminen tavaramerkillä Maun suojaaminen tavaramerkillä GRAAFISEN ESITETTÄVYYSVAATIMUKSEN POISTAMINEN JA SEN VAIKUTUS EPÄTAVANOMAISTEN TAVARAMERKKIEN REKISTERÖITÄVYYTEEN Värin esitettävyys rekisterissä Äänen esitettävyys rekisterissä Tuoksun esitettävyys rekisterissä Maun esitettävyys rekisterissä FUNKTIONAALISUUTTA KOSKEVAN TMERKKID 4 (1)(e) ARTIKLAN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMINEN JA SEN VAIKUTUS EPÄTAVANOMAISTEN TAVARAMERKKIEN REKISTERÖITÄVYYTEEN Väri funktionaalisena tavaramerkkinä... 48

4 IV 5.2 Ääni funktionaalisena tavaramerkkinä Tuoksu funktionaalisena tavaramerkkinä Maku funktionaalisena tavaramerkkinä Tavaramerkkidirektiivin 4(1)(e) artiklan (iii) -alakohtaan liittyvää problematiikkaa YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMIÄ Graafisen esitettävyysvaatimuksen poistamisen vaikutus Tavaramerkkidirektiivin 4 (1)(e) artiklan soveltamisalan laajentamisen vaikutus. 63

5 V LÄHTEET KIRJALLISUUS Carapeto, Roberto, A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks. Waseda Bulletin of Comparative Law 34(1) 2016, s Cross, John T., Trademark Issues Relating to Digitalized Flavor. Yale Journal of Law and Technology 19(1) 2017, s Drockila, Lauri, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Helsinki Eames, Christopher, Non-Traditional Trade Marks: Past Practice and a Look to the Future. Exeter Law Review 44(37) 2017, s Elias, Bettina, Do Scents Signify Source? An Argument against Trademark Protection for Fragrances. The Trademark Reporter 82(4) 1992, s Gielen, Charles, Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should Be Abolished. European Intellectual Property Review 3/2014. Friedmann, Danny, EU Opens Door for Sound Marks: Will Scent Marks Follow? Journal of Intellectual Property Law and Practice 10(12) 2015, s Gallagher, Thomas A., Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor. The Trademark Reporter 105(3) 2015, s Gilson, Jerome Gilson LaLonde, Anne, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry- Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks. The Trademark Reporter 95(4) 2005, s Guillemin, Claire, Law & Odeur, Fragrance Protection in the Fields of Perfumery and Cosmetics. Nomos Haarmann, Pirkko-Liisa Mansala, Marja-Leena, Immateriaalioikeuden perusteet. 2. Uudistettu painos. Talentum Hammersley, Faye M., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks. Marquette Intellectual Property Law Review 2(1) 1998, s Hernandez-Marti Perez, Christina: The of IP Protection for Smell. European Intellectual Property Review 36(10) 2014, s Karapapa, Stavroula, Registering Scents as Community Trademarks. The Trademark Reporter 100(16) 2010, s Kur, Annette, Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic

6 VI Functionality. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No , s Lindström, Martin, Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound. Gardners Books Lukose, Lisa P., Non-Traditional Trademarks: A Critique. Journal of the Indian Law Institute 57(2) 2015, s Lunell, Erika, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud. Norstedts Juridik Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. [ McCormick, Kevin K., Ding You Are Now Free to Register That Sound. The Trademark Reporter 96(5) 2006, s Noto La Diega, Guido, Non-conventional marks: the EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things. Diritto Mercato Tecnologia Palm, Jukka, Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Jyväskylä Pila, Justine Torremans, Paul, European Intellectual Property Law. Oxford University Press Pitkänen, Anu, Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja. Helsinki Port, Kenneth L., On Nontraditional Trademarks. Northern Kentucky Law Review 38(1) 2011, s Roth, Melissa E., Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations. Cardozo Law Review 27(1) 2005, s Salmi, Harri Häkkänen, Petteri Tommila, Marja Oesch, Rainer, Tavaramerkki. 2. Uudistettu painos. Talentum (Salmi ym. 2008) Sreepada, Sunila, The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 19(4) 2009, s Ströbele, Paul, The Registration of New Trademark Forms. International Review of Intellectual Property and Competition Law 32(2) 2001, s Tuominen, Markku, Äänimerkin suojaaminen tavaramerkkinä Suomessa ja Euroopan

7 VII yhteisössä, s teoksessa Ari Saarnilehto (toim.), Teollisoikeudellisia kirjoituksia IV. Turku Turpela, Heidi, Väritavaramerkin erottamiskyky ja suoja-ala oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa, s teoksessa Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.), Immateriaalioikeudet ja yleinen etu. Helsinki VIRALLISLÄHTEET HE 201/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Formalities. EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. EUTM Definition. EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Non-Distinctive Trade Marks. EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Shapes or Other Characteristics with an Essentially Technical Function, Substantial Value or Resulting from the Nature of the Goods. EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Acquired Distinctiveness Through Use. OHIM Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) on Community Trademarks. Absolute Grounds for Refusal. Regulations Under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. INTERNET-LÄHTEET Benelux Office for Intellectual Property. [ ( ) European Union Intellectual Property Office. [ ( ) International Trademark Association. EU Trademark Law Reform Series: Implications for Nontraditional Marks. [ ( ) World Intellectual Property Organization. [ ( )

8 VIII OIKEUSTAPAUKSET Euroopan unionin tuomioistuin Asia C-210/96 Gut Springenheide Gmb ja Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Amt für Lebensmittelüberwachung, EU:C:1998:369 Asia C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc, EU:C:1998:442 Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/99 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, EU:C:1999:230 Asia C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.GmbH v Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323 Asia C-299/99 Koninklijke Philips Electronics v Remington Consumer Products Ltd, EU:C:2002:377 Asia C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2002:748 Yhdistetyt asiat C-53/01, C-54/01 ja C-55/01 Linde AG, Winward Industries Inc. ja Rado Uhren AG v Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2003:206 Asia C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, EU:C:2003:244 Asia C-218/01 Henkel KGaA v Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2004:88 Yhdistetyt asiat C-468/01 P ja C-472/01 P Procter & Gamble Company v SMHV, EU:C:2004:259 Asia C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, EU:C:2004:384 Asia C-447/02 KWS Saat AG v SMHV, EU:C:2004:649 Asia C-321/03 Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks, EU:C:2007:51 Asia C-144/06342 Henkel KGaA v SMHV, EU:C:2007:577 Asia C-48/09 Lego Juris A/S v SMHV, EU:C:2010:516 Yhdistetyt asiat C-344/10 ja C-345/10 Freixenet SA v SMHV, EU:C:2011:680 Asia C-98/11 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v SMHV, EU:C:2012:307 Asia C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S ym., EU:C:2014:2233 Asia C-163/16 Christian Louboutin ja Christian Louboutin Sas v van Haren Schoenen BV, EU:C:2018:423 Euroopan unionin yleinen tuomioistuin T-316/00 Viking Umwelttechnick GmbH v SMHV, EU:T:2002:225 T-305/04, Eden SARL v SMHV, EU:T:2005:380 T-508/08, Bang & Olufsen A/S v SMHV, EU:T:2011:575

9 IX Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakuntien päätökset R 156/ Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v OHIM R 379/ Deutsche Post AG v OHIM R 711/ Myles Limited v OHIM R 781/ Metro-Goldwyn-Meyer Lion Corporation v OHIM R 186/ Institut pour la Protection des Fragrances (I.P.F) v OHIM R 120/ Eli Lilly and Company v OHIM R-708/ Edgar Rice Burroughs, Inc. v. OHIM Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset Asia C-104/01, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, EU:C:2002:650 Asia C-283/01, Shield Mark, EU:C:2003:197 Asia C-205/13, Hauck, EU:C:2014:322 Yhdysvallat In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 Muut lähteet Benelux-tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Ison-Britannian tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Ison-Britannian tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Yhdysvaltojen tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Yhdysvaltojen tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Yhdysvaltojen tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero Yhdysvaltojen tavaramerkkiä koskeva hakemusnumero

10 X LYHENNELUETTELO esim. esimerkiksi EU Euroopan unioni EUIPO Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUT Euroopan unionin tuomioistuin EUTM Euroopan unionin tavaramerkki EUVL Euroopan unionin virallinen lehti EUYT Euroopan unionin yleinen tuomioistuin EY Euroopan yhteisö HE hallituksen esitys Inc. incorporated INTA International Trademark Association, kansainvälinen tavaramerkkiyhdistys ks. katso MGM Metro-Goldwyn-Mayer N:o numero OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market, sisämarkkinoiden harmonisointivirasto s. sivu SMHV sisämarkkinoiden harmonisointivirasto SopS Suomen säädöskokoelman sopimussarja tavaramerkkiasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/1001/EU, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan Unionin tavaramerkistä (kodifikaatio), EUVL, N:o L 154, , s tavaramerkkidirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/2436/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) EUVL, N:o L 336, , s TLT Trademark Law Treaty, tavaramerkkilakisopimus TMerkkiA tavaramerkkiasetus

11 XI TMerkkiD tavaramerkkidirektiivi TMerkkiL tavaramerkkilaki 7/1964 TRIPS-sopimus Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C oleva teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus toim. toimittanut UK United Kingdom, Yhdistyneet kuningaskunnat US United States, Yhdysvallat USPTO United States Patent and Trademark Office, Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirasto U.S.P.Q United Sates Patent Quarterly v versus, vastaan vrt. vertaa WIPO World Intellectual Property Organization, maailman kauppajärjestö ym. ynnä muut

12 1 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen Tavaramerkit ovat kaupallisia tunnusmerkkejä, joiden avulla yritykset voivat erottaa myytäviksi tarjoamansa tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemansa tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista. 1 Tavaramerkki antaa sen haltijalle yksinoikeuden merkin käyttämiseen ja toisaalta oikeuden kieltää muita käyttämästä samanlaista tai merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä 2, jonka takia elinkeinonharjoittajan intressi merkin suojaamiseen tavaramerkillä on yleensä suuri. Tässä tutkielmassa tarkastellaan värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyyttä tavaramerkiksi Euroopan unionissa. Ne ovat esimerkkejä epätavanomaisiksi luokiteltavista tavaramerkeistä 3 erotuksena yleensä sanasta, kuviosta tai näiden yhdistelmästä muodostuvaan perinteiseen tavaramerkkiin. Epätavanomaisten tavaramerkkien kehityksen taustalla vaikuttavat markkinointistrategien pyrkimykset kehittää yhä enenevissä määrin keinoja erottaa yrityksen tuotteet toisten yritysten tuotteista. Epätavanomaisilla tavaramerkeillä pyritään vetoamaan kaikkiin ihmisen aisteihin: näköön, kuuloon, hajuun, makuun ja tuntoon. 4 Teknologian kehittyessä on myös epätavanomaisten merkkien määrä ja kiinnostus niiden suojaamiseen tavaramerkillä kasvanut. Tämän kehityksen on huomannut myös Euroopan unioni, joka osin tästä syystä on viime vuosina uudistanut tavaramerkkilainsäädäntöään. Tutkielman aiheen kannalta mielenkiinto kohdistuu kahteen muutokseen: tavaramerkiltä aiemmin vaaditun graafisen esitettävyyden pakon 5 poistamiseen 1. lokakuuta 2017 alkaen 1 Haarmann Mansala 2012, s Salmi ym. 2008, s Esimerkiksi Lukose jakaa epätavanomaiset merkit kahdeksaan eri tyyppiin: ääni, kosketustuntuma, yksittäinen väri, muoto, maku, tuoksu, hologrammi ja liikkuva kuva, ks. Lukose 2015, s Carapeton mukaan mitä tahansa sellaista tavaramerkkiä, jota ei voida luokitella mihinkään perinteisistä tavaramerkkityypeistä, voidaan kutsua epätavanomaiseksi tavaramerkiksi, ks. Carapeto 2016, s Lukose 2015, s Tällaista markkinointistrategiaa kutsutaan englanniksi extreme branding tai sensory branding, ks. tästä esim. Lindström Aiemmin tavaramerkeistä säädettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, , s ) ja silloisesta Euroopan yhteisön tavaramerkistä neuvoston asetuksessa 207/2009/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, , s. 1 78). Tavaramerkiksi kelpasi mikä tahansa merkki, joka voitiin esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen

13 2 sekä tavaramerkin funktionaalisuutta koskevan tavaramerkkidirektiivin 6 (2015/2436/EU, TMerkkiD) 4 (1)(e) artiklan laajentamiseen koskemaan kolmiulotteisten muotomerkkien lisäksi myös muita tavaramerkkityyppejä. 1.2 Tutkimuskysymys, tutkimusmenetelmä ja tutkielman rakenne Tutkielman tarkoituksena on tarkastella värin, äänen, tuoksun ja maun asemaa rekisteröitävänä tavaramerkkinä Euroopan unionissa. Unionin tavaramerkkisäädöksiin tehtyjen uudistusten myötä sekä tavaramerkin esitystapaa että rekisteröinnin estävää funktionaalisuutta koskevaa säännöstä on muutettu. Merkkiä ei ole enää pakko esittää graafisesti, vaan nykyään merkki on voitava esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (TMerkkiD 3 artikla). Tämä muodostaa ensimmäisen tutkielmassa käsiteltävistä kysymyksistä: miten graafisen esittämisen vaatimuksen poistaminen vaikuttaa värin, äänen, tuoksun ja maun esitettävyyteen ja rekisteröitävyyteen tavaramerkkinä. Tavaramerkkidirektiivin 4 (1)(e) artiklan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä, tai jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi, jos merkit muodostuvat yksinomaan (i) tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä; (ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä; (iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä. Säännökseen on lisätty uudistuksen yhteydessä ilmaisu muu ominaispiirre, johon kytkeytyy toinen tutkielmassa käsiteltävistä kysymyksistä: miten TMerkkiD 4(1)(e) artiklan soveltamisalan laajentuminen vaikuttaa värin, äänen, tuoksun ja maun rekisteröitävyyteen tavaramerkiksi. Edellä mainitut kaksi lainsäädäntöuudistusta ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että niillä on päinvastainen tarkoitus. Toisen voidaan katsoa helpottavan merkkien rekisteröintiä, toisen taas vaikeuttavan. Selvää on, että molemmat tulevat vaikuttamaan enemmän tai vähemmän jokaiseen käsiteltävänä olevista merkkityypeistä, mutta miten ja missä muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/2436/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 336, , s. 1 26). Suomessa ollaan säätämässä uutta tavaramerkkilakia, jolla pannaan täytäntöön TMerkkiD sekä hyväksytään ja saatetaan voimaan tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus, ks. HE 201/2018 vp.

14 3 laajuudessa, on epäselvempää. Tästä syystä on perusteltua tutkia lainsäädäntäuudistuksen vaikutusta tutkielmassa käsiteltäviin merkkeihin. Edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan lainopillisen tutkimusmetodin keinoin. Aihetta lähestytään tutkimalla voimassa olevan oikeuden kantaa käyttämällä hyväksi lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyjä tulkintakannanottoja. Tutkielmassa hyödynnetään Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntöä -ja oikeuskäytäntöä sekä eurooppalaista oikeuskirjallisuutta. Tarvittaessa viitataan yhdysvaltalaiseen oikeuskäytäntöön, jos se on perusteltua argumentoinnin kannalta. Koska epätavanomaisiin tavaramerkkeihin liittyvää kirjallisuutta on yleisesti ottaen tuotettu runsaammin Yhdysvalloissa, käytetään myös sikäläistä oikeuskirjallisuutta oikeuslähteenä asiayhteydestä riippuen. Tutkielmassa hyödynnetään aiemman EU-tavaramerkkilainsäädännön aikaista oikeuskäytäntöä etenkin käsiteltäessä tavaramerkin esitystapaa rekisterissä, sillä vaikka graafisen esittämisen vaatimus onkin uudistetun lainsäädännön myötä Euroopassa poistettu, on merkin esittämistä koskeva oikeuskäytäntö suurelta osin vielä merkityksellistä arvioitaessa sitä tapaa, jolla merkki voidaan hyväksytysti esittää rekisterissä. 7 Tämä johtuu siitä, että tavaramerkin on edelleen huolimatta graafisen esittämisvaatimuksen poistamisesta täytettävä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössään ennen lainsäädäntöuudistusta luomat niin kutsutut Sieckmannin seitsemän esitystapaa koskevaa kriteeriä, jotka uudistuksen myötä on siirretty lain tasolle. Tutkielmassa käytetään hyväksi niin ikään Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO), joka ennen lainsäädäntöuudistusta tunnettiin nimellä sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV), 8 ohjeita koskien tavaramerkkiasetuksen (2017/1001/EU, TMerkkiA) soveltamista Euroopan unionin tavaramerkkiin (EU-tavaramerkki, EUTM), koska TMerkkiD on 7 Näin on todennut myös Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), ks. EUIPO Guidelines for the Examination of European Union Trademarks, EUTM Definition, s Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/1001/EU, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan Unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (EUVL L 154, , s. 1 99). Sekundäärilainsäädännön muodostavat TMerkkiA:ta täydentävät komission delegoitu asetus 2018/625/EU, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan Unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta (EUVL L 104, , s. 1 36) sekä komission täytäntöönpanoasetus 2018/626/EU, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan Unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta (EUVL L 104, , s. 1 56).

15 4 sisällöltään yhteneväinen asetuksen kanssa. Tästä syystä tekstissä viitataan pääsääntöisesti vain TMerkkiD:iin. Tavaramerkkiasetuksen direktiiviä vastaava artikla mainitaan vain, jos asiayhteys sitä edellyttää tai artiklan sisältö poikkeaa direktiivin vastaavasta. Tutkielmassa käytetään yhtenäisyyden vuoksi vain voimassa olevan lainsäädännön mukaista terminologiaa siitä huolimatta, että esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tai EUIPO:n nimi tavaramerkin rekisteröinnin tai tuomion antoaikaan on mahdollisesti ollut vielä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tai sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Lähdeluettelossa oikeustapaukset mainitaan tuomion virallisia tunnistetietoja noudattaen. Teollisoikeuksien viraston valituslautakuntien ratkaisut eivät ole yleensä saatavilla suomenkielisinä, jolloin lähdeluettelossa on tunnistetiedoissa EUIPO:n tai SMHV:n sijasta OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market). Tutkielma noudattaa johdonmukaista rakennetta, jossa johdannon kautta edetään ensin kansainväliseen katsaukseen käymällä läpi tavaramerkkejä koskevat merkittävimmät kansainväliset sopimukset kiinnittämällä huomiota myös siihen, mikä on epätavanomaisiksi kutsuttavien tavaramerkkien asema niissä, jos mikään. Tämän jälkeen keskitytään Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmään ja kartoitetaan TMerkkiD:ssä säädetyt tavaramerkin rekisteröintiedellytykset ja rekisteröinnin eväämiseen johtavat perusteet. Kun on selvitetty, mitä merkiltä vaaditaan, jotta se voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, siirrytään käsittelemään värin, äänen, tuoksun ja maun asemaa tavaramerkkeinä. Tällöin käydään läpi suppeasti niiden kykyä muodostaa erottamiskykyinen tavaramerkki. Tämän jälkeen tutkielmassa omistetaan kaksi seuraavaa päälukua käsittelemään tutkimuskysymyksinä olevia graafisen esitystavan poistamisen ja funktionaalisuutta koskevan säännöksen soveltamisalan laajentumisen vaikutuksia tutkielmassa käsiteltäviin merkkeihin. Lopussa tehdään yhteenveto ja kootaan johtopäätökset.

16 5 2 TAVARAMERKIN REKISTERÖINTI 2.1 Kansainväliset sopimukset Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi ne kansainväliset sopimukset, jotka ovat keskeisimmin vaikuttaneet tavaramerkkioikeuden kehittymiseen. Samalla kartoitetaan epätavanomaisten merkkien asema, jos niillä sellainen on, näissä sopimuksissa. Immateriaalioikeutta leimaa runsas kansainvälisten sopimusten määrä. Tavaramerkkien osalta kansainvälisten sopimusjärjestelmien syntyminen on seurausta rajat ylittävän kaupankäynnin lisääntymisestä. Kun kauppaa käydään laajemmin kuin vain yhden valtion alueella, on tavaramerkin haltijan usein ollut välttämätöntä hakea merkille suojaa useammassa eri valtiossa useamman eri oikeusjärjestelmän mukaisesti. 9 Tavaramerkkejä koskevilla kansainvälisillä sopimuksilla pyritään varmistamaan se, että 1) tavaramerkkien haltijat saavat suojaa myös muissakin maissa kuin vain kotimaassaan, että 2) valtiot suojaavat ulkomaisia tavaramerkkien haltijoita samalla tavalla kuin kotimaisia tavaramerkkien haltijoita ja että 3) suoja täyttää tietyn minimitason. 10 Tavaramerkkien kannalta eräs merkittävimmistä kansainvälisistä immateriaalioikeudellisista sopimuksista on maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organization, WIPO) hallinnoima, vuoden 1883 teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS 5/1921), jossa säädetään teollisoikeuksia koskevasta vähimmäissuojasta sekä niin sanotusta kansallisesta kohtelusta eli muiden jäsenvaltioiden kansalaisten asemasta oikeuksien hakijoina. Pariisin yleissopimus ei tarkemmin määrittele tavaramerkin käsitettä, vaan sen 6 (1) artiklan mukaan the conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation. Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä säätelee niin ikään WIPO:n hallinnoima Madridin sopimus ja Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS 12/1996). Tavaramerkille voidaan hakea pöytäkirjan mukaisesti kansainvälistä rekisteröintiä toimittamalla hakemus kansalliselle tai alueelliselle tavaramerkkiviranomaiselle, joka toimittaa hakemuksen edelleen WIPO:lle. Edellytyksenä tavaramerkin kansainväliselle 9 Pitkänen 2016, s Salmi ym. 2008, s. 94.

17 6 rekisteröinnille on se, että hakijalla on rekisteröity kansallinen tai alueellinen tavaramerkki tai hakijalla on vireillä kansallinen tai alueellinen tavaramerkkihakemus. Kuten ei Pariisin yleissopimuskaan, ei myöskään Madridin pöytäkirja sisällä määritelmää tavaramerkistä. Tavaramerkkejä koskevia säännöksiä sisältyy maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) hallinnoiman perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevaan sopimukseen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (SopS 5/1995, TRIPS). Toisin kuin edellä mainitut Pariisin yleissopimus ja Madridin pöytäkirja, TRIPS - sopimus sisältää määritelmän siitä, minkälainen merkki voi olla kelpoinen rekisteröitäväksi tavaramerkiksi. Sen mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista. Sellaiset merkit, erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä. Milloin merkit eivät luonnostaan kykene erottamaan asianomaisia tavaroita tai palveluja, jäsen voi asettaa rekisteröinnin edellytykseksi, että erottamiskykyisyys on hankittu käytön avulla. Jäsen voi edellyttää rekisteröinnin edellytyksenä, että merkit ovat silmin havaittavissa (TRIPS 15(1) artikla). Lista tavaramerkeiksi kelpaavista merkeistä on esimerkinomainen. TRIPS -sopimus ei siten nimenomaisesti sulje rekisteröinnin ulkopuolelle epätavanomaisia merkkejä tai edes sellaisia epätavanomaisia merkkejä, joita ei voida visuaalisesti havaita, vaan jättää tämän jäsenvaltioiden harkintaan. Kansainvälistä tavaramerkkioikeutta koskee myös vuonna 1996 voimaan astunut kansainvälinen tavaramerkkilakisopimus (Trademark Law Treaty, TLT). Sen tarkoituksena oli harmonisoida jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöt, mutta sopimusta koskeviin neuvotteluihin liittyvien ongelmien vuoksi TLT pitää sisällään lähinnä vain rekisteröintimenettelyyn liittyviä teknisluonteisia määräyksiä. Sopimus sulkee nimenomaisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle tietyt epätavanomaiset tavaramerkit: a) this Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

18 7 b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks. (TLT:n 2 (1) artikla). Tämän tutkielman kohteena olevista merkeistä ainoastaan väri olisi TLT:n soveltamisalan piirissä. Viimeisenä esitellään ensimmäinen kansainvälinen sopimusjärjestelmä, joka nimenomaisesti ottaa huomioon epätavanomaiset tavaramerkit: vuonna 2009 voimaan astunut Singaporen sopimus (Singapore Treaty on the Law of Trademarks). Kuten TLT, myös Singaporen sopimuksen tarkoituksena on tavaramerkkilainsäädäntöjen harmonisointi ja se rakentuukin pitkälti TLT:lle. Singaporen sopimus koskee lähinnä tavaramerkin rekisteröintimenettelyä, mutta omaa TLT:tä laajemman soveltamisalan ottamalla huomioon teknologian kehityksen ja sen vaikutuksen tavaramerkkioikeuteen. 11 Sopimuksen 2(1) artiklan mukaan any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law. Sopimuksen soveltamisala on siten laaja ja sallii sellaisten merkkien rekisteröinnin, jotka ovat rekisteröitävissä sopimusosapuolten lainsäädännön puitteissa. Sopimuksen soveltamista koskevissa säännöissä annetaan lisäksi ohjeita siitä, kuinka epätavanomaisiksi luokiteltavat merkit tulee rekisteröintihakemuksessa esittää Keskeiset säännökset Euroopan unionissa Euroopan unionin tavaramerkkioikeus muodostuu TMerkkiA:sta ja TMerkkiD: stä. Tavaramerkkiasetuksessa säädetään koko Euroopan unionin alueella voimassa olevasta EUtavaramerkistä, kun taas TMerkkiD:llä on keskeisiltä osin harmonisoitu unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö. Mainittakoon tässä kohtaa, että Euroopassa on toinenkin alueellinen tavaramerkkijärjestelmä, joka tosin kooltaan on paljon pienempi: Benelux-maiden tavaramerkki, jolla tarkoitetaan merkin suojaamista tavaramerkillä Belgiassa, Alankomaissa ja/tai Luxemburgissa. Merkkiä hallinnoi Beneluxin immateriaalioikeuksien virasto World Intellectual Property Organization, kohta Singapore Treaty on the Law of Trademarks. Suomi on hyväksymässä ja saattamassa Singaporen sopimuksen voimaan tavaramerkkilain uudistamisen yhteydessä, kts. HE 201/2018 vp. Euroopan Unioni ei ole liittynyt Singaporen sopimukseen. 12 Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, s Ks. Benelux Office for Intellectual Property.

19 8 Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, tai kuviot, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai äänet, jos: a) sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; ja b) merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Tavaramerkkiin saadaan yksinoikeudet rekisteröinnin perusteella (TMerkkiD 10(1) artikla). Tavaramerkkiin voidaan saada yksinoikeus myös ilman rekisteröintiä vakiinnuttamalla se käytössä. Näin on esimerkiksi Suomessa, jossa tavaramerkki katsotaan tavaramerkkilain (7/1964, TMerkkiL) 4 a :n mukaan vakiinnutetuksi, jos se on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Euroopan unionissa koko unionin alueella voimassa olevaan EU-tavaramerkkiin saadaan yksinoikeus ainoastaan rekisteröinnillä (TMerkkiA 6 artikla). 2.3 Tavaramerkin rekisteröintiä koskevat edellytykset Euroopan unionissa Tavaramerkkinä voi siis toimia mikä tahansa merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat toisten yritysten tavaroista ja joka voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (TMerkkiD 3 artikla). Tässä alaluvussa käydään yleisesti läpi jokainen edellytys. Tavaramerkin määritelmä Euroopassa on laaja, sillä tavaramerkkinä voi TMerkkiD 3 artiklan mukaan toimia mikä tahansa merkki eikä artiklan lista tavaramerkeiksi kelpaavista merkeistä ole tyhjentävä. Tutkielmassa tarkasteltavista merkeistä värin ja äänen asema rekisteröitäväksi kelpaavina merkkeinä on nimenomaisesti tunnustettu unionin tavaramerkkilainsäädäntöön tehdyn uudistuksen myötä lisäämällä ne TMerkkiD:n esimerkkilistaan. Friedmann on väittänyt tämän osoittavan niiden muuttuneen

20 9 epätavanomaisista merkeistä perinteisiksi tavaramerkeiksi. 14 Myös tuoksu ja maku ovat sellaisia merkkejä, jotka voidaan lähtökohtaisesti rekisteröidä tavaramerkeiksi. Tämä perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen Sieckmann -tapauksessa antamaan ratkaisuun, jossa se määritteli myös sellaisten merkkien voivan toimia tavaramerkkeinä, joita ei voida välttämättä sellaisenaan havaita visuaalisesti, kunhan ne voidaan esittää tavalla, joka on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. 15 Siten vaikka merkki ei ole silmin havaittavissa, voi se silti muodostaa tavaramerkin, jos se esitetään rekisterissä tavalla, joka täyttää yllä mainitut Sieckmannin seitsemän kriteeriä ja se kykenee erottamaan yrityksen tuotteen toisten yritysten tuotteista. Jotta merkki voidaan rekisteröidä, on sen oltava erottamiskykyinen. Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut kantaa tavaramerkin erottamiskykyyn alkuperää ilmaisevana ominaisuutena muun muassa Canon -tapauksessa ja todennut tavaramerkin keskeisenä tehtävänä olevan tavaran tai palvelun alkuperän osoittaminen antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. 16 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin erottamiskykyä arvioidaan suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu sekä suhteessa siihen, kuinka kohdeyleisö mieltää rekisteröitäväksi haetun merkin. 17 Kohdeyleisöllä tarkoitetaan oikeuskäytännössä muodostuneen määritelmän mukaan valistunutta, kohtuullisen tarkkaavaista ja huolellista keskivertokuluttajaa, jonka oletettavat odotukset on otettava 18 huomioon merkin erottamiskykyä arvioitaessa. Erottamiskyvyn tarkan sisällön määrittelemisen on kuitenkin todettu olevan vaikeaa ja erottamiskyvyn eri asteetkin Friedmann 2015, s Asia C-273/00, Sieckmann, EU:C:2003:748, kohta 55. Lisäksi tuomioistuin edellytti merkiltä graafista esitystapaa, mutta kuten tiedetään, tämä vaatimus on poistettu EU-tavaramerkkilainsäädännöstä. Unionin tuomioistuin on myös Dyson- tapauksessa todennut merkin käsitteen koskevan kaikkia viestejä, jotka voidaan havaita jollain ihmisen viidestä aistista, ks. asia C-321/03, Dyson, EU:C:2007:51, kohta Asia C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, kohta Ks. esim. yhdistetyt asiat C-53/01 - C55/01, Linde, EU:C:2003:206, kohta 40; yhdistetyt asiat C-344/10 P ja C345/10 P, Freixenet, EU:C:2011:680, kohta 42 ja asia C-25/05 P, Storck, EU:C:2006:422, kohta Ks. esim. asia C-210/96, Springenheide, EU:C:1998:369, kohta 37; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, kohta 26. Onko kuluttaja tarkkaavaisempi tai herkempi erottamaan tuotteen toisista tuotteista, jos tuotteen myyntihinta on korkeampi? Torremansin mukaan kuluttajien tarkkaavaisuusaste vaihtelee ostotapahtuman/tuotteen tärkeyden ja hinnan/arvon mukaan. Kuluttajan voidaan olettaa olevan tarkkaavaisempi ostaessaan esimerkiksi autoa kuin vaikka pullon vettä), kts. Torremans 2016, s Drockila on jakanut merkit neljään eri luokkaan sen perusteella, kuinka voimakas on niiden kyky erottautua: erittäin erottamiskykyiset merkit, suggestiiviset merkit, kuvailevat merkit ja geneeriset merkit, ks. Drockila 1989, s. 219, 222, 226.

21 10 rajoiltaan häilyviksi. 20 Unionin tuomioistuimen Henkel -tapauksen mukaan erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma. Tällöin on ensin tutkittava niitä osatekijöitä, joista merkki koostuu, jonka jälkeen voidaan analysoida näiden osatekijöiden muodostamaa kokonaisvaikutelmaa. 21 Jos merkki ei ole luontaisesti erottamiskykyinen, voi se saavuttaa erottamiskyvyn sen markkinoilla olon seurauksena eli käytön kautta. Merkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä arvioidaan samoin kuin erottamiskykyä yleensä eli suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu sekä siihen, miten kyseessä oleva kohderyhmä mieltää merkin. 22 Vähintään merkittävän osan relevanteista kuluttajista on erotettava tuote toisista tuotteista ja käsitettävä sen olevan peräisin tietystä yrityksestä. 23 Erottamiskyvyn arviointi ei vaihtele merkkityypistä riippuen. Tämä on nimenomaisesti todettu Philips -tapauksessa, jossa unionin tuomioistuin linjasi, että erottamiskykyä koskevia arviointikriteerejä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin tavaramerkkeihin. 24 Väriin, ääneen, tuoksuun, makuun tai muihinkaan epätyypillisiksi luokiteltaviin merkkeihin ei siten sovelleta perinteisistä merkeistä poikkeavaa arviointia. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että usein epätavanomaisten merkkien kyky erottautua on heikompi kuin 25 perinteisempien. Tämä saattaa joskus epätavallisen merkin rekisteröintiä hakevan 20 Salmi ym. 2008, s Asia C-144/06 P, Henkel KGaA, EU:C:2007:577, kohdat 39 ja Ks. asia C-108/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH, EU:C:1999:230, kohdat 49, 51 52, jossa unionin tuomioistuin määritteli kriteereitä sen arvioimiseksi, onko merkki muuttunut käytön seurauksena erottamiskykyiseksi: a) toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista; b) toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuuden, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyyden, maantieteellisen laajuuden ja keston, sen, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen ja sen, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot; c) vähintään merkittävän osan asianomaisesta kohderyhmästä on tunnistettava tavaramerkin perusteella tavara tietyn yrityksen tavaraksi. Erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään prosenttiosuuksien tai muiden sen kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. 23 EUIPO Guidelines for Examination of European Unionin Trademarks, Acquired Distinctiveness Through Use, s Asia C-299/99, Philips, EU:C:2002:377, kohta Ks. esim. asia C-104/01, Libertel, EU:C:244, kohta 65, jossa EUT totesi värimerkkien kohdalla sen, että kuluttaja ei ole tottunut graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa olettamaan tuotteen värin tai tuotteen pakkauksen värin perusteella tuotteen olevan peräisin tietystä yrityksestä, koska yksittäistä väriä sellaisenaan ei lähtökohtaisesti käytetä nykyajan liike-elämässä tuotteen yksilöimiskeinona. Myös Roth on todennut sen, että kuluttaja tunnistaa helposti sanamerkin tai logon perusteella tuotteen alkuperän, kun taas esimerkiksi värin, äänen tai tuoksun kohdalla kuluttaja ei välttämättä edes käsitä kyseessä olevan tavaramerkki, joka indikoisi tuotteen olevan peräisin tietystä yrityksestä, ks. Roth 2005, s. 460.

22 11 mielessä kääntyä epäilykseksi siitä, että hänen merkkiinsä on sen epätavanomaisuudesta johtuen sovellettu ankarampia arviointikriteereitä. 26 Jos merkki halutaan suojata koko Euroopan unionin laajuisena tavaramerkkinä, on otettava huomioon se, että EU-tavaramerkki on luonteeltaan yhtenäinen ja sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Teollisoikeuksien viraston soveltamisohjeissa todetaan, että unionin tavaramerkin rekisteröinti on hylättävä, vaikka merkki olisi vain osassa unionia erottamiskyvytön. 27 Käytön kautta saavutettu erottamiskyky on EUIPO:n mukaan näytettävä toteen niillä alueilla, joissa merkki ei ole luontaisesti erottamiskykyinen. 28 Käytön kautta erottamiskykyiseksi muuttumisen toteennäyttäminen voi teollisoikeuksien viraston mukaan muodostua erityisen vaikeaksi erityisesti kolmiulotteisille muotomerkeille ja värimerkeille. Kuluttajien käsitys näiden merkkien luontaisesta erottamiskyvyttömyydestä on todennäköisesti sama läpi unionin jäsenvaltioiden 29, jolloin todennäköisyys sille, että kolmiulotteisen tai väriä sellaisenaan koskevan merkin hakija joutuu osoittamaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn, on suuri. Tästä syystä EUT on oikeuskäytännössään linjannut, että vaikka käytön kautta saavutettu erottamiskyky tulee näyttää toteen koko unionin alueella, olisi se kuitenkin hakijalle kohtuutonta, jos hänen pitäisi todistaa tämä jokaisen jäsenvaltion kohdalla erikseen. 30 Hakijan esittämästä käyttönäytöstä voidaan siten joissakin tapauksissa vetää laajempiakin johtopäätöksiä huolimatta siitä, että esitetty näyttö ei kata jokaista jäsenvaltiota erikseen. 31 Kokoavasti voidaan todeta, että jos merkki ei ole luontaisesti erottamiskykyinen eikä merkin haltija onnistu näyttämään sen muuttuneen käytönkään kautta erottamiskykyiseksi, ei se silloin kykene erottamaan yrityksen tuotteita toisten yritysten tuotteista ja on siten tavaramerkkioikeudellisesti rekisteröintikelvoton 26 Näin oli esim. asiassa C-447/02, KWS Saat AG, EU:C:2004:649, kohta EUIPO Guidelines for Examination of European Unionin Trademarks, Acquired Distinctiveness Through Use, s EUIPO Guidelines for Examination of European Unionin Trademarks, Acquired Distinctiveness Through Use, s EUIPO Guidelines for Examination of European Unionin Trademarks, Acquired Distinctiveness Through Use, s Asia C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, EU:C:2012:307, kohta EUIPO Guidelines for Examination of European Unionin Trademarks, Acquired Distinctiveness Through Use, s. 8.

23 12 Viimeinen rekisteröintiedellytys koskee tutkielman toista tutkimuskysymystä eli merkin esittämistä rekisterissä: tavaramerkkiä ei ole enää välttämätöntä esittää rekisterissä graafisella tavalla, vaan tavalla, jonka perusteella toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää merkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Esitystavan on oltava sellainen, jonka perusteella viranomainen tai yleisö tunnistaa merkin ja kykenee ymmärtämään sen, mitä merkillä tarkalleen ottaen suojataan. Nykyään tavaramerkki olisi voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä, eikä siten välttämättä graafisella tavalla, kunhan esitystapa tarjoaa oikeusvarmuuden ja moitteettoman hallinnon kannalta tyydyttävät takeet. 32 Nämä takeet täyttyvät, kun merkki esitetään tavalla, joka on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Jotta tavaramerkkirekisteriä käyttävillä olisi unionin tuomioistuimen Sieckmann -tapauksessa lausuman mukaan mahdollisuus määritellä tavaramerkin rekisteröinnin perusteella merkin tarkka luonne, on merkin esitystavan oltava itsessään täydellinen, helposti saatavissa ja ymmärrettävä. 33 Tavaramerkistä on lisäksi voitava tehdä tarkka ja muuttumaton havainto, jotta voidaan taata kyseessä olevan merkin osoittavan alkuperän. Esitystavan on siten oltava kestävä ottaen huomioon tavaramerkin rekisteröinnin keston ja sen, että merkin rekisteröinti on mahdollista uusia pitkiksikin ajoiksi. 34 Esitystavan tarkoituksena on poistaa subjektiiviset tekijät merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista, jonka takia esityksen on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen. 35 Tavaramerkin on edelleen täytettävä edellä mainitut, Sieckmann - tapauksessa luodut seitsemän esitystapaa koskevaa kriteeriä, vaikka merkin visuaalista esittämistä ei enää vaadita. Sieckmannin kriteerit onkin nimenomaisesti nyt sisällytetty unionin tavaramerkkisäädöksiin Tavaramerkin rekisteröintiä koskevat ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet Merkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, on se julistettava mitättömäksi, jos jokin TMerkkiD 4 artiklassa säädetyistä ehdottomista rekisteröintiesteistä täyttyy. Ehdottomat rekisteröintiesteet otetaan huomioon ex officio. Tässä esitellään ainoastaan tutkielman kannalta olennaisimmat ehdottomat rekisteröintiesteet. 32 Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kohta Asia C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, kohta Asia C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, kohta Asia C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, kohta Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kohta 13 ja TMerkkiA:n johdanto-osan kohta 10.

24 13 Tavaramerkkidirektiivin 4(1)(a) artiklan mukaan sellaisia merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei saa rekisteröidä. Tällä viitataan TMerkkiD 3 artiklassa säädettyyn määritelmään tavaramerkistä eli merkeistä, jotka voivat muodostaa tavaramerkin. Jos merkki ei voi muodostaa tavaramerkkiä, ei sitä luonnollisesti voi myöskään rekisteröidä. Merkkiä, jolta puuttuu erottamiskyky, ei TMerkkiD 4(1)(b) artiklan perusteella saa rekisteröidä. Direktiivin 4(1) artiklan (c) -alakohdan mukaan myöskään yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia eivät ole rekisteröintikelpoisia. Edellä mainittuja kutsutaan kuvaileviksi tavaramerkeistä. Tavaramerkkidirektiivi kieltää myös sellaisten merkkien rekisteröinnin, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi (TMerkkiD 4(1)(d)). Kyse on geneerisiksi kutsuttavista merkeistä. Myöskään sellaisia merkkejä ei TMerkkiD 4(1) artiklan (e) - alakohdan mukaan rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan (i) tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä; (ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta tai muusta ominaispiirteestä; (iii) tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä. Tutkielman toisen tutkimuskysymyksen muodostava TMerkkiD 4(1)(e) artikla koski aiemmin vain kolmiulotteisia muotomerkkejä, mutta säännökseen lisättiin unionin tavaramerkkilainsäädännön uudistamisen yhteydessä ilmaisu muu ominaispiirre. Tällä tavalla sen soveltamisala laajentui koskemaan kaikkia merkkityyppejä. Rekisteröinti voidaan siten tulevaisuudessa evätä miltä tahansa merkiltä, joka muodostuu yksinomaan sellaisesta ominaispiirteestä, joka on tavaralle luonteenomainen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tai vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Direktiivin 4(1)(e) artiklan (i-iii) alakohtien taustalla vaikuttaa se seikka, että elinkeinonharjoittajien välisen kilpailun säilymisen kannalta olisi ongelmallista, jos tavaramerkki voitaisiin myöntää sellaiselle muodolle tai muulle ominaispiirteelle, joka on tavaralle luonteenomainen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tai vaikuttaa oleellisesti tavaran arvoon. Säännöksen tarkoituksena on estää yhdelle toimijalle myönnettävä monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita kuluttaja saattaa haluta

25 14 37 olevan myös tämän yhden toimijan kilpailijoiden tavaroissa. Kyse on siten funktionaalisten ominaisuuksien pitämisestä vapaana kilpailulle. Säännös palvelee lisäksi sitä perimmäistä tarkoitusta, jossa vältetään sellaisia tilanteita, jossa tavaramerkin suomaa jatkuvaa yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joita koskevat tietyt vanhentumisajat. 38 Tämä tarkoittaa muita immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tekijänoikeutta ja mallisuojaa. Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan yksinomaan muusta ominaispiirteestä muodostuvalla merkillä? Teollisoikeuksien viraston mukaan merkki koostuu yksinomaan tavaran muodosta tai muusta ominaispiirteestä silloin, kun kaikki sen tärkeimmät ominaisuudet ovat seurausta tavaran luonteenomaisuudesta, ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttavat olennaisesti tavaran arvoon. 39 Teollisoikeuksien virasto on todennut muun ominaispiirteen ilmaisun soveltunevan suurimpaan osan sellaisista tavaramerkeistä, jotka ovat TMerkkiD 4(1)(b) ja/tai (c) artiklan sekä TMerkkiA 7(1)(b) ja/tai (c) artiklan mukaisesti erottamiskyvyttömiä tai kuvailevia. 40 Tämän perusteella voidaan jo todeta, että säännös mitä todennäköisimmin tulee vaikeuttamaan epätavanomaisten merkkien rekisteröintiä, sillä esimerkiksi väri, ääni, tuoksu tai maku voidaan tulkita merkiksi, joka muodostuu yksinomaan muusta ominaispiirteestä. Graafista esitystapaa koskevan pakon poistuttua on rekisteröitävissä olevien merkkien määrän oletettu kasvavan, jonka takia tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä on ollut tarpeen tasapainottaa laajentamalla merkin hylkäämistä koskevien perusteiden soveltamisalaa. 41 Yhteenvetona voidaan todeta, että sellaisen merkin rekisteröinti evätään, joka a) ei kykene toimimaan tavaramerkkinä, b) on erottamiskyvytön, c) kuvaileva tai d) tavanomainen eli geneerinen tai e) funktionaalinen. Tavaramerkkidirektiivin 4(4) artikla sisältää kuitenkin poikkeuksen edellä mainittuun pääsääntöön: rekisteröintiä ei saa evätä TMerkkiD 4(1) artiklan (b d) -alakohtien perusteella, jos merkki on muuttunut käytön kautta 37 Asia C-299/99, Philips, EU:C:2002:377, kohta Asia C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, kohta EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Shapes or Other Characteristics with an Essentially Technical Function, Substantial Value or Resulting from the Nature of the Goods, s EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Shapes or Other Characteristics with an Essentially Technical Function, Substantial Value or Resulting from the Nature of the Goods, s International Trademark Association, kohta EU Trademark Law Reform Series: Implications for Nontraditional Marks.