OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 6 KÄYTÖN TODISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 1

Sisällysluettelo 1 Yleiset toteamukset... 5 1.1 Käytön todistamisen tarkoitus... 5 1.2 Lainsäädäntökehys... 5 1.2.1 Tavaramerkkiasetus ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetus... 5 1.2.1.1 Tavaramerkkiasetuksen 15 artikla rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys... 5 1.2.1.2 Tavaramerkkiasetuksen 42 artikla käytön puuttumisen vaikutukset... 6 1.2.1.3 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 sääntö menettelysäännöt, todisteet ja kieli... 7 1.2.2 Tavaramerkkidirektiivi ja direktiivin täytäntöönpaneva kansallinen lainsäädäntö... 8 2 Aineellinen oikeus... 8 2.1 Tosiasiallinen käyttö: unionin tuomioistuimen periaatteet... 8 2.2 Tosiasiallinen käyttö: viraston todisteiden osalta soveltama käytäntö.. 9 2.3 Käytön luonne: käyttö tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa... 11 2.3.1 Ilmaisu käytön luonne... 11 2.3.2 Käyttö tavaramerkkinä... 11 2.3.3 Julkinen käyttö elinkeinotoiminnassa... 13 2.3.3.1 Julkinen käyttö ja sisäinen käyttö... 13 2.3.3.2 Kaupalliset toimet ja myynninedistämistoimet... 13 2.3.4 Käyttö tavaroita tai palveluja varten... 14 2.3.4.1 Käyttö tavaroita varten... 14 2.3.4.2 Käyttö palveluja varten... 15 2.3.4.3 Käyttö mainonnassa... 15 2.3.4.4 Käyttö internetissä... 17 2.4 Käyttöpaikka... 18 2.4.1 Käyttö kotimaisilla markkinoilla... 18 2.4.2 Yhteisön tavaramerkki: käyttö Euroopan unionissa... 19 2.4.3 Kansalliset tavaramerkit: käyttö asiaankuuluvassa jäsenvaltiossa... 20 2.4.4 Käyttö maastavientiä ja maahantuontia varten... 20 2.5 Käyttöaika... 21 2.5.1 Aikaisempi tavaramerkki rekisteröitynä vähintään viisi vuotta... 21 2.5.1.1 Yhteisön tavaramerkit... 21 2.5.1.2 Kansalliset tavaramerkit... 21 2.5.1.3 Jäsenvaltion nimeävät kansainväliset rekisteröinnit... 22 2.5.1.4 Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit... 24 2.5.2 Merkityksellinen ajanjakso... 24 2.5.3 Yhteenveto... 25 2.6 Käytön laajuus... 26 2.6.1 Vaatimukset... 26 2.6.2 Esimerkkejä riittämättömästä käytöstä... 27 2.6.3 Esimerkkejä riittävästä käytöstä... 28 2.7 Merkin käyttö muussa kuin rekisteröidyssä muodossa... 30 2.7.1 Johdanto... 30 2.7.2 Tuomioistuimen vaatimukset... 31 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 2

2.7.3 Viraston käytäntö... 31 2.7.3.1 Lisäykset... 32 2.7.3.2 Poistot... 37 2.7.3.3 Muut muutokset... 41 2.8 Käyttö niissä tavaroissa ja palveluissa, joita varten merkki on rekisteröity... 47 2.8.1 Tavaroiden ja palvelujen, joissa merkkiä käytetään, sekä tavaroiden ja palvelujen luettelon vertailu... 48 2.8.2 Luokituksen merkitys... 49 2.8.3 Käyttö ja rekisteröinti luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä varten... 49 2.8.4 Käyttö tavaroiden/palvelujen alaryhmiä ja samankaltaisia tavaroita/palveluja varten... 50 2.8.4.1 Aikaisempi merkki on rekisteröity laajaa tavaroiden/palvelujen ryhmää varten... 50 2.8.4.2 Aikaisempi merkki on rekisteröity tarkkaan määritettyjä tavaroita/palveluja varten... 52 2.8.4.3 Esimerkkejä... 52 2.8.5 Merkin käyttö rekisteröityihin tavaroihin liittyvissä osissa ja myynnin jälkeisissä palveluissa... 55 2.9 Käyttö merkin haltijana tai merkin haltijan nimissä... 55 2.9.1 Käyttö merkin haltijana... 55 2.9.2 Käyttö valtuutettuina kolmansina osapuolina... 56 2.9.3 Yhteismerkkien käyttö... 56 2.10 Laillinen käyttö... 57 2.11 Käyttämättä jättämisen perustelu... 57 2.11.1 Liiketoimintariskit... 57 2.11.2 Valtion tai tuomioistuimen väliintulo... 58 2.11.3 Puolustavat rekisteröinnit... 59 2.11.4 Ylivoimainen este... 59 2.11.5 Perustelluista syistä käyttämättä jättämisen seuraukset... 59 3 Menettely... 60 3.1 Hakijan pyyntö... 60 3.1.1 Pyynnön määräaika... 60 3.1.2 Pyynnön on oltava selkeä, yksiselitteinen ja ehdoton... 61 3.1.3 Hakijan oikeus pyytää ensin käytön todistamista... 62 3.1.4 Menettely, kun pyyntö ei ole pätevä... 62 3.2 Viraston esittämä nimenomainen pyyntö... 63 3.3 Väitteentekijän toimet: käytön todistaminen... 63 3.3.1 Käytön todistamisen määräaika... 63 3.3.2 Todistuskeinot... 64 3.3.2.1 Periaatteet... 64 3.3.2.2 Viittaukset... 66 3.3.2.3 Vakuutukset... 66 3.4 Hakijan toimet... 68 3.4.1 Todisteiden toimittaminen hakijalle... 68 3.4.2 Riittämättömät todisteet käytöstä... 68 3.4.3 Hakija ei ryhdy toimiin... 69 3.4.4 Pyynnön virallinen peruuttaminen... 69 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 3

3.5 Väitteentekijän lisätoimet... 69 3.6 Käytön todistamista koskevan menettelyn kieli... 70 3.7 Päätös... 70 3.7.1 Viraston toimivalta... 70 3.7.2 Päätöksenteon tarve... 71 3.7.3 Toimitettujen todisteiden kokonaisarviointi... 71 3.7.4 Esimerkkejä... 72 3.7.4.1 Tosiasiallinen käyttö katsottiin toteen... 72 3.7.4.2 Tosiasiallista käyttöä ei katsottu toteen... 73 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 4

1 Yleiset toteamukset 1.1 Käytön todistamisen tarkoitus Yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö velvoittaa rekisteröidyn tavaramerkin omistajaa käyttämään tavaramerkkiä tosiasiallisesti. Käyttöä koskevaa velvoitetta ei sovelleta välittömästi aikaisemman merkin rekisteröinnin jälkeen. Sen sijaan rekisteröidyn tavaramerkin omistajaan sovelletaan viiden vuoden suoja-aikaa, jonka aikana merkin käyttöä ei tarvitse todistaa tavaramerkkioikeuden säilyttämiseksi. Tämä koskee esimerkiksi väitteen perustamista merkkiin viraston väitemenettelyssä. Suoja-ajan päättymisen jälkeen omistajaa voidaan pyytää osoittamaan aikaisemman merkin käyttö asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Ennen kyseisen ajanjakson päättymistä merkki voidaan täysin suojata virallisen rekisteröinnin perusteella. Vaatimuksella aikaisempien merkkien tosiasiallisen käytön osoittamisesta pyritään rajoittamaan rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien määrää ja siten myös niiden keskinäisiä ristiriitoja. Tämä tulkinta saa vahvistuksen direktiivin 89/104/ETY kahdeksannessa perustelukappaleessa, jossa viitataan nimenomaisesti tähän tavoitteeseen (tuomio 12.3.2003, T-174/01, Silk Cocoon, 38 kohta). Tavaramerkin käytön todistamista viraston väitemenettelyssä koskevan vaatimuksen osalta on muistettava, että tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksena ei ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (tuomio 8.7.2004, T-334/01, Hipoviton, 32 kohta, ja tuomio 8.7.2004, T-203/02, VITAFRUIT, 38 kohta). Virasto ei tutki ex officio, onko aikaisempaa merkkiä käytetty vai ei. Asiaa koskeva tutkimus suoritetaan vain, jos yhteisön tavaramerkin hakija nimenomaisesti pyytää käytön todistamista. Mikäli oikeudelliset edellytykset täyttyvät, pyynnöllä on tavaramerkkiasetuksessa ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa määritettyjä menettelyllisiä ja sisällöllisiä vaikutuksia. 1.2 Lainsäädäntökehys Lainsäädäntökehys sisältää tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen säännökset sekä tavaramerkkidirektiivin säännökset sellaisena kuin ne on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. 1.2.1 Tavaramerkkiasetus ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetus 1.2.1.1 Tavaramerkkiasetuksen 15 artikla rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklassa säädetään rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskevista aineellisista perusvaatimuksista. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 5

palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, ja yhteisön tavaramerkin asettaminen tavaroihin tai niiden päällyksiin yhteisössä ainoastaan maastavientiä varten on myös tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön. 1.2.1.2 Tavaramerkkiasetuksen 42 artikla käytön puuttumisen vaikutukset Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa käsitellään käytön puuttumisen vaikutuksia väitemenettelyn osalta. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavasti: Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohdan mukaan: Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä. Tavaramerkkiasetus ei sisällä nimenomaista säännöstä siitä, että tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä voitaisiin pitää aikaisemman kansallisen tavaramerkin käyttönä. Rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskevan velvollisuuden käsite on kuitenkin harmonisoitu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä lokakuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 10 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla. Näin ollen tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltaminen myös aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin on asianmukaista. Lisäksi tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sanamuodosta johtuu, että käytön todistamista voidaan pyytää vain, jos aikaisempi oikeus on Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 6

tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisön tavaramerkki tai muu tavaramerkki, joka on voimassa Euroopan unionissa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Koska tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla esitetty väite ei voi perustua 8 artiklan 2 kohdan a kohdassa tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin tai muuhun tavaramerkkiin, yhteisön tavaramerkin hakija ei voi pyytää todisteita aikaisempien oikeuksien käytöstä sellaisten oikeuksien osalta, joihin asianomaisen säännöksen nojalla esitetyssä väitteessä on vedottu. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohta kuitenkin velvoittaa väitteentekijää todistamaan merkin käytön, jos asianomaisen aikaisemman liike-elämässä käytetyn oikeuden vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan osalta viraston käytäntö on, että aikaisempaa käytön todistamista koskevia pyyntöjä ei voi esittää. Tämä johtuu siitä, että tällaiset aikaisemmat oikeudet kattavat sekä Euroopan unionin tai Euroopan unionin jäsenvaltion alueella voimassa olevat tavaramerkit (yhteisön tavaramerkit, kansalliset tavaramerkit, teollis- ja tekijänoikeudet) että vain kansallisesti voimassa olevat tavaramerkit, ja jälkimmäisten osalta ei voi tavaramerkkiasetuksen nojalla esittää käytön todistamista koskevia pyyntöjä. Jos käytön todistamista koskevia pyyntöjä voitaisiin esittää vain tiettyjen maiden tavaramerkkien osalta, käytäntö olisi syrjivä. Ottaen huomioon tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 3 kohdan suojausta koskevan erityisen aihepiirin, vaikka aikaisempien oikeuksien käytöllä tai käytön puutteella voi olla merkitystä yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa esitettyjen perusteiden kannalta, väitteentekijää ei voida velvoittaa tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohdan nojalla todistamaan käyttöä aikaisempien oikeuksien osalta. 1.2.1.3 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 sääntö menettelysäännöt, todisteet ja kieli Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan mukaisesti, jos väitteentekijän on tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohdan mukaisesti käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, sekä todisteet näiden tietojen tueksi 4 kohdan mukaisesti. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 4 kohdan mukaisesti todistusaineiston on koostuttava kirjallisista tiedonannoista, ja se on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, tuoteluetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä tavaramerkkiasetuksen 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 5 kohdan mukaisesti käytön todistamista koskevan pyynnön esittämisen yhteydessä voidaan esittää myös huomautuksia väitteen perusteista. Nämä huomautukset voidaan jättää yhdessä niiden huomautusten kanssa, jotka esitetään vastauksena käytön todistamiseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 7

Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohdan mukaisesti, jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettu muulla kuin väitemenettelyn kielellä, virasto voi vaatia väitteentekijää jättämään käännöksen todisteista väitemenettelyn kielellä asettamansa määräajan kuluessa. 1.2.2 Tavaramerkkidirektiivi ja direktiivin täytäntöönpaneva kansallinen lainsäädäntö Tavaramerkkidirektiivin 10 artikla sisältää vastaavat säännökset kuin tavaramerkkiasetuksen 15 artikla sillä erotuksella, että ilmaisu ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön on korvattu ilmaisulla ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön. 2 Aineellinen oikeus 2.1 Tosiasiallinen käyttö: unionin tuomioistuimen periaatteet Ilmaisulle tosiasiallinen käyttö ei anneta määritelmää tavaramerkkiasetuksessa eikä tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa. Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä unionin tuomioistuin ) on kuitenkin määrittänyt useita tärkeitä periaatteita kyseisen ilmaisun tulkinnasta. Minimax (tuomio 11.3.2003, C-40/01, Minimax ): tuomioistuin määritti seuraavat periaatteet: Tosiasiallinen käyttö merkitsee sitä, että merkkiä todella käytetään. (35 kohta) Tosiasiallinen käyttö merkitsee sitä, ettei tavaramerkkiä käytetä vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuksien säilyttämiseksi. (36 kohta) Tosiasiallisen käytön on oltava tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. (36 kohta) Tästä seuraa, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. (37 kohta) Tavaramerkkiä on siis käytettävä niiden tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä, joita myydään tai joiden myynti, jota yritys valmistelee esimerkiksi mainoskampanjalla hankkiakseen asiakkaita, aloitetaan välittömästi. (37 kohta) Tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän ja joita ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. (38 kohta) Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 8

Asiassa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavaran tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus otetaan huomioon. (39 kohta) Ei siis ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on aina määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla. (39 kohta) La Mer (määräys 27.1.2004, C-259/02, Laboratoire de la mer ): unionin tuomioistuin tarkensi asiassa Minimax määritettyjä periaatteita seuraavalla tavalla: Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, on riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, käytön tiheys ja säännöllisyys, se seikka, käytetäänkö tavaramerkkiä sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä vai ainoastaan eräiden tavaroiden tai palvelujen myynnissä, sekä vielä tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, jonka esittäminen kuuluu sen haltijalle. (22 kohta) Jos tavaramerkkiä käyttää ainoastaan yksi asiakas, joka on niiden tuotteiden maahantuoja, joille tavaramerkki on rekisteröity, se voi olla riittävä osoitus siitä, että käyttö on tosiasiallista, mikäli ilmenee, että tavaramerkin haltijalla on kyseiselle maahantuonnille todellinen kaupallinen peruste. (24 kohta) Sääntöä, jolla asetettaisiin vähimmäismäärä, ei voida määrittää. (25 kohta) 2.2 Tosiasiallinen käyttö: viraston todisteiden osalta soveltama käytäntö Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklassa edellytetään todisteita aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä. Näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisen ja riittävän käytön (tuomio 18.1.2011, T-382/08, Vogue, 22 kohta). Vetoaminen todennäköisiin perusteisiin ei riitä. Virasto ei myöskään voi ex officio määrittää aikaisempien merkkien tosiasiallisen käytön olemassaoloa. Myös väitetysti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden on toimitettava todisteet aikaisempien merkkien tosiasiallisesta käytöstä. Virasto ei välttämättä vaadi lukuisia todisteita tosiasiallisesta käytöstä. Unionin tuomioistuin on todennut, ettei lähtökohtaisesti ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei, eikä näin ollen voi olla olemassa objektiivista sääntöä, jolla asetettaisiin lähtökohtaisesti vähimmäismäärä todisteille, joiden perusteella käyttö olisi riittävää. Joten vaikka käyttö on pystyttävä todistamaan, riittävien todisteiden vähimmäismäärä riippuu kunkin tapauksen olosuhteista. Tavaroista ja palveluista sekä asianomaisista markkinoista riippuen yleisen säännön mukaan tavaramerkin erittäin vähäinenkin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 9

käyttö voi siten olla riittävää tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste (tuomio 23.9.2009, T-409/07, Acopat, 35 kohta ja siinä viitattu oikeuskäytäntö, ja tuomio 2.2.2012, T-387/10, Arantax, 42 kohta). Toisin sanoen todisteet ovat riittävät, jos käytön osoittavat todisteet voivat osoittaa sellaisen käytön, jonka perusteella virasto voi katsoa, ettei tavaramerkkiä käytetä vain tavaramerkkioikeuksien säilyttämiseksi. Joissakin tapauksissa suhteellisen vähäinenkin myynti voi riittää osoittamaan, ettei tavaramerkkiä käytetä vain symbolisesti. Tämä pätee etenkin kalliisiin tavaroihin (päätös 4.9.2007, R 0035/2007-2, DINKY, 22 kohta). Vaikka hyvin vähäinenkin käyttö voi riittää todisteeksi tietyissä tilanteissa, tavaramerkin haltijan tulisi silti toimittaa käytöstä kattavat todisteet. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohdan mukaisesti käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Käytön osoittavia todisteita koskevat vaatimukset ovat yhteisesti vaikuttavia (tuomio 5.10.2010, T-92/09, STRATEGI, 43 kohta). Tämä tarkoittaa sitä, että väitteentekijän toimittamista tiedoista on ilmettävä edellä edellytetyt seikat sekä niitä koskevat todisteet. Sitä, että ovatko ilmoitetut tiedot ja todisteet tavaramerkin käytön paikan, ajan, laajuuden ja luonteen osalta riittävät, on arvioitava kaikkien toimitettujen todisteiden valossa. Kunkin asiaankuuluvan seikan arviointi erikseen toisistaan ei ole asianmukaista (tuomio 17.2.2011, T-324/09, Friboi, 31 kohta). Virasto arvioi toimitetut todisteet näin ollen kokonaisuutena. Kunkin asian kaikki olosuhteet on otettava huomioon, ja kaikki toimitetut materiaalit on arvioitava yhdessä muiden todisteiden kanssa. Vaikka yksittäiset todisteet voivatkin siis olla riittämättömät osoittamaan aikaisemman tavaramerkin käytön, ne voivat osaltaan yhdessä muiden todisteiden ja tietojen kanssa pystyä näyttämään merkin käytön toteen. Käyttöä koskevat todisteet voivat olla luonteeltaan epäsuoria tai aihetodisteita; tällaista voi olla esimerkiksi näyttö, joka koskee merkin haltijan markkinaosuutta asianomaisilla markkinoilla, asiaankuuluvien tavaroiden maahantuontia, tarpeellisten raaka-aineiden tai pakkausmateriaalien toimittamista merkin omistajalle tai asiaankuuluvien tavaroiden viimeistä voimassaolopäivää. Epäsuorilla todisteilla voi olla merkittävä rooli toimitettujen todisteiden kokonaisarvioinnissa. Niiden todistusarvo on näin ollen arvioitava huolellisesti. Esimerkiksi 8.7.2010 annetun tuomion T-30/09, peerstorm, 42 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa todetaan, että tuoteluettelot yksinään voivat tietyissä tapauksissa olla riittävät todisteet käytön laajuudesta. Toimitetun näytön todistusarvoa arvioitaessa on otettava huomioon asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen laji. Esimerkiksi tietyillä markkinoilla voi olla yleinen käytäntö, että tavarat ja palvelut itsessään eivät ilmennä tavaramerkin käytön paikkaa, aikaa, laajuutta tai luonnetta. Tällaisissa tapauksissa ei siten ole asianmukaista jättää käyttöä osoittavia todisteita huomioimatta, vaikka kyseisissä tapauksissa osoitus käytöstä löytyvätkin muista toimitetuista todisteista. Kaikki toimitetut todisteet on huolellisesti arvioitava, jotta voidaan määrittää, osoittavatko ne tosiasiallisesti tavaramerkin käytön viiden vuoden kuluessa ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista (lisätietoja jäljempänä kohdassa 2.5) tai tavaramerkin käytön asiaankuuluvalla alueella (lisätietoja jäljempänä kohdassa 2.4). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 10

Etenkin tilauksissa, laskuissa ja tuoteluetteloissa ilmoitetut päivämäärät ja paikat tutkitaan huolellisesti. Todisteet, jotka eivät osoita käyttöä koskevaa ajankohtaa, voivat silti kokonaisarvioinnin kannalta olla asiaankuuluvia, ja ne voidaan ottaa huomioon yhdessä päiväyksen sisältävien todisteiden kanssa (tuomio 17.2.2011, T-324/09, Friboi, 33 kohta). Tämä menettely on erityisen yleistä sellaisten markkinoiden osalta, joilla tavarat ja palvelut itsessään eivät ilmennä/osoita tavaramerkin käytön aikaa (päätös 5.9.2001, R 0608/2000-4, Palazzo, 16 kohta, jossa todetaan, että jäätelölistat on harvoin päivätty). Käytännön esimerkkejä edellä kuvattujen yleisten periaatteiden täytäntöönpanosta on jäljempänä kohdassa 3.7.4. 2.3 Käytön luonne: käyttö tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa 2.3.1 Ilmaisu käytön luonne Ilmaisulla käytön luonne viitataan merkin käyttöön tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa. On kuitenkin huomautettava, että tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohdan yhteydessä ilmaisu käytön luonne sisältää myös velvoitteen toimittaa todisteet: merkin käytöstä sen rekisteröidyssä muodossa tai sen muunnelmassa (tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohta; ks. kohta 2.7 jäljempänä) ja merkin käytöstä tavaroissa ja palveluissa, joita varten se on rekisteröity (ks. kohta 2.8 jäljempänä). 2.3.2 Käyttö tavaramerkkinä Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklassa ja 42 artiklan 2 kohdassa edellytetään tosiasiallisen käytön osoittamista niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja joita väitteentekijä käyttää väitteensä perusteena. Väitteentekijän on näin ollen osoitettava, että merkkiä on käytetty tavaramerkkinä asiaankuuluvilla markkinoilla. Koska tavaramerkin tehtävänä on muun muassa toimia linkkinä tavaroiden ja palvelujen ja niiden markkinoinnista vastaavan henkilön välillä, käytön osoittavien todisteiden on pystyttävä osoittamaan selvä yhteys merkin käytön ja asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen välillä. Kuten tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 4 kohdassa on selvästi todettu, merkkiä ei tarvitse panna itse tavaroihin. Se, että merkki ilmenee asiaankuuluviin tavaroihin ja palveluihin liittyvistä pakkauksista, tuoteluetteloista, mainosmateriaaleista tai laskuista, on riittävä osoitus siitä, että merkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön (ks. myös kohta 2.3.3.2 jäljempänä). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 11

Merkin käyttöä liikenimenä tai toiminimenä ei voida pitää merkin käyttönä tavaramerkkinä, paitsi jos asiaankuuluvat tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa ja niitä voidaan tarjota markkinoilla kyseisen merkin alla (tuomio 13.4.2011, T-209/09, Adler Capital, 55 56 kohta). Yleensä näin ei ole tapauksissa, joissa kauppanimeä käytetään vain myymälän merkkinä (paitsi tapauksissa, joissa merkkiä käytetään vähittäismyyntipalvelujen yhteydessä) tai joissa merkki on lisätty tuoteluettelon takasivulle tai yksittäisiin etiketteihin (tuomio 18.1.2011, T-382/08, Vogue, 47 kohta). Tosiasiallinen käyttö edellyttää, että merkkiä käytetään tavaramerkkinä: merkkiä ei käytetä pelkästään symbolisesti tai yksinomaan myyntiä edistävissä tuotteissa tai palveluissa; merkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla ja palveluilla, joita varten merkki on rekisteröity, on tietty alkuperä (tuomio 11.3.2003, C-40/01, Minimax, 43 kohta). Seuraavat esimerkit eivät näin ollen ole asianmukaisia todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä: merkin käyttö liikenimenä tai toiminimenä, koska liikenimen, toiminimen tai myymälän merkin tarkoituksena ei itsessään ole erottaa tavaroita tai palveluja. Toiminimen tarkoituksena on näet yksilöidä yhtiö, kun liikenimen tai myymälän merkin tarkoituksena taas on toimia liikkeen tunnuksena. Näin ollen jos toiminimen, liikenimen tai myymälän merkin käytöllä ainoastaan yksilöidään yhtiö tai nimetään liike, käytön ei voida katsoa tapahtuvan tavaroita tai palveluja varten (tuomio 11.9.2007, C-17/06, Céline, 21 kohta, ja tuomio 13.5.2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, 31 32 kohta). Toiminimen tai liikenimen käyttöä voidaan pitää käyttönä tavaroita varten, jos: osapuoli kiinnittää merkin, joka on sen toiminimi, liikenimi tai myymälän merkki, tavaroihin, joita se myy, tai vaikka merkkiä ei kiinnitetä tavaroihin, osapuoli käyttää mainittua merkkiä siten, että hän luo yhteyden merkin, joka on hänen toiminimensä, liikenimensä tai myymälän merkkinsä, ja myymiensä tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen välille (tuomio 11.9.2007, C-17/06, Céline, 21 23 kohta). Mikäli toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, merkin sanallisen osatekijän käyttäminen yrityksen liikenimenä ei estä merkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen yhteydessä (tuomio 30.11.2009, T-353/07, Coloris, 38 kohta). Olosuhteiden mukaan seuraavat seikat voivat olla asianmukaisia osoittamaan rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisen käytön: Liikenimen näkyminen tilauslomakkeen tai laskun yläreunassa sen mukaan, miten merkki on kuvattu. Pelkän liikenimen näkyminen laskun yläosassa ei kuitenkaan riitä, jos se ei sisällä selvää viittausta tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Merkin käyttö verkkotunnuksessa tai verkkotunnuksen osassa osoittaa yleensä sivuston omistajan (esim. www.tavaramerkki.com). Olosuhteiden mukaan tällaista käyttöä voidaan kuitenkin pitää myös rekisteröidyn merkin käyttönä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 12

(olettaen, että verkkotunnus johtaa sivustolle, jossa on asianomaisia tavaroita ja palveluja). 2.3.3 Julkinen käyttö elinkeinotoiminnassa 2.3.3.1 Julkinen käyttö ja sisäinen käyttö Merkin käytön on oltava julkista: merkkiä on käytettävä ulkoisesti ja käytön on oltava näkyvää asianomaisten tavaroiden tai palvelujen olemassa oleville tai potentiaalisille asiakkaille. Merkin käyttö yksityisesti tai puhtaasti yrityksen tai yritysryhmän sisäisiin tarkoituksiin ei ole tosiasiallista käyttöä (tuomio 9.12.2008, C-442/07, Verein Redetzky- Orden, 22 kohta, ja tuomio 11.3.2003, C-40/01, Minimax, 37 kohta). Merkkiä on käytettävä julkisesti ja ulospäin sellaisen liiketoimintaa edistävän kaupallisen toiminnan yhteydessä, jolla pyritään saamaan paikka markkinoilla niille tuotteille ja palveluille, joita tavaramerkki edustaa (tuomio 12.3.2003, T-174/01, Silk Cocoon, 39 kohta, ja tuomio 30.4.2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, 38 kohta). Tarvittavat riittävät todisteet voidaan saada konsernin osana toimivalta jakeluyritykseltä. Jakelu on yleinen liiketoiminnan organisointitapa ja viittaa siihen, että merkkiä ei käytetä puhtaasti yritysryhmän sisäisiin tarkoituksiin, sillä merkkiä käytetään myös ulospäin ja julkisesti (tuomio 17.2.2011, T-324/09, Friboi, 32 kohta). Tavaramerkkiä on käytettävä niiden tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä, joita myydään tai joiden myynti, jota yritys valmistelee esimerkiksi mainoskampanjalla hankkiakseen asiakkaita, aloitetaan viipymättä. Pelkät tavaramerkin käytön valmisteluun liittyvät toimenpiteet, kuten etikettien tulostaminen tai pakkausten valmistaminen, ovat sisäistä käyttöä eivätkä näin ollen käyttöä elinkeinotoiminnassa (tuomio 11.3.2003, C-40/01, Minimax, 37 kohta). 2.3.3.2 Kaupalliset toimet ja myynninedistämistoimet Jos hyväntekeväisyysjärjestö on suojannut merkin sen tavaroiden tai palvelujen osalta ja kyseistä merkkiä on käytetty, se, että käytön tavoitteena ei ole voiton tavoittelu, ei ole ratkaisevaa: Se, että hyväntekeväisyysjärjestö ei tavoittele voittoa, ei nimittäin sulje pois sitä, että sen tavoitteena voi olla luoda ja myöhemmin säilyttää markkinat sen tavaroille tai palveluille. (tuomio 9.12.2008, C-442/07, Verein Redetzky- Orden, 17 kohta) Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen maksutta voi olla tosiasiallista käyttöä, jos niitä tarjotaan kaupallisissa tarkoituksissa eli jos tavoitteena on saada tai säilyttää osuus markkinoilla kyseisille tavaroille ja palveluille Euroopan unionin alueella muiden yritysten tavaroilta ja palveluilta ja siten kilpailla kyseisten yritysten kanssa (tuomio 9.9.2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, 67 68 kohta). Merkin käyttöä muiden tavaroiden myyntiä edistävissä materiaaleissa ei yleensä pelkästään pidetä riittävänä (välillisenä) todisteena tavaramerkkilainsäädännön tarkoittamasta käytöstä sellaisten myynninedistämistuotteiden osalta, joissa merkkiä käytetään tai on käytetty. Esimerkiksi vaatteiden, kuten T-paitojen ja lippalakkien, jakaminen maksutta myynninedistämistilaisuuksissa tiettyjen tuotteiden, kuten juomien, mainostamistarkoituksissa ei ole kyseisen merkin tosiasiallista käyttöä vaatteiden osalta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 13

Unionin tuomioistuin on vahvistanut viraston käytännön tosiasiallisesta käytöstä myynninedistämistuotteiden osalta: Aikaisempi merkki WELLNESS Asia C-495/07 (ennakkoratkaisu) Väitteentekijä oli tavaramerkin WELLNESS haltija luokissa 25 ja 32. Merkin WELLNESS alla myytävien vaatteiden yhteydessä tavaramerkin haltija oli käyttänyt tavaramerkkiään sellaisessa alkoholittomassa juomassa, jota se tarjosi pienissä pulloissa lahjana vaatteidensa myynnin yhteydessä. Merkkiä WELLNESS ei ollut käytetty erikseen myytävissä juomissa. Tuomioistuin totesi, että kun mainosesineitä jaetaan palkintona toisten tuotteiden ostamisesta näiden viimeksi mainittujen tuotteiden myynnin edistämiseksi, tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eikä sitä siten voida katsoa käytettäneen tosiasiallisesti sitä luokkaa varten, johon kyseiset esineet kuuluvat (22 kohta). 2.3.4 Käyttö tavaroita tai palveluja varten 2.3.4.1 Käyttö tavaroita varten Tavaramerkkejä käytetään yleensä tavaroissa (painettuna tavaroihin, etiketteihin jne.) tai niiden pakkauksissa. Käytön tavaroita varten voi kuitenkin osoittaa muutenkin kuin osoittamalla käytön itse tavaroissa tai niiden pakkauksissa. Riittää, jos voidaan osoittaa asianmukainen yhteys merkin ja tavaroiden välillä, eli että merkkiä käytetään tavaroita tai palveluja varten, kuten esimerkiksi esitteissä, mainoslehtisissä, tarroissa, myymälöiden sisällä olevissa kylteissä jne. Aikaisempi merkki Schuhpark Asia T-183/08 Tuomioistuin totesi, että mainoksissa, kasseissa ja laskuissa esiintyvän merkin Schuhpark for footwear tarkoituksena ei ollut osoittaa kenkien alkuperää (jonka osalta käytettiin joko erillistä tavaramerkkiä tai tavaramerkkiä ei käytetty lainkaan) vaan kenkien vähittäismyyjän toiminimi tai liikenimi. Tuomioistuin katsoi, ettei tämä ollut riittävä osoitus merkin Schuhpark ja kenkien välisestä yhteydestä. Toisin sanoen merkkiä Schuhpark voidaan käyttää kenkien vähittäismyyntiin muttei tavaramerkkinä tavaroita varten (31 32 kohta). Jos väitteentekijä myy tavaroitaan vain tuoteluetteloiden kautta (postimyyntinä) tai internetissä, merkkiä ei aina ole liitetty tavaroiden pakkauksiin tai edes itse tavaroihin. Tällaisissa tapauksissa käyttö verkkosivustolla, jossa asianomaiset tavarat ovat esillä, yleensä katsotaan riittäväksi todisteeksi käytöstä, mikäli käyttö on muuten tosiasiallista käytön ajan, paikan, laajuuden ja luonteen osalta (ks. kohta 2.3.4.4). Merkin omistajan ei tarvitse toimittaa todisteita siitä, että merkki näkyy myös itse tuotteissa. Vain erityistapauksissa pelkät tuoteluettelot voivat olla riittäviä todisteita vähämerkityksisestä käytöstä: Aikaisempi merkki PETER STORM Asia T-30/09 Yleinen tuomioistuin katsoi, että tuoteluettelot voivat osoittaa merkin käytön tapauksessa, jossa on otettava huomioon se, että luetteloissa on tarjottu suurta määrää tavaramerkillä PETER STORM Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 14

merkittyjä tuotteita ja että ne ovat olleet saatavilla yli 240 liikkeessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkittävän osan merkityksellisestä ajanjaksosta. Näistä seikoista on mahdollista päätellä [ ], että käyttö on ollut tietyn laajuista (43 kohta; ks. myös 38 45 kohta). Aikaisempi merkki Asia CATAMARAN R 0566/2010-2 Valituslautakunta katsoi, että vaikka todisteet eivät sisältäneet laskuja, myyntikatalogit (kevät/kesä 2001 syksy/talvi 2006), vaatenäytteet ja valaehtoinen todistus (joka sisälsi myyntiluvut) yhdessä muodostivat riittävät todisteet aikaisempien tavaramerkkien käytön laajuudesta (31 32 kohta). 2.3.4.2 Käyttö palveluja varten Merkkiä ei voi käyttää palveluissa suoraan. Tämän takia palveluja varten rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään yleensä liikeasiakirjoissa, mainonnassa tai muulla palveluihin suoraan tai välillisesti liittyvällä tavalla. Mikäli käyttö tällaisissa tavaroissa osoittaa tosiasiallisen käytön, kyseinen käyttö katsotaan riittäväksi. Aikaisempi merkki STRATEGIES Asia T-92/09 Tapauksessa, jossa aikaisempi merkki oli rekisteröity liikkeenjohtopalveluja varten ja sitä oli käytetty talousalan lehden nimenä, yleinen tuomioistuin ei sulkenut pois mahdollisuutta, että kyseinen käyttö voidaan katsoa tosiasialliseksi käytöksi asianomaisten palvelujen osalta. Näin voidaan toimia, jos voitaisiin osoittaa, että lehti tukee liikkeenjohtopalvelujen tarjoamista, eli jos kyseisiä palveluja tarjotaan lehden välityksellä. Se, että julkaisijan ja palvelujen vastaanottajan välillä ei ole suoraa kahdenvälistä yhteyttä, ei vaikuta tosiasiallisen käytön toteamiseen. Tämä johtuu siitä, että lehti ei ole ilmaisjakelu, mikä tukee väitettä, että lehdestä suoritettavaa maksua voidaan pitää korvauksena toimitettavista palveluista. 2.3.4.3 Käyttö mainonnassa Tavaramerkit täyttävät tehtävänsä, joka on osoittaa tavaroiden ja palvelujen alkuperä elinkeinotoiminnassa ja toimia haltijansa liikearvon symbolina, jos niitä tosiasiallisesti käytetään tavaroissa tai tavaroita ja palveluja varten tai jos niitä käytetään mainonnassa. Tavaramerkkien tehtävä mainonnassa ja markkinointiviestinnässä onkin yksi niiden tärkeimpiä tehtäviä. Käyttöä mainonnassa pidetään siis yleensä riittävänä todisteena tosiasiallisesta käytöstä, jos: mainonta on riittävää merkin tosiasiallisen julkisen käytön osoittamiseksi ja merkin ja niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten merkki on rekisteröity, välillä on yhteys. Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän näkemyksen asiassa Minimax, jossa se katsoi, että merkkiä on käytettävä niiden tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä, joita myydään tai joiden myynti, jota yritys valmistelee esimerkiksi mainoskampanjalla hankkiakseen asiakkaita, aloitetaan viipymättä (tuomio 11.3.2003, C-40/01, Minimax 37 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 15

Yksittäisten tapausten arvioinnin lopputulos riippuu kuitenkin pitkälti niiden olosuhteista. Mainontaan liittyvän käytön osalta on erityisen tärkeää toimittaa selvät todisteet myös käytön laajuudesta (mainosmateriaalien määrä ja kampanja-aika): Aikaisempi merkki Palvelut: kustannustoiminta luokassa 41. Asia BLUME R 0681/2001-1 Valituslautakunta totesi, että esitetyt todisteet (ml. tuoteluettelot, lehdistötiedotteet ja mainokset) olivat riittävät osoittamaan tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Vaikka tilausrekisteri tai pankkitilin tiliote ei sisältänyt todisteita siitä, missä laajuudessa merkkiä on käytetty Espanjassa, muut asiakirjat, kuten tuoteluettelot, lehdistötiedotteet ja mainokset, yhdessä muiden tietojen kanssa osoittavat, että asianomaisella merkityksellisellä ajanjaksolla väitteentekijä on julkaissut Espanjassa kirjoja ja lehtiä tavaramerkillä BLUME. Vaikka väitteentekijä ei ole toimittanut laskuja, tilauksia tai myyntilukuja, on olemassa todisteita kuitenkin siitä, että se on mainostanut, markkinoinut ja myynyt kirjojaan ja lehtiään tavaramerkillä BLUME. Vaikka väitteentekijä onkin merkinnyt ja päivännyt mainosasiakirjoja ja lehdistötiedotteita, tavaramerkki BLUME on aina mainittu lehdistötiedotteissa ja lueteltujen kirjojen kansilehdellä. Lisäksi teksti on espanjankielistä ja hinnat on Espanjan pesetoja. Kun lehdistötiedotteita verrataan tuoteluetteloihin, voidaan todeta, että kyseisissä tiedotteissa viitataan joihinkin tuoteluetteloissa mainittuihin kirjoihin [ ] (23 kohta). Aikaisempi merkki BIODANZA Tavarat ja palvelut: luokat 16 ja 41. Asia R 1149/2009-2 (vahvistettu asiassa T-298/10 annetussa tuomiossa) Valituslautakunta hylkäsi väiteosaston toteamuksen siitä, että todisteet (jotka koskivat vain mainoksia) osoittivat tosiasiallisen käytön. Riidanalaisen päätöksen mukaan väitteentekijän toimittamat todisteet koostuvat yksinomaan mainoksista, jotka osoittavat vain sen, että väitteentekijä mainosti vuotuista BIODANZA-festivaalia koko merkityksellisen ajanjakson ajan sekä erilaisia työpajoja sekä säännöllisesti että epäsäännöllisesti vuodesta 2002 lähtien. Toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä todettiin, kyseiset mainokset eivät ole riittävä näyttö kyseisten mainosten jakamisesta potentiaalisille saksalaisille asiakkaille. Mainokset eivät myöskään voi osoittaa jakelun laajuutta tai merkin suojaamiin palveluihin liittyviä myyntilukuja tai sopimuksia. Mainosten olemassaolo voi osoittaa enintään sen, että on todennäköistä tai uskottavaa, että aikaisemman merkin alla mainostettuja palveluja on myyty tai ainakin tarjottu myytäväksi asiaankuuluvalla alueella, mutta mainokset eivät kuitenkaan voi näyttää tätä toteen toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä on todettu. Kun mainontaa harjoitetaan yhdessä tavaroiden ja palvelujen markkinoinnin kanssa ja molemmista toimista on olemassa todisteita, mainonta tukee sitä, että käyttö voidaan katsoa tosiasialliseksi. Ennen tavaroiden ja palvelujen varsinaisen markkinoinnin aloittamista toteutettu mainonta, jolla pyritään hankkimaan asiakkaita kyseisille tavaroille ja palveluille, yleensä katsotaan tosiasialliseksi käytöksi. On epätodennäköistä, voidaanko pelkät mainontatoimet ilman mitään olemassa olevia tai tulevia suunnitelmia tuotteiden ja palvelujen varsinaisen markkinoinnin osalta katsoa tosiasialliseksi käytöksi. Kuten monissa muissakin tapauksissa, lopputulos riippuu kunkin tapauksen olosuhteista. Jos esimerkiksi tavarat ja palvelut ovat saatavilla ulkomailla, kuten esimerkiksi lomamajoitus tai tietyt tuotteet, mainonta voi yksistään olla riittävä osoitus tosiasiallisesta käytöstä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 16

2.3.4.4 Käyttö internetissä Käytäntö, jota sovelletaan internetistä tulostettujen todisteiden arviointiin, ei ole muiden todisteiden arviointiin sovellettavaa käytäntöä tiukempi. Tavaramerkin esiintyminen verkkosivustoilla voi näin ollen osoittaa esimerkiksi käytön luonteen tai sen, että merkillä varustettuja tuotteita tai palveluja on tarjottu yleisölle. Pelkkä merkin esiintyminen verkkosivustolla ei itsessään kuitenkaan ole riittävä osoitus tosiasiallisesta käytöstä. Verkkosivuston on pystyttävä osoittamaan myös käytön paikka, aika ja laajuus, paitsi jos kyseiset tiedot on muutoin toimitettu. Aikaisempi merkki Asia SHARP R 1809/2010-4 Väitteentekijä toimitti otteita väitteentekijän eri maille tarkoitetuilta verkkosivustoilta. Valituslautakunta katsoi, että pelkät tulosteet yrityksen omilta verkkosivustoilta eivät riitä osoittamaan merkin käyttöä tietyille tavaroille ilman täydentäviä tietoja siitä, käyttävätkö potentiaaliset ja asiaankuuluvat kuluttajat kyseisiä verkkosivustoja, tai ilman täydentäviä eri tuotteiden mainontaa tai myyntiä koskevia lukuja, valokuvia asiaankuuluvalla merkillä varustetuista tuotteista jne. (33 kohta). Aikaisempi merkki Asia WALZERTRAUM T-355/09 (valitus on vireillä, C-141/13 P) Osoittaakseen merkin käytön laajuuden väitteentekijä, joka on leipomo ja omistaa saksalaisen tavaramerkin WALZERTRAUM tavaroille luokassa 30, toimitti todisteena internetissä julkaistun mainosesitteen, jossa kerrotaan yleisiä tietoja leipomon toimintatavoista, tuotteissa käytetyistä ainesosista ja tuotevalikoimasta, myös leipomon WALZERTRAUM-merkkisestä suklaasta. Tuotteita ei kuitenkaan voinut tilata verkkosivuston kautta. Tämän takia yleinen tuomioistuin katsoi, että verkkosivuston ja tuotteen myyntimäärän välistä suhdetta ei voitu osoittaa. (47 kohta) Internetistä tulostettujen todisteiden arvoa voidaan vahvistaa etenkin todisteilla siitä, että verkkosivustolla on ollut kävijöitä ja että tietty määrä asiakkaita on tehnyt asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen tilauksia verkkosivuston kautta merkityksellisellä ajanjaksolla. Käytännöllisiä todisteita voisivat olla esimerkiksi tilastot, joita yleensä kerätään yrityksen verkkosivustojen yhteydessä: esimerkiksi tilastot, jotka koskevat vierailijoiden määrää eri aikoina, ja joissakin tapauksissa myös tilastot maista, joista verkkosivustolla on vierailtu. Merkityksellisen ajanjakson osalta todettakoon, että internetissä tai verkkotietokannoissa olevien tietojen ajankohta määritetään julkaisupäivämäärän perusteella. Verkkosivustot sisältävät usein asian kannalta oleellisia tietoja. Eräät tiedot voivat olla saatavilla ainoastaan verkkosivustojen kautta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi internetissä julkaistut tuoteluettelot, joita ei ole saatavana painetussa muodossa. Internetin luonteen takia voi kuitenkin olla vaikea määrittää tarkkaa päivämäärää, jolloin tieto on saatettu yleisön saataville. Esimerkiksi kaikilla verkkosivuilla ei kerrota, milloin ne on julkaistu. Lisäksi verkkosivustoja on helppo päivittää, mutta useimmat niistä eivät tallenna aiemmin julkaistuja materiaaleja tai sisällä tilastoja, joiden perusteella yleisö voisi nähdä, mitä sivustolla on milloinkin julkaistu. Internetissä käytön päivämäärä katsotaan luotettavaksi etenkin, jos: verkkosivusto liittää kuhunkin julkaisuun aikaleiman ja näyttää siten muokattujen tiedostojen tai verkkosivuston historiatietoja (esimerkiksi vastaava toiminto kuin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 17

Wikipediassa tai sivustoilla, jotka automaattisesti liittävät tiedot julkaistuun sisältöön, kuten keskustelupalstojen viesteihin tai blogikirjoituksiin) tai verkkosivuston indeksoinnin päivämäärä on saatavana hakukoneesta (esimerkiksi Googlen välimuistista) tai päivämäärä näkyy verkkosivustosta otetussa kuvakaappauksessa. Toimitettujen todisteiden on osoitettava, että merkillä merkittyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyy verkkotapahtumia. Aikaisempi merkki ANTAX Asia T-387/10 Väitteentekijä toimitti muun muassa otteita useiden veroneuvontayritysten kotisivuilta, joilla väitteen perustana oleva merkki esiintyy. Yleinen tuomioistuin katsoi, että merkin esiintyminen verkkosivustoilla auttoi lukijaa muodostamaan yhteyden tavaramerkin ja tarjottujen palvelujen välille. (39 40 kohta) Merkin luonne ja jossain määrin myös käytön aika (kuten edellä on todettu) ja paikka ovat kohtuullisen helppoja osoittaa, mutta käytön laajuuden osoittaminen on vaikeampaa, jos todisteet koskevat vain käyttöä internetissä. On otettava huomioon, että verkkotapahtumiin ei yleensä liity perinteisiä todisteita myynnistä, kuten laskuja, liikevaihtotietoja, verotusasiakirjoja jne. Uudet sähköiset todisteet ovat korvaamassa tai ovat jo korvanneet ne esimerkiksi maksutavan, tilausten ja tilausvahvistusten, turvallisten maksutapahtumien rekisteröimisen tms. osalta. Aikaisempi merkki Asia Skunk funk (kuviomerkki) R 1464/2010-2 [V]aikka otteet kolmansien osapuolten verkkosivustoilta onkin tulostettu 10. kesäkuuta 2008, ne kuitenkin sisältävät kuluttajien kommentteja tavaramerkillä SKUNKFUNK merkityistä vaatteista ja myymälöistä, jotka on julkaistu merkityksellisellä ajanjaksolla. Etenkin asiaankuuluvan maantieteellisen alueen osalta asiakirjat sisältävät Espanjassa asuvien kuluttajien joulukuussa 2004 ja helmi-, maalis-, huhti-, touko- ja heinäkuussa 2007 julkaisemia kommentteja. Lisäksi, kuten väiteosasto on huomauttanut, verkkosivustolla www.cybereuskadi.com julkaistussa (4. maaliskuuta 2007) blogikirjoituksessa mainitaan, että väitteentekijä ( Skunkfunkin suunnittelija ) on surffausvaatteiden maailmanlaajuinen vientiyritys, jonka liikevaihto on lähes seitsemän miljoonaa euroa vuodessa. (21 kohta) 2.4 Käyttöpaikka 2.4.1 Käyttö kotimaisilla markkinoilla 1 Tavaramerkkiä on käytettävä alueella, jolla se on suojattu (yhteisön tavaramerkkejä Euroopan unionin alueella, kansallisia merkkejä asianomaisen jäsenvaltion alueella, Benelux-maiden merkkejä Benelux-maiden alueella ja kansainvälisesti rekisteröityjä merkkejä asiaankuuluvien maiden alueilla). Tuomioistuin katsoi asiassa Leno Merken, että käyttöalueen laajuus on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko käyttö tosiasiallista vai ei (tuomio 19.12.2012, C-149/11, Leno Merken, 30 kohta). Lisäksi tuomioistuin totesi, 1 Muutettu 2. toukokuuta 2013. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 18

ettei merkin käyttöä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa voida ottaa huomioon (38 kohta). Kun otetaan huomioon kaupankäynnin globaalistuminen, näyttöä merkin haltijan rekisteröidystä toimipaikasta ei voida pitää riittävänä näyttönä siitä, että merkkiä on käytetty kyseisessä maassa. Vaikka tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin paneminen yhteisössä tavaroihin tai niiden päällyksiin ainoastaan maastavientiä varten on merkin käyttöä, pelkkä näyttö väitteentekijän rekisteröidystä toimipaikasta ei riitä todisteeksi tällaisesta toiminnasta. Toisaalta se, että aikaisemman merkin käytön puolesta esitetyissä asiakirjoissa on lueteltu asiakkaita, joiden rekisteröity toimipaikka on asiaankuuluvan alueen ulkopuolella, ei itsessään riitä sen pois sulkemiseksi, että kyseisiä palveluja (esimerkiksi mainontapalveluja) ei olisi toimitettu muilla alueilla sijaitsevien yritysten hyväksi asiaankuuluvan alueen rajojen sisäpuolelta (päätös 9.6.2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, 16 kohta). 2.4.2 Yhteisön tavaramerkki: käyttö Euroopan unionissa 2 Jos aikaisempi merkki on yhteisön tavaramerkki, sen käytön on pitänyt tapahtua yhteisössä (tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohta ja 42 artiklan 2 kohta). Kuten asiasta Leno Merken todettiin, jäsenvaltioiden aluerajat on jätettävä kokonaan huomioon ottamatta, kun arvioidaan tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä yhteisössä (44 kohta). Alueiden osalta ja yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen huomioon ottaen asianmukainen käytäntö ei liity poliittisiin rajoihin vaan markkina-alueisiin. Lisäksi yksi yhteisön tavaramerkkijärjestelmän tavoitteista on olla kaikenlaisten ja kaikenkokoisten yritysten käytettävissä. Siksi yrityksen koolla ei ole merkitystä tosiasiallista käyttöä määritettäessä. Kuten unionin tuomioistuin totesi asiassa Leno Merken, on mahdotonta määrittää a priori abstraktisti, millaista alueellista laajuutta olisi sovellettava ratkaistaessa, onko mainitun tavaramerkin käyttö tosiasiallista vai ei (55 kohta). On otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, joita ovat muun muassa kyseisten markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen luonne, käytön maantieteellisen ja määrällinen laajuus sekä sen taajuus ja säännöllisyys (58 kohta). Viraston on arvioitava tapauskohtaisesti, voidaanko eri näyttö ja todisteet yhdistää käytön tosiasiallisuutta määritettäessä. Käytön maantieteellinen ulottuvuus on vain yksi huomioon otettavista seikoista. Joka tapauksessa on korostettava, että tosiasiallisen käytön määrittämiseen sovelletaan eurooppalaisia vaatimuksia ja käytäntöjä (eli tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan ehtoja) yhteisön tavaramerkkeihin sovellettavien kansallisten standardien ja käytäntöjen sijasta. 2 Muutettu 2. toukokuuta 2013. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 19

2.4.3 Kansalliset tavaramerkit: käyttö asiaankuuluvassa jäsenvaltiossa Jos aikaisempi merkki on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa voimassa oleva kansallinen tavaramerkki, sen on pitänyt olla tosiasiallisesti käytössä siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu (tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohta). Käyttö vain kyseisen jäsenvaltion osassa voidaan katsoa riittäväksi, mikäli käyttö on ollut tosiasiallista: Asia C-416/04 P Aikaisempi tavaramerkki VITAFRUIT Huomio Käyttö katsottiin riittäväksi, vaikka aikaisempaa espanjalaista merkkiä ei ollut käytetty huomattavassa osassa Espanjaa. Todisteiden mukaan asianomaista päivittäistä kulutustavaraa (tiivistemehua) myytiin vain yhdelle asiakkaalle Espanjassa. (60, 66 ja 76 kohta) 2.4.4 Käyttö maastavientiä ja maahantuontia varten Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin asettamisen yhteisössä tavaroihin tai niiden päällyksiin ainoastaan maastavientiä varten on myös 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Asia R 0602/2009-2 Aikaisempi tavaramerkki RED BARON Huomio Valituslautakunta totesi, että myynti Itävaltaan ja Isoon-Britanniaan Alankomaista käsin oli tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä (42 kohta). Merkkiä on käytettävä asiaankuuluvalla alueella eli sillä maantieteellisellä alueella, jossa se on rekisteröity. Todisteet, jotka koskevat vain tavaroiden maahantuontia asiaankuuluvalle alueelle, voivat tapauksen olosuhteiden mukaan muodostaa riittävän näytön käytöstä kyseisellä alueella (ks. tuomio 9.7.2010, T-430/08, Grain Millers, 33 kohta ja 40 kohta sekä sitä seuraavat kohdat, jotka koskevat näyttöä merkin käytöstä elinkeinotoiminnassa Romaniasta Saksaan tapahtuneen maahantuonnin perusteella). Tuomioistuin on todennut, että kauttakuljetus, jossa jossain jäsenvaltiossa laillisesti valmistetut tavarat kuljetetaan kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta, ei merkitse kyseisten tavaroiden markkinointia, joten se ei voi loukata tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöä (tapaus koskee espanjalaista alkuperää olevien tavaroiden kauttakuljetusta Ranskan kautta Puolaan; ks. tuomio 23.10.2003, C-115/02, Rioglass ja Transremar, 27 kohta, ja tuomio 9.11.2006, C-281/05, Diesel, 19 kohta). Näin ollen pelkkä kauttakuljetus jäsenvaltion kautta ei ole aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä kyseisellä alueella. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa C, Väitemenettely Sivu 20