OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 1
Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto alkuperävirastona... 4 2.1 Kansainvälisten hakemusten tutkiminen ja toimittaminen... 4 2.1.1 Kansainvälisten hakemusten yksilöinti... 5 2.1.2 Maksut... 5 2.1.2.1 Käsittelymaksu... 5 2.1.2.2 Kansainväliset maksut... 5 2.1.3 Lomakkeet... 6 2.1.3.1 Hakuoikeus... 7 2.1.3.2 Perusmerkki... 8 2.1.3.3 Etuoikeusvaatimus/etuoikeusvaatimukset... 9 2.1.3.4 Nimetyt sopijapuolet... 9 2.1.3.5 Allekirjoitus... 10 2.1.3.6 Lomake Yhdysvaltojen nimeämistä varten... 10 2.1.4 SMHV:n suorittama kansainvälisen hakemuksen tutkinta... 10 2.1.5 WIPOn havaitsemat puutteet... 10 2.2 Myöhemmät nimeämiset... 11 2.3 Perusmerkin rekisteröintiin vaikuttavien seikkojen ilmoittaminen... 13 2.4 Kansainväliseen merkkiin vaikuttavien muutosten toimittaminen eteenpäin... 14 2.4.1 Tapaukset, joissa muutoshakemusta ei tutkita ennen toimittamista eteenpäin... 14 2.4.2 Tapaukset, joissa muutoshakemus tutkitaan ennen toimittamista eteenpäin... 15 3 SMHV nimettynä virastona... 16 3.1 Yleiskatsaus... 16 3.2 Ammattimainen edustus... 17 3.3 Ensimmäinen uudelleenjulkaisu, tutkimukset ja muodollisuudet... 17 3.3.1 Ensimmäinen uudelleenjulkaisu... 17 3.3.2 Tutkimukset... 18 3.3.3 Muodollisuuksien tutkiminen... 18 3.3.3.1 Kielet... 18 3.3.3.2 Yhteismerkit... 19 3.3.3.3 Aiemmuusvaatimukset... 20 3.4 Ehdottomat hylkäysperusteet... 22 3.5 Kolmansien osapuolten huomautukset... 23 3.6 Väitemenettely... 24 3.6.1 Ajankohta... 24 3.6.2 Vastaanottaminen ja ilmoitus kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle... 24 3.6.3 Maksut... 25 3.6.4 Tutkittavaksi ottamisen edellytysten tarkastus... 25 3.6.5 Menettelyn kieli... 25 3.6.6 Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan edustaminen... 26 3.6.6.1 Ilmoitukset väitteen vastaanottamisesta... 26 3.6.6.2 Ilmoitus väitemenettelyn aloittamisesta... 26 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 2
3.6.7 Alustava kieltäytyminen (suhteellisiin perusteisiin perustuva)... 27 3.6.8 Väitemenettelyn lykkääminen ehdottomiin perusteisiin perustuvan alustavan kieltäytymisilmoituksenyhteydessä... 27 3.7 EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen tai siitä luopuminen... 28 3.8 Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen... 28 3.9 Alustavan kieltäytymisilmoituksen vahvistaminen tai peruuttaminen ja ilmoituksen antaminen suojan myöntämisestä... 29 3.10 Toinen uudelleenjulkaisu... 29 3.11 EU:n nimeämisen siirtäminen... 30 3.12 Mitättömyys, menettäminen ja vastakanteet... 30 3.13 Maksujen hallinta... 31 4 Muuntaminen, muuttaminen ja korvaaminen... 31 4.1 Alustavat huomautukset... 31 4.2 Muuntaminen... 32 4.3 Muuttaminen... 32 4.3.1 Alustavat huomautukset... 32 4.3.2 Periaatteet ja vaikutukset... 33 4.3.3 Menettely... 34 4.3.4 Tutkinta... 34 4.3.4.1 Muuttamishakemus, joka koskee EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä, jonka tietoja ei ole julkaistu... 34 4.3.4.2 Muuttamishakemus, joka koskee EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä, jonka tiedot on julkaistu... 35 4.3.5 Muuttaminen ja aiemmuus... 35 4.3.6 Maksut... 35 4.4 Korvaaminen... 36 4.4.1 Alustavat huomautukset... 36 4.4.2 Periaatteet ja vaikutukset... 36 4.4.3 Menettely... 36 4.4.4 Maksut... 37 4.4.5 Julkaiseminen... 37 4.4.6 Korvaaminen ja aiemmuus... 37 4.4.7 Korvaaminen ja muuttaminen... 38 4.4.8 Korvaaminen ja muuntaminen... 38 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 3
Ohjeiden tässä osassa käsitellään erityisesti kansainvälisten merkkien tutkintaa. Lisätietoja menettelyn tavanomaisista seikoista on ohjeiden asianomaisissa osissa (tutkinta, väitemenettely, menettäminen ja mitätöinti jne.). 1 Johdanto Ohjeiden tämän osan tarkoituksena on selittää, kuinka yhteisön tavaramerkkien ja kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan yhteys käytännössä vaikuttaa viraston tutkinnan ja väitemenettelyn menettelyihin ja standardeihin. Luvussa 2 käsitellään SMHV:n tehtäviä alkuperävirastona, joka toimittaa "lähtevät" kansainväliset hakemukset. Luvussa 3 käsitellään viraston tehtäviä jäsenvaltion nimeämänä virastona, joka käsittelee "saapuvia" EU:n nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä. Luvussa 4 käsitellään muuntamista, muuttamista ja korvaamista. Ohjeiden tarkoituksena ei ole - eikä niillä voida - lisätä tai poistaa mitään tavaramerkkiasetuksen XIII osaston ja sen täytäntöönpanoasetuksen 102 126 säännön sisällöistä. Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa sitovat myös Madridin pöytäkirjan ja yhteisten määräysten säännökset. Lisäksi voidaan soveltaa WIPOn julkaisemaa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa opasta (Guide to the International Registration of Marks), sillä näissä ohjeissa ei ole tarkoitus toistaa oppaassa kerrottua. 2 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto alkuperävirastona SMHV:n tehtävät alkuperävirastona koostuvat pääasiassa seuraavista: kansainvälisten hakemusten tutkiminen ja toimittaminen edelleen; myöhempien nimeämisten tutkiminen ja toimittaminen; WIPOn sääntöjenvastaisuuksia koskevien ilmoitusten käsittely; ilmoittaminen WIPOlle tietyistä seikoista, jotka vaikuttavat perusmerkkiin viiden vuoden riippuvuusjakson aikana; tiettyjen kansainväliseen rekisteriin tehtäviä muutoksia koskevien pyyntöjen toimittaminen. 2.1 Kansainvälisten hakemusten tutkiminen ja toimittaminen Tavaramerkkiasetuksen 146 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 102 säännön 3 kohta SMHV:lle toimitetuista kansainvälisistä hakemuksista tutkitaan seuraavat asiat: käsittelymaksun suorittaminen; perusmerkin rekisteröinnin tai perusmerkkiä koskevan hakemuksen olemassaolo; kansainvälisen hakemuksen ja perusmerkin välinen identtisyys; asianmukaisesti täytetty MM2- tai EM2-lomake; oikeus kansainvälisen hakemuksen jättämiseen SMHV:n kautta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 4
2.1.1 Kansainvälisten hakemusten yksilöinti Kansainvälinen hakemus yksilöidään SMHV:n tietokannassa perusmerkin tai sitä koskevan hakemuksen numerolla, jonka perään lisätään pääte _01 (esim. 012345678_01), kun numero koskee kansainvälistä hakemusta. Seuraaviin samaan perusmerkkiin tai sitä koskevaan hakemukseen perustuviin kansainvälisiin hakemuksiin liitetään pääte _02, _03 jne. Useampaan perusmerkkiin tai niitä koskeviin hakemuksiin perustuvat kansainväliset hakemukset yksilöidään aikaisemman perusmerkin tai sitä koskevan hakemuksen numerolla. Kun kansainvälinen hakemus on vastaanotettu, tutkija lähettää hakijalle vastaanottoilmoituksen, jossa mainitaan hakemuksen numero. 2.1.2 Maksut 2.1.2.1 Käsittelymaksu Tavaramerkkiasetuksen 147 artiklan 5 kohta ja 150 artikla Tavaramerkkiä koskevan maksuasetuksen 2 artiklan 31 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 103 säännön 1 kohta ja 104 sääntö Kansainvälistä hakemusta ei katsota jätetyksi, ennen kuin 300 euron käsittelymaksu on suoritettu. Käsittelymaksu on suoritettava SMHV:lle jollakin hyväksytyistä maksutavoista (ks. lisätiedot ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen, luku 2, Maksutavat). Jos hakija perustaa kansainvälisen hakemuksensa rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin, kansainvälinen hakemus katsotaan vastaanotetuksi yhteisön tavaramerkin rekisteröintipäivänä. Siten käsittelymaksun eräpäivä on yhteisön tavaramerkin rekisteröintipäivä. Käytetty maksutapa voidaan ilmoittaa SMHV:lle merkitsemällä rasti EM2-lomakkeen asianomaisiin ruutuihin tai antamalla nämä tiedot MM2-lomakkeen saatekirjeessä. Jos tutkija havaitsee kansainvälisen hakemuksen tutkinnan aikana, ettei käsittelymaksua ole maksettu, tutkija ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa tätä suorittamaan maksun kahden kuukauden kuluessa. Jos maksu suoritetaan SMHV:n asettaman kahden kuukauden määräajan kuluessa, virasto ilmoittaa WIPOlle hakemuksen saapumispäiväksi sen päivän, jona se saa maksun. Jos maksua ei suoriteta SMHV:n asettaman kahden kuukauden määräajan kuluessa, virasto ilmoittaa hakijalle, että hakemusta ei pidetä toimitettuna, ja lopettaa käsittelyn. 2.1.2.2 Kansainväliset maksut Kaikki kansainväliset maksut on suoritettava suoraan WIPOlle. SMHV ei peri WIPOlle suoraan suoritettavia maksuja. Virheellisesti SMHV:lle suoritetut maksut palautetaan maksajalle. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 5
Jos hakija käyttää lomaketta EM2, maksulaskelmalomake (WIPOn MM2-lomakkeen liite) on jätettävä sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus toimitetaan WIPOlle. Hakija voi myös liittää hakemukseen maksutositejäljennöksen WIPOlle suoritetusta maksusta. SMHV ei kuitenkaan tarkasta, onko hakemukseen liitetty maksulaskelmalomake, onko se täytetty asianmukaisesti tai onko kansainvälisten maksujen määrä laskettu oikein. Kansainvälisiä maksuja ja niihin liittyviä maksutapoja koskevat kysymykset tulisi osoittaa WIPOlle. Maksulaskuri on saatavilla WIPOn verkkosivustolla. 2.1.3 Lomakkeet Tavaramerkkiasetuksen 147 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 83 säännön 2 kohdan b alakohta ja 103 säännön 2 kohdan a alakohta Virallisen lomakkeen käyttö on pakollista. Lomakkeena voidaan käyttää joko WIPOn lomaketta MM2, joka on saatavana englannin, ranskan ja espanjan kielellä, tai SMHV:n lomaketta EM2 (SMHV:n versio MM2-lomakkeesta), joka on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakija ei voi käyttää muita lomakkeita tai muuttaa lomakkeiden sisältöä tai muotoa. Sekä WIPOn MM2-lomake että SMHV:n EM2-lomake ovat saatavissa.doc-muodossa, ja niihin voidaan kirjoittaa tarvittava määrä tekstiä kuhunkin asiakohtaan. Jos hakemus jätetään kielellä, joka ei ole Madridin pöytäkirjan kieli (englanti, ranska tai espanja), hakijan on ilmoitettava, millä näistä kolmesta kielestä hakemus toimitetaan WIPOlle. Kaikki lomakkeen asiakohdat on täytettävä samalla kielellä; muuta kieltä kuin lomakkeen kieli ei voida valita. Virasto suosittelee käyttämään SMHV:n EM2-lomaketta. Englannin-, ranskan- ja espanjankielinen SMHV:n EM2-lomake on muodoltaan ja numeroinniltaan lähes WIPOn MM2-lomakkeen kaltainen, mutta se on erityisesti suunniteltu yhteisön tavaramerkkejä varten: asiakohdassa 0 hakija voi ilmoittaa SMHV:lle maksutiedot (asiakohta 0.4) sekä hakemuksen sisältämän sivumäärän (asiakohta 0.5); tietyissä kohdissa vaihtoehdot on rajattu koskemaan vain SMHV:ta (esim. SMHV on aina alkuperävirasto (asiakohta 1), ja hakijan on aina oltava EU:n jäsenvaltion kansalainen (asiakohta 3)); asiakohta 4b on lisätty SMHV:n menettelyjen edustajaksi nimetyn tahon ilmoittamista varten; merkin kuvausta ei tarvitse liittää hakemukseen kohdassa 7, sillä SMHV käyttää perushakemuksessa/-rekisteröinnissä olevaa merkin kuvausta; perushakemuksen/-rekisteröinnin sisältämät tavarat ja palvelut, joille haetaan kansainvälistä rekisteröintiä, voidaan ilmoittaa merkitsemällä rasti ruutuun asiakohdassa 10; itseään ei voi nimetä, joten EU:ta ei mainita nimettyjen sopimusvaltioiden luettelossa asiakohdassa 11; asiakohta 13 on poistettu, sillä SMHV vahvistaa kansainvälisen hakemuksen sähköisesti. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 6
Jos hakija valitsee SMHV:n EM2-lomakkeen kieleksi jonkin muun kuin englannin-, ranskan- tai espanjankielisen version, on täytettävä myös seuraavat lisäkohdat: Madridin pöytäkirjan kieli, jolla kansainvälinen hakemus toimitetaan WIPOlle, valitaan merkitsemällä rasti ruutuun asiakohdassa 0.1; kieli, jolla virasto käy kirjeenvaihdon hakijan kanssa, valitaan merkitsemällä rasti ruutuun asiakohdassa 0.2; kieli on joko kieli, jolla kansainvälisen hakemus jätetään, tai kieli, jolla hakemus toimitetaan WIPOlle (ks. tavaramerkkiasetuksen 147 artiklan 1 kohdan toinen virke); tavaroiden tai palvelujen luettelon käännöksen toimittamisesta tai siitä, että SMHV:lla on valtuudet tuottaa käännös, ilmoitetaan merkitsemällä rasti ruutuun asiakohdassa 0.3; liitteet (hakemuksen liitteenä olevat käännökset) eritellään merkitsemällä rasti ruutuun lomakkeen viimeisessä asiakohdassa A. Asianomaisiin ruutuihin on merkittävä rasti asiakohdissa 0.1, 0.2 ja 0.3. Jos mihinkään asiakohdan 0.2 ruuduista ei ole merkitty rastia, kirjeenvaihto hakijan kanssa käydään EM2-lomakkeen kielellä. Kaikki soveltuvat asiakohdat on täytettävä lomakkeessa ja WIPOn julkaisemassa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa oppaassa mainittuja ohjeita noudattaen. 2.1.3.1 Hakuoikeus Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan i alakohta Virallisen lomakkeen asiakohdassa 3 on ilmoitettava hakuoikeus. Hakijalla on oikeus jättää hakemus SMHV:lle lähtövirastona, jos hakija on Euroopan yhteisön jäsenvaltion kansalainen ja hakijalla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike yhteisön jäsenvaltiossa. Hakija voi valita hakuoikeuden pohjaksi ilmoittamansa perusteen/perusteet. Esimerkiksi Tanskan kansalainen, jolla on kotipaikka Saksassa, voi käyttää hakuoikeuden perusteena joko kansalaisuutta tai kotipaikkaa. Ranskan kansalainen, jolla on kotipaikka Sveitsissä, voi perustella hakuoikeutensa vain kansalaisuudella (tässä tapauksessa on kuitenkin nimettävä edustaja SMHV:ssa). Sveitsiläisellä yrityksellä, jolla ei ole kotipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä yhteisön jäsenvaltiossa, ei ole oikeutta jättää kansainvälistä hakemusta SMHV:n kautta. Jos hakijoita on useita, kunkin kohdalla ainakin yhden oikeutusperusteen on täytyttävä. Määritelmä "todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike yhteisön jäsenvaltiossa" on tulkittava samalla tavalla kuin muissakin yhteyksissä, kuten ammattimaisen edustuksen kohdalla (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus, kohta 3.1.1). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 7
2.1.3.2 Perusmerkki Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 103 säännön 2 kohdan c, d ja e alakohta Yhteisten määräysten 9 säännön 4 kohdan a, v, vii ja vii bis xii alakohta, 11 säännön 2 kohta Madridin järjestelmä perustuu kansallisen tai alueellisen tavaramerkin perushakemukseen tai -rekisteröintiin. Madridin pöytäkirjan mukaan kansainvälinen hakemus voi perustua joko aikaisemmin rekisteröityyn merkkiin (perusrekisteröinti) tai tavaramerkkihakemukseen (perushakemus) missä tahansa tavaramerkin tutkinnan vaiheessa. Hakija voi perustaa kansainvälisen hakemuksensa useisiin perusmerkkeihin ollessaan kaikkien yhteisön tavaramerkkihakemusten ja yhteisön tavaramerkkien hakija/haltija, myös silloin, kun niihin sisältyy samanlaisia merkkejä, mutta ne kattavat eri tavaroita ja palveluja. Kaikilla perushakemuksilla tai -merkeillä on oltava hyväksytty hakemispäivä, ja niiden on oltava voimassa. Kansainvälisen hakijan on oltava sama kuin yhteisön tavaramerkin haltija / yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakija. Kansainvälistä hakemusta ei voi jättää perusmerkin/-merkkien haltijan valtuuttama käyttöluvan haltija tai tytäryhtiö. Tässä esiintyvä puute voidaan kumota siirtämällä perusmerkki kansainvälisen hakemuksen hakijalle tai merkitsemällä tarvittaessa rekisteriin nimenmuutos (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, 1 luku, Luovutus). Jos perusmerkin rekisteröinnillä tai perusmerkkiä koskevalla hakemuksella on useita haltijoita, samojen henkilöiden on oltava kansainvälisen hakemuksen tekijöinä. Merkin esityksen on oltava sama. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin: Virallisen lomakkeen asiakohdassa 7 c) on merkittävä rasti ruutuun, jos merkki esitetään normaalilla kirjasintyypillä (sanamerkki). Asiakohdassa 8 a) voidaan tehdä väriä koskeva vaatimus. Jos perusmerkin rekisteröinnissä tai perusmerkkiä koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan värejä, sama ilmoitus on tehtävä kansainvälisessä hakemuksessa (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 2, Muodollisten edellytysten tutkinta, 11 kohta). Jos perusmerkin rekisteröinnissä tai perusmerkkiä koskevassa hakemuksessa on värejä, mutta niitä ei ilmoiteta, hakija voi halutessaan ilmoittaa värit kansainvälisessä hakemuksessa. Jos perusmerkki on pelkästään väristä tai väriyhdistelmästä muodostuva merkki kolmiulotteinen merkki äänimerkki yhteismerkki, kansainvälisen hakemuksen on oltava sama ja asiakohdissa 7 d) tai 9 d) on merkittävä rasti ruutuun. Jos perusmerkki on äänimerkki, vain graafinen esitys eli Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 8
nuottikirjoitus toimitetaan WIPOlle, sillä WIPO ei hyväksy sähköistä äänitiedostoa. Jos perusmerkkiin sisältyy merkin kuvaus, saman kuvauksen on sisällyttävä kansainväliseen hakemukseen (asiakohta 9 e). Kuvausta ei kuitenkaan voida lisätä kansainväliseen hakemukseen, jos perusmerkkiin/perusmerkkeihin ei sisälly sellaista. Erottamislausuma voidaan sisällyttää hakemukseen, vaikka perusmerkkiin/perusmerkkeihin ei sisältyisi sellaista (asiakohta 9 g). WIPO edellyttää latinalaisella kirjaimistolla tehtyä translitterointia, jos merkissä on muita kuin latinalaisia kirjainmerkkejä. Jos translitterointia ei toimiteta, WIPO toteaa hakemuksen puutteelliseksi, ja hakijan on korjattava puutteet. Tämä koskee kaikentyyppisiä merkkejä, ei pelkästään sanamerkkejä. Tavara- ja palveluluettelon on oltava sama tai suppeampi kuin perusmerkkiin/-merkkeihin sisältyvä luettelo kansainvälisen hakemuksen jättämispäivänä. Hakijan on eriteltävä tavara- ja palveluluettelo luokittain (asiakohta 10). Luetteloa voidaan myös rajoittaa tiettyjen nimettyjen osapuolten osalta. Jos hakija ei toimita käännöstä valitsemallaan WIPOn kielellä (englanti, ranska tai espanja) vaan antaa SMHV:lle valtuudet tehdä käännös tai perusmerkeille saatavilla olevia käännöksiä, hakijaa ei kuulla käännöksen osalta. 2.1.3.3 Etuoikeusvaatimus/etuoikeusvaatimukset Jos virallisen lomakkeen asiakohdassa 6 vaaditaan etuoikeutta aikaisemmalle hakemukselle, on ilmoitettava aikaisemman hakemuksen vastaanottanut virasto sekä aikaisemman hakemuksen numero (jos on) ja hakemispäivä. Etuoikeusasiakirjoja ei toimiteta hakemuksen mukana. Jos kansainvälisessä hakemuksessa vaaditaan etuoikeutta aikaisemmalle hakemukselle, joka ei koske kaikkia tavaroita ja palveluita, on ilmoitettava tavarat ja palvelut, joita aikaisempi hakemus koskee. Jos etuoikeutta vaaditaan usealle aikaisemmalle hakemukselle, joilla on eri päivämäärä, on ilmoitettava tavarat ja palvelut, joita kukin aikaisempi hakemus koskee. Etuoikeusvaatimuksen oikeellisuutta ei periaatteessa kiistetä tutkinnassa, sillä yleensä joko etuoikeusvaatimuksen kohteena oleva aikaisempi hakemus on perusmerkki tai muun aikaisemman merkin etuoikeutta on jo vaadittu ja vaatimus on tutkittu perusmerkin tai sitä koskevan hakemuksen yhteydessä. Jos asiakirjoista käy ilmi, että etuoikeutta vaaditaan oikeudelle, joka ei ole ensimmäinen hakemus, tutkija vastustaa etuoikeuspyyntöä ja kehottaa poistamaan vaatimuksen. 2.1.3.4 Nimetyt sopijapuolet SMHV:lle jätettyyn kansainväliseen hakemukseen sovelletaan yksinomaan Madridin pöytäkirjaa. Nimetyksi voivat tulla vain pöytäkirjan sopijapuolet riippumatta siitä, sitooko niitä myös Madridin sopimus. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 9
2.1.3.5 Allekirjoitus Yhteisten määräysten 9 säännön 2 kohdan b alakohta Allekirjoitus virallisen lomakkeen asiakohdassa 12 on valinnainen, sillä tiedot toimitetaan WIPOlle vain sähköisessä muodossa. WIPOlle ei toimiteta alkuperäistä asiakirjaa tai lomakkeen jäljennöstä. 2.1.3.6 Lomake Yhdysvaltojen nimeämistä varten Jos Amerikan Yhdysvallat nimetään, mukaan on liitettävä asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu WIPOn lomake MM18 (ks. asiakohta 11, alaviite **). Lomake sisältää ilmoituksen aikomuksesta käyttää merkkiä. Se on saatavana vain englanniksi ja on jätettävä tällä kielellä riippumatta kansainvälisen hakemuksen kielestä. 2.1.4 SMHV:n suorittama kansainvälisen hakemuksen tutkinta Tavaramerkkiasetuksen 147 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 103 säännön 2 kohta ja 104 sääntö Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohta Kun kansainvälisen hakemuksen tutkinnassa selviää hakemuksessa ilmeneviä puutteita, SMHV kehottaa hakijaa korjaamaan ne kuukauden kuluessa. Lyhyen määräajan ansiosta SMHV:n pitäisi periaatteessa voida toimittaa kansainvälinen hakemus WIPOlle kahden kuukauden kuluessa saapumispäivästä ja siten säilyttää tämä päivämäärä kansainvälisen hakemuksen rekisteröintipäivänä. Tutkijat voivat nopeuttaa menettelyä pyrkimällä ratkaisemaan vähäisiä puutteita tai pyytämään selvennystä puhelimitse. Jos puutteita ei korjata, SMHV ilmoittaa hakijalle, ettei kansainvälistä hakemusta toimiteta WIPOlle. Maksua ei tällöin palauteta. Tämä ei estä uuden kansainvälisen hakemuksen jättämistä myöhemmin. Kun SMHV katsoo, että kansainvälinen hakemus on asianmukainen, virasto toimittaa sen WIPOlle sähköisesti. Poikkeuksena ovat esimerkiksi maksulaskelmalomakkeen ja MM18-lomakkeen kaltaiset asiakirjat, jotka toimitaan skannattuina liitteinä. Sähköiseen toimitukseen sisältyy lähtötoimiston vahvistus, johon viitataan Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa. 2.1.5 WIPOn havaitsemat puutteet Yhteisten määräysten 11 säännön 4 kohta ja 12 13 sääntö Jos WIPO havaitsee hakemuksessa puutteita, se lähettää puutteista ilmoituksen sekä hakijalle että SMHV:lle lähtövirastona. Puutteiden luonteesta riippuen joko SMHV:n tai hakijan on korjattava puutteet. Hakijan on korjattava kansainvälisten maksujen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 10
maksamiseen liittyvät puutteet. SMHV:n on korjattava yhteisten määräysten 11 säännön 4 kohdassa esitetyt puutteet. Jos puutteita esiintyy tavaroiden ja palvelujen luokituksessa, tavaroiden ja palvelujen ilmoituksessa tai molemmissa, hakija ei voi esittää huomautuksiaan suoraan WIPOlle, vaan ne on esitettävä SMHV:n kautta. Tällaisessa tapauksessa SMHV välittää hakijan kirjeenvaihdon sellaisenaan WIPOlle, eikä SMHV käytä yhteisten määräysten 12 säännön 2 kohdassa mainittua mahdollisuutta esittää eriävä näkemys tai yhteisten määräysten 13 säännön 2 kohdassa mainittua mahdollisuutta tehdä ehdotus puutteen korjaamiseksi. 2.2 Myöhemmät nimeämiset Tavaramerkkiasetuksen 149 artikla Yhteisten määräysten 1 säännön xxvi bis kohta ja 24 säännön 2 kohta Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan ii alakohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 83 säännön 2 kohdan b alakohta, 105 säännön 1 kohdan a, c ja d alakohta ja 105 säännön 2 ja 4 kohta Madridin järjestelmässä kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi laajentaa rekisteröinnin suojan maantieteellistä laajuutta. Myöhempi nimeävä rekisteröinti on menettely, jossa kansainvälisen rekisteröinnin laajuutta laajennetaan koskemaan muita Madridin pöytäkirjan jäsenmaita, joiden nimeämistä ei ole aiemmin merkitty rekisteriin tai joiden aiempi nimeäminen ei ole enää voimassa. Toisin kuin kansainväliset hakemukset, myöhempiä nimeämisiä ei tarvitse jättää alkuperäviraston kautta, vaan ne voi jättää suoraan WIPOlle. Menettelyn nopeuttamiseksi suositellaan hakemuksen jättämistä suoraan WIPOlle. Kun kansainvälinen rekisteröinti toimitetaan henkilölle, jolla ei ole oikeutta tehdä myöhempää nimeämistä SMHV:n kautta, myöhempää nimeämistä koskevaa hakemusta ei voida jättää SMHV:n kautta, vaan se on jätettävä suoraan WIPOlle tai vastaavaan alkuperävirastoon (lisätietoja hakuoikeudesta on edellä kohdassa 2.1.3.1). Myöhempi nimeäminen on mahdollista vasta, kun alkuperäinen kansainvälinen hakemus on jätetty ja sen johdosta on tehty kansainvälinen rekisteröinti. Myöhemmän nimeämisen käsittelystä SMHV:ssa ei peritä maksua. Myöhempää nimeämistä on haettava virallisella lomakkeella: vaihtoehtoina ovat WIPOn MM4-lomake englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi tai SMHV:n EM4-lomake muilla unionin kielillä. SMHV:lla ei ole tätä tarkoitusta varten lomaketta englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi, koska SMHV ei tarvitse erityisilmoituksia näillä kielillä, vaan WIPOn MM4-lomake riittää. Maksulaskelmalomake (WIPOn MM4-lomakkeen liite) on jätettävä sillä kielellä, jolla myöhempi nimeäminen toimitetaan WIPOlle. Hakija voi myös liittää hakemukseen maksutositejäljennöksen WIPOlle suoritetusta maksusta. SMHV ei kuitenkaan tarkasta, onko hakemukseen liitetty maksulaskelmalomake, onko se täytetty asianmukaisesti tai onko kansainvälisten maksujen määrä laskettu oikein. Kansainvälisiä maksuja ja niihin liittyviä maksutapoja koskevat kysymykset tulisi osoittaa kansainväliselle toimistolle. Maksulaskuri on saatavilla WIPOn verkkosivustolla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 11
Lomakkeissa MM4 ja EM4 on ilmoitettava hakija ja tämän hakuoikeus, edustaja, tavara- ja palveluluettelo ja myöhemmin nimettävät Madridin pöytäkirjan sopijapuolet. Ilmoitus on tehtävä samalla tavalla kuin lomakkeessa MM2. Ainoa ero hakuoikeudessa on, että myöhempää nimeämistä koskevan hakemuksen voi jättää SMHV:lle, jos kansainvälinen rekisteröinti siirretään henkilölle, joka on EU:n jäsenvaltion kansalainen tai jolla on kotipaikka tai kaupallinen liike yhteisön jäsenvaltiossa (SMHV "haltijaa edustavana sopimusvaltion virastona"). Myöhempää nimeämistä voidaan käyttää myös kansainvälisen rekisteröinnin laajentamiseen aikaisemman nimeämisen kattamiin tavaroihin ja/tai palveluihin. Tavara- ja palveluluettelo voi olla sama kuin kansainvälisessä rekisteröinnissä (virallisen lomakkeen asiakohta 5 a) tai sitä suppeampi (asiakohta 5 b tai c). Se ei voi olla laajempi kuin kansainvälisen rekisteröinnin suojauksen laajuus, vaikka perusmerkki kattaisi tavarat ja palvelut. Esimerkiksi sellaisen kansainvälisen rekisteröinnin luokkien 18 ja 25 osalta, joka nimeää Kiinan luokan 25 osalta, voidaan Kiinan nimeäminen laajentaa luokkaan 18. Samassa kansainvälisessä rekisteröinnissä Kiinan nimeämistä ei kuitenkaan voida laajentaa luokkaan 9, koska kansainvälinen rekisteröinti ei kata tätä luokkaa, vaikka perusmerkki kattaisikin sen. Näiden rajoitteiden puitteissa voidaan myöhemmin nimettyjen eri sopijaosapuolten osalta esittää eri luettelot. Merkin on oltava sama kuin alkuperäisessä kansainvälisessä rekisteröinnissä. Myöhemmät nimeämiset on tehtävä samalla kielellä kuin alkuperäinen kansainvälinen hakemus. Muutoin SMHV kieltäytyy toimittamasta myöhempää nimeämistä koskevaa pyyntöä eteenpäin. Jos hakemus ei ole englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi, hakijan on merkittävä rasti ruutuun SMHV:n lomakkeen EM4 asiakohdassa 0.1 ja ilmoitettava kieli, jolla myöhempi nimeäminen toimitetaan WIPOlle. Kielen ei tarvitse olla sama kuin kansainvälisen rekisteröinnin kieli. Lisäksi on täytettävä asiakohdat 0.2 ja 0.3, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen luettelon käännöstä ja SMHV:n kanssa käytävän kirjeenvaihdon kieltä. Haltijan/hakijan pyynnöstä myöhempi nimeäminen voi tulla voimaan siihen liittyvän menettelyn päätyttyä, nimittäin silloin, kun kyseistä kansainvälistä rekisteröintiä koskeva muutos, menettäminen tai mitätöinti on merkitty rekisteriin, tai kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisen jälkeen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 12
2.3 Perusmerkin rekisteröintiin vaikuttavien seikkojen ilmoittaminen Tavaramerkkiasetuksen 44 ja 49 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 106 säännön 1 kohdan a, b ja c alakohta ja 106 säännön 2, 3 ja 4 kohta Jos perusmerkin/-merkkien voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä, kansainvälinen rekisteröinti peruutetaan samassa laajuudessa, koska se on perusmerkistä riippuvainen. Näin tehdään paitsi silloin, kun kolmas osapuoli kumoaa perusmerkin väitteellä keskitetysti (central attack), myös silloin, jos perusmerkin/-merkkien voimassaolo lakkaa merkin haltijan toiminnan tai toimimattomuuden johdosta. Yhteisön tavaramerkkien kohdalla tämä koskee tapauksia, joissa kokonaan tai osittain (vain tiettyjen tavaroiden tai palvelujen kohdalla) yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on peruutettu, katsotaan peruutetuksi tai se on hylätty; yhteisön tavaramerkistä, johon kansainvälinen rekisteröinti perustui, on luovuttu, sitä ei ole uudistettu, se on kumottu tai virasto on julistanut sen mitättömäksi tai jokin yhteisön tavaramerkkituomioistuin on vastakanteen johdosta julistanut sen mitättömäksi loukkausta koskevassa menettelyssä. Jos tämä tapahtuu (SMHV:n tai jonkin yhteisön tavaramerkkituomioistuimen) päätöksellä, päätös on lopullinen. Jos tämä tapahtuu viiden vuoden määräajan kuluessa, SMHV ilmoittaa asiasta WIPOlle. SMHV:n on tarkistettava, että kansainvälinen hakemus on rekisteröity, ennen kuin se ilmoittaa WIPOlle, että perusmerkin vaikutus on lakannut. WIPOlle on myös tehtävä ilmoitus tietyissä tapauksissa, joissa on aloitettu menettely ennen viiden vuoden määräajan päättymistä mutta lopullista päätöstä ei ole määräajan kuluessa tehty. Ilmoitus on tehtävä välittömästi viiden vuoden määräajan päätyttyä. Tällaisia tapauksia ovat vireillä oleva ehdottomiin rekisteröintiesteisiin perustuva tavaramerkkihakemuksen vastustus (tai valitus valituslautakunnassa, unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa); vireillä oleva väitemenettely (tai valitus valituslautakunnassa, unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa); vireillä oleva menettämis- ja mitätöintimenettely virastossa (tai valitus valituslautakunnassa, unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa); tavaramerkkirekisterissä oleva merkintä yhteisön tavaramerkkiä koskevasta loukkauskanteeseen kohdistuvasta vastakanteesta yhteisön tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa. Kun lopullinen päätös on tehty tai menettely on päätetty, WIPOlle on ilmoitettava erikseen, onko perusmerkin voimassaolo lakannut ja missä laajuudessa vai onko se edelleen voimassa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 13
Lisäksi WIPOlle on ilmoitettava, jos viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä perusmerkki tai sitä koskeva hakemus jaetaan tai siitä luovutaan osittain. Tällaiset tapaukset eivät kuitenkaan vaikuta kansainvälisen rekisteröinnin voimassaoloon. Ilmoituksen tarkoituksena on ainoastaan pitää rekisteri ajan tasalla kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevien merkkien määrästä. SMHV ei ilmoita muista perusmerkkiin kohdistuvista muutoksista WIPOlle. Jos hakija/haltija haluaa, että samat muutokset merkitään kansainväliseen rekisteriin, tämän tulee tehdä erillinen hakemus (ks. jäljempänä kohta 2.4). 2.4 Kansainväliseen merkkiin vaikuttavien muutosten toimittaminen eteenpäin Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 107 sääntö WIPO ylläpitää kansainvälistä rekisteriä. Alla luetellut mahdolliset muutokset voidaan merkitä rekisteriin vasta merkin rekisteröinnin jälkeen. SMHV ei käsittele uudistamispyyntöjä tai uudistamismaksuja. Pääsääntöisesti kansainvälisen rekisteröinnin haltijan on toimitettava kaikki kansainväliseen rekisteröintiin liittyvät muutoshakemukset suoraan WIPOlle tai alkuperävirastoon. Kolmas osapuoli voi kuitenkin jättää tiettyjä muutoshakemuksia, ja ne voidaan jättää muun viraston kautta, kuten jäljempänä esitetään yksityiskohtaisesti. 2.4.1 Tapaukset, joissa muutoshakemusta ei tutkita ennen toimittamista eteenpäin Yhteisten määräysten 20 ja 20 bis sääntö ja 25 säännön 1 kohta Seuraavat kansainväliseen rekisteröintiin liittyvät muutoshakemukset voidaan esittää SMHV:lle "haltijaa edustavan sopimusvaltion virastona". WIPOn lomake MM5: täyttä tai osittaista omistuksenvaihdosta varten, jättäjänä kansainvälisen rekisteröinnin haltija (yhteisön tavaramerkkejä koskevan käsitteistön mukaan luovutus); WIPOn lomake MM6: kaikkia tai tiettyjä sopijapuolia koskeva tavaroiden ja palvelujen luetteloon tehtävä rajoitus; WIPOn lomake MM7: yhtä tai useampaa sopijapuolta (ei kaikkia) koskeva luopuminen; WIPOn lomake MM8: kansainvälisen rekisteröinnin peruminen kokonaan tai osittain; WIPOn lomake MM9: haltijan nimen tai osoitteen muutos; WIPOn lomakkeet MM13/MM14: kansainvälisen rekisteröinnin haltijan jättämä uutta käyttölupaa tai käyttöluvan muutosta koskeva hakemus; WIPOn lomake MM15: käyttöluvan kirjaamisen kumoaminen; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 14
WIPOn lomake MM19: rekisteröinnin haltijan jättämä hakemus haltijan määräämisoikeuden rajoittamiseksi (yhteisön tavaramerkkejä koskevassa käsitteistössä tätä vastaa esineoikeutta, pakkotäytäntöönpanoa, täytäntöönpanotoimenpidettä tai maksukyvyttömyysmenettelyä koskeva hakemus, jotka mainitaan tavaramerkkiasetuksen 19, 20 ja 21 artiklassa). Tällaiset kansainvälisen rekisteröinnin haltijan SMHV:lle toimittamat hakemukset toimitetaan tutkimatta edelleen WIPOlle. Tavaramerkkiasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen vastaavia määräyksiä ei sovelleta. Erityisesti sovelletaan yhteisten määräysten kieliä koskevia sääntöjä, eikä SMHV:lle suoriteta maksua. Nämä hakemukset voi jättää SMHV n kautta vain, jos se on alkuperävirasto tai jos se on haltijaan nähden toimivaltainen virasto kansainvälisen rekisteröinnin luovuttamisen seurauksena (ks. yhteisten määräysten 1 säännön xxvi bis kohta). SMHV ei kuitenkaan tutki tämän edellytyksen täyttymistä vaan ainoastaan toimittaa hakemuksen edelleen WIPOlle, koska se olisi voitu jättää suoraan WIPOlle. Virasto ei käytä yhteisten määräysten 20 säännön 1 kohdan a alakohdassa mainittua mahdollisuutta, jonka mukaan haltijan sopijaosapuolen virasto voi omasta aloitteestaan ilmoittaa kansainväliselle toimistolle haltijan määräämisoikeuden rajoittamisesta. 2.4.2 Tapaukset, joissa muutoshakemus tutkitaan ennen toimittamista eteenpäin Yhteisten määräysten 20 säännön 1 kohdan a alakohta, 20 bis säännön 1 kohta ja 25 säännön 1 kohdan b alakohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 120 sääntö Yhteisten määräysten mukaan hakemuksen, joka koskee omistuksenvaihdosta tai käyttöluvan muutosta tai haltijan määräämisoikeuden rajoittamista, voi jättää suoraan WIPOlle ainoastaan kansainvälisen rekisteröinnin haltija. Olisi käytännössä mahdotonta kirjata omistuksenvaihdos tai käyttöluvan muutos WIPOssa seuraavissa tapauksissa: alkuperäistä haltijaa ei ole enää olemassa (sulautuminen, kuolema) tai oikeuden haltija ei tee yhteistyötä käyttöluvan haltijan kanssa, tai (todennäköisemmin) haltija on täytäntöönpanotoimenpiteiden edunsaaja. Näistä syistä uusi oikeuden haltija, käyttöluvan haltija tai täytäntöönpanotoimenpiteiden edunsaaja voi jättää hakemuksen vain haltijan sopijaosapuolen virastoon. WIPO merkitsee tällaiset hakemukset rekisteriin tutkimatta asiasisältöä, koska ne ovat kyseisen viraston toimittamia. Jotta kolmansista osapuolista ei tulisi kansainvälisen rekisteröinnin omistajia tai käyttöluvan haltijoita, SMHV:n on tutkittava kaikki muun kuin kansainvälisen rekisteröinnin haltijan jättämät hakemukset ja tarkastettava luovuttamista, käyttölupia tai muita oikeuksia koskeva näyttö täytäntöönpanoasetuksen 120 säännön mukaisesti. SMHV rajaa toimensa luovuttamista, käyttölupia tai muita oikeuksia koskevan näytön tutkimiseen, ja täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 ja 5 kohtaa sekä luovuttamista, käyttölupia, esineoikeutta, pakkotäytäntöönpanoa tai maksukyvyttömyysmenettelyä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 15
koskevia SMHV:n ohjeita sovelletaan soveltuvin osin. Jos näyttöä ei esitetä, SMHV kieltäytyy toimittamasta hakemusta eteenpäin WIPOlle. Päätöksestä voidaan valittaa. Muilta osin tavaramerkkiasetusta ja sen täytäntöönpanoasetusta ei sovelleta. Hakemuksen on erityisesti oltava laadittu jollakin WIPOn kielistä asianmukaiselle WIPOn lomakkeelle. SMHV:lle ei suoriteta maksua. 3 SMHV nimettynä virastona 3.1 Yleiskatsaus 1.10.2004 alkaen henkilö, joka on sellaisen valtion kansalainen tai jolla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike sellaisessa valtiossa, joka on Madridin pöytäkirjan osapuoli, sekä kansallisen hakemuksen tai rekisteröinnin (perusmerkin) omistaja samassa valtiossa, voi jättää kansainvälisen hakemuksen tai myöhemmän nimeämisen sen kansallisen viraston kautta, jossa perusmerkkiä koskeva hakemus on jätetty tai jossa se on rekisteröity (alkuperävirasto). Kun virasto on tutkinut luokituksen ja tarkastanut tietyt muodolliset edellytykset (myös maksujen suorittamisen), WIPO julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin International Gazette -lehdessä, antaa todistuksen rekisteröinnistä ja ilmoittaa nimetyille virastoille kansainvälisestä rekisteröinnistä. SMHV saa tiedot WIPO:lta vain sähköisessä muodossa. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien tunnisteena SMHV:ssa on WIPOn antama rekisteröintinumero, jonka edessä on "W" ja lopussa uuden kansainvälisen rekisteröinnin kohdalla 0 (esim. W01 234 567) ja 1 myöhemmän nimeämisen kohdalla (esim. W10 987 654). Samaa kansainvälistä rekisteröintiä koskevien uusien EU:n nimeävien ilmoitusten tunnisteena on W2, W3 jne. Kun tehdään hakuja SMHV:n sähköisistä tietokannoista, "W" tulee kuitenkin jättää pois. SMHV:lla on 18 kuukautta aikaa ilmoittaa WIPOlle EU:n nimeämisen kaikista mahdollisista hylkäysperusteista. 18 kuukauden määräaika alkaa päivämäärästä, jona SMHV saa ilmoituksen nimeämisestä. Jos WIPO toimittaa korjauksia, joilla on vaikutusta merkkiin, tavaroihin ja palveluihin tai nimeämispäivään, SMHV voi päättää, alkaako uudesta ilmoituspäivästä uusi 18 kuukauden määräaika. Jos korjauksella on vaikutusta vain osaan tavaroista ja palveluista, uusi määräaika koskee vain tätä osaa, jolloin SMHV:n on julkaistava kansainvälinen rekisteröinti uudelleen yhteisön tavaramerkkilehdessä ja käynnistettävä väiteaika uudelleen ainoastaan kyseisille tavaroille ja palveluille. SMHV:n päätehtävät nimettynä virastona: EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien ensimmäinen uudelleenjulkaiseminen; yhteisön tutkintakertomusten laatiminen; muodollisten edellytysten (myös aiemmuusvaatimusten) tutkinta; ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinta; kansainvälisiä rekisteröintejä vastaan tehtävien väitteiden tutkinta; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 16
kansainvälisiin rekisteröinteihin tehtäviä muutoksia koskevien WIPOn tiedonantojen käsittely. 3.2 Ammattimainen edustus Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 2 kohta ja 93 artikla Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan ei tavallisesti tarvitse nimetä edustajaa SMHV:ssa. EU:n ulkopuoliset haltijat ovat kuitenkin velvollisia nimeämään edustajan (a) alustavan kieltäytymisilmoituksen seurauksena, (b) jättäessään aiemmuusvaatimuksen suoraan SMHV:lle tai (c) aiemmuusvaatimuksen hylkäämisen seurauksena (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus, ja tavaramerkkiasetuksen 92 ja 93 artikla). Jos EU:n ulkopuolinen kansainvälisen rekisteröinnin haltija on nimennyt edustajan WIPOssa ja kyseinen edustaja on myös SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, tämä edustaja katsotaan automaattisesti kansainvälisen rekisteröinnin edustajaksi SMHV:ssa. Jos EU:n ulkopuolinen kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole nimennyt edustajaa tai on nimennyt sellaisen edustajan WIPOssa, joka ei ole SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, mahdollisen alustavan kieltäytymis- tai vastustusilmoituksen yhteydessä pyydetään nimeämään edustaja tavaramerkkiasetuksen 92 ja 93 artiklan mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja edustuksesta kussakin SMHV:n menettelyssä on jäljempänä kohdissa 3.3, 3.4 ja 3.6.6. 3.3 Ensimmäinen uudelleenjulkaisu, tutkimukset ja muodollisuudet 3.3.1 Ensimmäinen uudelleenjulkaisu 1 Tavaramerkkiasetuksen 152 artikla Kun tieto kansainvälisestä rekisteröinnistä on saatu, se julkaistaan välittömästi uudelleen tavaramerkkilehden M.1-osassa, paitsi jos toista kieltä ei mainita. Julkaisu koskee vain luettelointitietoja, merkin esitystä ja luokkanumeroita eikä sisällä tavaroiden ja palveluiden varsinaista luetteloa. SMHV ei siis käännä kansainvälisiä rekisteröintejä tai tavaroiden ja palveluiden luetteloa. Julkaisussa mainitaan myös kansainvälisen rekisteröinnin ensimmäinen ja toinen kieli ja viittaus kansainvälisen rekisteröinnin julkaisuun WIPOn lehdessä, josta saa lisätietoja. Yksityiskohtaisten tietojen osalta viitataan yhteisön tavaramerkkilehteen, joka on saatavilla SMHV:n verkkosivustolla. 1 Kansainväliset rekisteröinnit julkaistaan ensin International Gazette -lehdessä, minkä jälkeen SMHV julkaisee ne uudelleen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 17
Kansainvälisellä rekisteröinnillä on sen ensimmäisen uudelleenjulkaisun päivästä lukien sama vaikutus kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla julkaistulla hakemuksella. 3.3.2 Tutkimukset Tavaramerkkiasetuksen 155 artikla Samoin kuin suoraan tehtyjen tavaramerkkihakemusten kohdalla, SMHV laatii kustakin kansainvälisestä rekisteröinnistä yhteisön tutkimuskertomuksen, jossa mainitaan samankaltaiset yhteisön tavaramerkit ja EU:n nimeävät kansainväliset rekisteröinnit. Kertomuksessa mainittujen aikaisempien yhteisön tavaramerkkien omistajat saavat ilmoituskirjeen tavaramerkkiasetuksen 155 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kansainvälisen merkin haltijan pyynnöstä SMHV lähettää kansainvälisen rekisteröinnin lisäksi asianomaisille kansallisille viranomaisille kansallista tutkimusta varten (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 1, Menettelyt). Kansallista tutkimusta koskeva pyyntö on tehtävä suoraan SMHV:lle. EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin haltijan on pyydettävä kansallista tutkimusta ja suoritettava asiaankuuluva maksu kuukauden kuluessa päivästä, jona WIPO on ilmoittanut SMHV:lle nimeämisestä. Määräajan jälkeen maksettu tai maksamatta jätetty tutkimusmaksu johtaa siihen, että kansallista tutkimuspyyntöä ei katsota jätetyksi ja vain yhteisön tutkimusraportti laaditaan. Maksun voi suorittaa SMHV:lle millä tahansa viraston hyväksymistä maksutavoista (ks. lisätiedot ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen, luku 2). Tutkimuskertomukset lähetetään suoraan kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle tai, jos haltija on nimennyt edustajan WIPOssa, kertomukset lähetetään edustajalle tämän paikasta riippumatta. Haltijan ei tarvitse nimetä edustajaa SMHV:ssa pelkästään tutkimuskertomuksen vastaanottamista tai kansallisen tutkimuksen pyytämistä varten. 3.3.3 Muodollisuuksien tutkiminen SMHV:n suorittama kansainvälisten rekisteröintien muodollisuuksien tutkiminen koskee vain sen tarkastamista, onko toinen kieli ilmoitettu, koskeeko hakemus yhteismerkkiä ja onko olemassa aiemmuusvaatimuksia. SMHV ei tarkasta WIPOn tekemää tavaroiden ja palveluiden luokitusta. 3.3.3.1 Kielet Tavaramerkkiasetuksen 119 artiklan 3 ja 4 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 1 kohta ja 112 ja 126 sääntö Yhteisten määräysten 9 säännön 5 kohdan g alakohdan ii alakohta Yhteisten määräysten 9 säännön 5 kohdan g alakohdan ii alakohdassa ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 126 säännössä säädetään, että EU:n nimeävän kansainvälisen hakemuksen hakijan on ilmoitettava toinen kieli, joka on Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 18
muu kuin hakemuksen ensimmäinen kieli ja joka on jokin neljästä muusta viraston kielestä. Ilmoitus tehdään merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun WIPOn lomakkeen MM2/MM3 tai MM4 sopijapuolia koskevassa kohdassa. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 126 säännön mukaan kansainvälisen hakemuksen kieli on asetuksen 119 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu menettelyn kieli. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan valitsema kirjallisessa menettelyssä käytetty kieli ei ole kansainvälisen hakemuksen kieli, haltijan on jätettävä käännös sille kielelle yhden kuukauden kuluessa alkuperäisen asiakirjan jättämisestä. Jos käännöstä ei toimiteta tässä määräajassa, alkuperäistä asiakirjaa ei katsota jätetyksi SMHV:lle. Kansainvälisessä hakemuksessa ilmoitettu toinen kieli on tavaramerkkiasetuksen 119 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toinen kieli eli mahdollinen SMHV:ssa toimitettavan väitemenettelyn tai menettämis- tai mitätöintimenettelyn kieli. Jos toista kieltä ei ole ilmoitettu, tutkija antaa alustavan suojan epäämistä koskevan kieltäytymisilmoituksen. Haltijalle annetaan puutteen korjaamiseksi kahden kuukauden määräaika, joka alkaa päivänä, jona SMHV antaa tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 112 säännössä tarkoitetun alustavan kieltäytymisilmoituksen. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija on velvollinen nimeämään edustajan SMHV:ssa toimitettavissa menettelyissä ja tämän edustaja WIPOssa ei ole SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, haltijaa pyydetään kieltäytymisilmoituksessa nimeämään edustaja tavaramerkkiasetuksen 92 ja 93 artiklan mukaisesti. llmoitus merkitään kansainväliseen rekisteriin, julkaistaan Gazettelehdessä ja ilmoitetaan kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Vastaus alustavaan kieltäytymisilmoitukseen on osoitettava SMHV:lle. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija korjaa puutteet ja nimeää tarvittaessa edustajan kehotuksen mukaisesti ja annetussa määräajassa, kansainvälinen rekisteröinti julkaistaan uudelleen. Jos puutteita ei ole korjattu ja/tai edustajaa ei ole (tarvittaessa) nimetty, SMHV vahvistaa hylkäämisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Haltija voi valittaa päätöksestä kahden kuukauden kuluessa. Kun päätös on lopullinen, SMHV ilmoittaa WIPOlle hylkäämisen vahvistamisesta. 3.3.3.2 Yhteismerkit Tavaramerkkiasetuksen 66 ja 67 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 43 sääntö ja 121 säännön 1, 2 ja 3 kohta Yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä on vain kaksi tavaramerkin lajia: varsinaiset tavaramerkit ja yhteismerkit (lisätietoja on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jakso 2, Muodollisten edellytysten tutkinta). Kansainvälisessä hakemuksessa yhteismerkkiä, tarkastusmerkkiä tai tarkastusleimaa koskevat ilmoitukset tehdään yhdessä kohdassa. Siksi yhteismerkkiin, tarkastusmerkkiin tai tarkastusleimaan perustuvaa EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä käsitellään SMHV:ssa yhteismerkkinä. Tämä merkitsee korotettua maksua. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 19
Yhteisön yhteismerkkejä koskevia edellytyksiä sovelletaan myös yhteismerkkiin perustuviin EU:n nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 121 säännön 2 kohdan mukaisesti haltijan on toimitettava käyttöä koskevat määräykset suoraan SMHV:lle kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona kansainvälinen toimisto on ilmoittanut SMHV:lle nimeämisestä. Jos määräyksiä ei toimiteta tähän mennessä tai niissä on puutteita tai jos haltija ei noudata 66 artiklassa esitettyjä vaatimuksia, tutkija tekee alustavan suojan epäämistä koskevan kieltäytymisilmoituksen. Haltijalle annetaan puutteen korjaamiseksi kahden kuukauden määräaika, joka alkaa päivänä, jona SMHV tekee täytäntöönpanoasetuksen 121 säännön 3 kohdassa tarkoitetun alustavan kieltäytymisilmoituksen. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija on velvollinen nimeämään edustajan SMHV:ssa toimitettavissa menettelyissä ja tämän edustaja WIPOssa ei ole SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, haltijaa pyydetään alustavassa kieltäytymisilmoituksessa nimeämään edustaja tavaramerkkiasetuksen 92 ja 93 artiklan mukaisesti. llmoitus merkitään kansainväliseen rekisteriin, julkaistaan Gazette-lehdessä ja ilmoitetaan kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Vastaus alustavaan kieltäytymisilmoitukseen on osoitettava SMHV:lle. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija korjaa puutteet ja nimeää tarvittaessa edustajan kehotuksen mukaisesti ja annetussa määräajassa, kansainvälinen rekisteröinti julkaistaan uudelleen. Jos puutteita ei ole korjattu ja/tai edustajaa ei ole (tarvittaessa) nimetty, SMHV vahvistaa hylkäämisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle ja määrää kahden kuukauden valitusajan. Kun päätös on lopullinen, SMHV ilmoittaa WIPOlle alustavan kieltäytymisilmoituksen vahvistamisesta. Jos SMHV:lle toimitetaan vaatimusten mukaiset tiedot, joiden mukaan perusmerkki on yhteismerkki tai tarkastusleima, eikä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ole omistusoikeutta yhteisön yhteismerkkiin, SMHV tutkii nimeämistä varsinaisena tavaramerkkinä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle ilmoitetaan asiasta ja tälle korvataan yhteismerkin ja yksilöllisen nimeämismaksun välinen erotus euroina. 3.3.3.3 Aiemmuusvaatimukset Nimeämisen yhteydessä jätettävät aiemmuusvaatimukset Tavaramerkkiasetuksen 153 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 9 säännön 3 kohdan d alakohta, 9 säännön 7 kohta, 108 sääntö, 109 säännön 1, 2, 3 ja 4 kohta Yhteisten määräysten 9 säännön 5 kohdan g alakohdan i alakohta ja 21 bis sääntö EU:n nimeävän kansainvälisen hakemuksen tai myöhemmän nimeämisen yhteydessä hakija voi vaatia jäsenvaltiossa rekisteröidyn aiemman tavaramerkin aiemmuutta. Vaatimus tulee esittää liittämällä MM17-lomake kansainväliseen hakemukseen tai myöhempään nimeämiseen. Kunkin vaatimuksen osalta tulisi mainita jäsenvaltio, jossa aiempi merkki on rekisteröity; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 20
rekisteröintinumero; asianomaisen rekisteröinnin jättämispäivä. Suoriin tavaramerkkihakemuksiin ei sovelleta tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 8 säännön 2 kohtaa vastaavia säännöksiä. Aiemmuusvaatimuksia tukevia todistuksia tai asiakirjoja ei tule liittää MM17- lomakkeeseen, sillä SMHV ei toimita niitä WIPOlle. Kansainvälisen hakemuksen tai myöhemmän nimeämisen yhteydessä esitettävät aiemmuusvaatimukset tutkitaan samalla tavalla kuin yhteisön tavaramerkkihakemuksen yhteydessä esitettävät aiemmuusvaatimukset. Lisätietoja on ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Jos aiemmuusvaatimuksen tueksi on esitettävä asiakirjoja tai jos aiemmuusvaatimuksessa on puutteita, tutkija ilmoittaa haltijalle puutteista ja pyytää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan on nimettävä edustaja SMHV:ssa toimitettavissa menettelyissä ja tämän edustaja WIPOssa ei ole SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, haltijaa pyydetään nimeämään edustaja myös SMHV:ssa. Jos SMHV hyväksyy aiemmuusvaatimuksen, se ilmoittaa asiasta asianomaisiin teollisja tekijänoikeuksia käsitteleviin virastoihin. WIPOlle ei lähetetä ilmoitusta, sillä kansainväliseen rekisteröintiin ei tarvitse tehdä muutosta. Jos puutteita ei ole korjattu ja/tai edustajaa ei ole (tarvittaessa) nimetty, oikeus aiemmuuteen menetetään täytäntöönpanoasetuksen 109 säännön 2 kohdan mukaisesti. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi pyytää valituskelpoista päätöstä. Kun päätös on lopullinen, SMHV ilmoittaa WIPOlle aiempien oikeuksien menettämisestä, hylkäämisestä tai kumoamisesta tai aiemmuusvaatimuksen peruuttamisesta. WIPO merkitsee muutokset kansainväliseen rekisteriin ja julkaisee ne. Suoraan SMHV:lle jätettävät aiemmuusvaatimukset Tavaramerkkiasetuksen 153 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 110 säännön 1, 2, 4, 5 ja 6 kohta Yhteisten määräysten 21 bis säännön 2 kohta Kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi myös vaatia jäsenvaltiossa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta suoraan SMHV:lta, kun lopullisesti hyväksytty kansainvälinen rekisteröinti on julkaistu. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija on velvollinen nimeämään edustajan SMHV:ssa toimitettavissa menettelyissä ja tämän edustaja WIPOssa ei ole SMHV:n ylläpitämässä edustajatietokannassa, SMHV pyytää haltijaa nimeämään edustajan tavaramerkkiasetuksen 92 ja 93 artiklan mukaisesti. Vastaus alustavaan kieltäytymisilmoitukseen on osoitettava SMHV:lle. Aiemmuusvaatimus, joka esitetään kansainvälisen hakemuksen jättämisen ja kansainvälisen rekisteröinnin lopullisen hyväksynnän julkaisemisen välisenä ajankohtana, katsotaan saapuneeksi SMHV:lle kansainvälisen rekisteröinnin lopullisen hyväksynnän julkaisemispäivänä ja tutkitaan siten SMHV:ssa kyseisen päivän jälkeen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M, Kansainväliset merkit sivu 21