OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1 LUKU LUOVUTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 1

Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Luovutus... 5 1.2 Hakemus luovutuksen rekisteröimisestä... 5 2 Luovutukset vs. nimenmuutokset... 6 2.1 Virheellinen hakemus nimenmuutoksen rekisteröimisestä... 7 2.2 Virheellinen hakemus luovutuksen rekisteröimisestä... 7 3 Luovutuksen rekisteröintihakemuksen muotoa ja sisältöä koskevat edellytykset... 8 3.1 Kielet... 8 3.2 Usean tavaramerkin luovutuksen rekisteröintiä koskeva hakemus... 9 3.3 Menettelyn osapuolet... 9 3.4 Muodolliset edellytykset... 10 3.4.1 Rekisteröintinumeron ilmoittaminen... 10 3.4.2 Tiedot uudesta haltijasta... 10 3.4.3 Edustajan nimi ja liikeosoite... 11 3.4.4 Allekirjoitukset... 12 3.5 Todisteet luovutuksesta... 12 3.6 Sisältöä koskevat edellytykset... 14 3.7 Menettely puutteiden poistamiseksi... 15 4 Osittainen luovutus... 15 4.1 Tavaroiden ja palvelujen luettelon jakautumista koskevat säännöt... 16 4.2 Rekisteröintiesteet... 17 4.3 Uuden yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai rekisteröinnin luominen... 17 5 Luovutus muiden menettelyjen aikana ja maksut... 18 5.1 Osittaiseen luovutukseen liittyvät erityiskysymykset... 18 5.2 Luovutus ja inter partes -menettely... 20 6 Rekisteriin merkitseminen, rekisteröinnistä ilmoittaminen ja rekisteröinnin julkaiseminen... 20 6.1 Rekisteriin merkitseminen... 20 6.2 Ilmoittaminen... 21 6.3 Julkaiseminen... 22 7 Rekisteröityjen yhteisömallien luovutus... 22 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 2

7.1 Aikaisempaan käyttöön perustuva oikeus käyttää rekisteröityä yhteisömallia... 23 7.2 Maksut... 23 8 Kansainvälisten tavaramerkkien luovutus... 23 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 3

1 Johdanto Tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohta, 17 artiklan 1 kohta ja 24 artikla Yhteisömalliasetuksen 28 artikla Yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 23 artikla Luovutus tarkoittaa yhteisön tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta koskevien oikeuksien omistajuuden siirtymistä yksiköltä toiselle. Yhteisön tavaramerkki ja tavaramerkkihakemus voidaan siirtää aiemmalta haltijalta uudelle haltijalle pääasiassa luovutuksen tai lakimääräisen perimisen kautta. Luovutus voi koskea joitain sellaisia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joille sitä on haettu (osittainen luovutus). Toisin kuin käyttöluvan myöntämisessä tai muuntamisessa, yhteisön tavaramerkin luovutus ei voi vaikuttaa yhteisön tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen. Siten yhteisön tavaramerkkiä ei voida luovuttaa osittain joidenkin alueiden tai jäsenvaltioiden osalta. Yhteisömalliasetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen mallien siirtoa koskevat säännökset ovat lähes samansisältöisiä kuin tavaramerkkiasetuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen vastaavat säännökset. Jäljempänä esitettyä sovelletaan siten soveltuvin osin yhteisömalleihin, lukuun ottamatta joitain jäljempänä luvussa 7 määriteltyjä poikkeuksia ja erityispiirteitä. Tavaramerkkiasetuksen 16 artikla, 17 artiklan 5, 6 ja 8 kohta sekä 24 ja 87 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 8 kohta ja 84 säännön 3 kohdan g alakohta Rekisteröityjen yhteisön tavaramerkkien luovutukset merkitään pyynnöstä rekisteriin, ja yhteisön tavaramerkkihakemusten luovutukset merkitään asiakirjavihkoihin. Luovutusten rekisteröintiä ja oikeusvaikutuksia koskevia sääntöjä sovelletaan sekä yhteisön tavaramerkkeihin että niitä koskeviin hakemuksiin. Suurin ero on se, että asetuksissa säädetään, että kun yhteisön tavaramerkkihakemus luovutetaan, luovutus merkitään asiakirjavihkoihin eikä rekisteriin. Käytännössä yhteisön tavaramerkkihakemuksen tai yhteisön tavaramerkin omistuksenvaihdokset kirjataan kuitenkin samaan tietokantaan. Vaikka näissä ohjeissa ei yleisesti ottaen eroteta yhteisön tavaramerkkien ja niitä koskevien hakemusten luovutusta, niissä mainitaan erikseen, jos tavaramerkkihakemuksia kohdellaan tältä osin eri tavalla kuin tavaramerkkejä. Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan mukaan luovutuksen rekisteröinti ei ole edellytys sen pätevyydelle. Jos virasto ei kuitenkaan ole rekisteröinyt luovutusta, oikeus toimia säilyy rekisteröidyllä haltijalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei uusi haltija saa tiedonantoja virastolta etenkään inter partes -menettelyn kuluessa tai ilmoitusta tavaramerkin uusimisen määräajasta. Lisäksi tavaramerkkiasetuksen 16 artiklan mukaan kaikissa yhteisön tavaramerkkiä varallisuusoikeutena koskevissa näkökohdissa, joita ei ole määritelty tarkemmin yhteisön tavaramerkkiasetuksessa, haltijan osoite määrittää sovellettavan kansallisen lainsäädännön. Kaikista näistä syistä on tärkeää rekisteröidä luovutus virastossa sen varmistamiseksi, että oikeus yhteisön tavaramerkkeihin ja tavaramerkkihakemuksiin on selvä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 4

1.1 Luovutus Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 ja 2 kohta Yhteisön tavaramerkin luovutukseen liittyy kaksi näkökohtaa: osapuolten välisen luovutuksen pätevyys ja luovutuksen vaikutus virastossa vireillä olevaan menettelyyn. Luovutuksella on tällainen vaikutus vasta sitten, kun luovutus on merkitty rekisteriin (tai asiakirjavihkoihin) (ks. jäljempänä kohta 1.2). Kun tarkastellaan osapuolten välisen luovutuksen pätevyyttä, yhteisön tavaramerkki voidaan tavaramerkkiasetuksen nojalla luovuttaa erillään sen yrityksen luovutuksesta, jolle se kuuluu (ks. myös tuomio 30.3.2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, 45 ja 48 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 3 kohta Luovutus on pätevä vain, jos se tehdään kirjallisesti ja molemmat osapuolet allekirjoittavat sen, jollei luovutus johdu oikeuden päätöksestä. Tätä yhteisön tavaramerkin luovutuksen pätevyyttä koskevaa muodollista edellytystä sovelletaan riippumatta siitä, onko luovutus (kansallisten) tavaramerkkien luovutuksesta annetun kansallisen lainsäädännön mukaan pätevä myös ilman tietyn muotovaatimuksen noudattamista, kuten sen, että luovutus on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava molempien osapuolten allekirjoittama. Jos yhteisön tavaramerkin haltija tai yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekijä kuolee, perijöistä tulee rekisteröinnin haltijoita tai hakijoita yksityis- tai yleisseuraannon kautta. Myös tätä käsitellään luovutusta koskevissa säännöissä. Vastaavasti yleisseuraanto tapahtuu, kun kaksi yritystä sulautuu ja muodostaa näin uuden yrityksen tai kun yritys hankkii omistukseensa toisen yrityksen. Jos yritys, jolle tavaramerkki kuuluu, luovutetaan kokonaisuudessaan, luovutuksen oletetaan käsittävän yhteisön tavaramerkin, jollei muusta ole luovutukseen sovellettavan lainsäädännön nojalla sovittu tai jollei olosuhteista muuta johdu. Tavaramerkkiasetuksen 16 artikla Jollei tavaramerkkiasetuksessa muuta säädetä, luovutuksiin sovelletaan tavaramerkkiasetuksen 16 artiklan perusteella määräytyvän jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Kyseisen säännöksen perusteella sovellettava kansallinen lainsäädäntö tarkoittaa kansallista lainsäädäntöä yleisesti. Siihen sisältyy siten myös kansainvälinen yksityisoikeus, jossa taas voidaan viitata toisen valtion lainsäädäntöön. 1.2 Hakemus luovutuksen rekisteröimisestä Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 5 8 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 sääntö Luovutuksesta tulee merkityksellinen viraston menettelyissä, jos on tehty hakemus luovutuksen rekisteröimisestä ja luovutus on merkitty rekisteriin tai yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 5

tavaramerkkihakemusten osalta, merkitty yhteisön tavaramerkkihakemusta koskevaan asiakirjavihkoon. Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 7 kohta Luovutuksen rekisteröintihakemuksen virastoon saapumisen ajankohdan ja luovutuksen rekisteröintiajankohdan välisenä aikana uusi haltija voi kuitenkin jo tehdä virastolle ilmoituksia määräaikojen noudattamiseksi. Jos osapuoli on esimerkiksi hakenut sellaisen yhteisön tavaramerkkihakemuksen luovutuksen rekisteröintiä, jonka osalta virasto on vedonnut ehdottomiin hylkäysperusteisiin, uusi haltija voi vastata tällaiseen vastustukseen (ks. jäljempänä luku 5). Tässä ohjeiden osassa käsitellään luovutusten rekisteröintiin liittyviä menettelyjä. Tutkiessaan luovutuksen rekisteröintihakemusta virasto tutkii vain sitä, sisältääkö hakemus riittävät todisteet luovutuksesta. Virasto ei tutki, onko luovutus sinänsä pätevä. 2 Luovutukset vs. nimenmuutokset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 1 3 kohta Luovutus on erotettava haltijan nimen muutoksesta. Hakemusta yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin tai hakemuksen haltijan nimen muuttamisesta käsitellään erillisessä menettelyssä. Lisätietoa nimenmuutoksista on ohjeiden osassa B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta, kohdassa 7.3, Nimen tai osoitteen muutos. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 1 kohta Luovutuksesta ei ole kyse etenkään silloin, kun luonnollisen henkilön nimi muuttuu avioliiton tai virallisen nimenmuutoksen myötä tai kun siviilinimen sijasta käytetään salanimeä jne. Kaikissa näissä tapauksissa nimenmuutos ei vaikuta haltijan henkilöllisyyteen. Jos oikeushenkilön nimi tai yritysoikeudellinen asema muuttuu, luovutus erotetaan pelkästä nimenmuutoksesta sen perusteella, säilyykö oikeushenkilön identiteetti samana (missä tapauksessa se rekisteröidään nimenmuutoksena) (ks. päätös 6.9.2010, R 1232/2010-4 Cartier, 12 14 kohta). Toisin sanoen jos oikeussubjektin olemassaolo ei pääty (esim. yritysoston yhteydessä tapahtuvassa sulautumisessa, jossa yritys liitetään kokonaisuudessaan toiseen yritykseen ja lakkaa näin olemasta) eikä uutta oikeussubjektia perusteta (esim. kahden yrityksen sulautuessa, jolloin syntyy uusi oikeussubjekti), muutos kohdistuu pelkästään jo olemassa olleeseen muodolliseen yritysrakenteeseen eikä yrityksen tosiasialliseen identiteettiin. Muutos rekisteröidään siten tarvittaessa nimenmuutoksena. Esimerkiksi jos yhteisön tavaramerkki on yrityksen A nimissä ja sulautuman seurauksena tämä yritys liitetään yritykseen B, kyseessä on omaisuuden siirto yrityksestä A yritykseen B. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 6

Samoin silloin, kun yritys A jaetaan kahdeksi erilliseksi yksiköksi, joista toinen on alkuperäinen yritys A ja toinen uusi yritys B, jos yrityksen A nimissä olevasta yhteisön tavaramerkistä tulee yrityksen B omaisuutta, kyseessä on omaisuuden siirto. Luovutuksesta ei ole yleensä kyse silloin, jos yrityksen kansallisessa yritysrekisterissä säilyy samana. rekisteröintinumero Samoin sovelletaan periaatteessa sitä lähtökohtaista olettamaa, että kyseessä on omaisuuden siirto, jos yrityksen kotipaikka siirtyy toiseen valtioon. Jos virasto on epävarma kyseessä olevaan oikeushenkilöön sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä, se voi vaatia nimenmuutoksen rekisteröinnin hakijaa toimittamaan tarvittavat tiedot. Jollei kyseisessä kansallisessa lainsäädännössä muuta säädetä, yritysmuodon muutosta kohdellaan näin ollen nimenmuutoksena eikä luovutuksena, mikäli siihen ei liity sulautuman tai yritysoston yhteydessä tapahtuvaa omaisuuden siirtoa. Toisaalta jos yritysmuodon muutos on seurausta sulautumisesta, jakautumisesta tai omaisuuden siirrosta, kyseessä voi olla luovutus riippuen siitä, mikä yritys sulautetaan toiseen tai erotetaan toisesta yrityksestä tai mikä yritys siirtää mitä varoja toiselle yritykselle. 2.1 Virheellinen hakemus nimenmuutoksen rekisteröimisestä Tavaramerkkiasetuksen 133 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 26 säännön 1, 5 ja 7 kohta Jos virastolle tehdään hakemus nimenmuutoksesta mutta todisteet osoittavat, että kyse on tosiasiallisesti yhteisön tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksesta, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa sitä tekemään hakemuksen luovutuksen rekisteröimisestä, josta ei peritä maksua. Luovutuksen rekisteröinnistä peritään kuitenkin maksu, jos se liittyy yhteisömallin siirtämiseen (ks. jäljempänä luku 7). Tiedonannossa asetetaan yleensä kahden kuukauden määräaika, joka alkaa tiedoksiannon päivästä. Jos hakija yhtyy tiedonantoon tai ei esitä päinvastaisia todisteita ja tekee vastaavan luovutuksen rekisteröintihakemuksen, luovutus merkitään rekisteriin. Jos hakija ei muuta pyyntöään eli jos se vaatii edelleen muutoksen rekisteröintiä nimenmuutoksena tai ei vastaa tiedonantoon, hakemus nimenmuutoksen rekisteröimisestä hylätään. Tässä tapauksessa uusi luovutuksen rekisteröintihakemus voidaan tehdä milloin tahansa. 2.2 Virheellinen hakemus luovutuksen rekisteröimisestä Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 ja 6 kohta Jos virastolle tehdään hakemus luovutuksen rekisteröimisestä, mutta kyse on tosiasiallisesti yhteisön tavaramerkkiin tai sitä koskevaan hakemukseen liittyvästä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 7

nimenmuutoksesta, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa sitä antamaan suostumuksensa siihen, että haltijaa koskevat maininnat merkitään viraston ylläpitämiin asiakirjavihkoihin tai rekisteriin nimenmuutoksena. Tiedonannossa asetetaan yleensä kahden kuukauden määräaika, joka alkaa tiedoksiannon päivästä. Jos hakija antaa suostumuksensa, nimenmuutos merkitään asiakirjavihkoihin tai rekisteriin. Jos hakija ei anna suostumustaan eli jos se vaatii edelleen muutoksen rekisteröintiä luovutuksena tai ei vastaa tiedonantoon, hakemus luovutuksen rekisteröimisestä hylätään. 3 Luovutuksen rekisteröintihakemuksen muotoa ja sisältöä koskevat edellytykset Virasto suosittaa painokkaasti, että haettaessa luovutuksen rekisteröintiä käytetään verkossa olevaa rekisteriin kirjaamista koskevaa hakemusta. Hakemuksesta ei peritä maksua, ja se voidaan ladata viraston verkkosivustolta (http://www.oami.europa.eu). Tavaramerkkiä koskevaa maksuasetusta muutettiin asetuksella n:o 1042/05, jonka voimaantulon jälkeen luovutuksen rekisteröinnistä ei ole tarvinnut suorittaa maksua. 3.1 Kielet Luovutuksen rekisteröintihakemus on jätettävä Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a ja b kohta ja 96 säännön 1 kohta yhteisön tavaramerkkihakemusta osalta tavaramerkkihakemuksessa ilmoitetulla ensimmäisellä tai toisella kielellä, rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin osalta jollakin viraston kielistä. Jos luovutuksen rekisteröintihakemus koskee useampaa kuin yhtä tavaramerkkihakemusta, hakijan on valittava hakemustaan varten kieli, joka on yhteinen kaikille kyseessä oleville yhteisön tavaramerkeille. Jos yhteistä kieltä ei ole, on jätettävä erilliset luovutuksen rekisteröintihakemukset. Jos hakemus koskee ainakin yhtä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä, hakijan on valittava jokin viraston viidestä kielestä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 76 säännön 3 kohta Jos virasto nimenomaisesti vaatii valtakirjaa, valtakirjat voidaan esittää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 2 kohta Hakemusta tukevat asiakirjat voidaan toimittaa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. Tämä pätee kaikkiin asiakirjoihin, jotka on esitetty todisteena luovutuksesta. Tällaisia ovat esimerkiksi nimikirjoituksella varmennettu luovutusasiakirja tai Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 8

luovutustodistus, luovutussopimus, ote kaupparekisteristä tai ilmoitus, jossa annetaan suostumus luovutuksensaajan merkitsemiseen rekisteriin uutena haltijana. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 98 sääntö Kun hakemusta tukevia asiakirjoja ei ole toimitettu joko Euroopan unionin virallisella kielellä tai menettelyn kielellä, virasto voi vaatia niiden kääntämistä menettelyn kielelle tai hakijan valinnan mukaan jollekin virastolle kielelle. Virasto asettaa käännösten toimittamiselle kahden kuukauden määräajan, joka alkaa asianomaisen tiedonannon päivästä. Jos käännöstä ei toimiteta määräajassa, asiakirjaa ei oteta huomioon eikä sitä pidetä toimitettuna. 3.2 Usean tavaramerkin luovutuksen rekisteröintiä koskeva hakemus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 7 kohta Yhdellä hakemuksella voidaan hakea usean yhteisön tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksen rekisteröintiä, mikäli alkuperäinen haltija ja uusi haltija ovat kaikissa tapauksissa samat. Tämän etuina on se, että eri tiedot on annettava vain kerran ja että tarvitaan vain yksi päätös. Erilliset hakemukset on jätettävä, kun alkuperäinen haltija ja uusi haltija eivät ole täysin samat kunkin tavaramerkin osalta. Näin on esimerkiksi silloin, jos ensimmäisen tavaramerkin osalta on yksi luovutuksensaaja ja toisen tavaramerkin osalta luovutuksensaajia on useita, vaikka ensimmäisen tavaramerkin luovutuksensaaja kuuluisikin toisen tavaramerkin luovutuksensaajiin. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä, onko edustaja kummassakin tapauksessa sama. Jos tällaisissa tapauksissa jätetään vain yksi hakemus, virasto lähettää hakijalle puutteita koskevan ilmoituksen. Hakija voi korjata puutteet rajaamalla hakemuksensa koskemaan niitä yhteisön tavaramerkkejä tai tavaramerkkihakemuksia, joissa on yksi ja sama alkuperäinen haltija ja yksi ja sama uusi haltija. Vaihtoehtoisesti hakija voi ilmoittaa antavansa suostumuksen siihen, että sen hakemusta käsitellään kahdessa tai useammassa eri menettelyssä. Muussa tapauksessa hakemus hylätään kokonaisuudessaan. 3.3 Menettelyn osapuolet Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 5 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 5 kohta Luovutuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen voi jättää alkuperäinen haltija (yhteisön tavaramerkin haltija, sellaisena kuin se on merkitty rekisteriin, tai tavaramerkkihakemuksen tekijä, sellaisena kuin se käy ilmi asiakirjoista) tai uusi haltija (luovutuksensaaja eli henkilö, joka merkitään haltijaksi, kun luovutus on rekisteröity). Virasto on pääsääntöisesti yhteydessä hakijaan tai hakijoihin. Epäselvissä tapauksissa virasto voi vaatia selvennyksiä kaikilta osapuolilta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 9

3.4 Muodolliset edellytykset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohta, 31 säännön 1 ja 2 kohta sekä 79 sääntö Luovutuksen rekisteröintihakemuksessa on oltava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero tai tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero tiedot uudesta haltijasta jos uusi haltija nimeää edustajan, edustajan nimi ja liikeosoite rekisteröintiä hakevan henkilön tai henkilöiden allekirjoitus tai allekirjoitukset todisteet luovutuksesta sellaisina kuin ne on määritelty jäljempänä kohdassa 3.5. Osittaiseen luovutukseen sovellettavista lisäedellytyksistä katso jäljempänä kohta 4. 3.4.1 Rekisteröintinumeron ilmoittaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 kohdan a alakohta Hakemuksessa on ilmoitettava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero. 3.4.2 Tiedot uudesta haltijasta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohta ja 31 säännön 1 kohdan b alakohta Jos uusi haltija on luonnollinen henkilö, hänestä ilmoitettavat tiedot ovat nimi, osoite ja kansallisuus. Oikeushenkilöstä hakijan on ilmoitettava sen virallinen nimi ja oikeudellinen muoto, joka voidaan lyhentää yleisesti käytössä olevalla tavalla (esimerkiksi S.L., S.A, Ltd., PLC). Sekä luonnollisen henkilön että oikeushenkilön osalta on ilmoitettava valtio, jossa tämän kotipaikka tai liike sijaitsee. Virasto suosittaa painokkaasti ilmoittamaan yhdysvaltalaisista yrityksistä tarvittaessa perustamisosavaltion, jotta voitaisiin tehdä selkeä ero eri omistajien välillä viraston tietokannassa. Nämä tiedot vastaavat tietoja, jotka uuden yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekijä ilmoittaa. Jos virasto on kuitenkin jo antanut uudelle haltijalle tunnistenumeron, riittää, että ilmoitetaan tunnistenumero ja uuden haltijan nimi. Viraston hakemuslomakkeessa pyydetään myös ilmoittamaan alkuperäisen haltijan nimi. Tämä tieto tekee hakemusasiakirjojen käsittelemisen helpommaksi sekä virastolle että asian osapuolille. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 10

3.4.3 Edustajan nimi ja liikeosoite Tavaramerkkiasetuksen 93 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 76 säännön 1, 2 ja 4 kohta sekä 77 sääntö Edustaja voi jättää ja allekirjoittaa luovutuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkin haltijan tai uuden haltijan puolesta. Jos uusi haltija nimeää edustajan, joka allekirjoittaa hakemuksen, joko virasto tai inter partes -menettelyssä toinen osapuoli voi pyytää edustajaa esittämään valtakirjan. Jos edustaja ei tällaisessa tapauksessa esitä valtakirjaa, menettely jatkuu ikään kuin edustajaa ei olisi nimetty. Jos alkuperäisen haltijan edustaja on nimetty myös uuden haltijan edustajaksi, edustaja voi allekirjoittaa hakemuksen sekä alkuperäisen haltijan että uuden haltijan puolesta. Edustajaa voidaan myös kehottaa esittämään uuden haltijan allekirjoittama valtakirja. Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 3 kohta ja 93 artiklan 1 kohta Edellä esitetty pätee paitsi tavaramerkkiasetuksen 93 artiklassa tarkoitettuihin edustajiin (asianajajat ja hyväksytyt edustajat, jotka on merkitty viraston tätä tarkoitusta varten ylläpitämään luetteloon) myös työntekijään, joka toimii työnantajansa puolesta. Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä sitä sovelletaan myös työntekijään, joka toimii sellaisen oikeushenkilön (yrityksen) puolesta, jolla on taloudellisia yhteyksiä työnantajaan. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 77 sääntö ja 83 säännön 1 kohdan h alakohta Yleisvaltakirjaa, joka on laadittu viraston tarjoamalla lomakkeella, pidetään riittävänä luvan antamiseen luovutuksen rekisteröintihakemusten jättämiselle ja allekirjoittamiselle. Henkilökohtainen valtakirja tarkastetaan sen varmistamiseksi, ettei luovutuksen rekisteröinnin hakemista ole jätetty valtuutuksen ulkopuolelle. Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 2 kohta Jos hakija on uusi haltija, jolla ei ole kotipaikkaa tai päätoimipaikkaa eikä todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä yhteisössä, luovutuksen rekisteröintimenettelyssä sillä on oltava edustaja, jolla on oikeus edustaa kolmansia osapuolia virastossa (asianajaja tai hyväksytty edustaja, joka on merkitty viraston tätä tarkoitusta varten ylläpitämään luetteloon). Lisätietoja siitä, kuka voi toimia edustajana, on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jaksossa 5, Ammattimainen edustus. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 11

3.4.4 Allekirjoitukset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 kohdan d alakohta, 31 säännön 5 kohta ja 79 sääntö Hakemuksen jättämiseen ja allekirjoittamiseen oikeutettua henkilöä koskevia edellytyksiä on tarkasteltava yhdessä todisteiden esittämistä luovutuksesta koskevan edellytyksen kanssa. Periaatteena on, että hakemuksessa tai siihen liitetyssä asiakirjassa on oltava alkuperäisen haltijan tai alkuperäisten haltijoiden ja uuden haltijan tai uusien haltijoiden allekirjoitukset yhdessä tai erikseen. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 5 kohdan a alakohta Jos sekä alkuperäinen haltija että uusi haltija allekirjoittavat hakemuksen, se riittää eikä luovutuksesta tarvitse esittää lisätodisteita. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 5 kohdan b alakohta Jos uusi haltija hakee luovutuksen rekisteröimistä ja hakemukseen liitetään alkuperäisen haltijan allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta luovutuksensaajan rekisteröimiseen uudeksi haltijaksi, myös tätä pidetään riittävänä eikä lisätodisteita tarvita. Jos alkuperäisen haltijan edustaja nimetään myös uuden haltijan edustajaksi, edustaja voi allekirjoittaa hakemuksen sekä alkuperäisen haltijan että uuden haltijan puolesta eikä lisätodisteita tarvita. Jos edustaja, joka allekirjoittaa hakemuksen sekä alkuperäisen että uuden haltijan puolesta, ei kuitenkaan ole asiakirjoihin merkitty edustaja (toisin sanoen hakemuksessa nimetään samanaikaisesti edustaja ja luovutetaan yhteisön tavaramerkki), virasto ottaa yhteyttä hakijaan ja pyytää todisteita luovutuksesta (alkuperäisen haltijan allekirjoittama valtakirja, todiste luovutuksesta tai alkuperäisen haltijan tai tämän asiakirjoihin merkityn edustajan vahvistus luovutuksesta). 3.5 Todisteet luovutuksesta Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 2 ja 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 kohdan d alakohta ja 5 kohdan a c alakohta sekä 83 säännön 1 kohdan d alakohta Luovutus voidaan rekisteröidä vasta, kun siitä on esitetty todisteena luovutuksen edellyttämät asiakirjat, kuten jäljennös luovutussopimuksesta. Kuten edellä on jo korostettu, jäljennöstä luovutussopimuksesta ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos uusi haltija tai hänen edustajansa itse jättää luovutuksen rekisteröintihakemuksen ja jos hakemukseen liitetään alkuperäisen haltijan (tai hänen edustajansa) allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta luovutuksen rekisteröimiseen tai Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 12

jos sekä alkuperäinen haltija (tai hänen edustajansa) että uusi haltija (tai hänen edustajansa) allekirjoittavat luovutuksen rekisteröintihakemuksen tai jos luovutuksen rekisteröintihakemukseen liitetään täytetty luovutus(rekisteröinti)lomake tai -asiakirja, jonka ovat allekirjoittaneet sekä alkuperäinen haltija (tai hänen edustajansa) ja uusi haltija (tai hänen edustajansa). Menettelyn osapuolet voivat myös käyttää tavaramerkkilainsäädäntöä koskevan yleissopimuksen mukaisia lomakkeita, jotka ovat saatavilla WIPOn verkkosivustolla (http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html). Näitä lomakkeita ovat luovutusasiakirja asiakirja, jonka katsotaan muodostavan luovutuksen sinänsä ja luovutustodistus asiakirja, jossa luovutuksen osapuolet ilmoittavat luovutuksen suorittamisesta. Jompikumpi näistä asiakirjoista on asianmukaisesti täytettynä riittävä todiste luovutuksesta. Luovutus voidaan kuitenkin todistaa myös muilla keinoin. Todisteena voidaan siten esittää itse sopimus (luovutussopimus) tai mikä tahansa muu asiakirja, joka todistaa luovutuksen. Kun tavaramerkin luovutus on seurausta alkuperäisen haltijan koko yrityksen siirtymisestä uudelle omistajalle ja jollei edellä osoitettua todistetta esitetä, on esitettävä asiakirja, joka osoittaa koko yrityksen siirtämisen tai luovutuksen. Jos luovutus on seurausta sulautumasta tai muusta yleisseuraannosta, alkuperäinen haltija ei ole käytettävissä hakemuksen allekirjoittamiseen. Tällaisissa tapauksissa hakemukseen on liitettävä sitä tukevia asiakirjoja, jotka todistavat sulautuman tai yleisseuraannon, kuten otteita kaupparekisteristä jne. Virasto voi pidättyä vaatimasta lisätodisteita, jos tosiseikat ovat jo viraston tiedossa, esimerkiksi rinnakkaisen menettelyn johdosta. Hakemuksen tueksi esitettäviä asiakirjoja ei tarvitse laillistaa eikä alkuperäistä asiakirjaa tarvitse toimittaa. Alkuperäisistä asiakirjoista tulee osa asiakirjavihkoja eikä niitä voida siten palauttaa ne toimittaneelle henkilölle. Pelkkien valokopioiden toimittaminen riittää. Jos virastolla on syytä epäillä asiakirjan oikeellisuutta tai todenmukaisuutta, se voi vaatia lisätodisteita. Virasto tutkii asiakirjat ainoastaan siltä osin kuin ne tosiasiallisesti osoittavat hakemukseen sisältyvät tiedot, siis kyseisten tavaramerkkien identiteetin ja osapuolten henkilöllisyyden ja sen, onko kyse luovutuksesta. Virasto ei tarkastele tai ratkaise kansallisen lainsäädännön perusteella esille nousevia sopimusteknisiä tai oikeudellisia kysymyksiä (ks. tuomio 9.9.2011, T-83/09, Craic, 27 kohta). Epäselvissä tapauksissa kansalliset tuomioistuimet käsittelevät itse luovutuksen laillisuutta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 13

3.6 Sisältöä koskevat edellytykset Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 4 kohta Virasto ei rekisteröi luovutusta, jos luovutusasiakirjoista selvästi ilmenee, että luovutuksen vuoksi yhteisön tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, erityisesti niiden tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Näin toimitaan, jollei luovutuksensaaja suostu rajoittamaan tavaramerkin rekisteröintiä tavaroihin tai palveluihin, joiden osalta luovutuksella ei ole harhaanjohtavaa vaikutusta. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta Tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan luovutuksen seurauksena, mikäli tavaramerkki olisi hylätty harhaanjohtavana haltijaan ja tavaramerkkiin liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, jos uusi haltija olisi alun perin hakenut sitä. Kriteerinä on siten se, onko tavaramerkki omiaan johtamaan harhaan sen haltijan identiteetin perusteella. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta, 17 artiklan 4 kohta sekä 43 ja 48 artikla Vaatimus, jonka mukaan tavaramerkin harhaanjohtavuuden on oltava seurausta luovutuksesta, estää virastoa ottamasta luovutuksen rekisteröintihakemusta tutkiessaan huomioon mitä tahansa muuta sellaista harhaanjohtavuuteen liittyvää näkökohtaa, joka ei liity haltijan ja tavaramerkin väliseen yhteyteen. Kun tavaramerkki on rekisteröity, virasto ei voi enää vedota yleisiin rekisteröintiesteisiin harhaanjohtavuuden perusteella. Niin kauan kuin tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, virasto voi kuitenkin hylätä sen rekisteröinnin tällaisilla perusteilla. Jos virasto havaitsee tällaisen rekisteröintiesteen tutkiessaan luovutuksen rekisteröintihakemusta, se rekisteröi luovutuksen, jos kaikki hakemusta koskevat edellytykset täyttyvät. Tämän jälkeen asia kuitenkin siirretään tarvittaessa viraston tutkijalle ehdottomien hylkäysperusteiden tarkempaa tutkintaa varten. Kumotakseen viraston esittämän rekisteröintiesteen, jonka mukaan haltijan vaihdoksen vuoksi tavaramerkki johtaisi yleisöä harhaan, hakija ei voi kuitenkaan vedota siihen, että harhaanjohtavuus oli olemassa jo yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämispäivänä. Vaatimus, jonka mukaan tavaramerkin harhaanjohtavuuden on ilmettävä selvästi luovutusasiakirjoista, estää virastoa perustamasta rekisteröintiesteitä teoreettisiin perusteisiin ja hypoteettiseen tulevaan kehitykseen. Pelkästään se seikka, että eri henkilö tarjoaa tai myy tavaroita ja palveluja tulevaisuudessa, ei sinänsä tee tavaramerkistä harhaanjohtavaa. Tässä yhteydessä ei pohdita sitä, kuinka uusi haltija tulee käyttämään tavaramerkkiä. Huomioon ei pidä etenkään ottaa tavaramerkillä myytävien tuotteiden laadun mahdollista muuttumista. Luovutuksen rekisteröinti on perusteltua hylätä vain, jos tavaramerkistä itsessään tulisi harhaanjohtava uuden haltijan yhteydessä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 14

Harhaanjohtavuuteen perustuvat rekisteröintiesteet voidaan kumota asianomaisissa tapauksissa muuttamalla yhteisön tavaramerkkihakemusta tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan mukaisesti tai rekisteröityä tavaramerkkiä tavaramerkkiasetuksen 48 artiklan mukaisesti. Lisätietoa viraston käytännöstä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta on osassa B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit. 3.7 Menettely puutteiden poistamiseksi Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 7 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 6 kohta ja 67 säännön 1 kohta Jos hakemuksessa havaitaan jokin edellä esitetyistä puutteista, virasto kehottaa hakijaa korjaamaan puutteen kahden kuukauden määräajassa, joka alkaa ilmoituksen tiedoksiantamisesta. Ilmoitus osoitetaan henkilölle, joka on toimittanut luovutuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen tai, jos kyseinen henkilö on nimennyt edustajan, ilmoitus osoitetaan edustajalle. Virasto ei automaattisesti ilmoita asiasta luovutuksen toiselle osapuolelle, ellei se ole tarkoituksenmukaista tapauksen olosuhteiden perusteella. Jos hakija ei korjaa puutetta tai esitä tarvittavia lisätodisteita tai jos se ei pysty vakuuttamaan virastoa siitä, että rekisteröintiesteet ovat perusteettomia, virasto hylkää hakemuksen. 4 Osittainen luovutus Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 32 sääntö Osittainen luovutus koskee ainoastaan joitain sellaisia tavaroita ja palveluja, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity tai tavaramerkkiä haetaan. Siihen liittyy alkuperäiseen rekisteröintiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen jakaminen voimassa pysyvän ja uuden rekisteröinnin tai hakemuksen alle. Kun kyse on osittaisesta luovutuksesta, virasto käyttää erityistä käsitteistöä tavaramerkkien tunnistamiseksi. Menettelyn alussa on alkuperäinen tavaramerkki. Se on tavaramerkki, jonka osalta osittaista luovutusta on haettu. Luovutuksen rekisteröinnin jälkeen on kaksi tavaramerkkiä: näistä ensimmäinen on tavaramerkki, joka sisältää nyt aiempaa vähemmän tavaroita ja palveluja ja josta käytetään nimitystä voimassa pysyvä tavaramerkki. Toinen on uusi tavaramerkki, joka sisältää joitain alkuperäisen merkin tavaroista ja palveluista. Voimassa pysyvälle tavaramerkille jää alkuperäisen tavaramerkin rekisteröintinumero, kun taas uudella tavaramerkillä on uusi rekisteröintinumero. Luovutus ei vaikuta yhteisön tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen. Yhteisön tavaramerkkiä ei siten voida luovuttaa osittain vain joidenkin alueiden osalta. Jos on epäselvyyttä siitä, onko luovutus osittainen vai ei, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa sitä tekemään tarvittavat selvennykset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 15

Osittaisesta luovutuksesta voi olla kyse myös silloin, kun luovutushakemus koskee useaa yhteisön tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta. Seuraavia sääntöjä sovelletaan kuhunkin luovutushakemukseen sisältyvään tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen. 4.1 Tavaroiden ja palvelujen luettelon jakautumista koskevat säännöt Tavaramerkkiasetuksen 43 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 sääntö ja 32 säännön 1 kohta Osittaisen luovutuksen rekisteröintihakemuksessa on mainittava tavarat ja palvelut, joita osittainen luovutus koskee ( uuden rekisteröinnin piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelo). Alkuperäisen tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen on jakauduttava voimassa pysyvään ja uuteen rekisteröintiin siten, ettei näiden kahden rekisteröinnin välillä ole päällekkäisyyttä. Kyseiset kaksi määritelmää eivät saa yhdessä tarkasteltuina olla laajempia kuin alkuperäinen määritelmä. Tietojen on näin ollen oltava selviä, täsmällisiä ja yksiselitteisiä. Esimerkiksi kun kyse on tavaramerkistä, joka sisältää useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita tai palveluja ja uuden ja vanhan rekisteröinnin jakaminen koskee kokonaisia luokkia, riittää, että hakemuksessa ilmoitetaan uuteen rekisteröintiin tai voimassa pysyvään rekisteröintiin kuuluvat luokat. Kun osittaisen luovutuksen rekisteröintihakemuksessa mainitaan tavarat ja palvelut, jotka on nimenomaisesti mainittu alkuperäisessä tavaroiden ja palvelujen luettelossa, virasto säilyttää automaattisesti alkuperäisessä yhteisön tavaramerkissä tai tavaramerkkihakemuksessa ne tavarat ja palvelut, joita ei ole mainittu luovutuksen rekisteröintihakemuksessa. Esimerkiksi jos alkuperäiseen luetteloon sisältyvät tavarat A, B ja C ja luovutuksen rekisteröintihakemus koskee C:tä, virasto säilyttää A:n ja B:n alkuperäisessä rekisteröinnissä ja luo uuden rekisteröinnin C:tä varten. Viraston pääjohtajan 20.6.2012 antaman tiedonannon nro 2/12 mukaan yhteisön tavaramerkkien, joille on haettu rekisteröintiä tietyn luokkaotsikon osalta ennen 21.6.2012, katsotaan sisältävän kaikki tavarat ja palvelut, jotka sisältyvät hakemuksen jättämisajankohtana voimassa olevan Nizzan luokituksen painoksen kyseessä olevan luokan aakkoselliseen luetteloon (ks. tiedonannon nro 2/12 V ja VI kohta). Jos hakemuksessa osittaisen luovutuksen rekisteröimisestä mainitaan tavaroita tai palveluja, joita ei ole mainittu nimenomaisesti alkuperäisessä luettelossa mutta jotka kuuluvat siihen sisältyvän yleisnimikkeen kirjaimelliseen merkitykseen, kyseinen hakemuksen kohta hyväksytään, mikäli luetteloa ei laajenneta. Sen arvioimiseen, onko luetteloa rajoitettu tai laajennettu, sovelletaan tällaisiin tilanteisiin yleisesti sovellettavia sääntöjä (ks. ohjeiden osa B, Tutkinta, jakso 3, Luokitus). Tavaramerkkien, joita koskeva rekisteröintihakemus on jätetty 21.6.2012 tai sen jälkeen ja joissa tavaramerkkiä haetaan vain tietyn luokan luokkaotsikon yleisnimikkeille, katsotaan käsittävän kyseisen luokkaotsikon kirjaimellisen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 16

merkityksen, ja ne voidaan vastaavasti luovuttaa vain osittain (ks. tiedonannon nro 2/12 VII ja VIII kohta). Tavaramerkkien, joille on haettu rekisteröintiä 21.6.2012 jälkeen ja jotka koskevat tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä sekä aakkosellista luetteloa, katsotaan käsittävän kyseisen luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen ja hakemuksen jättämisajankohtana voimassa olevan Nizzan luokituksen painoksen kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat ja palvelut, ja ne voidaan vastaavasti luovuttaa vain osittain (ks. tiedonannon N:o 2/12 VII ja VIII kohta). Kaikissa tapauksissa on erittäin suositeltavaa laatia selkeä ja täsmällinen luettelo luovutettavista tavaroista ja palveluista sekä selkeä ja täsmällinen luettelo alkuperäisen rekisteröinnin piiriin jäävistä tavaroista ja palveluista. Alkuperäistä luetteloa on lisäksi täsmennettävä. Esimerkiksi jos alkuperäinen luettelo koskee alkoholijuomia ja luovutus puolestaan viskiä ja giniä, alkuperäistä luetteloa on muutettava rajaamalla se alkoholijuomiin, lukuun ottamatta viskiä ja giniä. 4.2 Rekisteröintiesteet Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 6 kohta ja 32 säännön 3 kohta Jos hakemus ei ole edellä selitettyjen sääntöjen mukainen, virasto kehottaa hakijaa korjaamaan puutteet. Jos puutteita ei korjata, virasto hylkää hakemuksen. Kun lausumien vaihdon seurauksena voimassa pysyvän rekisteröinnin piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelo eroaa yhteisön tavaramerkkihakemukseen sisältyvästä luettelosta, virasto ilmoittaa asiasta uudelle haltijalle, jos se on pyytänyt osittaisen luovutuksen rekisteröimistä. Virasto ilmoittaa asiasta myös alkuperäiselle haltijalle, joka on edelleen se henkilö, joka voi määrätä alkuperäisen rekisteröinnin piiriin kuuluvasta tavaroiden ja palvelujen luettelosta. Virasto edellyttää kaikilta alkuperäiseen tavaroiden ja palvelujen luetteloon tehtäviltä muutoksilta alkuperäisen haltijan suostumusta. Jos suostumusta ei anneta viraston asettamassa määräajassa, luovutuksen rekisteröintihakemus hylätään. 4.3 Uuden yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai rekisteröinnin luominen Tavaramerkkiasetuksen 88 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 32 säännön 4 kohta sekä 88 ja 89 sääntö Osittainen luovutus johtaa uuden yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai rekisteröinnin luomiseen. Tälle yhteisön tavaramerkkiä koskevalle hakemukselle tai rekisteröinnille virasto laatii erillisen asiakirjavihkon, joihin sisältyy jäljennös alkuperäisestä sähköisestä yhteisön tavaramerkkihakemuksesta tai rekisteröinnistä, osittaisen luovutuksen rekisteröintihakemus ja siihen liittyvä kirjeenvaihto. Uudelle yhteisön tavaramerkkiä koskevalle hakemukselle tai rekisteröinnille annetaan uusi numero. Sillä on sama kirjauspäivä ja soveltuvin osin etuoikeuspäivä kuin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 17

alkuperäisellä yhteisön tavaramerkkihakemuksella tai rekisteröinnillä. Jos osittainen luovutus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, uuteen tavaramerkkihakemukseen sovelletaan tavaramerkkiasetuksen 88 artiklan säännöksiä asiakirjojen tarkastamisesta. Alkuperäisen yhteisön tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröinnin osalta virasto sisällyttää asiakirjavihkoihinsa jäljennöksen luovutuksen rekisteröintihakemuksesta. Niihin ei kuitenkaan yleensä sisällytetä jäljennöksiä muusta kyseiseen hakemukseen liittyvästä kirjeenvaihdosta. 5 Luovutus muiden menettelyjen aikana ja maksut Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohta Kun sovelletaan menettelyjen määräaikoja, uudesta haltijasta tulee automaattisesti osapuoli kaikissa kyseistä tavaramerkkiä koskevissa menettelyissä luovutuksen rekisteröintiajankohdasta alkaen, kuitenkin rajoittamatta oikeutta toimia siitä ajankohdasta lähtien, jona virasto on vastaanottanut luovutuksen rekisteröintihakemuksen. Luovutuksen rekisteröintihakemuksen jättäminen ei vaikuta jo kuluviin tai viraston asettamiin määräaikoihin, maksujen suorittamista koskevat määräajat mukaan luettuina. Uusia määräaikoja maksamiselle ei aseteta. Luovutuksen rekisteröintiajankohdasta alkaen uusi haltija on velvollinen maksamaan kaikki asiaankuuluvat maksut. Näin ollen luovutuksen rekisteröintihakemuksen jättämisen ja sen merkitsemisestä rekisteriin tai asiakirjavihkoihin koskevan viraston vahvistuksen välisenä aikana on tärkeää, että alkuperäinen haltija ja uusi haltija tekevät aktiivisesti yhteistyötä määräaikojen ja inter partes -menettelyn aikana vastaanotetun kirjeenvaihdon tiedoksiantamisessa toisilleen. 5.1 Osittaiseen luovutukseen liittyvät erityiskysymykset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 32 säännön 5 kohta Osittaisten luovutusten tapauksessa uusi yhteisön tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus säilyy samassa menettelyvaiheessa kuin alkuperäinen (voimassa pysyvä) yhteisön tavaramerkki tai sitä koskeva hakemus. Alkuperäistä yhteisön tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta koskevan edelleen kuluvan määräajan katsotaan liittyvän sekä voimassa pysyvään yhteisön tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen että uuteen yhteisön tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen. Luovutuksen rekisteröinnin jälkeen virasto käsittelee kutakin yhteisön tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta erikseen ja tekee niistä erillisen päätöksen. Jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen liittyy maksuja ja alkuperäinen haltija on suorittanut tarvittavat maksut, uusi haltija ei ole velvollinen suorittamaan lisämaksuja uudesta yhteisön tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta. Merkityksellinen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 18

ajankohta on se, jona luovutus on merkitty rekisteriin tai asiakirjavihkoihin. Jos maksu alkuperäisestä vireillä olevasta yhteisön tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta on suoritettu luovutuksen rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen mutta ennen itse luovutuksen rekisteröintiä, lisämaksuja ei siten peritä. Tavaramerkkiasetuksen 26 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 4 sääntö ja 9 säännön 3 ja 5 kohta Tavaramerkkiä koskevan maksuasetuksen 2 artiklan 2 ja 4 kohta Jos osittainen luovutus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta eikä luokkamaksuja ole vielä suoritettu tai kokonaisuudessaan suoritettu, virasto merkitsee luovutuksen voimassa pysyvän tavaramerkkihakemuksen asiakirjavihkoon ja luo uuden tavaramerkkihakemuksen edellä kuvatulla tavalla. Jos yhteisön tavaramerkkihakemus koski alun perin useampaa kuin kolmea luokkaa ja edellyttäisi siten lisäluokkamaksujen suorittamista, tutkija käsittelee tällaisia tapauksia merkittyään luovutuksen asiakirjoihin ja luotuaan uuden yhteisön tavaramerkkihakemuksen edellä kuvatulla tavalla. Jos lisäluokkamaksut on suoritettu ennen luovutuksen rekisteröintiä mutta lisäluokkamaksuja ei tarvitsisi suorittaa, koska voimassa pysyvä yhteisön tavaramerkkihakemus koskee nyt enintään kolmea luokkaa, maksuja ei palauteta, koska niiden maksaminen oli perusteltua maksamisajankohtana. Kaikissa muissa tapauksissa tutkija käsittelee voimassa pysyvää yhteisön tavaramerkkihakemusta ja uutta hakemusta erikseen, mutta uudesta hakemuksesta ei peritä uutta perusmaksua. Voimassa pysyvää yhteisön tavaramerkkihakemusta ja uutta hakemusta koskevat luokkamaksut määritetään luovutuksen rekisteröinnin jälkeisen tilanteen perusteella. Esimerkiksi jos alkuperäinen hakemus koski seitsemää luokkaa ja luovutuksen jälkeen voimassa pysyvä hakemus koskee kolmea luokkaa ja uusi hakemus neljää luokkaa, voimassa pysyvästä hakemuksesta ei tarvitse suorittaa lisäluokkamaksuja, mutta uudesta hakemuksesta on suoritettava yksi lisäluokkamaksu. Jos osa tiettyyn luokkaan kuuluvista tavaroista ja palveluista luovutetaan ja muita ei, tästä luokasta on suoritettava lisämaksu sekä voimassa pysyvän että uuden hakemuksen osalta. Jos määräaika lisäluokkamaksujen suorittamiselle on jo asetettu muttei vielä päättynyt, virasto kumoaa sen, jotta luokkamaksut voidaan määrittää luovutuksen rekisteröinnin jälkeisen tilanteen perusteella. Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 1, 3 ja 4 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 2 ja 4 kohta Jos osittaisen luovutuksen rekisteröintihakemus koskee sellaista yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä, joka on uusittava (siis kuuden kuukauden kuluessa ennen alkuperäisen rekisteröinnin umpeutumista ja enintään kuuden kuukauden kuluessa rekisteröinnin umpeutumisesta), virasto rekisteröi luovutuksen ja käsittelee rekisteröinnin uudistamista ja sitä koskevia maksuja jäljempänä kuvatulla tavalla. Jos uudistamishakemusta ei ole jätetty eikä maksuja ole suoritettu ennen luovutuksen rekisteröintiä, yleisiä sääntöjä (myös maksujen suorittamiseen liittyviä sääntöjä) sovelletaan sekä voimassa pysyvään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin että uuteen rekisteröintiin (tarvittaessa erillisien hakemusten osalta erikseen suoritettavat maksut). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 19

Jos uudistamishakemus on jätetty ennen luovutuksen rekisteröintiä, hakemus on pätevä myös uuden yhteisön tavaramerkin osalta. Vaikka alkuperäinen haltija onkin edelleen voimassa pysyvän tavaramerkin uudistamismenettelyn osapuoli, uudesta haltijasta tulee automaattisesti uuden rekisteröinnin uudistamismenettelyn osapuoli. Tällaisissa tilanteissa, jos uudistamishakemus on jätetty mutta maksuja ei ole suoritettu ennen luovutuksen rekisteröintiä, suoritettavat maksut määritetään luovutuksen rekisteröinnin jälkeisen tilanteen perusteella. Tämä tarkoittaa, että sekä voimassa pysyvän yhteisön tavaramerkin haltijan että uuden yhteisön tavaramerkin haltijan on suoritettava uudistamisen perusmaksu ja mahdolliset luokkamaksut. Jos uudistamishakemus on jätetty ennen luovutuksen rekisteröintiä ja myös kaikki uudistamiseen sovellettavat maksut on suoritettu ennen kyseistä ajankohtaa, uusimisesta ei peritä lisämaksuja luovutuksen rekisteröinnin jälkeen. Jo maksettuja luokkamaksuja ei myöskään palauteta. 5.2 Luovutus ja inter partes -menettely Jos luovutuksen rekisteröintiä koskeva hakemus jätetään inter partes -menettelyn aikana, useita erilaisia tilanteita voi seurata. Sellaisten aikaisempien yhteisön tavaramerkin rekisteröintien tai hakemusten kohdalla, joihin väite taikka menettäminen tai mitätöinti perustuu, uudesta haltijasta voi tulla menettelyn osapuoli (tai se voi esittää huomautuksia) vain, kun virasto on vastaanottanut luovutuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Perusperiaate on, että uusi haltija korvaa alkuperäisen haltijan menettelyssä. Viraston käytäntöä luovutusten käsittelystä väitemenettelyssä kuvataan ohjeiden osassa C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat, kohdassa 6.5, Osapuolen vaihdos. 6 Rekisteriin merkitseminen, rekisteröinnistä ilmoittaminen ja rekisteröinnin julkaiseminen 6.1 Rekisteriin merkitseminen Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 5 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 8 kohta ja 84 säännön 3 kohdan g alakohta Jos luovutuksen rekisteröintiä koskeva hakemus täyttää kaikki edellytykset ja jos se koskee rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä, luovutus merkitään rekisteriin. Jos luovutuksen rekisteröintiä koskeva hakemus täyttää kaikki edellytykset ja koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, virasto merkitsee luovutuksen asianomaisiin asiakirjavihkoihin. Rekisteriin tehtävä merkintä sisältää seuraavat tiedot: luovutuksen rekisteröintipäivä, uuden haltijan nimi ja osoite, mahdollisen uuden haltijan edustajan nimi ja osoite. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 20

Osittaisista luovutuksista merkitään myös seuraavat tiedot: viittaus alkuperäisen rekisteröinnin numeroon ja uuden rekisteröinnin numeroon, alkuperäisen rekisteröinnin piiriin jäävien tavaroiden ja palvelujen luettelo sekä uuden rekisteröinnin piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelo. 6.2 Ilmoittaminen Virasto ilmoittaa hakijalle luovutuksen rekisteröinnistä. Jos luovutuksen rekisteröintihakemus koskee ainakin yhtä yhteisön tavaramerkkihakemusta, ilmoitus sisältää asianmukaisen viittauksen luovutuksen merkitsemisestä viraston ylläpitämiin asiakirjavihkoihin. Toiselle osapuolelle ilmoittamisen osalta täydelliset luovutukset ja osittaiset luovutukset eroavat toisistaan. Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 5 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 5 kohta Täydellisen luovutuksen tapauksissa ilmoitus lähetetään luovutuksen rekisteröintihakemuksen jättäneelle osapuolelle, toisin sanoen rekisteröinnin hakijalle. Hakemuksesta ei ilmoiteta toiselle osapuolelle, jos alkuperäisen haltijan edustaja on myös uuden haltijan nimeämä edustaja (tällaisessa tapauksessa edustaja vastaanottaa yhden tiedonannon molempien osapuolten puolesta) tai jos alkuperäistä haltijaa ei enää ole olemassa (kuolema, sulautuma). Kaikissa muissa tapauksissa toiselle osapuolelle ilmoitetaan menettelyn lopputuloksesta eli luovutuksen rekisteröinnistä. Toinen osapuoli ei saa tietoja menettelyn aikana, ellei ole perusteltua syytä epäillä luovutuksen rekisteröintihakemuksen tai itse luovutuksen laillisuutta. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 32 säännön 3 ja 4 kohta Osittaisen luovutuksen tapauksissa sekä voimassa pysyvän yhteisön tavaramerkin haltijan että uuden yhteisön tavaramerkin haltijan on saatava ilmoitus, koska luovutus koskee väistämättä kahta yhteisön tavaramerkkihakemusta tai rekisteröintiä. Erillinen ilmoitus lähetetään näin ollen uudelle hakijalle kustakin yhteisön tavaramerkkihakemuksesta, joka on luovutettu osittain. Jos kyse on yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin osittaisesta luovutuksesta, virasto ilmoittaa uudelle haltijalle kustakin rekisteröinnistä, ja ilmoitus sisältää tarvittaessa tiedot uudistamismaksujen suorittamisesta. Voimassa pysyvän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin haltijalle lähetetään erillinen ilmoitus. Lisäksi jos osittaisen luovutuksen tapauksessa niiden tavaroiden ja palvelujen luetteloa, jotka kuuluvat edelleen alkuperäisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 21