SUOMEN PATENTTIASIAMIESYHDISTYS ry Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32, Valtioneuvosto.

Transkriptio

1 SUOMEN PATENTTIASIAMIESYHDISTYS ry FINSKA PATENTOMBUDSFÖRENINGEN rf HELSINKI PB HELSINGFORS Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32, Valtioneuvosto Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 :n muuttamisesta, Diaarinro TEM/2580/ /2012 (jäljempänä SPAY) on tutustunut hallituksen esitysluonnokseen tavaramerkkilain uudistamiseksi ja esittää seuraavan lausunnon: SPAY katsoo, että tavaramerkkilain uudistaminen on tarpeen, ja että osittaisuudistus voi osin ajantasaistaa kansallista tavaramerkkilakia suhteessa tavaramerkkidirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Vaarana kuitenkin on, että osittaisuudistus johtaa lainsäädännön pirstaloitumiseen. Esimerkiksi toiminimilaissa ja mallioikeuslaissa on säännöksiä tunnusmerkeistä, jotka lakiluonnoksessa on käytännössä sivuutettu. 1) Yleisinä havaintoina luonnosehdotuksen yleisperusteluihin SPAY esittää seuraavaa: a. Luonnosehdotuksessa on otettu tavoitteeksi tehdä tavaramerkkilaista ymmärrettävämpi ja luettavampi. SPAY huomauttaa, että lakiluonnos sisältää pitkiä, otsikoimattomia lainkohtia, jotka eivät oleellisesti paranna lain luettavuutta. Esimerkiksi ehdotettu 6 sisältää neljä momenttia ja kaksi erillistä juoksevin numeroin merkittyä luetteloa. Lisäksi lakiehdotus sisältää voimassa olevien lainkohtien siirtoja ja yhdistämisiä, sekä viittauksia muihin pykäliin, jotka eivät ole omiaan parantamaan luettavuutta. b. Ehdotuksessa esitetään sillensä jättämisen korvaamista hakemuksen raukeamisella hakijan passiivisuuden johdosta hallinnon tehokkuuden ja viranomaismenettelyn selkeyttämisen nimissä. SPAY oudoksuu perustelua hakijan oikeusvarmuuden

2 näkökohdasta. Jos viranomainen ei enää anna erillistä sillensä jättämistä koskevaa päätöstä, yksittäinen hakija on sen välipäätöksen varassa, jossa raukeamisuhasta on ilmoitettu. Välipäätös on voinut inhimillisen erehdyksen vuoksi kadota, jolloin erityisesti hakija, joka ei käytä asiamiestä, ei välttämättä ole edes tietoinen raukeamisuhasta, eikä automaattisesta lakiin perustuvasta raukeamisesta tulisi hakijalle enää tietoa. Lisäksi hakemuksen raukeaminen poikkeaa muusta immateriaalioikeuksia koskevasta lainsäädännöstä, esim. patenttilain 15 ja mallioikeuslain 14 koskevat hakemuksen sillensä jättämistä. SPAY ei näe tarvetta poiketa muiden immateriaalioikeuksia koskevien hakemusten käsittelystä niin, ettei hallinnollista päätöstä sillensä jätöstä enää annettaisi. SPAY ei myöskään näe tarvetta poiketa muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien terminologiasta. SPAY kannattaa hakemuksen uudelleen käsittelyyn ottamisen mahdollistamista, mutta ehdottaa muutoksen toteuttamista ilman, että sillensä jätöstä luovutaan. c. Hakemuksen raukeaminen on ehdotuksessa ehdollinen, ja hakemus on mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi kahden kuukauden ajan raukeamisesta, kun hakija on maksanut uudelleen käsittelyä koskevan maksun ja korjannut välipäätöksessä esitetyt puutteet. SPAY toteaa, että ehdotuksesta ei ilmene, mikä vaikutus raukeamisella ja hakemuksen uudelleen käsittelyyn ottamisella on hakemuspäivälle ja prioriteettiajan määrittelevälle etuoikeuspäivälle. Säilyykö hakemus- ja mahdollinen etuoikeuspäivä, vai alkaako uudelleen käsittelystä uusi hakemuspäivä? d. Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen hakemuksen voi perustaa kansalliselle tavaramerkkihakemukselle tai rekisteröinnille. Jos kansalliselle hakemukselle on perustettu kansainvälinen tavaramerkkihakemus ja kansallinen hakemus raukeaa, pysyykö kansainvälinen hakemus voimassa, jos sen perustana oleva kansallinen hakemus saatetaan uudelleen voimaan? e. Luonnosehdotuksessa säilytetään lisäksi viranomaisen relatiivisten esteiden tutkimus. Ehdotuksesta ei ilmene, mikä vaikutus rauenneilla hakemuksilla on estetutkimuksessa. Pysyvätkö rauenneet hakemukset esteinä kahden kuukauden ajan raukeamisesta? f. Tavaramerkin rekisteriin hyväksymisen este voi koskea vain osaa hakemuksen tarkoittamia tavaroita ja/tai palveluja. Rekisteröinnin esteen osittaisuudesta kerrotaan välipäätöksessä. Jos hakija ei ole määräajassa vastannut välipäätökseen, hakemus on kuitenkin hylätty kokonaan, vaikka estettä tavaramerkin rekisteröinnille kaikkien hakemuksen tarkoittamien tavaroiden ja/tai palveluiden osalta ei ole viranomaistutkimuksessa ollut. SPAY suosittelee, että ehdotuksen 19 2 momenttia täsmennetään edellä mainitun vuoksi hakemuksen jäävän sillensä siltä osin kuin sille on olemassa

3 este. Tämä vastaa myös Suomeen kohdennettujen kansainvälisten rekisteröintien nykyistä käsittelyä, joissa osittaiskieltäytyminen johtaa merkin rekisteröintiin Suomessa niiltä osin kuin estettä ei ole siinäkin tapauksessa että merkinhaltija pysyy passiivisena. 2) Esityksen terminologiasta SPAY toteaa seuraavaa: a. SPAY painottaa erityisesti, että laissa käytetyn terminologian selventäminen on tärkeätä sen vuoksi, että perustelutekstit osaltaan vaikuttavat siihen, miten tavaramerkeistä puhutaan ja miten lakia pitää ymmärtää tai tulkita. b. Luonnoksessa ehdotetaan, että laissa puhuttaisiin vain tavaramerkistä, tarpeen vaatiessa myös vakiintuneista tai rekisteröidyistä tavaramerkeistä. SPAY huomauttaa, että alan kielenkäytössä on yleisesti käytössä muitakin tavaramerkkiä tarkoittavia tai niihin viittaavia sanoja, kuten tunnusmerkki, merkki, tuotemerkki, palvelumerkki ja brändi. SPAY ehdottaa, että vaikka tavaramerkkilaissa käytettäisiin yksinomaan sanaa tavaramerkki, hallituksen esityksessä määriteltäisiin vallitsevaa terminologiaa. c. SPAY huomauttaa, että lakiluonnoksessa esiintyy yleisperusteluista ja 1 :n yksityiskohtaisista perusteluista poiketen sanan tavaramerkki lisäksi myös termi merkki, jonka sisältöä luonnosehdotus ei kuitenkaan määrittele. SPAY ehdottaa, että lainsäätäjän tarkoituksen selvittämiseksi ehdotukseen sisällytetään täsmällinen määritelmä, mitä sanalla merkki laissa tarkoitetaan. Esimerkiksi 14 1 momentin 8-kohdan mukaan tavaramerkki ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä: --- jos se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä ja hakija tehdessään hakeuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt omaa merkkiään ennen kuin toista merkkiä ryhdyttiin käyttämään. Tarkoitetaanko ehdotuksessa aiemmalla merkillä yksinomaan tavaramerkkiä? Jos merkillä tarkoitetaan muuta tunnusmerkkiä, SPAY ehdottaa termin merkki täsmällistä määrittelyä yleisperusteluissa. d. Ehdotuksen mukaan voimassa olevassa laissa oleva termi tunnusmerkki poistettaisiin tavaramerkkilaista tarpeettomana. SPAY oudoksuu perustelua. Ehdotuksessa viitataan sanan tunnusmerkki käytön voivan aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta suhteessa muihin kuin tavaramerkkilain mukaisiin tunnusmerkkeihin. SPAY huomauttaa, että tunnusmerkki on tavaramerkkioikeudessa vakiintuneesti käytössä oleva termi, jonka merkitys on tavaramerkkiä laajempi, ja se voi nimenomaisesti viitata esimerkiksi toiminimilain tarkoittamaan aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen, taikka rekisteröityyn tai rekisteröimättömään malliin tai muuhun tunnusmerkkiin, jota käytetään erottamaan yrityksen tavaroita ja/tai palveluja toisten vastaavista.

4 SPAY ehdottaa, että ehdotukseen vähintään lisätään perustelut siitä, miksi tunnusmerkki-sana on katsottu tarpeettomaksi. e. Lakiluonnokseen on otettu mukaan hyvän liiketavan vastaisuus. SPAY ehdottaa, että hyvän liiketavan määritelmä lisätään yleisperusteluihin tai yksityiskohtaisiin perusteluihin. 3) Yksityiskohtaisista perusteluista SPAY esittää seuraavat huomiot: a. Ehdotettua 6 ensimmäisen virkkeen alku lain 4 :n mukainen on tarpeeton viittaus. SPAY ehdottaa, että lainkohta alkaa Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää---. b. Luonnoksen 6 SPAY ehdottaa jaettavaksi kahdeksi erilliseksi pykäläksi. Toinen pykälä alkaisi ehdotetun 6 3 momentista Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa-- -. c. SPAY kiinnittää huomiota 11 a 3 momentin uuteen säännökseen, jonka mukaan esimerkiksi sanakirjakäytössä tavaramerkin ilmoittamisvelvollisuus voidaan täyttää käyttämällä -symbolia. SPAY huomauttaa, että yhtäältä symbolin ehdotettu käyttö lakitekstissä ja toisaalta vakiintunut ja ehdotuksessakin lausuttu perustelu, jonka mukaan -symbolin käytöllä ei ole oikeusvaikutusta, ovat ristiriidassa. d. SPAY ehdottaa 19 osalta, että sillensä jättäminen ja sitä koskeva erillinen hallintopäätös säilytetään hakijan oikeusvarmuuden turvana. Raukeaminen tapahtuu ehdotuksen mukaan automaattisesti, mikä tarkoittaa, ettei hakija saa enää välipäätöksen jälkeen tietoa kahden kuukauden määräajan alkamisesta saattaa hakemuksensa uudelleen vireille. SPAY suosittelee, että ehdotuksen 19 2 momenttia täsmennetään lisäksi hakemuksen jäävän sillensä siltä osin kuin sille on olemassa este. e. Ehdotetun 14 1 momentin 3-kohtaan sisältyy sana sekoitettavissa, joka ehdotuksen yleisperusteluissa on todettu korvattavan termillä sekaannusvaara. Lopuksi SPAY toteaa, että lakiehdotusluonnos ei sisällä muutoksia tavaramerkkirekisteröintien hallinnollisesta kumoamisesta rekisteriviranomaisessa, tai velvoitetta väiteprosessissa esittää näyttöä väitteen perustana olevan yli viisi vuotta vanhan rekisteröinnin käytöstä. Kumpikin menettely on käytössä Sisämarkkinoiden Harmonisointivirastossa yhteisön tavaramerkkien osalta. SPAY katsoo, että sekä hallinnollinen kumoaminen että käytön näyttövelvoite tulisi ottaa myös kansalliseen tavaramerkkilakiin.

5 Ystävällisin terveisin Folke Johansson Puheenjohtaja Lausunnon valmisteluun osallistuivat: Elina Heikkilä, Boco IP Oy Ab Jussi Mikkola, Papula Oy Ari-Pekka Launne, Kolster Oy Ab Joose Kilpimaa, Kolster Oy Ab