OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4 EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET JA YHTEISÖN YHTEISMERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 1

2 Sisällysluettelo 2.6 Yleinen järjestys tai hyvä tapa (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohta) Yleinen järjestys Käsite ja kategoriat Kasvilajikkeiden nimet Hyvä tapa Harhaanjohtavuus (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) Harhaanjohtavuuden tutkiminen Markkinoiden todellisuus sekä kuluttajien tavat ja mieltymykset Tavaramerkit, joissa on maantieteellisiä yhtymäkohtia hakijan sijaintiin tai tavaroiden/palvelujen alkuperään Tavaramerkit, joissa viitataan viralliseen hyväksyntään, asemaan tai tunnustukseen Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin Lippujen ja muiden symbolien suojaaminen (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohta) Vaakunoiden, lippujen, muiden valtion tunnusten, virallisten merkkien ja valvonnasta ja takuusta ilmoittavien tarkastus- ja takuuleimojen suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan nojalla Valtiolipusta muodostuvien tai sen sisältävien merkkien tutkiminen Vaakunoista ja muista valtiotunnuksista muodostuvien tai niitä sisältävien merkkien tutkinta Valvontaa ja takuuta osoittavista virallisista merkeistä ja tarkastusmerkeistä ja -leimoista muodostuvien tai niitä sisältävien merkkien tutkinta Kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen vaakunoiden, lippujen, muiden tunnusten, lyhenteiden ja nimien suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla Muiden kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettujen tunnusten, tunnusmerkkien tai vaakunoiden suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohta Johdanto Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan soveltaminen Asiaankuuluvat suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät Asetuksen (EU) N:o 1308/ artiklan ja asetuksen (EY) N:o 110/ artiklan kattamat tilanteet Asiaankuuluvat tavarat Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät, joita ei suojata asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja N:o 110/208 nojalla Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät, jotka on suojattu kansallisella tasolla EU:n jäsenvaltiossa Kolmansien maiden suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohta Johdanto Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 2

3 Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan soveltaminen Asiaankuuluvat suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät Asetuksen (EU) N:o 1151/ artiklan 1 kohdan kattamat tilanteet Asiaankuuluvat tavarat Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät, joita ei suojata asetuksen (EU) N:o 1151/2012 nojalla Suojatut alkuperänimitykset ja suojatut maantieteelliset merkinnät, jotka on suojattu kansallisella tasolla EU:n jäsenvaltiossa Yhteisön yhteismerkit Yhteismerkkien luonne Omistajuus Ehdottomia hylkäysperusteita koskevat erityisvaatimukset Kuvailevat merkit Merkin luonnetta koskeva harhaanjohtava ominaisuus Yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaiset käyttömääräykset Käytössä syntynyt erottamiskyky Johdanto Pyyntö Ajankohta, johon todisteiden on liityttävä Tutkintamenettelyt Menettämis- ja mitättömyysmenettelyt Kuluttaja Tavarat ja palvelut Alueelliset näkökulmat Uusien jäsenvaltioiden liittymistä koskevat erityissäännökset Kolmiulotteiset merkit, värimerkit, ja kuviomerkit Kielialue Saksa Kreikka Englanti Ranska Hollanti Ruotsi Mitä on todistettava Todisteet ja niiden arviointi Minkä tyyppisiä todisteita voidaan toimittaa Todisteiden arviointi kokonaisuudessaan Markkinaosuus Mielipidetutkimukset ja -kyselyt Liikevaihto ja mainonta Epäsuorat todisteet käytöstä Yleistäminen Käyttötapa Käytön pituus Hakemispäivän jälkeiset todisteet Käytön kautta syntyneen erottamiskyvyn seuraukset Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 3

4 2.6 Yleinen järjestys tai hyvä tapa (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohta) Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla hylätään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan tarkoituksena on estää tavaramerkkien rekisteröinti, jos yksinoikeuden antaminen niille olisi vastoin oikeusjärjestystä tai jos kohdeyleisö katsoisi niiden olevan suoraan vastoin yhteiskunnan perusmoraalisääntöjä. Virasto katsoo, että yleinen järjestys ja hyvä tapa ovat kaksi erillistä käsitettä, jotka ovat usein limittäiset. Kysymys siitä, voidaanko hakemuksen kohteena olevia tavaroita tai palveluja tarjota laillisesti tietyn jäsenvaltion markkinoilla, on merkityksetön arvioitaessa, onko itse merkki ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa (tuomio T-140/02, Intertops, 33 kohta). Kun määritetään, onko merkki yleisen järjestyksen ja hyvän tavan mukainen vai vastainen, se on tehtävä haun kohteena olevan merkin todellisten ominaisuuksien perusteella eikä tavaramerkin hakijan toimintaa koskevien seikkojen perusteella (tuomio T-140/02, Intertops, 28 kohta). Tuomiossaan , T-232/10, Neuvostoliiton vaakuna, yleinen tuomioistuin totesi, että yleisen järjestyksen ja hyvän tavan käsitteet olisi tulkittava ottaen huomioon kaikille unionin jäsenvaltioille yhteisten olosuhteiden lisäksi yksittäisten jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kyseisten jäsenvaltioiden alueella olevan kohdeyleisön mielikuvaan (34 kohta). Tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädäntö ja hallintokäytännöt voidaan myös ottaa tässä tapauksessa (eli subjektiivisten arvojen arvioinnissa) huomioon, ei niiden normatiivisen arvon takia, vaan todisteena asioista, joiden avulla on mahdollista arvioida, miten kyseessä olevan jäsenvaltion kohdeyleisö mieltää merkin (tuomio , T-232/10, Neuvostoliiton vaakuna, 57 kohta). Siinä tapauksessa hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin lainvastaisuus ei ole määrittävä tekijä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamisessa, vaan sillä on pikemminkin todistusarvoa sen osalta, miten kyseessä olevan jäsenvaltion kohdeyleisö mieltää merkin. Koska yksittäisen jäsenvaltion erityisolosuhteita ei ehkä tunneta yleisesti Euroopan alueella, rekisteröintiestettä koskevassa ilmoituksessa on selitettävä nämä olosuhteet selkeästi sen varmistamiseksi, että hakija pystyy täydellisesti ymmärtämään esteen taustalla olevat perustelut ja vastaamaan asianmukaisesti Yleinen järjestys Käsite ja kategoriat Tähän tekijään pohjautuva rekisteröinnin vastustaminen perustuu puolueettomiin arvosteluperusteisiin pohjautuvaan arviointiin. Yleinen järjestys viittaa tietyllä alalla sovellettavaan unionin lainsäädäntöön sekä perussopimuksilla ja toissijaisella EU:n lainsäädännöllä määritettyyn oikeusjärjestykseen ja oikeusvaltion periaatteeseen, ja ne perustuvat yhteiseen ymmärrykseen tietystä perusperiaatteista ja -arvoista, kuten ihmisoikeuksista. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 4

5 Seuraavassa on luettelo esimerkkitapauksista, joissa merkkeihin sovelletaan tätä kieltoa. Luettelo ei ole tyhjentävä. 1. Euroopan unionin neuvosto antoi erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi yhteisen kannan 2001/931/YUTP (EUVL L 344, , s. 93), jota myöhemmin päivitettiin neuvoston yhteisellä kannalla 2009/67/YUTP (EUVL L 23, , s. 37). Se on saatavissa verkosta osoitteessa ja sisältää luettelon henkilöistä ja ryhmistä, jotka edistävät, yrittävät tehdä tai tekevät terroritekoja EU:n alueella. Kaikki hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit, joiden voidaan katsoa tukevan tai hyödyttävän luettelossa olevaa henkilöä tai ryhmää, hylätään yleisen järjestyksen vastaisina. 2. Natsijärjestöjen symbolien ja nimien käyttö on kielletty Saksassa (Saksan rikoslain dt. StGB 86 a pykälä, BGBl. Nr. I 75/1998) ja Itävallassa (arvomerkeistä annetun Itävallan lain 1 pykälä), BGBl. Nr. 84/1960 ja Itävallan kieltolain 1 pykälä), BGBl. Nr. 25/1947). Kaikki hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit, joissa käytetään kyseisiä symboleja tai nimiä, hylätään yleisen järjestyksen vastaisina. 3. Koska käsite yleinen järjestys kattaa myös tietyllä alalla voimassa olevan EU:n erityislainsäädännön ja koska EU:ssa ovat sitovia sekä EU:n säädökset että kansainvälinen yleissopimus, joilla estetään myöntämästä yksinoikeuksia Euroopan unionissa rekisteröityyn kasvilajikkeen nimeen, siitä seuraa, että on vastoin EU:n yleistä järjestystä myöntää yksinomaiset tavaramerkkioikeudet Euroopan unionissa rekisteröidylle kasvilajikkeen nimelle, jonka katsotaan näin ollen olevan lain nojalla kuvaileva Kasvilajikkeiden nimet Kasvilajikkeiden nimet kuvaavat luonnonkasvien tai kasvien siementen viljeltyjä lajikkeita tai alalajeja. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2100/94 yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista perustetaan ainoa ja yksinomainen kasvilajikkeiden suojaamista koskeva yhteisön järjestelmä, joka on yhteisön teollisoikeuksien suojaamisen muoto kasvilajikkeiden osalta. Lajikenimestä on voitava tunnistaa selkeästi ja yksiselitteisesti lajike, ja sen on täytettävä monia vaatimuksia (kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen 63 artikla). Kasvinjalostajanoikeuksien hakijan on annettava soveltuva lajikenimi, jota käyttävät kaikki, jotka saattavat kyseistä lajiketta markkinoille uusien kasvilajikkeiden kansainvälisen suojeluliiton (UPOV) jäsenen alueella, myös jalostajan oikeuksien päätyttyä (kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen 17 artikla). Euroopan unioni on vuodesta 2005 ollut osapuolena uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (UPOV-yleissopimus), josta on tullut erottamaton osa unionin oikeusjärjestystä. UPOV-yleissopimuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla lajike merkitään nimellä, joka on sen yleisnimi. Lisäksi kukin sopimuspuoli varmistaa, että mikään lajikkeen nimenä rekisteröityyn merkintään liittyvä oikeus ei estä nimen vapaata käyttöä lajikkeen yhteydessä, ei edes jalostajanoikeuden lakattua. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 5

6 Siten sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetussa asetuksessa että UPOV-yleissopimuksessa säädetään velvoitteesta käyttää lajikenimiä suojeltujen lajikkeiden tai lajikkeiden, joiden tuotanto on lakannut, kaupan pitämistä varten. Lajikenimien käytön ansiosta asiasta kiinnostunut henkilö voi tutustua käyttämäänsä tai ostamaansa lajikkeeseen ja mahdollisesti jalostajaan ja lajikkeen alkuperään. Velvoite käyttää lajikenimiä edistää markkinoiden sääntelyä ja liiketoimien turvallisuutta maatalous- ja elintarvikealalla sekä estää yleisön mahdollisen harhaanjohtamisen ja väärennösten tekemisen. Siten on yleisen edun ja yleisen turvallisuuden mukaista käyttää lajikkeen asiaankuuluvaa lajikenimeä. Kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan nojalla kolmas osapuoli voi estää lajikenimen vapaan käytön ainoastaan, jos kyse on lajikenimen kanssa identtisestä nimestä, jolle on myönnetty oikeus ennen kuin lajikenimi on annettu kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen 63 artiklan mukaisesti. Kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa kuitenkin annetaan ymmärtää, että yksinomaisia oikeuksia ei pitäisi myöntää nimelle, joka on identtinen kuin lajikenimi sen jälkeen, kun kyseinen lajikenimi on annettu asetuksen 63 artiklan mukaisesti. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto katsoo siksi, että sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka estäisi lajikenimen vapaan käytön vastaavaa lajiketta koskevan kasvinjalostajanoikeuden myöntämisen jälkeen, on vastoin yleistä järjestystä. Siksi sellaisia merkkejä sisältäviä tai sellaisista merkeistä muodostuvia tavaramerkkihakemuksia, joiden rekisteröinti johtaisi kasvinjalostajanoikeudella suojatun lajikkeen taikka lajikkeen, jolla ei ole enää kasvinjalostajanoikeuden suojaa, nimeävän lajikenimen epäasianmukaiseen monopolisointiin, vastustetaan sillä perusteella, että se on vastoin yleistä järjestystä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla, suhteessa kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen 18 artiklan 2 kohtaan, jossa säädetään, että kolmas osapuoli voi käyttää kasvilajikkeen nimeä vapaasti itse lajikkeen yhteydessä (eli kuvaileva käyttö). Angersissa, Ranskassa, sijaitseva yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) on kasvilajikeoikeuksien suojelujärjestelmän toteutuksesta vastaava Euroopan unionin virasto. CPVO pitää rekisteriä suojelluista kasvilajikkeista. Suojeltuja lajikkeita ja lajikkeita, joiden osalta kasvinjalostajanoikeus on päättynyt, voi hakea niiden lajikenimen ja/tai muiden hakuperusteiden mukaan CPVO:n Variety Finder -hakukoneella 1, joka on käytettävissä viraston intranetissä ja jota tutkijoiden on käytettävä hakutyökaluna aina, kun yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen tyyppi sitä edellyttää. Erityisesti aina, kun yhteisön tavaramerkkihakemuksen eritelmissä viitataan luonnonkasveihin, kasvien siemeniin, tuoreisiin hedelmiin, tuoreisiin vihanneksiin tai vastaaviin sanamuotoihin, tutkijan on tarkistettava, että tavaramerkin sisältämät termit eivät ole samoja kuin rekisteröidyt lajikenimet tai sellaisten lajikkeiden nimet, joiden suojasta on luovuttu, suoja on lopetettu tai se on mennyt umpeen. Tutkija tarkistaa CPVO:n tietokannasta, ovatko yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisältämät termit 1 Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 6

7 samoja kuin edellä mainittuun CPVO-rekisteriin jo syötetyt lajikenimet. Haku tulee rajata Euroopan unionissa rekisteröityihin lajikenimiin. Jos tarkistus osoittaa, että hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki muodostuu lajikenimen identtisistä esityksistä tai sisältää niitä (riippumatta siitä, onko kyseessä sana- vai kuviomerkki), tutkijan on ilmoitettava tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla asiaankuuluvaan kasviin, siemeneen tai hedelmään (kuivatut, säilötyt ja pakastetut hedelmät mukaan luettuna) liittyvästä rekisteröinnin esteestä, koska edellä mainittuun EU:n rekisteriin syötetyistä lajikenimistä muodostuvan yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on vastoin yleistä järjestystä. Jos esimerkiksi kukkia koskeva yhteisön tavaramerkkihakemus sisältää tietyn ruusun lajikenimen, tavaroiden luetteloa on rajoitettava ruusujen jättämiseksi ulkopuolelle. Jos taas yhteisön tavaramerkissä on enemmän kuin yksi lajikenimi, esimerkiksi yksi lajikenimi omenoille ja toinen mansikoille, tavaroiden luetteloa on rajoitettava, jotta kunkin lajikenimen eli omenoiden ja mansikoiden kattamat tavarat voidaan jättää ulkopuolelle. Jos taas kasvilajikkeen nimeä käytetään markkinoilla, mutta sitä ei ole rekisteröity tai julkaistu CPVO:ssa, tai jos kyse on kansallisesta lajikenimestä, on mahdollista soveltaa 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaa (ks. kohdat 2.3 ja 2.4) Hyvä tapa Hyvään tapaan perustuva rekisteröintieste liittyy subjektiivisiin arvoihin, mutta tutkijan on sovellettava niitä mahdollisimman objektiivisesti. Säännöksellä suljetaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimisen ulkopuolelle herjaavat, rasistiset tai syrjivät sanat tai lauseet mutta vain, jos hakemuksen kohteena oleva merkki välittää merkityksen yksiselitteisesti. Arvioinnin lähtökohtana käytetään järkevän ja keskimääräisen herkkätunteisen ja suvaitsevan kuluttajan näkemystä (tuomio , T-417/10, Que buenu ye! Hijoputa, 21 kohta). Tavallisesti on tarpeen ottaa huomioon tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haetaan, koska eri tavaroilla ja palveluilla voi olla erilainen kohdeyleisö ja siksi rajat sille, mikä on selkeästi loukkaavaa ja mitä ei voi hyväksyä, voivat olla erilaisia. Kuten esimerkiksi suuri valituslautakunta totesi tehdyn päätöksensä, R 0495/2005-G SCREW YOU, 29 kohdassa: henkilö, joka on riittävän kiinnostunut [seksileluista] huomatakseen niihin kuuluvat tavaramerkit, ei luultavasti loukkaannu termistä, joka saa aikaan karkeita seksuaalisia mielleyhtymiä. Vaikka tuomioistuin on todennut, että hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta on tärkeää määrittää kohdeyleisö, jonka mieltymyksiä on tutkittava, se on myös tehnyt selväksi, että kohdeyleisö ei välttämättä ole ainoa, joka ostaa merkin kattamia tavaroita ja palveluja, ja kohdeasiakkaita laajempi yleisö voi nähdä merkin (tuomio , T-526/09, Paki, 17 ja 18 kohta). Vastaavasti merkin kaupallinen tausta tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön kannalta ei ole aina määrittävä tekijä siinä, loukkaako merkki hyvää tapaa (tuomio , T-417/10, Que buenu ye! Hijoputa, 24 kohta). Katso myös tehdyn päätöksen R 2073/2012-4, CURVE, kohta (T-266/13 vireillä). Loukkaavia voivat olla muutkin merkit kuin ne, joiden mielleyhtymä on kielteinen. Joidenkin erittäin myönteisen mielleyhtymän herättävien merkkien arkipäiväinen käyttö voi myös olla loukkaavaa (esim. termit, joilla on uskonnollinen merkitys, tai kansalliset symbolit, joilla on henkistä ja poliittista arvoa, kuten ATATURK turkkilaista alkuperää Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 7

8 olevalle eurooppalaiselle suurelle yleisölle (päätös , R 2613/2011-2, ATATURK, 31 kohta). Laittomuus ei ole edellytys tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamiselle: jotkut sanat tai merkit eivät johtaisi viranomais- ja oikeusmenettelyihin, mutta ne ovat suurelle yleisölle kuitenkin niin loukkaavia, että niitä ei rekisteröidä tavaramerkeiksi (päätös , R 0168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ, 16 kohta). Lisäksi pyritään varmistamaan, että lapset ja nuoret eivät kohtaa loukkaavia sanoja kaupoissa, jotka ovat suuren yleisön käytössä, vaikka he eivät olisikaan kohdeyleisöä. Sanakirjojen määritelmistä saa periaatteessa alustavan näkemyksen siitä, onko kyseessä olevan sanan merkitys loukkaava kyseessä olevassa kielessä (päätös , R 0168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ, 25 kohta), mutta tärkeimpänä tekijänä on oltava sen, miten kohdeyleisö kokee asian siinä erityisyhteydessä, missä ja miten tavarat tai palvelut saadaan. Toisaalta valituslautakunta katsoi, että sana KURO ei välittänyt unkarilaiselle yleisölle sanan kúró (merkitys kusipää ) kielteistä merkitystä, koska vokaalit ó ja ú ovat erillisiä kirjaimia, jotka eroavat vokaaleista o ja u ja ne äännetään eri tavalla (päätös , R 482/2012-1, kuro, 12 kohta ja sitä seuraavat kohdat). On olemassa selvä riski, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan sanamuotoa sovelletaan subjektiivisesti siten, että voidaan sulkea pois merkit, jotka eivät ole tutkijan maun mukaisia. Sanoilla on kuitenkin oltava selkeästi loukkaava vaikutus tavanomaisen herkkiin ihmisiin, jotta rekisteröintiä voi vastustaa (tuomio , T-417/10, Que buenu ye! Hijoputa, 21 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan hyvän tavan käsite ei koske huonoa makua tai yksittäisen ihmisen tunteiden suojelua. Jotta tavaramerkki olisi ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa, kohdeyleisön tai ainakin sen huomattavan osan on katsottava sen olevan täysin vastoin yhteiskunnan perustavia moraalisääntöjä. Ei ole tarpeen todeta, että hakija haluaa järkyttää tai loukata kohdeyleisöä, vaan riittää, että hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki saatettaisiin katsoa järkyttäväksi tai loukkaavaksi (päätös , R 1805/2007-1, Paki, 27 kohta, vahvistettu tuomiossa , T-526/09, Paki, 20 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamista ei myöskään rajoiteta ilmaisunvapauden periaatteen (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla) nojalla, koska rekisteröinnin hylkääminen tarkoittaa vain, että merkille ei myönnetä tavaramerkkilainsäädännön suojaa eikä sillä estetä merkin käyttöä, ei edes liiketoiminnassa (tuomio , T-417/10, Que buenu ye! Hijoputa, 26 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 8

9 Esimerkkejä hylätyistä yhteisön tavaramerkkihakemuksista (yleinen järjestys ja/tai hyvä tapa) Merkki Kohdekuluttaja Yleinen järjestys / hyvä tapa Asia BIN LADIN Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa ja yleinen järjestys suuri yleisö ymmärtää hakemuksen kohteena olevan merkin tunnetun terroristijärjestön Al Qaidan johtajan nimeksi; terroristirikokset rikkovat yleistä järjestystä ja moraalisia periaatteita (17 kohta). R 0176/ CURVE 300 Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa CURVE on loukkaava sana romaniassa (sen merkitys on huorat ). R 0288/ CURVE Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa CURVE on loukkaava sana romaniassa (sen merkitys on huorat ). R 2073/ (T-266/13 vireillä) Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa fucking on loukkaava ja karkea sana englannissa. R 0168/ Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa HIJOPUTA on loukkaava ja karkea sana espanjassa. T-417/10 Tavallinen kuluttaja Yleinen järjestys Unkarin rikoslaissa kielletään tietyt despotismin symbolit, joihin kuuluvat sirppi ja vasara ja viisisakarainen punainen tähti, jotka symboloivat entistä Neuvostoliittoa. Tätä lakia ei sovelleta sen normatiivisen arvon vuoksi vaan pikemminkin osoituksena siitä, miten kohdeyleisö sen mieltää (59 63 kohta) T-232/10 PAKI Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa PAKI on rasistinen loukkaus englannissa. T-526/09 SCREW YOU Tavallinen kuluttaja (muiden tuotteiden kuin seksituotteiden) Hyvä tapa huomattava osuus Britannian ja Irlannin tavallisista kansalaisista katsoisi, että sanat SCREW YOU ovat loukkaavia ja vastenmielisiä (26 kohta). R 0495/2005-G FICKEN Tavallinen kuluttaja Hyvä tapa FICKEN on loukkaava sana saksassa (se tarkoittaa nussia ). T-52/13 ATATURK Tavallinen turkkilaista alkuperää oleva eurooppalainen kuluttaja Erittäin myönteisen mielleyhtymän aiheuttavien merkkien arkipäiväinen käyttö voi olla loukkaavaa 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla. ATATURK on kansallinen symboli, jolla on henkistä ja poliittista arvoa turkkilaista alkuperää oleville eurooppalaisille. R 2613/ Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 9

10 Esimerkkejä hyväksytyistä yhteisön tavaramerkkihakemuksista Merkki Kohdekuluttaja Yleinen järjestys / hyvä tapa Asia KURO Tavallinen kuluttaja Se, että ulkomaisessa termissä, nimessä tai lyhenteessä on tiettyjä samankaltaisuuksia loukkaavan sanan (kuten kúró) kanssa, ei ole riittävä syy yhteisön tavaramerkkihakemuksen hylkäämiseen (20 kohta). Unkarin vokaalit ò ja ù eroavat selkeästi o:sta ja u:sta ilman aksenttia. Unkarin sanat eivät myöskään koskaan pääty o:hon ilman aksenttia (15 18 kohta). R 482/ SCREW YOU Tavallinen kuluttaja (seksituotteiden) Seksikauppaan sisään tuleva henkilö ei luultavasti loukkaannu tavaramerkistä, joka sisältää karkeaa seksuaalisväritteistä kieltä (26 kohta). R 495/2005-G DE PUTA MADRE Tavallinen kuluttaja Vaikka puta tarkoittaa espanjassa huoraa, ilmaisu DE PUTA MADRE tarkoittaa espanjan slangissa erittäin hyvää. Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Yhteisön tavaramerkki Harhaanjohtavuus (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) Harhaanjohtavuuden tutkiminen Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetään, että merkkejä, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, ei rekisteröidä. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiiviin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvän oikeuskäytännön mukaan, jonka sanamuoto on samanlainen kuin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, rekisteröinnin hylkääminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla edellyttää, että merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. tuomio , C-259/04, Elizabeth Emanuel, 47 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö). Edellä mainitun mukaan virasto tekee käytännössä seuraavat kaksi oletusta: 1. Ei ole syytä olettaa, että tavaramerkkiä käytetään tahallisesti asiakkaiden harhaanjohtamiseen. Rekisteröintiä ei pidä vastustaa harhaanjohtamisen perusteella, jos merkin harhaanjohtamaton käyttö on mahdollista eriteltyjen tavaroiden ja palvelujen osalta: oletus on, että merkkiä käytetään harhaanjohtamattomasti, jos se on mahdollista. 2. Keskivertokuluttaja on kohtuullisen tarkkaavainen eikä häntä pitäisi katsoa erityisen alttiiksi harhaanjohtamiselle. Rekisteröintiä vastustetaan tavallisesti Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 10

11 ainoastaan silloin, jos merkki johtaa selkeään odotukseen, joka on olennaisesti ristiriidassa esimerkiksi tavaroiden luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän kanssa. Rekisteröintiä on vastustettava, kun tavaroiden/palvelujen luettelon sanamuoto on sellainen, että tavaramerkin harhaanjohtamaton käyttö on mahdotonta. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä merkeistä, joiden havaittiin olevan harhaanjohtavia kaikkien vaatimuksen kohteena olevien tavaroiden tai niiden osan osalta 2. Merkki ja tavarat Perustelu Asia LACTOFREE laktoosille luokassa 5 TITAN (Saksankielinen sana titaanille) siirrettäville rakennuksille ja siirrettäville moduulirakennusyksiköille, joita käytetään siirrettävien valmisrakennusten, siirrettävien kannettavista moduulirakennusyksiköistä valmistettujen valmisrakennusten rakentamisessa luokissa 6 ja 19; mitään edellä mainituista tavaroista ei ole valmistettu titaanista eivätkä ne sisällä sitä. Merkin luonne saa välittömästi kohdekuluttajan uskomaan, että kyseessä oleva tuote eli laktoosi ei sisällä yhtään laktoosia. On selvää, että jos LACTOFREE-nimellä markkinoitava tuote on oikeasti itse laktoosia, merkki olisi selkeästi harhaanjohtava. Huom. Merkkiä voi vastustaa myös 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Hakija yritti valitusmenettelyissä poistaa kuvailevuutta koskevan rekisteröintiesteen ja tarjoutui rajoittamaan molempien luokkien eritelmiä lisäämällä loppuun ilmoituksen, että mikään edellä mainituista tavaroista ei ole valmistettu titaanista eivätkä ne sisällä sitä. Lautakunta katsoi, että jos sellainen rajoitus olisi hyväksytty, se olisi tehnyt tavaramerkistä harhaanjohtavan saksankielisen yleisön kannalta, koska se olisi olettanut, että tavarat olisivat olleet titaanista valmistettuja, vaikka niin ei todellisuudessa ollut. R 892/ R 789/ Merkkiä on vastustettava, kun yksityiskohtainen tavaroiden/palvelujen luettelo sisältää tavaroita/palveluja, joiden osalta harhaanjohtamaton käyttö on mahdotonta. (Keksityssä) tapauksessa, jossa tavaramerkkiä KODAK VODKA haetaan votkalle, rommille, ginille ja viskille, on merkkiä on vastustettava tiettyjen tavaroiden osalta, joiden kohdalla harhaanjohtajamaton tavaramerkin käyttö ei ole mahdollista, eli rommista, ginistä ja viskistä. Tällaiset tapaukset eroavat huomattavasti niistä (ks. jäljempänä), joissa käytetään laajoja sanamuotoja/luokkia ja joissa merkin harhaanjohtamaton käyttö on mahdollista. Tavaramerkkiä KODAK VODKA ei esimerkiksi vastustettaisi, jos hakemus jätettäisiin alkoholijuomista, koska kyseinen laaja luokka sisältää votkan eikä tavaramerkki ei olisi alkoholijuomien osalta harhaanjohtava. 2 Näissä esimerkeissä käsitellään vain kysymystä siitä, pitäisikö merkkiä vastustaa harhaanjohtamisen perusteella vai ei. Tässä kohdassa ei käsitellä mahdollisia muiden ehdottomien hylkäysperusteiden mukaisia rekisteröintiesteitä. Siksi mahdollisuutta, jonka mukaan tavaramerkkiä voisi prima facie vastustaa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdan nojalla, ei käsitellä tässä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 11

12 Merkkiä ei pidä vastustaa, kun tavaroiden/palvelujen luettelon sanamuoto on sellainen, että tavaramerkin harhaanjohtamaton käyttö on mahdollista. Kun käytetään tavaroiden/palvelujen luettelon laajoja ryhmiä, esiin nousee kysymys siitä, onko vastustettava koko ryhmää, jos merkki on harhaanjohtava vain joidenkin kyseiseen ryhmään kuuluvien tavaroiden/palvelujen osalta. Viraston käytäntönä on olla vastustamatta merkkiä näissä olosuhteissa. Tutkijan on oletettava, että merkkiä käytetään harhaanjohtamattomalla tavalla. Tutkija ei toisin sanoen vastusta merkkiä harhaanjohtavuuden perusteella, jos hän voi osoittaa (tietyssä ryhmässä) harhaanjohtamattoman käytön. Sääntönä on siten, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ei sovelleta, jos tavaroiden ja palvelujen luettelo muodostuu laajoista ryhmistä, jotka sisältävät tavaroita/palveluja, joiden osalta tavaramerkin käyttö ei ole harhaanjohtavaa. Esimerkiksi jos tavaramerkkiä ARCADIA haetaan viineille, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuva vastustus ei olisi asianmukainen, koska laaja ryhmä viinit kattaa myös Arkadiasta peräisin olevat viinit (ja koska Arkadia, joka on viinintuotantoalue Kreikassa, ei ole suojattu maantieteellinen merkintä yhteisön tasolla, hakijan ei tarvitse rajoittaa eritelmää vain Arkadiasta peräisin oleviin viineihin) Markkinoiden todellisuus sekä kuluttajien tavat ja mieltymykset Arvioitaessa tietyn tavaramerkin harhaanjohtavuutta on otettava huomioon markkinoiden todellisuus ja kuluttajien tavat ja mieltymykset. Tavaramerkin harhaanjohtavuuden arvioimiseksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla on otettava huomioon markkinoiden todellisuus (eli tapa, jolla tavaroita ja palveluja tavallisesti jaellaan/saatetaan myyntiin/ostettavaksi/saataville jne.) sekä tavanomaisesti valistuneista, tarkkaavaisista ja huolellisista henkilöistä muodostuvan kohdeyleisön kuluttamistavat ja mieltymykset. Esimerkiksi luokassa 30 kahvin, suklaan, suklaajäljitelminä käytettävät valmisteet; teen, kaakaon; sokerin, riisin; tapiokan ja saagon; jauhon ja viljavalmisteet; leivän, leivonnaiset ja sokerimakeiset, jäätelöt;, hunajan, siirapin; hiivan, leivinjauheen; suolan; sinapin; etikan, kastikkeet (mauste-); mausteet; jään kattavassa (keksityssä) tavaramerkissä ELDORADO CAFÉ LATINO tutkinnan pitäisi johtaa seuraaviin johtopäätöksiin: Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuva rekisteröintieste olisi perusteltu kahvinkorvikkeiden, keinotekoisen kahvin, sikurin, sikuriaromien osalta, koska merkin käyttö näiden tavaroiden osalta olisi selkeästi harhaanjohtava. Oletetaan, että kyse on kahvin ostamisesta, mutta niin ei itse asiassa olisi. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuva rekisteröintieste olisi myös perusteltu suklaan, kaakaon ja teen osalta (mikäli kyseiset tuotteet eivät sisällä kahvia). Koska kyseisiä tavaroita voidaan myydä melko samanlaisissa pakkauksissa kuin kahvia ja niitä ostetaan usein melko Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 12

13 kiireellä, on todennäköistä, että monet kuluttajat eivät ehtisi perehtyä pakkauksen sanamuodon analysointiin vaan valitsisivat nämä tavarat hyllystä uskoen (virheellisesti), että ne ovat kahvia. Kahvin osalta ei kuitenkaan ole selkeää ristiriitaa kahvia koskevan vaatimuksen ja sanamuodon CAFÉ LATINO välillä, koska yleinen luokka kahvi voi myös sisältää Latinalaisesta Amerikasta peräisin olevan kahvin. Siten tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla ei vastusteta itse kahvin luokkaa. Samaa logiikkaa sovelletaan tavaroihin, joita voidaan maustaa kahvilla (kuten kaakao, jäätelöt ja leivonnaiset ja sokerimakeiset). Tällöin oletetaan, että harhaanjohtamaton käyttö on mahdollista eikä kyseessä olevan sanamuodon ja tavaroiden välillä välttämättä ole ristiriitaa. Loppujen tavaroiden eli hunajan, leivän, etikan jne. osalta sanamuoto CAFÉ LATINO ei aiheuta minkäänlaisia odotuksia. Näiden tavaroiden osalta sanamuoto katsotaan selkeästi muuksi kuin kuvailevaksi eikä todellisesta harhaanjohtavuudesta ei ole vaaraa. Todellisilla markkinoilla kahvia ei pidetä esillä samoissa hyllyissä tai kaupan osastoissa kuin leipää, hunajaa tai etikkaa. Kyseessä olevat tavarat lisäksi näyttävät ja maistuvat erilaisilta, ja tavallisesti niitä myydään eri pakkauksissa Tavaramerkit, joissa on maantieteellisiä yhtymäkohtia hakijan sijaintiin tai tavaroiden/palvelujen alkuperään Kun tavaramerkeillä on tiettyjä maantieteellisiä yhtymäkohtia, jotka liittyvät hakijan sijaintiin tai tavaroiden/palvelujen alkuperään, on otettava huomioon seuraavat asiat: Yleisenä sääntönä virasto ei vastusta merkkiä hakijan maantieteelliseen sijaintiin (osoite) perustuvasta harhaanjohtavuudesta. Kyseisellä maantieteellisellä sijainnilla ei periaatteessa olekaan yhteyttä tavaroiden ja palvelujen maantieteelliseen alkuperään eli merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen todelliseen tuotanto-/tarjoamispaikkaan. Esimerkiksi jos Ruotsissa toimipaikkaansa pitävällä yrityksellä on luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden kuviomerkissä sanat MADE IN USA, se ei johtaisi rekisteröintiesteeseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla. Tällaisissa tapauksissa virasto olettaa, että haltija ei käytä merkkiä harhaanjohtavasti. Harhaanjohtavuudesta olisi kuitenkin kyse siinä kuvitellussa tapauksessa, että sanat MADE IN USA sisältävästä kuviomerkistä tekisi hakemuksen yritys, jonka toimipaikka on Amerikan Yhdysvalloissa, sellaisesta erityisesti rajatusta tavaroiden luettelosta kuin Vietnamissa valmistetut vaatteet. Käytännössä tällaisia tapauksia tuskin ilmenee. Tietyissä tapauksissa merkki voisi herättää kuluttajien mielessä joitakin sellaisia vaikutelmia/odotuksia tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä tai niiden suunnittelijasta, jotka eivät ehkä vastaa todellisuutta. Esimerkiksi sellaiset vaatteita tai muotitavaroita koskevat tavaramerkit kuin ALESSANDRO PERETTI tai GIUSEPPE LANARO (keksittyjä esimerkkejä) voisivat saada kohdeyleisön uskomaan, että kyseiset tavarat on suunnitellut italialainen suunnittelija, mikä ei ehkä ole totta. Tällainen tilanne ei kuitenkaan itsessään riitä tekemään kyseisistä merkeistä harhaanjohtavia. Tavaramerkin aiheuttamat väärät vaikutelmat/odotukset eivät itse asiassa tarkoita todellista harhaanjohtavuutta, sillä merkit vain herättävät mielleyhtymiä. Sellaisissa tapauksissa ei ole selkeää ristiriitaa niiden Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 13

14 vaikutelmien/odotusten, jotka merkki voi herättää, ja sen kattamien tavaroiden ja palvelujen piirteiden/ominaisuuksien välillä Tavaramerkit, joissa viitataan viralliseen hyväksyntään, asemaan tai tunnustukseen On pantava merkille, että viraston käytännön mukaan hyväksytään tavaramerkit, jotka voisivat luoda mielleyhtymän virallisesta hyväksynnästä, asemasta tai tunnustuksesta ilman, että niissä annetaan selkeää vaikutelmaa siitä, että tavarat/palvelut ovat peräisin virallisesta elimestä tai lakisääteisestä organisaatiosta tai sellaisen hyväksymiä. Seuraavaksi esitetään kaksi esimerkkiä, jossa merkkejä ei katsottu harhaanjohtaviksi, vaikka ne ovatkin viitteellisiä tai mielleyhtymän herättäviä. Merkki ja palvelut Perustelu Asia THE E-COMMERCE AUTHORITY liiketoimintapalveluille, nimittäin luokittelujen ja muiden tietojen tarjoaminen sähköisen kaupankäynnin toimijoista, tavaroista ja palveluista internetin kautta luokassa 35 ja tutkimus- ja neuvontapalvelujen ja tietojen tarjoaminen sähköisen kaupankäynnin alalla luokassa 42. muun muassa hiihdon opettamiseen luokassa 41. Lautakunta katsoi, että tavaramerkki ei ollut harhaanjohtava, koska siinä ei annettu selkeää vaikutelmaa siitä, että palvelut tulevat valtion virastosta tai lakisääteiseltä organisaatiolta (lautakunta kuitenkin vahvisti 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen hylkäämisen, koska merkillä ei ollut erottamiskykyä, koska englanninkielinen yleisö katsoisi sen pelkäksi ilmoitukseksi itsemainonnasta, jossa väitetään jotakin palveluntarjoajien valmiuksien tasosta). Lautakunta katsoi, että ranskalaiset kuluttajat ymmärtäisivät tavaramerkin viittaavan siihen, että palveluja toimittaa Ranskassa ranskalainen koulutuskeskus ja että se liittyy hiihdonopetteluun "ranskalaisittain". Se lisäsi, että ranskalaisella yleisöllä ei ollut mitään syytä uskoa pelkän trikolorilogon (joka ei ollut jäljennös Ranskan lipusta) esittämisen vuoksi, että palveluja tarjoavat viranomaiset tai edes kyseisten viranomaisten valtuuttamat tahot. R 803/ R 235/ vahvistettu yleisen tuomioistuimen asiassa T-41/10 tekemällä päätöksellä Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin Edellä mainituilla selityksillä pyritään määrittämään tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisalaa. Vaikka seuraavia säännöksiä käsitellään ohjeiden niitä kutakin koskevissa jaksoissa, niillä voi kuitenkin olla erityistä merkitystä ehdottomien hylkäysperusteiden ja mahdollisen harhaanjohtavuuden tutkinnassa. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta Viraston nykyisen käytännön mukaan tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperäistä luetteloa rajoitetaan, jos yhteisön tavaramerkin hakija kuvailevuutta ja/tai erottamiskyvyn Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 14

15 puuttumista koskevan rekisteröintiesteen johdosta ehdottaa rajoitusta esteen poistamiseksi, ja edellyttäen, että ehdotettu rajoitus täyttää määrätyt vaatimukset (ehdoton pyyntö, jonka sanamuoto on asianmukainen). Jos kyseessä oleva rajoitus (vaikka se poistaisikin alkuperäisen rekisteröintiesteen) tekee hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä harhaanjohtavan, tutkijan on vastustettava merkkiä harhaanjohtavuuden perusteella tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla. Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä tilannetta: Tavaramerkkiä ARCADIA haettiin alun perin viineille, viinoille (juomat) ja likööreille luokassa 33. Tutkija vastusti rekisteröintiä, koska tavaramerkissä kuvailtiin viinien maantieteellinen alkuperä, sillä Arkadia on viinintuotannostaan tunnettu kreikkalainen alue (on kuitenkin pantava merkille, että Arkadia ei ole suojattu maantieteellinen merkintä). Hakija tarjoutui rajoittamaan tavaroiden eritelmää siten, että Kreikassa tuotetut viinit jätetään pois tai, mieluummin, että merkkiin sisällytetään ainoastaan Italiassa tuotetut viinit. Tutkija katsoi, että ehdotettu rajoitus tekisi tavaramerkistä harhaanjohtavan, koska se välittäisi väärää tietoa tavaroiden alkuperästä. Valitusmenettelyssä lautakunta vahvisti tutkijan perustelut (ks. päätös , R 246/1999-1, ARCADIA, 14 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohta Tällä säännöksellä hylätään sellaisten yhteisön tavaramerkkien rekisteröinti, jotka muodostuvat lipuista tai muista valtioiden symboleista tai sisältävät niitä, ja myös sellaisten tavaramerkkien, jotka muodostuvat sellaisten kansainvälisten järjestöjen symboleista tai sisältävät niitä, jotka on suojattu Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan nojalla ja joiden sisällyttämistä tavaramerkkiin toimivaltaiset viranomaiset eivät ole nimenomaisesti sallineet. Kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen lippujen ja muiden symbolien osalta ongelmallista on, että yleisö voi virheellisesti kuvitella yhteisön tavaramerkin hakijalla olevan asianomaisten tavaroiden/palvelujen osalta yhteys kansainväliseen järjestöön, jonka lippu tai symboli esiintyy yhteisön tavaramerkissä. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan j ja k alakohta (suojatut maantieteelliset merkinnät) Näillä säännöksillä suljetaan pois sellaisten viinien ja väkevien alkoholijuomien sekä sellaisten muiden maatalouselintarvikkeiden tavaramerkit, jotka sisältävät suojattuja maantieteellisiä merkintöjä tai suojattuja alkuperänimityksiä tai muodostuvat niistä, jos asiaankuuluvien tavaroiden luettelossa ei täsmennetä, että niillä on väitetty maantieteellinen alkuperä. Kyseisten säännösten perustana olevia erityisiä EU:n asetuksia vastaavien suoraan sovellettavien sääntöjen nojalla viraston on vastustettava yhteisön tavaramerkkihakemuksia, joissa suojattua maantieteellistä merkintää käytetään väärin tai jos merkki välittää muuta väärää tai harhaanjohtavaa tietoa kyseessä olevien tuotteiden lähtöpaikasta, alkuperästä, luonteesta tai olennaisista ominaisuuksista. Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 4 kohta (luovutus) Jos luovutusasiakirjoista selvästi ilmenee, että luovuttamisen vuoksi yhteisön tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, joita varten tavaramerkki on Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 15

16 rekisteröity, viraston on tämän säännöksen nojalla kieltäydyttävä rekisteröimästä luovutusta, jollei luovutuksensaaja suostu rajoittamaan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä tavaroihin tai palveluihin, joiden osalta luovutuksella ei ole harhaanjohtavaa vaikutusta (ks. myös osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luvun 1, Luovutus, kohta 3.6). Tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohta (menettämisperusteet) Tutkiessaan tavaramerkkiä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta tutkijan on rajoitettava arviointi merkitykseen, jonka merkki välittää kyseessä olevista tavaroista/palveluista (mikä tarkoittaa, että merkin käyttötavalla ei tosiasiallisesti ole merkitystä). Kuitenkin tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla merkin käyttötapa on ratkaiseva, koska tämän säännöksen mukaisesti rekisteröity yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos tavaramerkki on tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tahon käytön seurauksena tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta. 2.8 Lippujen ja muiden symbolien suojaaminen (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohta) Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan tarkoituksena on, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröitäisi eikä käytettäisi, jotka ovat identtisiä tai jollakin tavalla samankaltaisia kuin valtion tunnukset tai kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen tunnukset, lyhenteet ja nimet. Tämä johtuu siitä, että kyseinen rekisteröinti tai käyttö loukkaisi valtion oikeutta valvoa suvereniteettinsa symbolien käyttöä ja voisi lisäksi johtaa yleisöä harhaan niiden tavaroiden alkuperän osalta, joihin kyseisiä merkkejä sovelletaan (G.H.C. Bodenhausen, teollisoikeuden suojaamista koskevan, Tukholmassa vuonna 1967 tarkistetun Pariisin yleissopimuksen soveltamisohjeet, sivu 96). Alkuperä on tässä tulkittava siten, että tavara on lähtöisin kyseessä olevalta viranomaiselta tai on sen hyväksymä eikä siten, että se on valmistettu kyseessä olevan valtion alueella tai EU:n tapauksessa EU:ssa. Siten 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetaan seuraavia symboleja: vaakunat, liput, muut tunnuskuvat, viralliset merkit ja tarkastusleimat, jotka kuuluvat valtioille ja joista on ilmoitettu WIPOlle, joskaan lippujen tapauksessa ilmoittaminen ei ole pakollista; kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen vaakunat, liput, muut tunnuskuvat, lyhenteet ja nimet, joista on ilmoitettu WIPOlle, lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan jo kansainvälisiä sopimuksia niiden suojan takaamiseksi (ks. esimerkiksi maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta 12. elokuuta 1949 tehdyn Geneven sopimuksen 44 artikla, jonka nojalla suojataan Punaisen Ristin tunnus, jossa on valkoisella pohjalla sanat Punainen Risti tai Geneven risti, ja vastaavat tunnuskuvat). Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt selväksi, että näitä säännöksiä voidaan soveltaa riippumatta siitä, koskeeko hakemus tavaroita vai palveluja, ja että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdan soveltamisalat ovat samanlaisia. Molempien alakohtien oletetaan siten tarjoavan vähintään vastaavan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 16

17 suojan tason, koska niillä on sama tavoite eli tiettyjen yleisen edun mukaisten symbolien käytön estäminen ilman toimivaltaisten viranomaisten suostumusta (ks. tuomio , yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, RW feuille d érable, 78, 79 ja 80 kohta) Vaakunoiden, lippujen, muiden valtion tunnusten, virallisten merkkien ja valvonnasta ja takuusta ilmoittavien tarkastus- ja takuuleimojen suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan nojalla Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti liittomaiden (eli maiden, joihin Pariisin yleissopimusta sovelletaan) vaakunoiden, lippujen ja muiden valtion tunnuskuvien tai virallisten tarkastus- ja takuumerkkien sekä -leimojen rekisteröinti tavaramerkiksi tai sen osaksi sekä kaikki jäljittely heraldiselta kannalta kielletään, jos toimivaltainen viranomainen ei ole antanut lupaa. Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenillä on sama suoja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan nojalla, sillä sen mukaan WTO:n jäsenten on noudatettava Pariisin yleissopimuksen 1 12 ja 19 artiklaa. Ollakseen siis ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa tavaramerkin on muodostuttava ainoastaan edellä mainittujen symbolien identtisestä esityksestä tai heraldisesta jäljitelmästä, on sisällettävä edellä mainittujen symbolien identtinen esitys tai heraldinen jäljitelmä. Sillä ei myöskään saa olla toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa. Vaakunat muodostuvat kilven muotoilusta tai siinä kuvatusta kuvasta. Katso seuraava esimerkki. Bulgarian vaakuna 6 ter artiklan mukaisen tietokannan nro BG2 Valtioliput koostuvat erottamiskykyisestä suorakulmaisesta muotoilusta, jota käytetään kansakunnan symbolina. Katso seuraava esimerkki. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 17

18 Kroatian lippu Ilmaisu muut valtion tunnuskuvat on sangen epäselvä. Se tarkoittaa tavallisesti kaikkia tunnuskuvia, jotka muodostavat valtion suvereniteetin symbolin, myös kuningashuoneiden vaakunakilpiä sekä niiden osavaltioiden tunnuksia, jotka kuuluvat Pariisin yleissopimuksen osapuolena olevaan liittovaltioon. Katso seuraava esimerkki. Tanskan valtiotunnus 6 ter artiklan mukaisen tietokannan nro DK3 Valvontaa ja takuuta merkitsevien virallisten merkkien ja tarkastusleimojen tarkoituksena on todistaa, että valtio tai valtion kyseistä tarkoitusta varten asianmukaisesti nimittämä järjestö on tarkistanut, että tietyt tavarat täyttävät erityisvaatimukset tai että ne ovat vaaditun laatutason mukaisia. Useissa valtioissa on valvontaa ja takuuta osoittavia virallisia merkkejä ja tarkastusleimoja jalometalleille tai voin, juuston, lihan, sähkölaitteiden jne. kaltaisille tuotteille. Virallisia merkkejä ja tarkastusleimoja voidaan myös soveltaa palveluihin, esimerkiksi koulutukseen, matkailuun ym. liittyviin. Katso seuraavat esimerkit. Espanjan virallinen vienninedistämismerkki nro ES1 Yhdistyneen kuningaskunnan platinaesineiden tarkastusleima nro GB 40 On pantava merkille, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa ei suojata edellä mainittuja symboleita kaikilta jäljitelmiltä vaan vain heraldisilta jäljitelmiltä. Heraldisen jäljitelmän käsite on ymmärrettävä seuraavassa merkityksessä: Kielto jäljitellä valtion Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 18

19 tunnusta koskee kuitenkin ainoastaan sen jäljitelmiä heraldiselta kannalta, eli niitä, joihin liittyy heraldisia konnotaatioita, jotka erottavat tunnuksen muista merkeistä. Näin ollen suoja kaikenlaista heraldista jäljitelmää vastaan ei viittaa kuvaan sellaisenaan vaan sen heraldiseen ilmaisuun. Sen määrittämiseksi, sisältääkö tavaramerkki jäljitelmän heraldiselta kannalta, on näin ollen tarkasteltava kyseessä olevan tunnuksen heraldista kuvausta. (ks. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio , yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, 48 kohta). Kun siis tehdään vertailuja heraldiselta kannalta Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan merkityksessä, on otettava huomioon kyseessä olevan tunnuksen heraldinen kuvaus eikä saman tunnuksen geometristä kuvausta, joka on yleensä paljon tarkempi. Jos tunnuksen geometrinen kuvaus otettaisiin huomioon, se johtaisi Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen suojan epäämiseen tunnukselta kahden kuvauksen pienenkin eron perusteella. [Toiseksi] tavaramerkissä käytetyn grafiikan yhtenäisyys käytettävän tunnuksen kanssa katetaan jo [kyseisen] määräyksen ensimmäisessä osassa, joten ilmaisun kaikenlainen heraldinen jäljitelmä on katsottava laajentavan soveltamisalaa. (ks. edellä mainitun tuomion 49 kohta). Tutkijan on esimerkiksi otettava huomioon Euroopan unionin lipun heraldinen kuvaus, joka on taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä eikä sen yleistä geometristä kuvausta: Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton. Lisäksi vaakunat ja muut heraldiset tunnukset on muotoiltu suhteellisen yksinkertaisen kuvauksen perusteella, joka sisältää tietoja pohjan muodosta ja väristä, tunnuksen muodostavien eri osien luettelon (kuten leijona, kotka, kukka jne.) ja maininnan väreistä ja niiden paikoista tunnuksessa. Tämä heraldinen kuvaus ei sitä vastoin sisällä yksityiskohtaisia tietoja tunnuksen muotoilusta ja sen muodostavista erityisistä osista, joten yhdestä ja samasta tunnuksesta on mahdollista tehdä useita taiteellisia tulkintoja saman heraldisen kuvauksen perusteella. Vaikka jokainen näistä tulkinnoista voi olla yksityiskohdiltaan erilainen kuin toinen, ne ovat kuitenkin kaikki kyseessä olevan tunnuksen jäljitelmiä heraldiselta kannalta (tuomio , T-215/06, 71 ja 72 kohta). Näin ollen tavaramerkkiä, joka ei sisällä täsmälleen valtion tunnusta, voidaan kuitenkin tarkoittaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa, kun kohdeyleisö, joka tässä tapauksessa muodostuu keskivertokuluttajista, katsoo sen tällaisen tunnuksen jäljitelmäksi. Mainitun säännöksen sisältämän ilmaisun jäljitelmä heraldiselta kannalta osalta on kuitenkin tarkennettava, että kaikenlaisia eroja rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja valtion tunnuksen välillä, joita heraldiikkaan erikoistunut henkilö havaitsee, ei välttämättä havaitse keskivertokuluttaja, joka voi nähdä tavaramerkissä kyseessä olevan tunnuksen jäljitelmän huolimatta eroista tiettyjen heraldisten yksityiskohtien osalta. (ks. Euroopan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 19

20 yhteisöjen tuomioistuimen tuomio , yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, 50 ja 51 kohta). Pariisin sopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista varten ei siis ole tarpeen tutkia merkin aikaansaamaa yleistä vaikutelmaa ottamalla huomioon myös sen muut elementit (sanat, kuviot jne.). Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaankin tavaramerkkien lisäksi myös merkin elementteihin, jotka sisältävät valtiotunnuksia tai jäljittelevät niitä. Siksi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hylkäämiseen yhteisön tavaramerkkinä riittää, että sen yksi elementti esittää kyseisen tunnuksen tai sen jäljitelmän (ks. myös tuomio , T-127/02, ECA, kohta) Valtiolipusta muodostuvien tai sen sisältävien merkkien tutkiminen Valtiolipusta muodostuvien tai sen sisältävien merkkien tutkimisessa on kolme vaihetta: 1 Etsitään suojellun lipun virallinen kuva. 2 Verrataan lippua hakemuksen kohteena olevaan merkkiin. Muodostuuko hakemuksen kohteena oleva merkki pelkästään lipun identtisestä esityksestä tai sisältääkö se sellaisen? Vai muodostuuko merkki kyseisen lipun heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? 3 Tarkistetaan, onko aiemmissa tiedoissa todisteita siitä, että toimivaltainen viranomainen on antanut luvan lipun rekisteröinnille. 1 Etsitään suojeltu lippu Kuten edellä on kerrottu, valtioiden ei tarvitse sisällyttää lippuja WIPOlle toimitettavaan tunnusluetteloon. Tämä johtuu siitä, että lippujen oletetaan olevan yleisesti tunnettuja. Jotkin liput on kuitenkin sisällytetty luetteloon, jonka saa WIPOn julkaiseman Article 6ter Structured Search -työkalun kautta. Muutoin tutkijoiden on käytettävä asiaankuuluvien valtioiden virallisia verkkosivustoja ja tietosanakirjoja ja/tai sanakirjoja löytääkseen tarkan kuvan valtiolipusta. 2 Verrataan lippua hakemuksen kohteena olevaan merkkiin (a) (b) Muodostuuko hakemuksen kohteena oleva merkki pelkästään lipun identtisestä kuvasta tai sisältääkö se sellaisen? Jos asia on näin, edetään seuraavan vaiheeseen. Muodostuuko merkki pelkästään kyseisen lipun heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? Lippujen tapauksessa merkkiä on verrattava kyseessä olevan lipun heraldiseen kuvaukseen. Esimerkiksi asiassa T-41/10, , ESF Ecole du ski français, Ranskan lippu kuvattiin suora- tai nelikulmaisena lippuna, joka on tehty kolmesta samanlaisesta pystysuorasta sinisestä, valkoisesta ja punaisesta raidasta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 20

21 Tutkija käyttää heraldista kuvausta, jossa annetaan tiedot pohjan muodosta ja väristä, luetellaan lipun muodostavat eri osat (kuten leijona, kotka, kukka jne.) ja mainitaan niiden väri, paikka ja osuudet, ja tekee johtopäätöksen heraldisesta jäljitelmästä. Säännön mukaan lipun ja merkin (tai merkin sen osan, jossa lippu esitetään) on oltava sangen samanlaisia, jotta heraldinen jäljitelmä voidaan havaita. Seuraavassa esimerkissä havaittiin heraldinen jäljitelmä. Lippu Hylätty yhteisön tavaramerkkihakemus Sveitsin lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Lipun käyttö mustavalkoisena voidaan myös katsoa heraldiseksi jäljitelmäksi, jos lippu koostuu ainutlaatuisista heraldisista piirteistä tai sisältää niitä. Esimerkiksi Kanadan lipun mustavalkoinen kuva seuraavassa esimerkissä katsotaan heraldiseksi jäljitelmäksi. Lippu Hylätty yhteisön tavaramerkkihakemus Kanadan lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Toisaalta ainoastaan kolmesta erivärisestä raidasta (pysty- tai vaakasuoraan) muodostuvien lippujen esittämistä mustavalkoisena ei katsota heraldiseksi jäljitelmäksi, koska sellaiset liput ovat sangen yleisiä. Kuten edellä on kerrottu, muiden elementtien esiintymisellä merkeissä ei ole merkitystä. Jos elementti on erimuotoinen kuin lippu (esimerkiksi ympyrä), sitä ei katsota heraldiseksi jäljitelmäksi. Seuraavissa esimerkeissä esitetään muita eri muotoja, jotka eivät ole heraldisia jäljitelmiä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 21

22 Lippu Hyväksytty yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Italian lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Sveitsin lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Suomen lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Lippu Hyväksytty yhteisön tavaramerkkihakemus Ruotsin lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 22

23 Tanskan lippu Yhteisön tavaramerkkihakemus Ranskan lippu Yhteisön tavaramerkki , T-41/10 On syytä huomata esiin ero yhteisön tavaramerkkihakemuksen (vastustettu) ja yhteisön tavaramerkkihakemuksen (ei vastustettu) välillä. Viimeksi mainitussa päätettiin olla vastustamatta merkkiä muutosten määrän vuoksi: muotoa muutettiin (neliöstä ympyrään), osuuksia muutettiin (ristin valkoiset viivat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa ovat pidempiä ja ohuempia kuin lipussa) ja väriä muutettiin, koska ristissä on varjo yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Tarkistetaan, onko rekisteröinnillä lupa Kun tutkija on havainnut, että merkki muodostuu lipusta tai sen heraldisesta jäljitelmästä tai sisältää sen, hänen on tarkistettava, onko aiemmissa tiedoissa todisteita, jotka osoittavat, että toimivaltainen viranomainen on antanut rekisteröinnille luvan. Jos sellaisia todisteita ei ole, tutkija vastustaa hakemisen kohteena olevan merkin rekisteröintiä. Vastalauseessa esitetään virallinen lippu värillisenä ja ilmoitetaan kuvan lähde. Tällaisesta vastustuksesta voidaan luopua vain, jos hakija esittää todisteet siitä, että kyseessä olevan valtion toimivaltainen viranomainen on antanut luvan merkin rekisteröintiin. Hylkäämisen soveltamisala: Valtiolippujen tapauksessa tavaramerkit, jotka ovat ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa, on hylättävä kaikkien hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 23

24 Vaakunoista ja muista valtiotunnuksista muodostuvien tai niitä sisältävien merkkien tutkinta Samoja valtiolippujen osalta mainittuja vaiheita noudatetaan myös tutkittaessa merkkejä, jotka muodostuvat vaakunoista tai muista valtiotunnuksista tai sisältävät niitä. Suojan saadakseen vaakunoiden ja muiden valtiotunnusten on kuitenkin oltava vaakunoiden ja muiden valtiotunnusten luettelossa. Luettelo on saatavilla WIPOn julkaiseman Article 6ter Structured Search -työkalun kautta osoitteesta Article 6ter Structured Search -tietokannassa annetaan tietoja kirjallisista elementeistä, ja se sisältää viittauksia Wienin luokituskoodien luokkiin. Haku onnistuukin parhaiten koodeja käyttämällä. Näissä tapauksissa suojatun symbolin, jossa on hyvin usein toistuvia kuvioita, kuten kruunuja, yksisarvisia, kotkia, leijonia jne., ja merkin (tai merkin osan, jossa symboli esitetään) on oltava hyvin samanlaisia. Tästä ja heraldisten kuvausten taustasta on lisätietoja edellä kohdassa Valtiolipusta muodostuvien tai sen sisältävien merkkien tutkiminen. Tässä on kaksi esimerkkiä, joissa havaittiin valtiotunnuksen heraldinen jäljitelmä : Suojattu tunnus Hylätty yhteisön tavaramerkkihakemus Britannian tunnus: 6 ter artiklan mukainen numero: GB4 Yhteisön tavaramerkkihakemus , T-397/09 Kanadan tunnus: 6 ter artiklan mukainen numero: CA2 Yhteisön tavaramerkkihakemus (Euroopan yhteisöjen tuomioistuin C-202/08). Yleinen tuomioistuin huomautti, että yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisältämät elementit olivat lähes samanlaisia kuin merkillä GB4 suojatussa tunnuksessa. Vain kruunut olivat erilaisia molemmissa merkeissä. Yleinen tuomioistuin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 24

25 kuitenkin katsoi, että merkin ja valtion tunnuksen välisiä eroja, jotka heraldiikkaan erikoistunut henkilö havaitsee, ei välttämättä havaitse keskivertokuluttaja, joka voi nähdä tavaramerkissä kyseessä olevan tunnuksen jäljitelmän huolimatta eroista tiettyjen heraldisten yksityiskohtien osalta. Yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että lautakunta oli oikeassa todetessaan, että hakemuksen kohteena oleva merkki sisälsi Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan nojalla suojatun tunnuksen GB4 jäljitelmän heraldiselta kannalta (asia T-397/09, kohta). Toisaalta katsottiin, että seuraava merkki (yhteisön tavaramerkki ) ei sisältänyt edellä mainituin Britannian tunnuksen heraldista jäljitelmää. Kuten edellä todetaan, leijonia ja yksisarvisia todella käytetään yleisesti tällaisissa symboleissa. On myös pantava merkille, että vaakunoiden ja muiden valtiotunnusten mustavalkoiset kuvat voidaan myös katsoa heraldisiksi jäljitelmiksi, kun suojattu symboli muodostuu ainutlaatuisista heraldisista piirteistä tai sisältää niitä (ks. esimerkiksi Kanadan valtiotunnus). Muiden elementtien esiintyminen hylätyissä merkeissä on lisäksi merkityksetöntä. Heraldisesta jäljitelmästä on myös kyse, kun suojattu symboli esitetään vain osittain, jos se, mitä esitetään osittain, edustaa merkittävää osaa suojatusta symbolista ja ainutlaatuisista heraldisista piirteistä. Seuraavassa on esimerkki osittaisesta heraldisesta jäljitelmästä, koska suojatun osan huomattava elementti, kotka, jonka siivet ovat valtiotunnuksen yllä, on ainutlaatuinen heraldinen kuvio ja sen heraldisia ominaisuuksia jäljitellään yhteisön tavaramerkkihakemuksessa: Suojattu tunnus Hylätty yhteisön tavaramerkkihakemus Yhdysvaltain oikeusministeriön tunnus; 6 ter artiklan mukainen numero: US40 Yhteisön tavaramerkkihakemus Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 25

26 Seuraavassa esimerkissä ei ole valtiotunnuksen heraldista jäljitelmää: Suojattu tunnus Hyväksytty yhteisön tavaramerkkihakemus 6 ter artiklan mukainen numero: AT10 Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus ei ole Itävallan symbolin heraldinen jäljitelmä, koska sen muoto on erilainen ja koska Itävallan symbolin valkoisen ristin sisällä olevia viivoja ei ole tavaramerkkihakemuksessa. Kun tutkija on havainnut, että merkki esittää symbolin (tai sen heraldisen jäljitelmän), hänen on tarkistettava, onko aiemmissa tiedoissa todisteita, jotka osoittavat, että toimivaltainen viranomainen on antanut rekisteröinnille luvan. Jos sellaisia todisteita ei ole, tutkija vastustaa hakemuksen kohteena olevan merkin rekisteröintiä. Vastalauseessa esitetään suojattu symboli ja sen 6 ter artiklan mukainen numero. Tällaisesta vastustuksesta voidaan luopua vain, jos hakija esittää todisteet siitä, että kyseessä olevan valtion toimivaltainen viranomainen on antanut luvan merkin rekisteröintiin. Hylkäämisen soveltamisala: Valtiosymbolien tapauksessa tavaramerkit, jotka ovat ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa, on hylättävä kaikkien hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta Valvontaa ja takuuta osoittavista virallisista merkeistä ja tarkastusmerkeistä ja -leimoista muodostuvien tai niitä sisältävien merkkien tutkinta Tutkijan noudattamat vaiheet ovat samat kuin edellä mainittujen valtiolippujen, suojattujen vaakunoiden ja muiden valtiotunnusten osalta. Hylkäämisen soveltamisala on kuitenkin rajattu. Tavaramerkit, jotka muodostuvat identtisistä valvontaa ja takuuta osoittavista virallisista merkeistä ja tarkastusmerkeistä ja -leimoista tai niiden heraldisista jäljitelmistä tai sisältävät niitä, hylätään vain niiden tavaroiden osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita kyseiset symbolit koskevat (Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 2 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 26

27 Kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen vaakunoiden, lippujen, muiden tunnusten, lyhenteiden ja nimien suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen (joiden jäsenenä on vähintään yksi Pariisin yleissopimuksen liittomaa) vaakunoiden, lippujen, muiden tunnusten, lyhenteiden ja nimien rekisteröinti joko tavaramerkiksi tai sen osaksi tai sen jäljitteleminen heraldiselta kannalta hylätään, jos toimivaltainen viranomainen ei ole myöntänyt lupaa. WTO:n jäsenillä on sama suoja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan nojalla, sillä sen mukaan WTO:n jäsenten on noudatettava Pariisin yleissopimuksen 1 12 ja 19 artiklaa. Tavaramerkin on lisäksi oltava luonteeltaan sellainen, että se saa yleisön ajattelemaan, että kyseessä olevan järjestön ja vaakunoiden, lippujen, tunnusten, lyhenteiden tai nimien välillä on yhteys, tai johtaa yleisöä harhaan haltijan ja järjestöjen välisen yhteyden olemassaolosta. Kansainvälisiä valtioiden välisiä järjestöjä ovat muun muassa sellaiset elimet kuin Yhdistyneet Kansakunnat, Maailman postiliitto, Maailman matkailujärjestö, WIPO jne. Euroopan unionia ei tässä suhteessa katsota kansainväliseksi järjestöksi tavallisessa merkityksessä eikä valtioiden yhteenliittymäksi vaan pikemminkin ylikansalliseksi järjestöksi eli itsenäiseksi kokonaisuudeksi, jolla on omat suvereenit oikeudet ja jäsenvaltioista riippumaton oikeusjärjestys ja jonka alaisia sekä jäsenvaltiot että niiden kansalaiset ovat EU:n toimivallan aloilla. Toisaalta perussopimusten nojalla on perustettu itsenäinen unioni, jolle jäsenvaltiot ovat siirtäneet joitakin suvereeneista valtuuksistaan. EU:lle osoitetut tehtävät eroavat huomattavasti muiden kansainvälisten järjestöjen tehtävistä. Muilla kansainvälisillä järjestöillä on selkeästi määritettyjä teknisiä tehtäviä, mutta EU:lla on vastuualueita, jotka muodostavat yhdessä olennaisia valtion ominaisuuksia. Toisaalta EU:n toimielimilläkin on ainoastaan tietyillä aloilla valtuuksia edistää perussopimuksissa määritettyjä tavoitteita. Ne eivät voi valita tavoitteitaan vapaasti samalla tavalla kuin suvereeni valtio. EU:lla ei myöskään ole kattavaa oikeudenkäyttövaltaa, joka suvereeneilla valtioilla on, eikä valtuuksia muodostaa uusia vastuualueita ( toimivalta toimivallan yli ). Huolimatta EU:n erityisestä oikeudellisesta luonteesta Euroopan unionia voidaan verrata kansainväliseen järjestöön 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamisen osalta. Käytännössä otetaan huomioon se, että EU:n toimiala on niin laaja (ks. tuomio T-413/11, EUROPEAN DRIVESHFT SERVICES, 69 kohta), että tutkija löytää hyvin todennäköisesti yhteyden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ja EU:n toiminnan välillä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 27

28 Seuraavaksi esitetään tärkeimmät Euroopan neuvoston suojaamat EU:n liput ja symbolit: 6 ter artiklan mukainen numero: QO188 6 ter artiklan mukainen numero: QO189 Komissio on suojannut seuraavat: 6 ter artiklan mukainen numero: QO245 6 ter artiklan mukainen numero: QO246 6 ter artiklan mukainen numero: QO247 Euroopan keskuspankki on suojannut seuraavat: 6 ter artiklan mukainen numero: QO852 6 ter artiklan mukainen numero: QO867 Kansainvälisen valtioiden välisen järjestön vaakunan, lipun tai muita symboleja sisältävien merkkien tutkimisessa on neljä vaihetta. 1 Etsitään suojatun symbolin virallinen kuva (se voi myös olla lyhenne tai nimi). 2 Verrataan symbolia hakemuksen kohteena olevaan merkkiin. 3 Tarkistetaan, mieltääkö kohdeyleisö hakemuksen kohteena olevan merkin siten, että haltijan ja kansainvälisen järjestön välillä on yhteys, tai johtaako se yleisöä harhaan tällaisen yhteyden olemassaolosta. 4 Tarkistetaan, onko aiemmissa tiedoissa todisteita siitä, että toimivaltainen viranomainen on antanut luvan rekisteröinnille. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 28

29 1 Etsitään suojattu symboli (tai lyhenne tai nimi) Suojan saadakseen kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen symbolit on liitettävä asiaankuuluvaan luetteloon. Toisin kuin valtiolippujen osalta tämä vaatimus koskee myös kansainvälisten järjestöjen lippuja. Asiaankuuluva tietokanta on saatavilla WIPOn tarjoaman Article 6ter Structured Search -työkalun kautta. Myös tässä tapauksessa hakuihin kannattaa käyttää Wienin luokituskoodia. 2 Verrataan symbolia hakemuksen kohteena olevaan merkkiin. Muodostuuko hakemuksen kohteena oleva merkki pelkästään kansainvälisen valtioiden välisen järjestön suojatun symbolin identtisestä kuvasta tai sisältääkö se sellaisen tai muodostuuko merkki kyseisen symbolin heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? (a) (b) Muodostuuko hakemuksen kohteena oleva merkki pelkästään suojatun symbolin identtisestä kuvasta tai sisältääkö se sellaisen? Jos asia on näin, edetään seuraavan vaiheeseen. Muodostuuko merkki vain kyseisen symbolin heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? Testi on sama kuin lipuille ja symboleille eli suojatun symbolin ja merkin (tai merkin osan, jossa suojattu symboli esitetään) on oltava hyvin samanlaisia. Sama koskee kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen lyhenteitä ja nimiä (ks. valituslautakunnan päätös asiassa R 1414/2007-1, ESA ). Seuraavat merkit hylättiin, koska niiden katsottiin sisältävän heraldisia jäljitelmiä merkillä QO188 suojatusta Euroopan unionin lipusta: Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 29

30 Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus (T-127/02) Yhteisön tavaramerkki (1640 C) Yhteisön tavaramerkkihakemus (T-413/11) Euroopan unionin lipun (edellä QG188) heraldisissa jäljitelmissä katsotaan olennaiseksi, että a) niissä on 12 viisisakaraista tähteä, b) tähdet ovat ympyrässä eivätkä kosketa toisiaan ja c) tähdet näkyvät selkeästi tummempaa taustaa vasten. Erityisesti on otettava huomioon, että kuvio, jossa on 12 tähteä ympyrässä, on tärkein Euroopan unionin tunnuksen elementti (tunnus), koska se välittää voimakkaita viestejä: a) kultaisten tähtien ympyrä symboloi Euroopan kansojen välistä yhteisvastuullisuutta ja sopusointua ja b) numero 12 tarkoittaa täydellisyyttä, kokonaisvaltaisuutta ja yhtenäisyyttä. Lipun tausta on myös tunnuksen elementti, joka on sopivan värinen korostamaan kuviota (ks. valituslautakunnan päätös R 1401/2011-1, 21 kohta). Edellä esitetystä johtuu, että EU:n lipun esittäminen mustavalkoisena voidaan edelleen katsoa heraldiseksi jäljitelmäksi, kun tähdet näkyvät selkeästi tummassa taustassa siten, että siitä saa vaikutelman, että se on EU:n lipun mustavalkoinen kuva (ks. edellä yhteisön tavaramerkkihakemus ). Sitä vastoin seuraavassa esimerkissä esitetään tapaus, jossa tähtien ympyrän mustavalkoinen esitys ei anna sellaista vaikutelmaa, että se olisi EU:n lipun mustavalkoinen esitys. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 30

31 Seuraavien kolmen tapauksen ei katsota olevan Euroopan unionin lipun heraldisia jäljitelmiä, koska niissä ei esitetä kahtatoista tähteä ympyrässä (eli kaikki kolme merkkiä hyväksyttiin). Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Seuraava ei ole heraldinen jäljitelmä, koska siinä ei ole sinistä (tai tummaa) taustaa, vaikka tähdet ovatkin keltaisia. 3 Tarkistetaan, mieltääkö kohdeyleisö hakemuksen kohteena olevan merkin siten, että haltijan ja kansainvälisen järjestön välillä on yhteys, tai johtaako se yleisöä harhaan tällaisen yhteyden olemassaolosta. Yhteys liittyy sekä siihen, että yleisö uskoisi tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin kyseessä olevasta järjestöstä, että siihen, että yleisö saattaisi uskoa tavaroilla ja palveluilla olevan kyseisen järjestön lupa tai takuu tai että ne muuten liittyvät toisiinsa (ks. yleisen tuomioistuimen tuomio , T-413/11, EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES, 61 kohta). Tutkijan on otettava olosuhteiden asianmukaista arviointia varten huomioon seuraavat seikat: - yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ja/tai palvelut, - kohdeyleisö, - merkin välittämä yleinen vaikutelma. Euroopan unionin lipun osalta tutkijan on arvioitava, onko hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja/tai palvelujen ja Euroopan unionin toimien välillä päällekkäisyyksiä, ja otettava huomioon, että Euroopan unioni toimii monilla aloilla ja säätelee tavaroita ja palveluja kaikilla teollisuuden ja kaupan aloilla, mikä käy selkeästi ilmi sen antamista monista eri direktiiveistä. Tutkijan on myös otettava huomioon, että Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 31

32 jopa keskivertokuluttajat voivat olla tietoisia kyseisistä toimista, mikä käytännössä tarkoittaa, että tutkija löytää todennäköisesti yhteyden useimmissa tapauksissa. Toisin kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jonka nojalla riittää, että merkki muodostuu tunnuskuvasta tai sen heraldisesta jäljitelmästä tai sisältää sellaisen, Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan c alakohdassa edellytetään yleistä arviointia. Sen vuoksi tutkijan on toisin kuin valtiotunnusten ja lippujen osalta otettava huomioon myös muut elementit, joista merkki koostuu. Ei nimittäin voida jättää huomiotta sitä, että merkin muut elementit voisivat johtaa siihen, että yleisö ei yhdistäisi merkkiä kansainväliseen valtioiden väliseen järjestöön (ks. tuomio , T-413/11, EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES, 59 kohta). EU:n lipun osalta on edelleen pantava merkille, että yleisesti yhteisön tavaramerkkihakemuksen sanaelementit, kuten EURO/EUROPEAN, antavat todennäköisesti vielä selvemmin kuvan yhteydestä, koska niiden katsotaan viittaavan EU:n viraston hyväksyntään, laadunvalvontaan tai takuupalveluihin hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Seuraavana on kaksi esimerkkiä, joissa havaittiin yhteys EU:hun: Tavarat ja palvelut Perustelu Luokka 16: Aikakausjulkaisut ja muut julkaisut Luokka 42: Autoihin, moottoripyöriin ja polkupyöriin liittyvien raporttien ja tutkimusten valmistelu Merkki hylättiin kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta seuraavista syistä: (26) Näiden markkinoiden kuluttajat ovat tietoisia siitä, miten tärkeää sellaiselle yritykselle on olla uskottava, joka laatii tutkimuksia ja raportteja kalliista ja mahdollisesti vaarallisista tavaroista, kuten ajoneuvoista. Kuluttajat saattavat myös olla tietoisia siitä, että Euroopan unioni osallistuu itse kyseisiin toimiin Euro E.N.C.A.P. -järjestössään, joka tarjoaa moottoriajoneuvojen käyttäjille riippumattomia arviointeja EU:n markkinoilla myytävien autojen turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Tämän vuoksi ja siksi, että haltijan merkissä on tunnistettavissa heraldisia elementtejä EU:n tunnuksesta, on todennäköistä, että yleisö olettaisi, että EU:n tunnuksen 12 kultaisen tähden sisällyttäminen yhteisön tavaramerkkiin merkitsee yhteyttä haltijan ja EU:n välillä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 32

33 Tavarat ja palvelut Luokka 9: Tietokonelaitteet, tietokoneohjelmistot, tallentavat tietovälineet. Luokka 41: Kollokvioiden, seminaarien, symposiumien, kongressien ja konferenssien järjestäminen ja pitäminen; ohjauksen, neuvonnan, koulutuksen, koulutusta koskevan konsultoinnin ja jatkokoulutuksen tarjoaminen Luokka 42: Ohjelmistojen luominen, päivittäminen ja ylläpito; ohjelmistosuunnittelu; tietokoneisiin liittyvä konsultointi; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen vuokraus; tietokantojen käyttöajan vuokraus Perustelu Merkki hylättiin kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta seuraavista syistä: Valituslautakunta havaitsi, että toisin kuin hakija esitti, hakijan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen ja Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toimien välillä oli tiettyä päällekkäisyyttä. Valituslautakunta viittasi muun muassa Euroopan unionin viralliseen lehteen, joka on saatavilla CD-ROM-levynä (eli tallentavalla tietovälineellä), seminaareihin, koulutusohjelmiin ja konferensseihin, joita Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni tarjoavat monilla eri aloilla, ja useisiin tietokantoihin, jotka kyseiset instituutiot ovat antaneet yleisön saataville, erityisesti EUR-Lexiin. Koska Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni tarjoavat niin monia palveluja ja tavaroita, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kohdeyleisö voisi luulla, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta hakijan ja kyseisten instituutioiden välillä on yhteys. Valituslautakunta oli siten oikeassa havaitessaan, että hakemuksen kohteena olevan merkin rekisteröinti olisi omiaan antamaan yleisölle kuvan, että hakemuksen kohteena olevan merkin ja kyseessä olevien instituutioiden välillä on yhteys. 4 Tarkistetaan, onko rekisteröinnillä lupa Tutkija vastustaa rekisteröintiä, jos ei ole todisteita, joiden mukaan hakemuksen kohteena olevan merkin rekisteröinnille olisi lupa. Vastalauseessa on esitettävä suojattu symboli ja sen 6 ter artiklan mukainen numero. Tutkijan on myös ilmoitettava hylätyt tavarat ja palvelut selkeästi ja annettava perustelut sille, miksi merkki antaa yleisölle kuvan yhteydestä kyseessä olevaan järjestöön. Tällaisesta vastustuksesta voidaan luopua vain, jos hakija esittää todisteet siitä, että toimivaltainen viranomainen on antanut luvan merkin rekisteröintiin. Hylkäämisen soveltamisala: Kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen lippujen ja symbolien osalta hylkäyksessä on eriteltävä tavarat ja/tai palvelut, joita se koskee, eli ne, joiden osalta yleisö näkisi tutkijan mukaan yhteyden merkin ja järjestön välillä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 33

34 Muiden kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettujen tunnusten, tunnusmerkkien tai vaakunoiden suojaaminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jos ne sisältävät muita kuin Pariisiin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt niiden rekisteröintiä. Kuten edellä on kerrottu, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohta viittaa kaikkiin muihin tunnuksiin, tunnusmerkkeihin tai vaakunoihin, joista ei ole ilmoitettu Pariisin sopimuksen 6 ter artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne valtion tai kansainvälisen valtioiden välisen järjestön tunnuksia Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan merkityksessä vai muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettuja julkisten elinten tai hallintoorganisaatioiden kuten läänien tai kuntien tunnuksia. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i ja h alakohdalla on lisäksi sama soveltamisala, ja ne tarjoavat samantasoisen suojan. Tämä tarkoittaa, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan, jos tavaramerkin esitys tai sen osa on identtinen edellä tarkoitettujen symbolien kanssa ja lisäksi, jos merkki muodostuu kyseisten symbolien heraldisesta jäljitelmästä tai sisältää sen. Kaikki muut tämän säännöksen tulkinnat johtaisivat siihen, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i ja h alakohdan tarjoama suoja olisi vähäisempi. Saman päättelyn mukaisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan, jos merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaramerkin haltijan ja sen elimen, johon edellä mainitut symbolit viittaavat, välisen yhteyden olemassaolosta. Toisin sanoen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan tarjoama suoja edellyttää yhteyttä merkin ja symbolin välillä. Muutoin tavaramerkit, joihin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan, saisivat laajemman suojan kuin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla (ks. tuomio , T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS ). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ei määritellä symboleja, joilla on erityistä julkista merkitystä. On kuitenkin järkevää olettaa, että niiden luonne voi vaihdella ja että ne voivat sisältää muun muassa uskonnollisia symboleja, poliittisia symboleja tai muiden kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettujen julkisten elinten ja hallinto-organisaatioiden kuten läänien tai kuntien symboleja. Joka tapauksessa asiaan liittyvän erityisen julkisen merkityksen on käytävä ilmi julkisesta asiakirjasta, esimerkiksi kansallisesta tai kansainvälisestä oikeusvälineestä, määräyksestä tai muusta säädöksestä. Yleinen tuomioistuin totesi, että erityistä julkista merkitystä oli, kun tunnuksella oli erityinen yhteys johonkin kansainvälisen valtioidenvälisen järjestön toiminnan osaan (ks. tuomio , T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, 44 kohta). Tuomioistuin tähdensi erityisesti, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan myös silloin, kun tunnuksessa tuodaan esiin ainoastaan jokin Euroopan unionin toiminta-ala, vaikka kyseinen toiminta koskisi ainoastaan tiettyjä EU:n jäsenvaltioita (ks. edellä mainitun tuomion 45 ja 46 kohta). Tämä vahvistaa, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan tarjoamaa suojaa sovelletaan myös symboleihin, joilla on erityistä julkista merkitystä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 34

35 ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa tai sen osassa (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohta). Merkkien, tunnusmerkkien ja vaakunoiden, joilla on erityistä julkista merkitystä, tutkinnassa on neljä vaihetta. 1 Etsitään symboli, jolla on erityistä julkista merkitystä. 2 Verrataan symbolia hakemuksen kohteena olevaan merkkiin. 3 Tarkistetaan, mieltääkö kohdeyleisö hakemuksen kohteena olevan merkin siten, että haltijan ja viranomaisen, johon symboli viittaa, välillä on yhteys, tai johtaako se yleisöä harhaan tällaisen yhteyden olemassaolosta. 4 Tarkistetaan, onko aiemmissa tiedoissa todisteita siitä, että asiaankuuluva viranomainen on antanut luvan rekisteröinnille. 1 Etsitään symboli, jolla on erityistä julkista merkitystä. Tällä hetkellä ei ole olemassa luetteloa tai tietokantaa, jonka avulla tutkijat voisivat määritellä, millä symboleilla on erityistä julkista merkitystä etenkin jäsenvaltioissa tai niiden osissa. Siksi kyseisiä symboleja koskevien vastalauseiden lähteinä pysyvät todennäköisesti kolmansien osapuolten havainnot. Yksi esimerkki symbolista, jolla on erityistä julkista merkitystä, on Punainen Risti, joka suojataan maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta tehdyllä Geneven sopimuksella ( ja Seuraavat symbolit on suojattu Geneven sopimuksella: Symbolien lisäksi myös niiden nimet on suojattu (vasemmalta oikealle) seuraavasti: Punainen Risti, Punainen Puolikuu ja Punainen Kristalli. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 35

36 Toinen esimerkki symbolista, jolla on erityistä julkista merkitystä, on olympiakisojen tunnus sellaisena kuin se on määritelty olympiakisojen tunnuksen suojelusta tehdyssä Nairobin sopimuksessa. Nairobin sopimuksen määritelmän mukaan olympialaisten tunnuksessa on viisi toisiinsa limittyvää rengasta: sininen, keltainen, musta, vihreä ja punainen, tässä järjestyksessä vasemmalta oikealle. Tunnus muodostuu ainoastaan olympiarenkaista, jotka on piirretty joko yksi- tai monivärisinä. Seuraavan symbolin ei katsottu olevan symboli, jolla on erityistä julkista merkitystä: Kierrätyssymbolin (vasemmalla) ei katsottu olevan suojattu tämän säännöksen nojalla, koska se on kaupallinen symboli. 2 Verrataan symbolia hakemuksen kohteena olevaan merkkiin. Muodostuuko hakemuksen kohteena oleva merkki pelkästään symbolin, jolla on erityistä julkista merkitystä, identtisestä kuvasta tai sisältääkö se sellaisen? Vai muodostuuko merkki kyseisen symbolin heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? (a) (b) Muodostuuko hakemisen kohteena oleva merkki pelkästään symbolin identtisestä kuvasta tai sisältääkö se sellaisen? Jos asia on näin, edetään seuraavan vaiheeseen. Muodostuuko merkki vain symbolin heraldisesta jäljitelmästä tai sisältääkö se sellaisen? Testi on sama kuin kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen lipuille ja symboleille eli symbolin ja merkin (tai merkin osan, jossa symboli esitetään) on oltava hyvin samankaltaisia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 36

37 Seuraavat ovat esimerkkejä merkeistä, jotka hylättiin, koska niissä oli Punaisen Ristin symboli tai sen heraldinen jäljitelmä. Hylätyt yhteisön tavaramerkkihakemukset WO Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Toisaalta perinteisesti on käytetty ja käytetään edelleen monia yleisesti tunnettuja punaisia ristejä, joiden yhdistämistä merkkiin ei katsottaisi Punaisen Ristin esittämiseksi. Muun muassa seuraavat ovat esimerkkejä näistä kuuluisista risteistä. Temppeliritarien risti Pyhän Yrjön risti Maltan risti Seuraava yhteisön tavaramerkkihakemus hyväksyttiin, koska siinä esitettiin kaksi kertaa temppeliritarien risti. Merkkiä, jossa on mustavalkoinen (tai harmaan sävyjä sisältävä) risti, ei vastusteta. Myöskään muun väristä ristiä kuin punaista ei vastusteta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 37

38 Hyväksyttyjä yhteisön tavaramerkkihakemuksia Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Yhteisön tavaramerkkihakemus Tarkistetaan, mieltääkö kohdeyleisö hakemuksen kohteena olevan merkin siten, että haltijan ja viranomaisen, johon symboli viittaa, välillä on yhteys, tai johtaako se yleisöä harhaan tällaisen yhteyden olemassaolosta. Yhteys liittyy sekä siihen, että yleisö uskoisi tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin kyseessä olevalta viranomaiselta, että siihen, että yleisö uskoisi, että viranomainen on hyväksynyt tai taannut kyseiset tavarat tai palvelut tai että ne liittyvät kyseiseen viranomaiseen muulla tavalla (ks. yleisen tuomioistuimen tuomio , T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, 78 kohta). Tutkijan on, kuten edellä, otettava olosuhteiden asianmukaista arviointia varten huomioon seuraavat seikat: - yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ja/tai palvelut, - kohdeyleisö, - merkin välittämä yleinen vaikutelma. Tutkijan on arvioitava, onko hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja/tai palvelujen ja kyseessä olevan viranomaisen toiminnan välillä päällekkäisyyksiä ja voisiko kohdeyleisö olla niistä tietoinen. Erityisesti Euroopan unionin osalta tutkijan on otettava huomioon, että unioni toimii monilla aloilla, mikä käy selkeästi ilmi sen antamista monista eri direktiiveistä. Tutkijan on myös otettava huomioon muut merkin sisältämät elementit. Ei nimittäin voida jättää huomiotta sitä, että merkin muut elementit voisivat johtaa siihen, että yleisö ei yhdistäisi merkkiä kyseessä olevaan viranomaiseen (ks. yleisen tuomioistuimen tuomio , T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, 107 kohta). EU:n osalta on edelleen pantava merkille, että yleisesti yhteisön tavaramerkkihakemuksen sanaelementit, kuten EURO/EUROPEAN, antavat vielä todennäköisemmin kuvan yhteydestä, koska niiden katsotaan viittaavan EU:n hyväksyntään (ks. yleisen tuomioistuimen tuomio , T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, 113 kohta). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 38

39 Yleinen tuomioistuin esimerkiksi vahvisti (asia T-3/12), että seuraava merkki (yhteisön tavaramerkkihakemus , joka kattaa luokat 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 ja 45) on ristiriidassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa, koska se sisältää eurosymbolin (heraldisen) jäljitelmän. 4 Tarkistetaan, onko rekisteröinnillä lupa Onko aiemmissa tiedoissa todisteita siitä, että asianmukainen viranomainen on valtuuttanut rekisteröinnin? Jos tällaisia todisteita ei ole, tutkija vastustaa hakemuksen kohteena olevan merkin rekisteröintiä. Vastalauseessa esitetään symboli ja annetaan hakijalle kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti siitä, miksi symbolilla on erityistä julkista merkitystä (esimerkiksi jos sitä suojaa kansainvälinen asiakirja, viittaamalla kyseiseen asiakirjaan, kuten Punaisen Ristin tapauksessa sitä suojaavaan maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta tehtyyn Geneven sopimukseen [ ja Tällaisesta vastustuksesta voidaan luopua vain, jos hakija toimittaa todisteet siitä, että asianmukainen viranomainen on antanut suostumuksen merkin rekisteröintiin. Hylkäämisen soveltamisala: Symbolien, joilla on erityistä julkista merkitystä, osalta hylkäyksessä on eriteltävä tavarat ja/tai palvelut, joita se koskee, eli ne, joiden osalta yleisö näkisi tutkijan mukaan yhteyden merkin ja viranomaisen välillä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 39